Постановление Федерального арбитражного суда Московского округа от 21 декабря 2012 г. N Ф05-13398/12 по делу N А41-5626/2012

г. Москва

21 декабря 2012 г.

Дело N А41-5626\12

Резолютивная часть постановления объявлена 17 декабря 2012 г.

Полный текст постановления изготовлен 21 декабря 2012 г.

Федеральный арбитражный суд Московского округа

в составе:

председательствующего-судьи Чучуновой Н.С.

судей: Дербенева А.А., Русаковой О.И.

от истца(заявителя),ЗАО" Завод АНД ГАЗТРУБПЛАСТ "(ОГРН102773911603, ИНН-7729402448)-Антонова, дов. от 05.12.2012N 18,Воронцова Ю.Н. дов от 29.06.2012 г. N 13,Зуева Н.И.дов от 14.12.2012г.N 19,Лабзин М.В. дов. от 25.06.20212 г. N 12

от ответчиков :

1 ЗАО "Завод Полимерных труб" ( ОГРН 1024701647497, ИНН 4712019030) -Петров К.В.,директор,протокол от 08.2011 г. N 03-11,Колесов Е.В. дов. от 15.05.2012 г. N 04-12\ю, Шувалов Н.Н. дов. от 07.12.2012 г. N 15-12\ю

2.ООО"Торговая Компания "Скрепкин"(ОГРН 1115003007657,ИНН 5003096187)-не явился, извещен.

3.ООО"Торговый дом "Румянцево"(ОГРН 115003001729,ИНН 5003077843)-Гирейхан А.Е.дов. от 29.03.2012г.N 3.

рассмотрев 17 декабря 2012 г. в судебном заседании кассационную жалобу

Закрытого акционерного общества" Завод Полимерных Труб"

на решение от 10 августа 2012 г.

арбитражного суда Московской области

принятое судьей Севостьяновой Н.В.

на постановление от 9 октября 2012 г..

Десятого арбитражного апелляционного суда

принятое судьями Катькиной Н.Н., Игнахиной М.М., Юдиной Н.С.

по иску Закрытого акционерного общества "Завод АНД ГАЗТРУБПЛАСТ"

о защите исключительного права на полезную модель

к Обществу с ограниченной ответственностью "Завод Полимерных труб, Обществу с ограниченной ответственностью "Торговый дом" Румянцево"

УСТАНОВИЛ:

Закрытое акционерное общество (ЗАО) "Завод АНД ГАЗТРУБПЛАСТ" обратилось в Арбитражный суд Московской области с иском к обществу с ограниченной ответственностью (ООО) "Торговая Компания (ТК) "Скрепкин", ООО "Торговый дом (ТД) "Румянцево", ЗАО "ТВЭЛ-ПЭКС" (прежнее наименование ЗАО "Завод Полимерных труб") о запрете:

- ЗАО "ТВЭЛ-ПЭКС" производства, хранения, рекламы, предложения о продаже и продажи трубы "ИЗОПЭКС-К" различных типоразмеров, а также ее введение в хозяйственный оборот в любой иной форме на территории РФ без разрешения истца;

- ООО "ТД "Румянцево" хранения, предложения о продаже и продажи трубы "ИЗОПЭКС-К";

- ООО "ТК "Скрепкин" хранения, предложения о продаже и продажи трубы "ИЗОПЭКС-К".

До вынесения судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела по существу спора, истец в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации изменил основания иска,ссылаясь на нарушение его исключительного права на полезную модель (заявка N 2006131462),объем которого был определен Решением Роспатента от 21 июля 2012 г. и характеризуется следующим независимым пунктом формулы полезной модели: многослойная труба для горячего водоснабжения и теплоснабжения, содержащая внутреннюю оболочку из сшитого полиэтилена и защитную оболочку, при этом труба снабжена армирующей системой из высокопрочных нитей и адгезионным слоем для предварительного закрепления нитей и создания монолитной структуры трубы,нанесенным на внешнюю поверхность внутренней оболочки, причем армирующая система расположена между адгезионным слоем и защитной оболочкой и состоит из двух слоев нитей, навитых под углом к оси трубы, при этом армирующие нити второго слоя навиты в противоположную сторону по отношению к армирующим нитям первого слоя, а защитная оболочка включает слой теплоизоляции из вспененного полимера. (т. 4, л.д. 46-47).

Решением Арбитражного суда Московской области от 10 августа 2012 года исковые требования удовлетворены, запрещено ООО "ТД "Румянцево", ООО "ТК "Скрепкин" совершать действия, нарушающие исключительные права ЗАО "Завод АНД ГАЗТРУБПЛАСТ" на полезную модель, охраняемую патентом в объеме формулы полезной модели, приведенной в решении Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 21 июля 2012 года по патенту N 59190, в т.ч.: хранение, предложение о продаже и продажу трубы "ИЗОПЭКС-К", запрещено ЗАО "Завод полимерных труб" совершать действия, нарушающие исключительные права ЗАО "Завод АНД ГАЗТРУБПЛАСТ" на полезную модель, охраняемую патентом N 59190, в т.ч. производство, хранение, рекламу, предложение о продаже и продажу трубы "ИЗОПЭКС-К" различных типоразмеров, а также ее введение в хозяйственный оборот в любой иной форме на территории РФ без разрешения истца; взыскано с ООО "ТД "Румянцево" в пользу ЗАО "Завод АНД ГАЗТРУБПЛАСТ" 20 000 рублей расходов на экспертизу и 4 000 рублей расходов по госпошлине; взыскано с ООО "ТК "Скрепкин" в пользу ЗАО "Завод АНД ГАЗТРУБПЛАСТ" 20 000 рублей расходов на экспертизу и 4 000 рублей расходов по госпошлине; взыскано с ЗАО "Завод полимерных труб" в пользу ЗАО "Завод АНД ГАЗТРУБПЛАСТ" 20 000 рублей расходов на экспертизу и 4 000 рублей расходов по госпошлине (т. 4, л.д. 71-73).

Постановлением Десятого арбитражного апелляционного суда от 9 октября 2012 г. решение арбитражного суда Московской области от 10 августа 2012 г. изменено, изложив абзац второй резолютивной части в следующей редакции: Запретить ЗАО"ТВЭЛ-ПЭКС"( в настоящее время ЗАО "Завод Полимерных труб" совершать действия,нарушающие исключительные права ЗАО "Завод АНД ГАЗТРУБПЛАСТ" на полезную модель, охраняемую патентом N 5990 в объеме формулы полезной модели, приведенной в решении Федеральной службы интеллектуальной собственности от 21 июля 2012 г., в том числе производство,хранение. рекламу, предложение о продаже и продажу трубы "ИЗОПЭКС-К" различных типоразмеров, а также ее введение в хозяйственный оборот в любой иной форме на территории РФ без разрешения истца.

В остальной части решение суда оставлено без изменения, апелляционную жалобу ЗАО "Завод полимерных труб"-без удовлетворения.

Не согласившись с принятыми судебными актами ЗАО "Завод Полимерных Труб" подана кассационная жалоба, в которой ответчик просит отменить решение арбитражного суда Московской области от 10 августа 20012г., постановление Десятого арбитражного апелляционного суда от 9 октября 2012 г. по основаниям несоответствия выводов, содержащихся в решении, постановлении, имеющимся доказательствам, нарушения норм материального им процессуального права, принять новый судебный акт, в удовлетворении требований отказать.

В обоснование доводов жалобы ответчик указал, что на основании решения Роспатента от 21.07.2012 г. по результатам возражения, поданного ЗАО "Завод Полимерных Труб", патент N 59190 истца на полезную модель признан частично недействительным.

Согласно ст. 1354 Гражданского Кодекса РФ патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец удостоверяет приоритет изобретения, полезной модели или промышленного образца, авторство и исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец. Охрана интеллектуальных прав на изобретение или полезную модель предоставляется на основании патента в объеме, определяемом содержащейся в патенте изобретения или соответственно полезной модели.

Для толкования формулы изобретения и формулы полезной модели могут использоваться описание и чертежи. (п.2 ст.1375,п.2 ст. 1376 ГК РФ)

В соответствии с п.1 ст. 1363 Гражданского Кодекса РФ защита исключительного права, удостоверенного патентом, может быть осуществлена после государственной регистрации изобретения, полезной модели или промышленного образца и выдачи патента.

Согласно п.3 ст. 1398 Гражданского Кодекса РФ в случае признания патента недействительным частично на изобретение, полезную модель или промышленный образец выдается новый патент.

Согласно п.4,5 ст. 1398 Гражданского Кодекса РФ патент на полезную модель, признанный недействительным частично, аннулируется со дня подачи заявки на патент Признание патента недействительным означает отмену решения федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности о выдаче патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец (ст.1387) и аннулирование записи в соответствующем государственном реестре(п.1 ст.1393)

Таким образом, арбитражным судом первой и апелляционной инстанции были нарушены нормы ст. ст. 1354,1364,1398 Гражданского Кодекса РФ, поскольку патент на полезную модель N 59190, указанный в резолютивной части оспариваемого решения суда, аннулирован в решении Роспатента, в то время как по измененной формуле, приведенной в решении Роспатента от 21.07.20-12г. был выдан другой патент на полезную модель N 120739, который, исходя из ст. 1354 ГК РФ начал действовать с момента его выдачи. Новый патент на полезную модель N 120739 был получен истцом только к заседанию арбитражного суда апелляционной инстанции 04.10.2012 г. Таким образом, исключительного права истца на патент не было на момент рассмотрения настоящего спора.

Согласно п. 54 Совместного постановления Пленумов от 26 марта 2009 г. N 5\29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие четвертой части Гражданского Кодекса Российской Федерации" не могут быть признаны нарушением прав лица, за которым был зарегистрирован патент,действия иных лиц по использованию изобретения, полезной модели или промышленного образца, патент на который признан впоследствии недействительным.

При этом последствием признания патента недействительным частично является не внесение изменений в аннулированный патент, а право правообладателя на получение нового патента с новым объемом правовой охраны.

Согласно п.2 ст. 1354 Гражданского Кодекса РФ охрана интеллектуальных прав на изобретение или полезную модель предоставляется на основании патента.Соответственно, право на новый патент может быть нарушено только после его выдачи.Однако, как предмет настоящего спора, так и все доказательства по делу касаются периода до даты его выдачи, в связи с чем не могут свидетельствовать о его нарушении.

Ни решение Роспатента от 21.07.2012 г., ни заявка на патент не могут свидетельствовать о предоставлении исключительного права на полезную модель.

Таким образом, поскольку патент на полезную модель N 120739 с измененной формулой был выдан истцу только 27.09.2012 г.,действия ответчика до указанного момента не могут считаться нарушением прав истца.

Также необоснованным является вывод судов первой и апелляционной о том, что ЗАО" Завод Полимерных Труб" использует в своей продукции все признаки независимого пункта формулы полезной модели, приведенные в Решении Роспатента от 21.07.2012 г. и включенные в патент на полезную модель N 120739.

Экспертизой устанавливалось только использование ЗАО "Завод Полимерных Труб" формулы по патенту на полезную модель N 59190 в объеме формулы, приведенной в решении Роспатента от 21.07.2012 г. может быть установлен. при этом вопрос об использовании признаков по измененной формуле патента не исследовался.

В судебном заседании ответчик поддержал доводы кассационной жалобы. поддержал доводы кассационной жалобы.

Истец, ЗАО "Завод АНД ГАЗТРУБПЛАСТ" в судебное заседание явился, с доводами кассационной жалобы не согласен, постановление Десятого арбитражного апелляционного суда от 9 октября 2012 г. находит законным и обоснованным.

В обоснование возражений истец указал, что на момент вынесения решения судом первой инстанции имелось вступившее в силу решение Роспатента о признании патента истца N 59190 частично недействительным с указанием новой патентной формулы, в которой два признака полезной модели были перенесены из зависимого пункта формулы в независимый. Новый патент взамен прежнего к этому моменту еще не был выдан по причинам исключительно технического характера. При этом изделие ЗАО "Завод Полимерных Труб" содержит все признаки независимого пункта как по ранее выданному патенту, так и по новому.

Правовая позиция ответчика и толкование им правовых норм статей 1354, 1363, 1398 Гражданского Кодекса РФ фактически сводятся к тому, что в период технического оформления нового патента взамен признанного частично недействительным любые лица вправе свободно использовать объект, описанный в новой редакции формулы, приведенной в Решении Роспатента, то есть, по его мнению, в период между вынесенным Решением Роспатента и выдачей нового патента с новой редакцией формулы истец вообще не обладал никакими патентными правами, а полезная модель не имела правовой охраны.

Согласно второму абзацу пункта 3 статьи 1398 Гражданского Кодекса РФ в случае признания патента недействительным частично патентообладателю выдается новый патент, что в силу технических процедур осуществляется в течение некоторого периода времени.

Авторство запатентованного технического решения, номер патентной заявки, на основании которой этот патент выдается,дата приоритета, название технического решения и его обладатель, указанный в патенте, а также вид удостоверяемого патентом права (исключительное право) остаются без изменений.

Объект правовой охраны тоже исчерпывающим образом определяется в соответствующем Решении о признании патента недействительным частично, в котором приводится новая формула, состоящая из тех же признаков, которые и ранее уже были, но содержались в других пунктах.

Остается и срок действия исключительного права. В соответствии с п.1 ст.1363 Гражданского Кодекса РФ срок действия патента и удостоверяемого им исключительного права исчисляются с даты подачи заявки на выдачу патента, и эта дата при выдаче нового патента остается прежней.

Поскольку прежний патент признан недействительным только в части, то в оставшейся части, в которой нарушение условий патентоспособности патентом не было установлено, права истца должны считаться действующими, соблюдаться всеми третьими лицами и подлежат судебной защите.

Ссылка ответчика,ЗАО "Завод Полимерных Труб" на п. 54 Постановления Пленума ВАС РФ N 5 и Пленума ВАС N 29 от 26 марта 2009 г. "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой ГК РФ" не обоснована, по мнению истца согласно разъяснению. содержащемуся в указанном пункте, решение о признании недействительным патента влечет аннулирование патента и соответствующего исключительного права. В остальной части право должно считаться действующим.

В продукции ЗАО "Завод Полимерных Труб" используются также и те новые признаки независимого пункта формулы полезной модели.которые появились в его новой редакции.

Факт наличия в продукции ответчика тех двух признаков технического решения. которые были перенесены из зависимого в независимый пункт формулы полезной модели, признан сторонами и не нуждается в доказывании.

Таким образом,, использование ответчиками полезной модели до выдачи истцу нового патента является нарушением исключительного права, которое этим патентом охраняется с обратной силой, и поэтому, все имеющиеся доказательства такого использования являются относимыми доказательствами.

Кроме того, ЗАО "Завод Полимерных Труб" не представил доказательств прекращения им выпуска продаж труб ИЗОПЭКС-К. следовательно, оснований для вывода о прекращении ответчиком нарушения исключительного права истца не имеется.

Ответчик, ООО "Торговый Дом" Румянцево" в судебное заседание явился, поддерживает доводы кассационной жалобы ЗАО "Завод Полимерных Труб".

Ответчик, ООО "Торговая Компания "Скрепкин" в судебное заседание не явился, о дне рассмотрения был извещен, отзыв на жалобу не представил, дело рассматривается в его отсутствие в соответствие с ч.3 ст. 284 Арбитражного процессуального Кодекса РФ.

Законность судебных актов проверяется в порядке ст. ст. 284-286 Арбитражного процессуального Кодекса РФ.

Рассмотрев доводы кассационной жалобы, выслушав объяснения сторон, проверив материалы дела, суд кассационной инстанции не находит оснований для удовлетворения жалобы и отмены постановления Десятого арбитражного апелляционного суда от 9 октября 2012 г.

Судом первой и апелляционной инстанцией установлено и из материалов дела следует, что Завод АНД ГАЗТРУБПЛАСТ" является обладателем патента на полезную модель N 59190 "Многослойная труба для систем горячего водоснабжения и теплоснабжения" по заявке N 2006131462 с приоритетом от 01.09.06, датой регистрации в Государственном реестре полезных моделей РФ 10.12.06 (т. 1, л.д. 12-20).

Патент N 59190, выданный ЗАО "Завод АНД ГАЗТРУБПЛАСТ" досрочно прекратил свое действие с 02.09.08 в связи с неуплатой патентной пошлины за поддержание его в силе. Действие патента было восстановлено с 27.09.10 (т. 1, л.д. 21).

Полезная модель по патенту N 59190 охарактеризована следующей Формулой:

Многослойная труба для горячего водоснабжения и теплоснабжения, содержащая внутреннюю оболочку из сшитого полиэтилена и защитную оболочку, отличающаяся тем, что снабжена армирующей системой из высокопрочных нитей, состоящей из двух слоев, размещенных между внутренней и защитной оболочками и навитых под углом к оси трубы, при этом армирующие нити второго слоя навиты в противоположную сторону по отношению к армирующим нитям первого слоя.

2. Многослойная труба по п. 1, отличающаяся тем, что защитная оболочка содержит кислородо-защитный полимерный слой.

3. Многослойная труба по п. 2, отличающаяся тем, что указанный слой выполнен из сополимера этилена с виниловым спиртом.

4. Многослойная труба по п. 2, отличающаяся тем, что защитная оболочка содержит второй полимерный слой, размещенный поверх армирующей системы для защиты его от механических повреждений.

5. Многослойная труба по п. 4, отличающаяся тем, что второй полимерный слой выполнен из полиолефина.

6. Многослойная труба по п. 5, отличающаяся тем, что второй полимерный слой выполнен из полиэтилена или сополимера этилена.

7. Многослойная труба по п. 1, отличающаяся тем, что между внутренней оболочкой и армирующей системой нанесен адгезионный слой для предварительного закрепления армирующей нити и создания монолитной структуры трубы.

8. Многослойная труба по п. 7, отличающаяся тем, что адгезионный слой выполнен из полиолефина, например, полиэтилена, или из сополимера этилена.

9. Многослойная труба по п. 1, отличающаяся тем, что защитная оболочка содержит слой теплоизоляции из вспененного полимера, покрытый наружной оболочкой.

10. Многослойная труба по п. 9, отличающаяся тем, что слой теплоизоляции выполнен из пенополиуретана.

11. Многослойная труба по п. 9, отличающаяся тем, что наружная оболочка выполнена из полиолефина, например, полиэтилена, или из сополимера этилена.

12. Многослойная труба по п. 9, отличающаяся тем, что слой теплоизоляции и наружная оболочка выполнены гофрированными.

Решением Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 21.07.12 N 2006131462/22, вынесенным по результатам рассмотрения возражения ЗАО "ТВЭЛ-ПЭКС", патент Российской Федерации на полезную модель N 59190 признан частично недействительным (т. 4, л.д. 23-34).

В названном решении указано о необходимости выдачи нового патента с измененной формулой полезной модели, представленной патентообладателем на заседании коллегии палаты по патентным спорам 01.06.12г. в следующей редакции:

1. Многослойная труба для горячего водоснабжения и теплоснабжения, содержащая внутреннюю оболочку из сшитого полиэтилена и защитную оболочку, при этом труба снабжена армирующей системой из высокопрочных нитей и адгезионным слоем для предварительного закрепления нитей и создания монолитной структуры трубы, нанесенным на внешнюю поверхность внутренней оболочки, причем армирующая система расположена между адгезионным слоем и защитной оболочкой и состоит из двух слоев нитей, навитых под углом к оси трубы, при этом армирующие нити второго слоя навиты в противоположную сторону по отношению к армирующим нитям первого слоя, а защитная оболочка включает слой теплоизоляции из вспененного полимера.

2. Многослойная труба по п.1, отличающаяся тем, что защитная оболочка содержит кислородо-защитный полимерный слой.

3. Многослойная труба по п.2, отличающаяся тем, что указанный слой выполнен из сополимера этилена с виниловым спиртом.

4. Многослойная труба по п.2, отличающаяся тем, что защитная оболочка содержит второй полимерный слой, размещенный поверх армирующей системы для защиты его от механических повреждений.

5. Многослойная труба по п.4, отличающаяся тем, что второй полимерный слой выполнен из полиолефина.

6. Многослойная труба по п.5, отличающаяся тем, что второй полимерный слой выполнен из полиэтилена или сополимера этилена.

7. Многослойная труба по п.1, отличающаяся тем, что адгезионный слой выполнен из полиолефина, например, полиэтилена, или из сополимера этилена.

8. Многослойная труба по п.1, отличающаяся тем, что слой теплоизоляции выполнен из пенополиуретана.

9. Многослойная труба по п.1, отличающаяся тем, что защитная оболочка содержит наружный слой, покрывающий слой теплоизоляции.

10. Многослойная труба по п.9, отличающаяся тем, что наружная оболочка выполнена из полиолефина, например, полиэтилена, или из сополимера этилена.

11. Многослойная труба по п.1, отличающаяся тем, что слой теплоизоляции выполнен гофрированным.

12. Многослойная труба по п.9, отличающаяся тем, что наружная оболочка выполнена гофрированной.

В обоснование заявленных требований ЗАО "Завод АНД ГАЗТРУБПЛАСТ" указало, что ЗАО "Завод Полимерных Труб" в нарушение исключительного права истца несанкционированно производит и вводит в гражданский оборот путем продажи гибкие трубы "ИЗОПЭКС-К" с армирующей системой из кевларовых нитей, которые повторяют конструкцию труб истца и содержат все пункты полезной модели, охраняемой патентом N 59190, а ООО "ТД "Румянцево" и ООО "ТК "Скрепкин" вводят в гражданский оборот путем продажи указанные трубы, производимые ЗАО "Завод Полимерных Труб".

В качестве доказательств истец представил товарные накладные N 193 от 22.12.11, N 194 от 23.01.12, счета-фактуры N193 от 22.12.11, N 194 от 23.01.12, протокол осмотра нотариусом интернет-сайтов, письмо ООО "ТД "Румянцево" N 19 от 19.01.12, Сертификат соответствия N РОСС RU.АЯ12.Н00303 от 12.05.11, Свидетельство Таможенного союза РОСС RU. АЯ12. Н00303 от 06.05.11 о государственной регистрации, Сертификаты качества ЗАО "ТВЭЛ-ПЭКС" N 001, N 12, N 131 и N 134 (т. 1, л.д. 24-104).

Определением Арбитражного суда Московской области от 25 апреля 2012 года по делу N А41-5626/12 была назначена судебная патентно-техническая экспертиза, проведение которой было поручено Белову Владимиру Владимировичу (т. 3, л.д. 118).

На разрешения эксперта были поставлены следующие вопросы:

- содержится ли в трубе "ИЗОПЭКС-К" производства ЗАО "ТВЭЛ-ПЭКС" каждый признак независимого пункта формулы по патенту РФ на полезную модель N 59190;

- являются ли отличающиеся признаки независимого пункта формулы по патенту РФ на полезную модель N 59190 и трубы "ИЗОПЭКС-К", если они есть, эквивалентными; (т. 3, л.д. 118).

В качестве образца эксперту были представлены экземпляры приобретенной истцом у ООО "ТК "Скрепкин" и ООО "ТД "Румянцево" труб, содержащие маркировку с указанием изготовителя (ЗАО "ТВЭЛ-ПЭКС") в комплекте с вышеназванной товаросопроводительной документацией, а также образец труб, производимых и представленных ЗАО "Завод Полимерных Труб", в том числе, имеющих маркировку "ИЗОПЭКС-К".

Согласно экспертному заключению (т. 3, л.д. 122-142), исследуемые образцы имеют маркировку "ИЗОПЭКС-К", которая соответствует маркировке в перечисленных выше товаросопроводительных документах, паспорте изделия и технических условиях, и представляет собой многослойную трубу.; что в изделии "труба "ИЗОПЭКС-К" производства ЗАО "ТВЭЛ-ПЭКС" использован каждый признак независимого пункта формулы по патенту РФ на полезную модель N 59190; в связи с совпадением признаков, использованных в изделии ИЗОПЭКС-К с признаками независимого пункта полезной модели по патенту N 59190 необходимость в выявлении эквивалентных признаков отсутствует.

Исследовав и оценив собранные доказательства, суд первой и апелляционной инстанции пришел к обоснованному выводу о нарушения ответчиками исключительных прав истца.

Согласно статье 1346 Гражданского кодекса Российской Федерации на территории Российской Федерации признаются исключительные права на изобретения, полезные модели и промышленные образцы, удостоверенные патентами, выданными федеральным органом власти по интеллектуальной собственности, или патентами, имеющими силу на территории Российской Федерации в соответствии с международными договорами Российской Федерации.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1354 Гражданского кодекса Российской Федерации охрана интеллектуальных прав на полезную модель предоставляется на основании патента в объеме, определяемом содержащейся в патенте формулы полезной модели. Для толкования формулы полезной модели могут использоваться описание и чертежи.

Согласно патенту N 59190, ЗАО "Завод АНД ГАЗТРУБПЛАСТ" принадлежит исключительное право использования полезной модели в соответствии со статьей 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации любым не противоречащим закону способом.

Статьей 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации установлено, что другие лица не могут использовать соответствующий результат интеллектуальной деятельности без согласия патентообладателя за исключением случаев, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации.

Использованием полезной модели в соответствии с подпунктом 1 пункта 2 статьи 1358 Кодекса считается ввоз на территорию Российской Федерации, изготовление, применение, предложение о продаже, продажа, иное введение в гражданский оборот или хранение для этих целей продукта, в котором использована полезная модель.

Согласно пункту. 3 статьи 1358 Гражданского кодекса Российской Федерации запатентованная полезная модель признается использованной в продукте, если продукт содержит каждый признак полезной модели, приведенный в независимом пункте формулы полезной модели, либо признак, эквивалентный ему и ставший известным в качестве такового в данной области техники до совершения действий, указанных в пункте 2 настоящей статьи, в отношении продукта.

В данном случае, в продукции труба "ИЗОПЭКС-К", вводимой в хозяйственный оборот ЗАО "Завод Полимерных Труб", ООО "ТК "Скрепкин", ООО "ТД "Румянцево", использован каждый признак независимой формулы полезной модели патента N 59190, принадлежащего ЗАО "Завод АНД ГАЗТРУБПЛАСТ", что подтверждается выводами экспертного заключения.

В соответствии со статьей 1358 Гражданского кодекса Российской Федерации патентообладателю принадлежит исключительное право на полезную модель. Никто не вправе использовать запатентованную полезную модель без разрешения патентообладателя, в том числе совершать следующие действия, за исключением случаев, если такие действия в соответствии с Кодексом не являются нарушением исключительного права патентообладателя: ввоз на территорию Российской Федерации, изготовление, применение, предложение о продаже, продажу, иное введение в гражданский оборот или хранение для этих целей продукта, в котором использована запатентованная полезная модель.

Решением Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 21.07.12 N 2006131462/22, вынесенным по результатам рассмотрения возражения ЗАО "ТВЭЛ-ПЭКС", патент Российской Федерации на полезную модель N 59190 признан частично недействительным (т. 4, л.д. 23-34).

Патентная формула, определяющая объем правовой охраны, была изменена: в первый (независимый) пункт формулы перенесены некоторые признаки зависимых пунктов.

Пунктом 3 статьи 1398 Гражданского кодекса Российской Федерации установлено, что в случае признания патента недействительным частично на изобретение, полезную модель или промышленный образец выдается новый патент.

В связи с указанным обстоятельством ЗАО "Завод АНД ГАЗТРУБПЛАСТ" изменило основание настоящего иска, сославшись на нарушение его исключительного права на полезную модель (заявка N 2006131462), объем которого был определен Решением Роспатента от 21 июля 2012 года и характеризуется следующим независимым пунктом формулы полезной модели: Многослойная труба для горячего водоснабжения и теплоснабжения, содержащая внутреннюю оболочку из сшитого полиэтилена и защитную оболочку, при этом труба снабжена армирующей системой из высокопрочных нитей и адгезионным слоем для предварительного закрепления нитей и создания монолитной структуры трубы, нанесенным на внешнюю поверхность внутренней оболочки, причем армирующая система расположена между адгезионным слоем и защитной оболочкой и состоит из двух слоев нитей, навитых под углом к оси трубы, при этом армирующие нити второго слоя навиты в противоположную сторону по отношению к армирующим нитям первого слоя, а защитная оболочка включает слой теплоизоляции из вспененного полимера (т.4, л.д. 46-47).

Указанные изменения были приняты судом первой инстанции (т. 4, л.д. 81), мотивировочная часть решения от 10 августа 2012 года содержит вывод о том, что изделие ЗАО "Завод Полимерных Труб" имеет каждый признак формулы полезной модели, приведенной в решении Роспатента от 21.07.12, вместе с тем, в резолютивной части обжалуемого решения в отношении ЗАО "Завод Полимерных Труб" не содержится ссылок решение Роспатента от 21.07.12.

Суд апелляционной инстанции, изменяя решение суда первой инстанции, сделали правильный вывод о том, что поскольку решением Роспатента от 21.07.12 патентная формула по патенту N 59190 была изменена, требования истца подлежали удовлетворению с учетом изменения оснований иска, уточненных в связи с принятием решения Роспатента от 21.07.12.

Довод ЗАО "Завод Полимерных Труб" о том, что признание патента N 59190 частично недействительным является основанием для отказа в иске, обоснованно отклонен судом первой и апелляционной инстанцией.

Согласно решению Роспатента от 21.07.12 в формулу полезной модели, охранявшуюся патентом N 59190, принадлежащим ЗАО "Завод АНД ГАЗТРУБПЛАСТ" были внесены изменения, не связанные с определением качественно новых признаков полезной модели, а лишь уточняющие первый (независимый), посредством переноса в него некоторых зависимых признаков.

Из решения Роспатента также следует, что ЗАО "Завод АНД ГАЗТРУБПЛАСТ" будет выдан новый патент, содержащий измененную формулу полезной модели, а не абсолютно новую.

Проведенная по делу экспертиза свидетельствует о том, что в изделиях ЗАО "Завод Полимерных Труб" использован каждый признак независимого пункта формулы по патенту РФ на полезную модель N 59190 в объеме формулы, приведенной в решении Роспатента от 21.07.12, в связи с чем суд первой инстанции правомерно удовлетворил исковые требования.

Кроме того, в настоящее время истцу выдан патент N 120739 с измененной патентной формулой, которая по своим признакам совпадает с признаками изделий ЗАО "Завод Полимерных Труб".

ЗАО "Завод Полимерных Труб" не представил доказательства отсутствия в производимых им изделиях отсутствия новых признаков независимого пункта формулы полезной модели.

Согласно разъяснениям, содержащимся в п.54 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации N 5 и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации N 29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского Кодекса Российской Федерации" решение Роспатента о признании недействительным патента или предоставления правовой охраны товарному знаку вступает в силу со дня его принятия. Такое решение влечет аннулирование патента, товарного знака и соответствующего исключительного права с момента подачи в Роспатент заявки на выдачу патента,регистрацию товарного знака.

Поскольку прежний патент признан недействительным только в части,в оставшейся части права истца подлежат судебной защите.

После принятия Роспатентом решения о признании патента недействительным, объем исключительного права был определен в выданном новом патенте N 120739.

Удовлетворяя требования истца, суд апелляционной инстанции обоснованно принял во внимание, что новый патент N 120739 содержит измененную формулу полезной модели, охранявшимся патентом N 59190, указанные изменения касаются уточнения первого признака полезной модели путем переноса в него некоторых зависимых признаков.

Выводы суда апелляционной инстанции соответствуют имеющимся в деле доказательствам, нормы материального и процессуального права применены правильно.

Оснований для отмены постановления Десятого арбитражного апелляционного суда у суда кассационной инстанции не имеется.

Руководствуясь ст. ст. 176, 284- 289 Арбитражного процессуального Кодекса Российской Федерации постановил:

Постановление Десятого арбитражного апелляционного суда от 9 октября 2012 г. по делу N А41-5626/12 оставить без изменения, кассационную жалобу ЗАО" Завод Полимерных Труб"-без удовлетворения.

Председательствующий судья

Н. С. Чучунова

Судьи

А.А. Дербенев О. И. Русакова