Постановление Федерального арбитражного суда Московского округа от 27 сентября 2012 г. N Ф05-10670/12 по делу N А40-8033/2012

г. Москва

27 сентября 2012 г.

Дело N А40-8033/12-5-74

Резолютивная часть постановления объявлена 20 сентября 2012 года.

Полный текст постановления изготовлен 27 сентября 2012 года.

Федеральный арбитражный суд Московского округа в составе:

председательствующего-судьи Ядренцевой М.Д.

судей Власенко Л.В., Петровой Е.А.,

при участии в заседании:

от истца: Пигарева А.В. по доверенности от 17.01.2012,

от ответчиков: ООО "ПИИ "ЛОГОС" - не явились, извещены,

ООО "Фирма "Саман" - Латыпов Т.В. по доверенности от 05.09.2012,

от третьего лица - не явились, извещены,

рассмотрев 20.09.2012 в судебном заседании кассационную жалобу ООО "Александровы погреба"

на решение от 30.03.2012

Арбитражного суда города Москвы,

принятое судьей Тарасовым Н.Н.,

на постановление от 29.06.2012

Девятого арбитражного апелляционного суда,

принятое судьями Верстовой М.Е., Лаврецкой Н.В., Солоповой А.А.,

по иску ООО "Александровы погреба" (ОГРН 1027700135253, Москва)

к ООО "ПИИ "ЛОГОС" (ОГРН 1027730000264, Москва), ООО "Фирма "Саман" (ОГРН 1021602844075, Казань)

о защите прав на товарный знак, запрете использования товарного знака, взыскании компенсации,

третье лицо: компания "Bodegas Millennium SL.",

УСТАНОВИЛ: общество с ограниченной ответственностью (ООО) "Александровы погреба" обратилось в Арбитражный суд города Москвы с иском к обществу с ограниченной ответственностью (ООО) "ПИИ "ЛОГОС", обществу с ограниченной ответственностью (ООО) "Фирма "Саман" о:

- запрещении ООО "ПИИ "ЛОГОС" использовать обозначение "TESORO" для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых зарегистрированы товарные знаки по свидетельствам N 249951 и N 322207;

- взыскании с ООО "ПИИ "ЛОГОС" 2 620 420 руб. компенсации за нарушение исключительных прав на товарные знаки по свидетельствам N 249951 и N 322207;

- запрещении ООО "Фирма "Саман" использовать обозначение "TESORO" для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых зарегистрированы товарные знаки по свидетельствам N 249951 и N 322207;

- взыскании с ООО "Фирма "Саман" 2 620 420 руб. компенсации за нарушение исключительных прав на товарные знаки по свидетельствам N 249951 и N 322207 (с учетом уточнений исковых требований, принятых судом первой инстанции в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Исковые требования заявлены в соответствии со статьями 1229, 1252, 1484, 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельные требования относительно предмет спора, привлечена компания "Bodegas Millennium SL.".

Решением от 30.03.2012, оставленным без изменения постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 29.06.2012, иск удовлетворен частично.

Суд запретил ООО "ПИИ "ЛОГОС" использовать обозначение "TESORO" для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых зарегистрированы товарные знаки по свидетельствам N 249951 и 322207; а так же взыскал с ООО "ПИИ "ЛОГОС" в пользу ООО "Александровы погреба" 2 631 420 руб., в том числе 2 620 420 руб. компенсации и 11 000 руб. судебных расходов по уплате государственной пошлины.

В удовлетворении требований ООО "Александровы погреба" к ООО "Фирма "Саман" отказано.

При этом суд руководствовался статьями 1229, 1233, 1484, 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации, пунктом 13 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 N 122 и исходил из того, что исковые требования к ООО "ПИИ "ЛОГОС", являются обоснованными и подтвержденными документально; истцом не представлены доказательства того, что ООО "Фирма "Саман" (второй ответчик) совершило какие-либо действия по вводу в гражданский оборот продукции, маркированной товарными знаками истца.

Не согласившись с принятыми по делу судебными актами, ООО "Александровы погреба" обратилось в Федеральный арбитражный суд Московского округа с кассационной жалобой, в которой просит отменить решение от 30.03.2012 и постановление от 29.06.2012 и принять по делу новый судебный акт об удовлетворении исковых требований в полном объеме.

Жалоба мотивирована тем, что суд первой и апелляционной инстанций неправильно применил нормы материального права, выводы суда не соответствуют фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам.

В заседании суда кассационной инстанции, представитель истца поддержал доводы кассационной жалобы.

Представитель ООО "Фирма "Саман" возражал против удовлетворения жалобы.

ООО "ПИИ "ЛОГОС", компания "Bodegas Millennium SL.", надлежащим образом извещенные о времени и месте рассмотрения кассационной жалобы, своих представителей в судебное заседание не направили, что согласно части 3 статьи 284 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не является препятствием для рассмотрения дела в их отсутствие.

Изучив материалы дела, обсудив доводы кассационной жалобы, выслушав представителей сторон, проверив в порядке статей 284, 286, 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правильность применения судом первой и апелляционной инстанций норм материального и процессуального права, а также соответствие выводов, содержащихся в обжалуемых судебных актах, установленным по делу фактическим обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам, кассационная инстанция считает, что решение Арбитражного суда города Москвы от 30.03.2012 и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 29.06.2012 подлежат отмене в связи со следующим.

Как установлено судом и следует из материалов дела, истец является обладателем исключительных прав на товарный знак "Tesoro/Тесоро" согласно свидетельству N 249951, зарегистрированному в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 27.06.2003 в отношении товаров 33 класса МКТУ, указанных в свидетельстве, с приоритетом от 22.03.2002, а также товарный знак "Tesoro" согласно свидетельству N 322207, зарегистрированному в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 09.03.2007 в отношении товаров 33 класса МКТУ, указанных в свидетельстве, с приоритетом от 14.11.2005.

В обоснование исковых требований истец ссылается на то, что ответчик ООО "ПИ "ЛОГОС" ввез на территорию Российской Федерации алкогольную продукцию, маркированную обозначением "ELTesoro", сходное до степени смешения с товарными знаками истца, а ООО "Фирма САМАН" приобрело вышеназванную продукцию для хранения и реализации.

Суд первой и апелляционной инстанций установил, что обозначение "ELTesoro", используемое ООО "ПИИ "ЛОГОС", сходно до степени смешения с принадлежащим истцу товарным знаком "Tesoro/Тесоро" по свидетельству N 249951 и "Tesoro" по свидетельству N 322207, что является нарушением исключительных прав истца; что ООО "ПИ "ЛОГОС" не представило доказательства, подтверждающие правомерность использования товарного знака "ELTesoro". При названных обстоятельствах суд первой и апелляционной инстанций пришел к правильному выводу о нарушении ООО "ПИИ "ЛОГОС" исключительных прав ООО "Александровы погреба" на использование на территории Российской Федерации товарных знаков "Tesoro/Тесоро" по свидетельству N 249951 и "Tesoro" по свидетельству N 322207 и наличии оснований для взыскания с ООО "ПИИ "ЛОГОС" компенсации, предусмотренной пунктом 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации равной двукратной стоимости контрафактных товаров.

Отказывая в удовлетворении требований к ООО "Фирма САМАН", суд исходил из того, что истцом не представлены доказательства того, что второй ответчик совершил какие-либо действия по вводу в гражданский оборот продукции, маркированной обозначением, сходным до степени смешения с товарными знаками истца.

Суд кассационной инстанции с учетом установленных судом обстоятельств соглашается с выводами суда первой и апелляционной инстанций о необходимости защиты права истца на товарный знак, вследствие его нарушения.

Вместе с тем, суд кассационной инстанции считает неправильными выводы суда о том, что с ООО "ПИИ "ЛОГОС" подлежит взысканию двукратная стоимость контрафактных товаров, а в удовлетворении иска к ООО "Фирма САМАН" должно быть отказано, по следующим основаниям.

Согласно статье 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 настоящего Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 настоящей статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

Исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака:

1) на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации;

2) при выполнении работ, оказании услуг;

3) на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот;

4) в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе;

5) в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Таким образом, использование товарного знака или сходного с ним до степени смешения обозначения другими лицами при продаже товаров, является нарушением исключительного права владельца товарного знака.

Вывод суда о том, что истцом не представлены доказательства, свидетельствующие о совершении ответчиком каких-либо действий по вводу в гражданский оборот продукции, маркированной обозначением, сходным до степени смешения с товарными знаками истца, противоречит имеющимся в материалах дела доказательствам.

Так, в обжалуемых решении и постановлении суд ссылается на вступившие в законную силу судебные акты по делу N А40-39767/11, которыми подтвержден ввоз первым ответчиком на территорию Российской Федерации вина марки "ELTesoro".

Между тем, в решении Арбитражного суда города Москвы от 14.06.2011 по делу N А40-39767/11 указано на то, что в ответе на запрос таможни ООО "Фирма САМАН" сообщила, что полученная в мае 2010 года от ООО "ПИИ "ЛОГОС" алкогольная продукция "ELTesoro" реализована в июне 2010 года.

Данное обстоятельство подтверждается ответчиками в отзыве на настоящий иск, в котором они указывают, что использовали товарный знак, схожий до степени смешения с товарным знака истца непреднамеренно. Полученная в мае 2010 года ООО "Фирма САМАН" продукция уже в июне 2010 была реализована полностью и на данный момент ответчики товарный знак не используют (т.2, л.д.99-102).

Кроме того, указанное обстоятельство подтверждается и имеющимися в материалах дела товарными накладными от 17.05.2010 N 192 и от 19.05.2010 N 203.

Вышеупомянутые обстоятельства свидетельствуют о совершении ООО "Фирма САМАН" нарушения исключительных прав истца на товарные знаки, предусмотренного пунктом 3 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Учитывая изложенное, суд кассационной инстанции приходит к выводу, что к ООО "Фирма САМАН" должна быть применена ответственность, предусмотренная пунктом 2 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации в случаях, предусмотренных названным Кодексом для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков.

Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных названным Кодексом, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости.

Правообладатель вправе требовать от нарушителя выплаты компенсации за каждый случай неправомерного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации либо за допущенное правонарушение в целом.

Истцом на основании подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации заявлено требование о взыскании 2 620 420 руб. компенсации, то есть двукратного размера стоимости контрафактных товаров, на которых размещено обозначение, сходное до степени смешения с товарными знаками истца, с каждого из ответчиков.

Как следует из текста уточненных исковых требований, данный размер компенсации состоит из стоимости отгруженной ООО "ПИИ "ЛОГОС" в адрес ООО "Фирма САМАН" алкогольной продукции "ELTesoro" по товарным накладным от 17.05.2010 N 192 и от 19.05.2010 N 203 в размере 1 310 210 руб. Соответственно в силу подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации компенсация в двукратном размере стоимости товаров составляет 2 620 420 руб.

Учитывая изложенное, суд кассационной инстанции считает, что требование истца о взыскании компенсации за нарушение исключительного права на принадлежащие ему товарные знаки, определенной в двукратном размере стоимости контрафактных товаров, подлежит удовлетворению и взысканию с ответчиков в размере 2 620 420 руб.

В соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд кассационной инстанции по результатам рассмотрения жалобы вправе отменить или изменить решение суда первой инстанции и (или) постановление суда апелляционной инстанции полностью или в части и, не передавая дело на новое рассмотрение, принять новый судебный акт, если фактические обстоятельства, имеющие значение для дела, установлены арбитражным судом первой и апелляционной инстанций на основании полного и всестороннего исследования имеющихся в деле доказательств, но этим судом неправильно применена норма права.

Так как Арбитражным судом города Москвы и Девятым арбитражным апелляционным судом установлены фактические обстоятельства по делу, но неправильно применены вышеуказанные нормы материального права, арбитражный суд кассационной инстанции считает возможным отменить решение Арбитражного суда города Москвы от 30.03.2012 и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 29.06.2012 по делу N А40-8033/12-5-74 и принять новое решение.

В связи с отменой решения Арбитражного суда города Москвы от 30.03.2012 и постановления Девятого арбитражного апелляционного суда от 29.06.2012 и принятием нового решения по настоящему делу судебные расходы распределяются судом кассационной инстанции в соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Руководствуясь статьями 284-289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Федеральный арбитражный суд Московского округа

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда города Москвы от 30.03.2012 и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 29.06.2012 по делу N А40-8033/12-5-74 отменить.

Запретить ООО "ПИИ "ЛОГОС" (ОГРН 1027730000264, ИНН 7730155112) использовать обозначение "TESORO" для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых зарегистрированы товарные знаки по свидетельствам РФ N 249951 и 322207.

Взыскать с ООО "ПИИ "ЛОГОС" (ОГРН 1027730000264, ИНН 7730155112) в пользу ООО "Александровы погреба" компенсацию в размере 1 310 210 руб.

Запретить ООО "Фирма "Саман" (ОГРН 1021602844075, Казань) использовать обозначение "TESORO" для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых зарегистрированы товарные знаки по свидетельствам РФ N 249951 и 322207.

Взыскать с ООО "Фирма "Саман" (ОГРН 1021602844075, Казань) в пользу ООО "Александровы погреба" компенсацию в размере 1 310 210 руб.

Взыскать с ООО "ПИИ "ЛОГОС" (ОГРН 1027730000264, ИНН 7730155112) в пользу ООО "Александровы погреба" госпошлину в размере 9 000 руб., уплаченную за подачу иска, и госпошлину в размере 2 000 руб., уплаченную за подачу апелляционной и кассационной жалоб.

Взыскать с ООО "Фирма "Саман" (ОГРН 1021602844075, Казань) в пользу ООО "Александровы погреба" госпошлину в размере 9 000 руб., уплаченную за подачу иска, и госпошлину в размере 2 000 руб., уплаченную за подачу апелляционной и кассационной жалоб.

Взыскать с ООО "ПИИ "ЛОГОС" (ОГРН 1027730000264, ИНН 7730155112) в пользу федерального бюджета госпошлину в размере 9 051 руб. 05 коп., неуплаченную за подачу иска.

Взыскать с ООО "Фирма "Саман" (ОГРН 1021602844075, Казань) в пользу в пользу федерального бюджета госпошлину в размере 9 051 руб. 05 коп., неуплаченную за подачу иска.

Председательствующий судья

М.Д. Ядренцева

Судьи

Е.А. Петрова Л.В. Власенко