Постановление Федерального арбитражного суда Московского округа от 28 марта 2013 г. N Ф05-983/13 по делу N А40-74516/2012

г. Москва

28 марта 2013 г.

Дело N А40-74516/12-19-545

Резолютивная часть постановления объявлена 21 марта 2013 года.

Полный текст постановления изготовлен 28 марта 2013 года.

Федеральный арбитражный суд Московского округа

в составе:

председательствующего-судьи Комаровой О. И.,

судей Чучуновой Н. С., Алексеева С. В.,

при участии в заседании:

от ответчика - Серго А.Г. по доверенности от 26.06.2012,

рассмотрев 21 марта 2013 года в судебном заседании кассационную жалобу

Общества с ограниченной ответственностью "ИТ Сервис"

на постановление от 12 декабря 2012 года

Девятого арбитражного апелляционного суда,

принятое судьями Лаптевой О. Н., Лаврецкой Н. В., Трубицыным А. И.,

по иску Общества с ограниченной ответственностью "Воронежская интеграционная компания" (ОГРН 1063667296571, 394077, г. Воронеж, Среднемосковская ул., д. 75)

к Обществу с ограниченной ответственностью "ИТ Сервис" (ОГРН 1097746486364, 115191, г. Москва, Гамсоновский пер., д. 5)

о защите исключительных прав на товарный знак и взыскании компенсации

третье лицо: Закрытое акционерное общество "Региональный Сетевой Информационный Центр" (ОГРН 1067746823099, 123308, г. Москва, 3-ая Хорошевская ул., д. 2, стр. 1)

УСТАНОВИЛ: Общество с ограниченной ответственностью "Воронежская интеграционная компания" (далее ООО "Воронежская интеграционная компания", истец) обратилось в Арбитражный суд города Москвы с иском к Обществу с ограниченной ответственностью "ИТ Сервис" (далее ООО "ИТ Сервис", ответчик) о признании администрирования ответчиком домена "mb.ru" нарушением исключительных прав истца на товарный знак; запрете ответчику использовать обозначение "МВ", тождественное с товарным знаком МВ по международным регистрациям N N 134791, 148408, 153478, 161615, в рекламе и продвижении товаров и услуг на веб-сайте www.mb.ru в сети Интернет, а также использовать обозначение mb в доменном имени "mb.ru"; обязании ответчика незамедлительно и безвозмездно передать истцу доменное имя mb.ru; взыскании 2 000 000 руб. компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак по свидетельствам N N 134791, 148408, 153478, 161615.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено Закрытое акционерное общество "Региональный Сетевой Информационный Центр" (далее ЗАО "Региональный Сетевой Информационный Центр", третье лицо).

Решением Арбитражного суда города Москвы от 22 октября 2012 года исковые требования удовлетворены частично; суд запретил ответчику использование обозначения, тождественного товарным знакам по международным регистрациям N N 134791, 148408, 153478, 161615, в рекламе и продвижении товаров и услуг на веб-сайте www.mb.ru в сети Интернет; взыскал с ответчика в пользу истца 60 000 руб. компенсации за нарушение исключительных прав, а также 4 360 руб. расходов по госпошлине; в остальной части иска отказал.

При этом суд исходил из того, что ответчиком допущено нарушение исключительных прав истца при использовании обозначения "МВ", тождественного с товарным знаком МВ по международным регистрациям N N 134791, 148408, 153478, 161615, в рекламе и продвижении товаров и услуг на веб-сайте www.mb.ru в сети Интернет. Установив факт нарушения ответчиком исключительных прав истца в указанной части, суд пришел к выводу о наличии оснований для взыскания компенсации в размере 60 000 руб., считая его обоснованным, разумным и соразмерным последствиям нарушения исключительного права истца на товарный знак.

Требования о признании администрирования ответчиком домена "mb.ru" нарушением исключительных прав истца на товарный знак; запрете ответчику использовать обозначение mb в доменном имени "mb.ru"; обязании ответчика незамедлительно и безвозмездно передать истцу доменное имя mb.ru, суд признал не подлежащими удовлетворению, поскольку нарушений исключительных прав истца в части администрирования ответчиком доменного имени "mb.ru" не допущено, действующим законодательством установлен запрет дарения между юридическими лицами.

Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суд от 12 декабря 2012 года указанное решение изменено; суд признал администрирование Обществом с ограниченной ответственностью "ИТ Сервис" домена "mb.ru" нарушением исключительных прав ООО "Воронежская интеграционная компания" на товарный знак и злоупотреблением правом; запретил ООО "ИТ Сервис" использовать обозначение "mb" в доменном имени "mb.ru" в сети Интернет; в остальной части решение суда оставил без изменения.

При этом суд исходил из того, что действия ответчика по использованию в доменном имени "mb.ru" товарного знака "МВ", принадлежащего истцу, подлежат квалификации в качестве акта недобросовестной конкуренции, создают препятствия обществу для размещения информации о нем и его товарах с использованием данного товарного знака в названном домене российской зоны сети Интернет и нарушают исключительное право истца, предусмотренное подпунктом 5 пункта 2 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации на использование товарного знака в сети Интернет, в том числе в доменном имени.

Не согласившись с названным судебным актом, ООО "ИТ Сервис" подана кассационная жалоба, согласно которой ответчик просит отменить постановление апелляционного суда, направить дело на новое рассмотрение.

Заявитель жалобы указывает, что исключительное право на товарный знак "MB" принадлежит истцу с 25.10.2011, ответчику право по данным ЗАО "РСИЦ" принадлежит с 18.08.2011, то есть ни в момент регистрации, ни в момент приобретения прав на доменное имя права истца никак не могли быть и не были нарушены.

Ответчик полагает, что приоритет возникновения права на средство индивидуализации (доменное имя) перед другим средством индивидуализации (товарным знаком) в судебной практике однозначно считается основанием для отказа в удовлетворении иска.

Заявитель жалобы считает, что действия истца, связанные с заявленной суммой компенсации 2 000 000 рублей на товарные знаки, права на которые он получил за несколько месяцев до подачи иска, свидетельствуют о злоупотреблении правом со стороны истца, в соответствии со статьей 10 Гражданского кодекса Российской Федерации злоупотребление правом является самостоятельным основанием для отказа в удовлетворении иска.

ООО "ИТ Сервис" полагает, что был лишен права представить отзыв на апелляционную жалобу с учетом дополнений к апелляционной жалобе, о наличии которых ответчик узнал при рассмотрении дела в суде. Ответчик указал, что у него до судебного заседания по рассмотрению апелляционной жалобы не имелось возможности ознакомиться с дополнениями к апелляционной жалобе, так как на момент ознакомления с материалами дела (28.11.2012, 05.12.2012) указанного дополнения в деле не имелось, данное дополнение к апелляционной жалобе по почте им не получено.

Представитель ответчика в судебном заседании суда кассационной инстанции поддержал доводы кассационной жалобы.

Истец заявил о рассмотрении жалобы без его участия, неявка лица, извещенного о времени и месте судебного разбирательства, в соответствии с частью 3 статьи 284 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не является препятствием для рассмотрения дела в его отсутствие. Представлен письменный отзыв на жалобу, согласно которому истец возражает против удовлетворения кассационной жалобы, считая постановление суда апелляционной инстанции законным и обоснованным.

Обсудив доводы кассационной жалобы, проверив в порядке статей 284, 286, 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правильность применения судами первой и апелляционной инстанций норм материального и процессуального права, а также соответствие выводов в указанных судебных актах фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам, кассационная инстанция пришла к выводу, что обжалуемые решение и постановление подлежат оставлению без изменения, кассационная жалоба - без удовлетворения.

Судами установлено, что ООО "Воронежская интеграционная компания" является правообладателем товарного знака "МВ" в отношении товаров 09, 35, 37, 42 класса МКТУ. Данное обстоятельство подтверждается свидетельствами N 134791, N 148408, N 153478, N 161615.

Как следует из сведений ЗАО "Региональный Сетевой Информационный Центр" ООО "ИТ Сервис" с 18.08.2011 является администратором домена "mb.ru" в сети Интернет.

Согласно протоколу осмотра доказательств от 24.03.2012, оформленному в нотариальном порядке, ответчик на сайте "mb.ru" в сети Интернет использует обозначение, сходное до степени смешения с товарными знаками по свидетельствам N N 134791, 148408, 153478, 161615, для рекламы и предложения к продаже товаров под маркой "MB", а также использует обозначение mb в доменном имени "mb.ru".

В соответствии со статьей 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 данного Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак).

Исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака в сети Интернет, в том числе в доменном имени и при других способах адресации (подпункт 5 пункта 2 статьи 1484 Кодекса).

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (пункт 3 статьи 1484 Кодекса).

В соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 1252 Гражданского кодекса одним из способов защиты исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности является предъявление требования о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним.

Как сказано выше, истец является правообладателем товарного знака "МВ" по свидетельствам N 134791, N 148408, N 153478, N 161615.

Ответчик является администратором домена "mb.ru", использует обозначение "МВ" при администрировании доменного имени "mb.ru" для рекламы и предложения к продаже товаров под маркой "МВ".

Указанное обозначение ("mb"), сходное с товарным знаком истца ("МВ") до степени смешения, ответчик использует без разрешения его правообладателя.

Суд установил, что доказательств, подтверждающих, что ответчик является правообладателем одноименных товарных знаков, доменное имя отражает его имя или фирменное наименование компании, не представлены. Доказательств наличия у ответчика других законных интересов в использовании спорного обозначения в деле не имеется.

При выборе доменных имен для сети Интернет владельцы информационных ресурсов останавливаются на максимально простых и логичных именах (слово, группа букв и т.п.), которые обычно ассоциируются у потребителей непосредственно с конкретным участником хозяйственного оборота или его деятельностью. Доменные имена фактически трансформировались в средство, исполняющее функцию товарного знака, который дает возможность отличать соответственно товары и услуги одних юридических и физических лиц от однородных товаров и услуг других юридических или физических лиц.

Наличие у ответчика прав по администрированию домена "mb.ru" предоставляет ответчику реальную возможность привлекать на свой домен потенциальных потребителей продукции истца.

Исходя из того, что реализация права администрирования домена зависит только от волеизъявления ответчика, нормативные правовые акты, регулирующие порядок регистрации доменных имен, не содержат прямого запрета на использование в доменном имени, заявленном к регистрации, чужого товарного знака, суды пришли к выводу, что действия ответчика по использованию в доменном имени mb.ru товарного знака истца в силу пункта 2 статьи 10 Гражданского кодекса Российской Федерации являются злоупотреблением правом.

Статья 10 bis Парижской конвенции содержит общий запрет недобросовестной конкуренции, под которой, как следует из параграфа 2 этой статьи, понимаются всякие акты, противоречащие честным обычаям в промышленных и торговых делах.

Оценивая действия администратора домена на предмет наличия или отсутствия в его действиях акта недобросовестной конкуренции, запрещенной статьей 10 bis Парижской конвенции, суд проверяет наличие или отсутствие трех критериев в совокупности: доменное имя идентично или сходно до степени смешения с товарным знаком третьего лица; у владельца доменного имени нет каких-либо законных прав и интересов в отношении доменного имени; доменное имя зарегистрировано и используется недобросовестно.

Исследовав и оценив в соответствии со статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации имеющиеся в деле доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном их исследовании в отдельности и совокупности, суд пришел к выводу, что действия ответчика по использованию в доменном имени "mb.ru" товарного знака "МВ", принадлежащего истцу, подлежат квалификации в качестве акта недобросовестной конкуренции, создают препятствия истцу для размещения информации о нем и его товарах с использованием данного товарного знака в домене российской зоны сети Интернет и нарушают исключительное право истца, предусмотренное подпунктом 5 пункта 2 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации на использование товарного знака в сети Интернет, в том числе в доменном имени.

Довод заявителя в обоснование кассационной жалобы о том, что права ответчика на доменное имя "mb.ru" возникли ранее приобретения истцом исключительных прав на товарный знак по свидетельствам N 134791, N 148408, N 153478, N 161615, неоснователен.

Действия ответчика, зарегистрировавшего домен ранее приобретения истцом исключительных прав на товарный знак, приводят к невозможности реализации истцом своих исключительных прав в сети интернет как владельцем товарного знака "МВ", в связи с чем такие действия не могут быть признаны добросовестными и по сути сводятся к необоснованному удержанию домена, сходного до степени смешения с охраняемым объектом.

Обладателем исключительных прав на спорный товарный знак является истец, доказательств согласия (разрешения) истца как правообладателя на использование принадлежащего ему товарного знака в дело не представлено, доменное имя объектом исключительных прав не является.

При таких обстоятельствах вывод суда апелляционной инстанции о признании администрирования Обществом с ограниченной ответственностью "ИТ Сервис" домена "mb.ru" нарушением исключительных прав ООО "Воронежская интеграционная компания" на товарный знак; запрете ООО "ИТ Сервис" использовать обозначение mb в доменном имени "mb.ru"; запрете ответчику использовать обозначение "МВ", тождественное с товарным знаком МВ по международным регистрациям N N 134791, 148408, 153478, 161615, в рекламе и продвижении товаров и услуг на веб-сайте www.mb.ru в сети Интернет соответствует установленным апелляционным судом обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам, сделан при правильном применении норм материального права.

Истец заявил о взыскании 2 000 000 руб. компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак по свидетельствам N N 134791, 148408, 153478, 161615.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков.

Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных настоящим Кодексом, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости.

В соответствии с пунктом 1 части 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения.

Установив факт нарушения исключительных прав истца как правообладателя товарного знака по свидетельствам N N 134791, 148408, 153478, 161615, судом правомерно и обоснованно с ответчика в пользу истца взыскана компенсация за нарушение исключительного права на товарный знак. Суд, учитывая характер допущенного нарушения, срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности, степень вины нарушителя, вероятные убытки правообладателя, определил размер компенсации в 60 000 руб.

Отказ в иске в части требования об обязании ответчика незамедлительно и безвозмездно передать истцу доменное имя mb.ru не обжалуется, в связи с чем судебный акт в данной части не проверяется в соответствии с частью 1 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, предусматривающей, что рассмотрение кассационной жалобы исходя из доводов, содержащихся в жалобе и возражениях относительно жалобы.

Довод заявителя жалобы о том, что с дополнениями к апелляционной жалобе ответчик не был ознакомлен и не имел возможности заблаговременно предоставить в суд отзыв или иным образом обосновать и подтвердить свою позицию, неоснователен.

Истцом в дело представлены дополнения к апелляционной жалобе с приложением доказательств направления их копии в адрес лиц, участвующих в деле. Указанные дополнения к апелляционной жалобе направлены истцом в адреса лиц, участвующих в деле, заблаговременно, в срок, обеспечивающий возможность ознакомления с данными дополнениями.

Названные дополнения новых доводов, не заявленных ранее истцом при рассмотрении дела в суде первой инстанции и апелляционной жалобе, не содержат.

Указанное не привело к принятию неправильного постановления.

Оснований, установленных статьей 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, для отмены обжалуемого в кассационном порядке судебного акта не имеется, в связи с чем кассационная жалоба удовлетворению не подлежит.

Руководствуясь статьями 274, 284, 286, пунктом 1 части 1 статьи 287, статьей 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Федеральный арбитражный суд Московского округа

ПОСТАНОВИЛ:

постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 12 декабря 2012 года по делу N А40-74516/12-19-545 оставить без изменения, кассационную жалобу - без удовлетворения.

Председательствующий судья

О. И. Комарова

Судьи

Н. С. Чучунова С. В. Алексеев