Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 12 декабря 2012 г. N 09АП-35761/12

город Москва

12 декабря 2012 г.

Дело N А40-74516/12-19-545

Резолютивная часть постановления объявлена 06 декабря 2012 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 12 декабря 2012 года.

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи О.Н. Лаптевой,

судей Н.В. Лаврецкой, А.И. Трубицына,

при ведении протокола секретарем судебного заседания В.О. Тимошенко,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу Общества с ограниченной ответственностью "Воронежская интеграционная компания" на решение Арбитражного суда города Москвы от 22 октября 2012 года по делу N А40-74516/12-19-545, принятое судьей Е.А. Хайло,

по иску Общества с ограниченной ответственностью "Воронежская интеграционная компания" (ОГРН 1063667296571, 394077, г. Воронеж, Среднемосковская ул., д. 75)

к Обществу с ограниченной ответственностью "ИТ Сервис" (ОГРН 1097746486364, 115191, г. Москва, Гамсоновский пер., д. 5)

третье лицо: Закрытое акционерное общество "Региональный Сетевой Информационный Центр" (ОГРН 1067746823099, 123308, г. Москва, 3-ая Хорошевская ул., д. 2, стр. 1)

о защите исключительных прав на товарный знак и взыскании компенсации

при участии в судебном заседании:

от истца: Бабушкин К.А. по доверенности от 10.10.2011 г.,

Вишневский И.А. по доверенности от 15.05.2012 г.,

от ответчика: Серго А.Г. по доверенности от 26.06.2012 г.,

от третьего лица: не явился, извещен

УСТАНОВИЛ:

Общество с ограниченной ответственностью "Воронежская интеграционная компания" (далее - истец) обратилось в Арбитражный суд города Москвы с иском к Обществу с ограниченной ответственностью "ИТ Сервис" (далее - ответчик) со следующими требованиями:

признании администрирования ответчиком домена "mb.ru" нарушением исключительных прав истца на товарный знак;

запрете ответчику использовать обозначение "МВ" тождественное с товарным знаком МВ по международным регистрациям N N 134791, 148408, 153478, 161615 в рекламе и продвижении товаров и услуг на веб-сайте www.mb.ru в сети Интернет, а также использовать обозначение mb в доменном имени "mb.ru";

обязании ответчика незамедлительно и безвозмездно передать истцу доменное имя mb.ru;

взыскании с ответчика в пользу истца компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак по свидетельствам N N 134791, 148408, 153478, 161615 в размере 2.000.000 руб.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований на предмет спора, привлечено Закрытое акционерное общество "Региональный Сетевой Информационный Центр".

Решением Арбитражного суда города Москвы от 22 октября 2012 года исковые требования удовлетворены частично:

ответчику запрещено использование обозначения тождественного товарным знакам по международным регистрациям N N 134791, 148408, 153478, 161615 в рекламе и продвижении товаров и услуг на веб-сайте www.mb.ru в сети Интернет;

с ответчика в пользу истца взыскана компенсация за нарушение исключительных прав в размере 60.000 руб.

В удовлетворении остальной части иска отказано.

Удовлетворяя заявленные истцом требования, суд исходил из того, что ответчиком допущено нарушение исключительных прав истца при использовании обозначения "МВ" тождественного с товарным знаком МВ по международным регистрациям N N 134791, 148408, 153478, 161615 в рекламе и продвижении товаров и услуг на веб-сайте www.mb.ru в сети Интернет. Установив факт нарушения ответчиком исключительных прав истца в указанной части, суд первой инстанции пришел к выводу о наличии оснований для взыскания компенсации и необходимости ее снижения с учетом требований разумности и справедливости.

Не согласившись с принятым решением, истец обратился с апелляционной жалобой и дополнением к нейе, в которых просит изменить решение суда в части отказа в удовлетворении иска о признании администрирования домена "mb.ru" нарушением исключительных прав истца на товарный знак, а также запрете ответчику использовать обозначение mb в доменном имени "mb. ru".

В обоснование жалобы заявитель ссылается на нарушение или неправильное применение судом норм материального и процессуального права, на неполное выяснение обстоятельств, имеющих значение для дела, несоответствие выводов суда фактическим обстоятельствам дела.

Считает, что спорное доменное имя идентично с товарным знаком истца, у владельца доменного имени нет прав и интересов в отношении доменного имени и доменное имя зарегистрировано и используется ответчиком недобросовестно.

Полагает, что администрирование ответчиком доменного имени "mb. ru" фактически препятствует осуществлению истцом хозяйственной деятельности по продвижению товаров под товарным знаком "МВ" в сети Интернет.

Настаивает, что недобросовестные действия по администрированию домена mb.ru создают возможность возникновения у потребителей представления об отсутствии товаров истца на рынке, а также являются потенциальной угрозой для его репутации как известного производителя и продавца товаров копировальной техники.

Полагает, что само право администрирования домена, реализация которого зависит только от волеизъявления ответчика, создает угрозу нарушения прав истца на товарный знаки и является препятствием для использования товарного знака "МБ" в российском сегменте сети Интернет.

Ответчик отзыв на апелляционную жалобу не представил.

В судебном заседании апелляционного суда представитель истца доводы апелляционной жалобы поддержал, ответчик против доводов жалобы возражал.

Представитель ответчика заявил ходатайство об отложении судебного разбирательства для ознакомления с представленными истцом в судебное в судебное заседание дополнениями к апелляционной жалобе.

Суд апелляционной инстанции отклонил ходатайство ответчика об отложении судебного заседания, счел возможным рассмотреть дело в настоящем судебном заседании, поскольку истцом были представлены доказательства заблаговременного направления дополнения к апелляционной жалобе в адрес ответчика. Кроме того, дополнения к апелляционной жалобе не содержат новых доводов, не заявленных ранее истцом при рассмотрении дела в суде первой инстанции.

Третье лицо, надлежащим образом извещенное о времени и месте рассмотрения апелляционной жалобы, явку представителя в судебное заседание не обеспечил, дело рассмотрено в порядке статей 123, 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в отсутствие указанного лица.

Возражений по принятому решению в части отказа в удовлетворении требования об обязании ответчика передать истцу доменное имя mb.ru и снижения размера компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак сторонами не заявлено, в связи с чем законность и обоснованность принятого решения проверена апелляционным судом в обжалуемой истцом части в порядке части 5 статьи 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Девятый арбитражный апелляционный суд, повторно рассмотрев дело в порядке статей 268, 269 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, исследовав имеющиеся в материалах дела доказательства, проверив доводы апелляционной жалобы, оценив объяснения лиц, участвующих в деле, считает, что решение суда подлежит изменению, исходя из следующего.

Как видно из материалов дела, Общество с ограниченной ответственностью "Воронежская интеграционная компания" является правообладателем товарного знака "МВ" по свидетельствам: N 134791 в отношении товаров 09 класса МКТУ - аппараты и машины копировальной техники; N 148408 в отношении товаров 35 класса МКТУ - репродуциорование документов; агентства по экспорту-импорту; в отношении товаров 37 класса МКТУ - ремонт множительно-копировальный техники, техники связи, печатного, переплетно-брошировочного и типографского оборудования; в отношении товаров 42 класса МКТУ - реализация множительно-копировальной техники связи, печатного, переплетного-брошировочного типографского оборудования; рестораны; кафе; обслуживание баров; N 153478 в отношении товаров 37 класса МКТУ - ремонт множительно-копировальной техники, техники связи, печатного, переплетно-брошюровочного и типографского оборудования; в отношении товаров 42 класса МКТУ - реализация множительно-копировальной техники связи, печатного, переплетно-брошюровочного и обслуживание баров; N 161615 в отношении товаров 37 класса МКТУ - ремонт множительно-копировальной техники, техники связи, печатного, переплетно-брошюровочного и типографского оборудования; в отношении товаров 42 класса МКТУ - реализация множительно-копировальной техники связи, печатного, переплетно-брошюровочного и типографского оборудования; рестораны, кафе, обслуживание баров.

Общество с ограниченной ответственностью "ИТ Сервис" является администратором доменного имени "mb.ru" в сети Интернет, что подтверждается представленными в материалы дела данными Закрытого акционерного общества "Региональный Сетевой Информационный Центр" (т. 1 л.д. 44).

Согласно протоколу осмотра доказательств от 24.03.2012 г., оформленному в нотариальном порядке в целях обеспечения доказательств по делу, ответчик на сайте "mb.ru" в сети Интернет в отсутствие согласия истца - правообладателя товарного знака "МВ" использует обозначение сходное до степени смешения с товарными знаками по свидетельствам N N 134791, 148408, 153478, 161615, для рекламы и предложения к продаже товаров под маркой "MB", а также использует обозначение mb в доменном имени "mb.ru" (т. 1 л.д. 27-43).

Обращаясь в суд за защитой нарушенных прав, истец указал на то, что ответчик нарушает исключительное право владельца товарного знака "МВ" путем администрирования доменного имени "mb.ru", схожего до степени смешения с товарным знаком истца, что является злоупотреблением правом.

Отказывая в удовлетворении заявленных требований в указанной части, суд первой инстанции пришел к выводу об отсутствии факта нарушений исключительных прав истца в части администрирования ответчиком доменного имени "mb.ru", а также законодательно установленном запрете дарения между юридическими лицами.

Судебная коллегия не может согласиться с данными выводами суда первой инстанции по следующим основаниям.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 настоящего Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 настоящей статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

Согласно статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации Гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если настоящим Кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными настоящим Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную настоящим Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается настоящим Кодексом.

Таким образом, в силу указанных норм закона следует, что только правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак, никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

В силу подпункта 2 пункта 1 статьи 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации одним из способов защиты исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности является предъявление требования о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним.

Статья 10 bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности содержит общий запрет недобросовестной конкуренции, под которой, как следует из параграфа 2 этой статьи, понимаются всякие акты, противоречащие честным обычаям в промышленных и торговых делах.

Оценивая действия администратора домена на предмет наличия или отсутствия в его действиях акта недобросовестной конкуренции, запрещенной статьей 10 bis Парижской конвенции, суд проверяет наличие или отсутствие трех критериев в совокупности: доменное имя идентично или сходно до степени смешения с товарным знаком третьего лица; у владельца доменного имени нет каких-либо законных прав и интересов в отношении доменного имени; доменное имя зарегистрировано и используется недобросовестно.

Данный вывод согласуется с правовой позицией Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, изложенной, в частности, в постановлении от 11.11.2008 г. N 5560/08 по делу N А56-46111/2003.

Таким образом, вывод суда об отсутствии оснований для признания нарушений исключительных прав истца при администрировании ответчиком домена "mb.ru" не соответствует пункту 2 части 1 статьи 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации, поскольку наличие права администрирования доменного имени второго уровня, тождественного товарному знаку истца, без разрешения правообладателя, создает угрозу нарушения исключительного права истца на товарный знак и является препятствием для использования товарного знака путем размещения его в сети Интернет, в том числе в доменном имени.

Как указано выше, истец на основании свидетельств N N 134791, 148408, 153478, 161615 является правообладателем товарных знаков "МВ".

Таким образом, Общество с ограниченной ответственностью "Воронежская интеграционная компания" является лицом, которое обладает законными правами и интересами в отношении доменного имени "mb.ru".

В рассматриваемом случае ответчик в отсутствие согласия истца - правообладателя товарного знака "МВ" использует обозначение "МВ" при администрировании доменного имени "mb.ru" для рекламы и предложения к продаже товаров под маркой "MB".

При этом ответчиком не представлено в материалы дела доказательств того, что он является правообладателем одноименных товарных знаков, доменное имя отражает его имя или фирменное наименования его компании. Ответчик также не представил доказательств наличия других законных интересов в использовании спорного обозначения.

Таким образом, действия ответчика по использованию в доменном имени "mb.ru" товарного знака "МВ", принадлежащего истцу, подлежат квалификации в качестве акта недобросовестной конкуренции, создают препятствия обществу для размещения информации о нем и его товарах с использованием данного товарного знака в названном домене российской зоны сети Интернет и нарушают исключительное право истца, предусмотренное подпунктом 5 пункта 2 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации на использование товарного знака в сети Интернет, в том числе в доменном имени.

Кроме того, в условиях, когда нормативные правовые акты, регулирующие порядок регистрации доменных имен, не содержат прямого запрета на использование в доменном имени, заявленном к регистрации, чужого товарного знака (фирменного наименования), действия ответчика по использованию в доменном имени "mb.ru" товарного знака истца, о чем должно быть известно ответчику, в силу пункта 2 статьи 10 Гражданского кодекса Российской Федерации фактически являются злоупотреблением правом.

Судебная коллегия также учитывает особенности допущенного ответчиком нарушения исключительных прав истца, связанного с использованием сходного до степени смешения доменного имени с товарным знаком истца в сети Интернет.

Сеть Интернет представляет собой объединение компьютеров, соединенных друг с другом посредством телефонной либо иной связи. С помощью этой сети можно передавать, получать информацию с одного компьютера на другой, обмениваться информацией. Возможности данной сети широко используются коммерческими организациями для продвижения своих товаров на рынок, для покупки и продажи товаров.

Следовательно, наличие у ответчика прав по администрированию домена "mb.ru" предоставляет ответчику реальную возможность привлекать на свой домен потенциальных потребителей продукции истца.

Таким образом, само право администрирования домена, реализация которого зависит только от волеизъявления ответчика, создает угрозу нарушения права истца на товарный знак и является препятствием для истца использовать свой товарный знак в российском сегменте сети Интернет.

При этом отсутствие со слов ответчика в настоящее время на сайте "mb.ru" рекламы и предложения к продаже товаров под маркой "MB" не имеет правового значения для дела, так как не устраняет саму угрозу нарушения исключительных прав истца в будущем.

В соответствии со ст. 71 АПК РФ, арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств. Арбитражный суд оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности. Каждое доказательство подлежит оценке арбитражным судом наряду с другими доказательствами. Никакие доказательства не имеют для арбитражного суда заранее установленной силы.

В соответствии со статьей 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в арбитражном процессе, обязано доказать наличие тех обстоятельств, на которые оно ссылается в обоснование своих требований или возражений.

При таких обстоятельствах, решение суда следует изменить. Признать администрирование Обществом с ограниченной ответственностью "ИТ Сервис" домена "mb.ru" нарушением исключительных прав Общества с ограниченной ответственностью "Воронежская интеграционная компания" на товарный знак и злоупотреблением правом. Запретить Обществу с ограниченной ответственностью "ИТ Сервис" использовать обозначение "mb" в доменном имени "mb.ru" в сети Интернет.

Судебные расходы между сторонами распределяются между сторонами в соответствии со ст. 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, главой 25.3 Налогового кодекса Российской Федерации.

Руководствуясь статьями 176, 266 - 268, пунктом 2 статьи 269, пунктом 1 части 1 статьи 270, статьей 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Девятый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда города Москвы от 22 октября 2012 года по делу N А40-74516/12-19-545 изменить.

Признать администрирование Обществом с ограниченной ответственностью "ИТ Сервис" домена "mb.ru" нарушением исключительных прав Общества с ограниченной ответственностью "Воронежская интеграционная компания" на товарный знак и злоупотреблением правом.

Запретить Обществу с ограниченной ответственностью "ИТ Сервис" использовать обозначение "mb" в доменном имени "mb.ru" в сети Интернет.

В остальной части решение суда оставить без изменения.

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "ИТ Сервис" (ОГРН 1097746486364) в пользу Общества с ограниченной ответственностью "Воронежская интеграционная компания" (ОГРН 1063667296571) расходы по уплате государственной пошлины в размере 2.000 (две тысячи) рублей.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления в полном объеме в Федеральный арбитражный суд Московского округа.

Председательствующий судья

О.Н. Лаптева

Судьи

Н.В. Лаврецкая А.И. Трубицын