Постановление Федерального арбитражного суда Московского округа от 9 апреля 2013 г. N Ф05-1160/13 по делу N А40-105080/2012

г. Москва

09 апреля 2013 г.

Дело N А40-105080/12-19-828

Резолютивная часть постановления объявлена 02 апреля 2013 года.

Полный текст постановления изготовлен 09 апреля 2013 года.

Федеральный арбитражный суд Московского округа

в составе:

председательствующего-судьи Туболец И.В.,

судей Агапова М.Р., Долгашевой В.А.

при участии:

от заявителя Говорушина П.И., дов. от 18.02.2013 N 85

от заинтересованного лица Шеманина Я.А., дов. от 08.10.2012 N 01/25-728/41

от третьих лиц:

Государственное унитарное предприятие "Кизлярский коньячный завод" - Александрова Е.Б., дов. от 07.11.2012

закрытое акционерное общество Винно-коньячный завод "Дагвино" - Земцовского С.В., дов. от 26.12.2012 N 103

рассмотрев 26 марта - 02 апреля 2013 года в судебном заседании кассационную жалобу Государственного унитарного предприятия "Кизлярский коньячный завод" - третьего лица и Федеральной службы по интеллектуальной собственности - заинтересованного лица

на постановление от 19 декабря 2012 года

Девятого арбитражного апелляционного суда,

принятое судьями Цымбаренко И.Б., Захаровым С.Л., Свиридовым В.А.

по делу N А40-105080/12-19-828

по заявлению закрытого акционерного общества "Вино-коньячный завод Избербашский" (ОГРН 1020502333488) о признании незаконным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности

третьи лица Государственное унитарное предприятие "Кизлярский коньячный завод" (ОГРН 1020502307352), закрытое акционерное общество Винно-коньячный завод "Дагвино" (ОГРН 1027809197151)

УСТАНОВИЛ:

По делу объявлен перерыв до 13 час. 45 мин. 02.04.2013.

Закрытое акционерное общество "Вино-коньячный завод Избербашский" (далее - ЗАО "Вино-коньячный завод Избербашский", заявитель) обратилось в Арбитражный суд города Москвы с заявлением о признании незаконным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее - Роспатент) от 10.05.2012 N 0098718465(262456) о признании недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству N262456.

К участию в деле в качестве третьих лиц без самостоятельных требований привлечены Государственное унитарное предприятие "Кизлярский коньячный завод" (далее - ГУП "Кизлярский коньячный завод"), закрытое акционерное общество Винно-коньячный завод "Дагвино" (далее - ЗАО Винно-коньячный завод "Дагвино").

Решением названного арбитражного суда от 28.09.2012 в удовлетворении заявленного по делу требования отказано.

Девятый арбитражный апелляционный суд постановлением от 19.12.2012 отменил указанное судебное решение и признал незаконным оспоренное по делу решение Роспатента.

Не согласившись с постановлением апелляционного суда, Роспатент и ГУП "Кизлярский коньячный завод" подали кассационные жалобы, в которых просят его отменить как незаконное и оставить в силе решение суда первой инстанции. При этом сослались на несоответствие выводов суда фактическим обстоятельствам дела, неправильное применение норм материального права и нарушение норм процессуального права.

В отзыве на жалобы ЗАО "Вино-коньячный завод Избербашский" возражало против их удовлетворения, считая обжалуемое постановление соответствующим законодательству и представленным в дело доказательствам.

В судебном заседании представители Роспатента и ГУП "Кизлярский коньячный завод" поддержали кассационные жалобы по изложенным в них доводам. Представители ЗАО "Вино-коньячный завод Избербашский" и ЗАО Винно-коньячный завод "Дагвино" просили жалобы отклонить, считая выводы апелляционного суда законными и обоснованными

Обсудив доводы жалоб, проверив в порядке статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ) правильность применения норм материального права и соблюдение норм процессуального права, суд кассационной инстанции считает обжалуемое апелляционное постановление подлежащим отмене по следующим обстоятельствам.

Как установили суды, комбинированный товарный знак со словесным элементом "Лезгинка" с приоритетом от 23.11.1998 был зарегистрирован 26.01.2004 по свидетельству N 262456 на имя ЗАО "Вино-коньячный завод "Дагвино" в отношении товара 33 класса МКТУ "алкогольные напитки (за исключением пива)".

На основании договора от 21.12.2011 об отчуждении исключительного права на товарный знак по свидетельству N 262456, зарегистрированного в установленном порядке, правообладателем спорного товарного знака стало ЗАО "Вино-коньячный завод "Избербашский".

Товарный знак по свидетельству N 262456 представляет собой комбинированное обозначение - вертикально-ориентированную прямоугольную этикетку, в верхней части которой расположен словесный элемент "Лезгинка", выполненный оригинальным шрифтом строчными буквами русского алфавита, первая буква "Л" - заглавная. Ниже словесного элемента расположен изобразительный элемент в виде стилизованного изображения сцены праздничного гулянья в кавказском горном селении: танцующая пара, одетая в национальные костюмы, горные вершины, площадь селения, дома, музыканты, зрители. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в цветовом сочетании: "бежевый, белый, желтый, золотой, коричневый, черный".

По результатам рассмотрения поданного ГУП "Кизлярский коньячный завод" 21.02.2012 возражения Роспатент решением от 10.05.2012 N 0098718465(262456) признал недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству N 262456. Решение обосновано ссылкой на противоречие регистрации спорного товарного знака требованиям пункта 2 статьи 6 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 N 3520-1 "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" (далее - Закон о товарных знаках).

ЗАО "Вино-коньячный завод "Избербашский" оспорило в судебном порядке вышеуказанное решение Роспатента.

Пунктом 2 статьи 6 Закона о товарных знаках предусмотрено, что не допускается регистрация в качестве товарных знаков или их элементов обозначений, являющихся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

В соответствии с пунктом 2.3.2.1 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных приказом Роспатента от 29.11.1995, к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном изготовителе или месте происхождения товара, которое не соответствует действительности.

Суд первой инстанции, рассматривая заявленное по делу требование, признал решение Роспатента соответствующим требованиям законодательства и представленным в дело доказательствам. При этом исходил из того, что спорный товарный знак воспроизводит этикетку бренди, изготовителем которого с 1965 года являлось ГУП "Кизлярский коньячный завод" и продукция которого с 2009 года контролируется в системе сертификации гильдии поставщиков Кремля. Оспариваемое обозначение согласно письму Дагестанского отделения Всероссийской творческой общественной организации "Союз художников России" от 12.04.2010 N 219 разработано в 1965 году в качестве этикетки для Кизлярского коньячного завода. На основе оценки в совокупностью представленных в дело доказательств суд первой инстанции пришел к выводу о том, что длительное присутствие на рынке и активное участие в специализированных выставках ГУП "Кизлярский коньячный завод" позволяют сделать вывод о том, что использование оспариваемого обозначения на алкогольной продукции способно вызывать у потребителя ассоциации с данным производителем и, как следствие, оспариваемый товарный знак, зарегистрированный на иное лицо, способен ввести потребителя в заблуждение в отношении производителя товара.

Апелляционный суд, отменяя принятое по делу судебное решение и удовлетворяя заявленное ЗАО "Вино-коньячный завод Избербашский" требование, признал выводы суда первой инстанции несоответствующими представленным в дело доказательствам.

Делая вывод о том, что ГУП "Кизлярский коньячный завод", образованный в 2001 году, не является правопреемником существовавшего в советский период Кизлярского коньячного завода, суд апелляционной инстанции сослался на выписку из ЕГРЮЛ.

При этом иные представленные в дело доказательства, на которые ссылалось названное предприятие в обоснование правопреемства (Устав ГУП "Кизлярский коньячный завод", заключение Министерства земельных и имущественных отношений Республики Дагестан, обосновывающие его документы, в том числе судебные акты, и др.), суд апелляционной инстанции не исследовал и правовую оценку им не дал.

Ссылка апелляционного суда на то, что наличие заключенного между ЗАО "Вино-коньячный завод "Дагвино" и ГУП "Кизлярский коньячный завод" лицензионного договора от 30.03.2007 N 04 о предоставлении права пользования товарным знаком по свидетельству N 216449 опровергает длительное существование на рынке продукции последнего, является неверной.

Апелляционным судом не учтено, что с учетом предмета спора (оспаривание решения Роспатента о правомерности предоставления правовой охраны товарному знаку) анализу и учету подлежали обстоятельства, существовавшие на дату приоритета оспариваемого товарного знака, а именно, 23.11.1998.

Лицензионный договор, на который сослался апелляционный суд, заключен после даты приоритета товарного знака, и, кроме того, относится к иному товарному знаку по свидетельству N 216449, имеющему самостоятельную правовую охрану.

Ссылка апелляционного суда на то, что на протяжении последних 14 лет с момента регистрации оспариваемого товарного знака единственным производителем коньяка под спорным товарным знаком являлось ЗАО "Вино-коньячный завод "Дагвино", а с декабря 2001 года - ЗАО "Вино-коньячный завод Избербашский", является неверной.

Информация о том, кто был производителем коньяка "Лезгинка" после даты приоритета оспариваемого товарного знака, применительно к предмету спора не имеет правового значения и не свидетельствует о незаконности оспоренного по делу решения Роспатента.

Делая вывод о том, что ЗАО "Вино-коньячный завод "Дагвино" исторически всегда являлось производителем коньяка "Лезгинка" под спорным товарным знаком, а с даты приоритета товарного знака по свидетельству N 262456 являлось его единственным производителем, апелляционный суд сослался на справку об истории ЗАО "Вино-коньячный завод "Дагвино", технологические инструкции по производству коньяка "Лезгинка", датированные 1998, 2003, 2008, 2011 годами, свидетельства и награды, полученные производимым ЗАО "Вино-коньячный завод "Дагвино" коньяком под товарным знаком "Лезгинка" в период легитимного обладания правом на товарный знак и действия его правовой охраны.

Вместе с тем апелляционный суд, отдавая предпочтение названной справке, не дал правовую оценку иным представленным ГУП "Кизлярский коньячный завод" доказательствам в обоснование утверждения о том, что производством коньяка до даты приоритета товарного знака занималось названное предприятие, а ЗАО "Вино-коньячный завод "Дагвино" осуществляло розлив коньяка и являлось заводом вторичного производства.

Кроме того, как указывалось выше, ссылки на обстоятельства и доказательства, относящиеся к периоду после даты приоритета товарного знака, применительно к предмету спора правового значения не имеют.

Суд кассационной инстанции считает неверным и утверждение апелляционного суда о том, что упомянутые в решении суда публикации в специализированной Энциклопедии виноградарства (уч. издат, 1986 год, Кишинев), а также в журнале "Виноград и вино России" 1995 года не могут свидетельствовать о возможности вызывать у потребителя ассоциации между спорным товарным знаком и продукцией ГУП "Кизлярский коньячный завод", поскольку эти публикации содержатся в узко специализированных изданиях, не известных рядовому потребителю.

Апелляционным судом не учтено, что в рамках рассматриваемого спора доказательства подлежат оценки не с позиций известности обозначения "Лезгинка" и его взаимосвязи с Кизлярским коньячным заводом.

Ссылки на указанные издания сделаны судом первой инстанции в обоснование вывода о том, что коньяк "Лезгинка" выпускался Кизлярским коньячным заводом задолго до даты приоритета оспариваемого товарного знака.

Указание апелляционного суда на то, что содержание указанных публикаций по прошествии более чем 26 и 17 лет может быть известно лишь специалистам узкого профиля, но не широкому кругу потребителей, и поэтому такие публикации не могли повлиять на осведомленность рядового потребителя и формирование у него устойчивой ассоциативной связи относительно производителя коньяка "Лезгинка" и правообладателя спорного товарного знака, является неверным, поскольку сделано без учета даты приоритета оспариваемого товарного знака.

Вывод апелляционного суда о недоказанности Роспатентом фактического введения потребителя в заблуждение в отношении производителя товаров является несоответствующим положениям пункта статьи 6 Закона о товарных знаках, в котором говорится о "способности ввести в заблуждение потребителя". Способность элементов ввести в заблуждение носит вероятностный характер и не является очевидной. Поэтому для утверждения о способности обозначения вводить потребителя в заблуждение достаточно вероятности введения потребителя в заблуждение.

Суд первой инстанции при рассмотрении дела установил, что согласно письму Дагестанского отделения Всероссийской творческой общественной организации "Союз художников России" от 12.04.2010 N 219 оспариваемое обозначение разработано в 1965 году в качестве этикетки для Кизлярского коньячного завода.

Апелляционный суд, признавая неверным данное утверждение, сослался на ответ от 22.08.2012 директора Дагестанского художественного училища на обращение ЗАО "Вино-коньячный завод "Избербашский", в котором не была подтверждена ранее изложенная информация.

Вместе с тем содержание данного письма не опровергает информацию, изложенную в письме Дагестанского отделения Всероссийской творческой общественной организации "Союз художников России" от 12.04.2010 N 219, поскольку в нем указано на отсутствие в архиве училища материалов, подтверждающих какой-либо организации на осуществление заказа на разработку этикетки к марочному коньяку "Лезгинка".

При изложенных обстоятельствах обжалованное по делу постановление апелляционного суда не может быть признано законным и обоснованным, подлежит отмене с направлением дела на новое рассмотрение в ту же судебную инстанцию для исследования и оценки всех представленных в дело доказательств с учетом предмета спора.

Руководствуясь статьями 284 - 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд постановил:

постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 19 декабря 2012 года по делу Арбитражного суда города Москвы N А40-105080/12-19-828 отменить.

Дело направить на новое рассмотрение в Девятый арбитражный апелляционный суд.

Председательствующий судья

И.В. Туболец

Судьи

М.Р. Агапов В.А. Долгашева