Постановление Федерального арбитражного суда Московского округа от 1 августа 2013 г. N Ф05-7215/13 по делу N А41-31267/2012

г. Москва

01 августа 2013 г.

Дело N А41-31267/12

Резолютивная часть постановления объявлена 25 июля 2013 года.

Полный текст постановления изготовлен 01 августа 2013 года.

Федеральный арбитражный суд Московского округа

в составе председательствующего-судьи Волкова С.В.,

судей Дунаевой Н.Ю., Чучуновой Н.С.

при участии в заседании:

от истца - ООО "Санмаркет" - Колосов В.А., доверенность от 16.08.2012 г., Босых А.В., генеральный директор (приказ N ДЗ/2-2012 от 25.01.2012 г.)

от ответчиков:1. Лобова А.В. - Сафронов Д.И., доверенность от 30.08.2012 г., удостоверена нотариусом Кузовковой Т.Н., зарегистрирована в реестре за N 4-5940 г. Видное,

2. ООО "Санмаркет-Трейд" - Сафронов Д.И., доверенность от 07.08.2012 г.

от третьего лица - Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент) - не явился, извещен,

рассмотрев 25 июля 2013 года в судебном заседании кассационную жалобу ООО "Санмаркет" (истец) на решение от 24 декабря 2012 года Арбитражного суда Московской области принятое судьей Уваровым А.О. и постановление от 04 марта 2013 года Десятого арбитражного апелляционного суда

принятое судьями Быковым В.П., Исаевой Э.Р., Куденеевой Г.А.

по иску ООО "Санмаркет" (ОГРН 1065003002855)

к Лобову А.В., ООО "Санмаркет-Трейд" (ОГРН 107503000885)

о защите исключительных прав на товарный знак и фирменное наименование

УСТАНОВИЛ:

Общество с ограниченной ответственностью "Санмаркет" (далее - ООО "Санмаркет") обратилось в Арбитражный суд Московской области к обществу с ограниченной ответственностью "Санмаркет-Трейд" (далее - ООО "Санмаркет-Трейд" с иском об обязании ответчика:

- прекратить нарушение исключительного права на товарный знак "САНМАРКЕТ", зарегистрированный по свидетельству N 333281 (приоритет от 20.04.2006 г.),

- прекратить нарушение исключительного права истца на фирменное наименование с оригинальной частью "Санмаркет"/"SANMARKET";

- прекратить нарушение исключительного права истца на промышленный образец N 69542.

В ходе рассмотрения дела в суде первой инстанции истец, в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, просил привлечь к участию в деле в качестве соответчика Лобова Алексея Владимировича, а также уточнил заявленные требования и просил:

1) запретить ООО "Санмаркет-Трейд" и Лобову А.В. использование товарного знака "САНМАРКЕТ" (свидетельство N 333281 от 034.09.2007) для индивидуализации товаров и услуг, для которых данный товарный знак зарегистрирован, в том числе запретить использование на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот, в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе, в сети Интернет, в том числе запретить Лобову А.В. использование указанного товарного знака в доменном имени sanmarket.ru;

2) запретить Лобову А.В. осуществлять действия по администрированию доменного имени sanmarket.ru, являющегося актом недобросовестной конкуренции;

3) обязать ООО "Санмаркет-Трейд" прекратить использование фирменного наименования, сходного до степени смешения с фирменным наименованием ООО "Санмаркет", и внести изменения в учредительные документы путем исключения лексической единицы "санмаркет" из фирменного наименования;

4) взыскать с ООО "Санмаркет-Трейд" в пользу ООО "Санмаркет" 5 000 000 рублей компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак "САНМАРКЕТ";

5) взыскать с Лобова А.В. в пользу ООО "Санмаркет" 500 000 рублей компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак "САНМАРКЕТ".

От требования о защите прав на промышленный образец истец отказался.

Определением Арбитражного суда Московской области от 06 сентября 2012 года уточнение исковых требований было принято в части требований, изложенных пунктах 1-3 ходатайства об уточнении исковых требований.

В принятии уточнения заявленных требований в части взыскания с ответчиков компенсации судом первой инстанции отказано.

Этим же определением к участию в деле в качестве соответчика был привлечен Лобов Алексей Владимирович.

Решением от 24 декабря 2012 года Арбитражный суд Московской области запретил ООО "Санмаркет-Трейд" и Лобову Алексею Владимировичу использование товарного знака "САНМАРКЕТ" (свидетельство N 333281 от 04.09.2007 г.) для индивидуализации товаров и услуг, для которых товарный знак зарегистрирован, в том числе запретил использование данного товарного знака на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот, в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках, в рекламе и сети Интернет.

Лобову А.В. суд запретил осуществлять действия по нарушению товарного знака "САНМАРКЕТ" путем администрирования доменного имени sanmarket.ru.

Судом также взыскано с ООО "Санмаркет-Трейд" в пользу ООО "Санмаркет" 1 000 000 руб. компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак "САНМАРКЕТ", с Лобова А.В. в пользу ООО "Санмаркет" взыскана компенсация в сумме 100 000 рублей за нарушение исключительного права на товарный знак "САНМАРКЕТ".

В части исковых требований о защите прав на промышленный образец производство по делу прекращено.

В удовлетворении остальной части иска отказано.

Суд первой инстанции сделал вывод о том, что со стороны ответчиков имеет место нарушение прав истца на товарный знак.

При этом, суд посчитал возможным взыскать с ответчиков компенсацию, определив ее размер с учетом конкретных обстоятельств дела, степени вины, срока незаконного использования результата интеллектуальной деятельности.

В удовлетворении требования ООО "Санмаркет" об обязании ООО "Санмаркет-Трейд" прекратить использование фирменного наименования, сходного до степени смешения с фирменным наименованием ООО "Санмаркет" и внести изменения в учредительные документы путем исключения лексической единицы "санмаркет" из фирменного наименования суд отказал, поскольку, как посчитал суд, само по себе наличие в наименовании ответчика слов, идентичных наименованию истца, не может являться нарушением требований закона.

Постановлением Десятого арбитражного апелляционного суда от 04 марта 2013 года решение отменено в части взысканной с ответчиков компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак, в этой части апелляционный суд в иске отказал.

В остальной части решение оставлено без изменения.

Апелляционный суд, отменяя решение суда в части взыскания компенсации, указал на то, что требование истца о взыскания компенсации в уточненном исковом заявлении суд первой инстанции не принял к производству.

В остальной части апелляционный суд согласился с выводами суда первой инстанции.

Законность вынесенных решения и постановления проверяется в порядке статей 274, 284 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации по кассационной жалобе ООО "Санмаркет", в которой оно считает, что судами нарушены нормы материального и процессуального права, просит решение и постановление изменить в части отказа в иске, принять новый судебный акт об удовлетворении иска в полном объеме.

По мнению заявителя жалобы, апелляционный суд, правильно отменив решение суда в части взыскания компенсации, тем не менее, с нарушением норм процессуального права отказал в иске в этой части, так как, если данное требование не было принято судом первой инстанции к производству, соответственно оно не могло быть предметом судебного разбирательства.

В отношении требования об использовании фирменного наименования, заявитель полагает, что суды не приняли во внимание сходство до степени смешения фирменных наименований ООО "Санмаркет" и ООО "Санмаркет-Трейд", и вывод судов противоречит пункту 4 статьи 1474 Гражданского кодекса Российской Федерации, а также сложившейся судебной практике. Между тем, ответчик, осуществляющий аналогичный с истцом вид деятельности, незаконно использует свое фирменное наименование, что вводит в заблуждение третьих лиц. При этом, заявитель ссылается на пункт 2 статьи 144 Федерального закона "О защите конкуренции", которым запрещается недобросовестная конкуренция, связанная с использованием исключительного права на фирменное наименование и товарные знаки.

Представитель заявителя кассационной жалобы в судебном заседании суда кассационной инстанции поддержал доводы, изложенные в жалобе, просил судебные акты отменить в части отказа в иске и принять новый судебный акт об удовлетворении иска в полном объеме.

В судебном заседании суда кассационной инстанции представители ООО "Санмаркет-Трейд" и Лобова А.В. возражали против удовлетворения кассационной жалобы, просили судебные акты оставить без изменения.

Выслушав представителей сторон, обсудив доводы кассационной жалобы, изучив материалы дела, проверив в соответствии со статьей 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, правильность применения норм процессуального и материального права при вынесении решения и постановления, Федеральный арбитражный суд Московского округа приходит к следующим выводам.

В силу статьи 127 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации с принятием искового заявления возникает арбитражный процесс.

Главным признаком решения арбитражного суда является разрешение дела по существу. Посредством вынесения решения осуществляется разрешение арбитражных дел в целях защиты нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов лиц, осуществляющих предпринимательскую и иную экономическую деятельность, а также прав и законных интересов государства и его субъектов, органов государственной власти и местного самоуправления, укрепления законности и предупреждения правонарушений, содействия становлению и развитию партнерских деловых отношений, формирования обычаев и этики делового оборота.

В силу норм статьи 168 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации на основании полученных фактических данных, применения норм права, определения прав и обязанностей лиц, участвующих в деле, суд делает вывод об удовлетворении иска или об отказе в нем.

Между тем, сделать вывод об удовлетворении иска, отдельного требования или об отказе в нем, то есть разрешить вопрос по существу, суд может только в отношении требования, которое он принял к своему производству.

В данном случае, как правильно указал апелляционный суд, определением Арбитражного суда Московской области от 06 сентября 2012 года было отказано в принятии уточненных исковых требований в части взыскания с ответчиков компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак "САНМАРКЕТ".

Тем не менее, суд первой инстанции своим решением удовлетворил требование о взыскании с ответчиков компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак "САНМАРКЕТ".

В связи с этим, апелляционный суд обоснованно отменил решение суда в части взысканной с ООО "Санмаркт - Трейд" в пользу ООО "Санмаркет" компенсации в сумме 1 000 000 руб. и в части взысканных с Лобова А.В. в пользу ООО "Санмаркет" 100 000 руб. за нарушение исключительного права на товарный знак "САНМАРКЕТ".

Однако, апелляционный суд неправильно посчитал, что в этой части в удовлетворении требования надо отказать, поскольку непринятое к производству требование не может быть предметом судебного разбирательства и соответственно по нему не может быть принято решение по существу.

Боле того, отказывая в иске в этой части, апелляционный суд не учел, что такой вывод может иметь определенные процессуальные последствия для истца, в случае его намерения в дальнейшем заявить такое же требование в надлежащей форме и с соблюдением требований к предъявлению иска.

В связи с этим, постановление апелляционного суда в части отказа в удовлетворении исковых требований ООО "Санмаркет" о взыскании с ответчиков компенсации подлежит отмене, а иск в этой части применительно к положениям статьи 148 Арбитражного процессуально кодекса Российской Федерации - оставлению без рассмотрения.

В отношении отказа судами обеих инстанций в удовлетворении требования истца об обязании ООО "Санмаркет-Трейд" прекратить использование фирменного наименования, сходного до степени смешения с фирменным наименованием ООО "Санмаркет" и внести изменения в учредительные документы путем исключения лексической единицы "санмаркет" из фирменного наименования, суд кассационной инстанции считает, что судебные акты подлежат отмене, а дело в этой части направлению на новое рассмотрение в суд первой инстанции в связи со следующим.

Как установлено судами обеих инстанций на основании представленных в материалы дела документов, ООО "Санмаркет" (ООО "SANMARKET") создано и зарегистрировано в Едином государственном реестре юридических лиц 30 января 2006 года.

Согласно свидетельству на товарный знак (знак обслуживания) N 333281, выданного Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам, на основании заявки ООО "Санмаркет" N 2006710294 зарегистрирован приоритет товарного знака "САНМАРКЕТ" с 20 апреля 2006 года (т.1 л.д. 11).

Истец на принадлежащем ему сайте www.td-sanmarket.ru предлагает к реализации ассортимент сантехники для ванной комнаты: акриловые ванны, гидромассажные ванны, душевые кабины, акриловые поддоны, санфаянс, смесители, мебель для ванной комнаты, аксессуары и т.п.

Используемая в правом верхнем углу сайта www.td-sanmarket.ru эмблема "САНМАРКЕТ" защищена патентом N 69542 на промышленный образец с приоритетом от 26 октября 2007 года. (т. 1, л.д. 16).

В тоже время, суды обеих инстанций также установили, что ответчик ООО "Санмаркет-Трейд" зарегистрирован 15 февраля 2007 года.

Участником данного общества является Лобов А.В. с долей 51 %.

Согласно Письму аккредитованного регистратора доменных имен - RU-CTNTER в домене RU с 21 июля 2004 года Лобов А.В. является администратором доменного имени "SANMARKET".

На сайте www.sanmarket.ru общество с ограниченной ответственностью "Санмаркет-Трейд" предлагает к реализации ассортимент сантехники для ванной комнаты: акриловые ванны, гидромассажные ванны, душевые кабины, акриловые поддоны, санфаянс, смесители, мебель для ванной комнаты, аксессуары и т.п.

При этом, используемая ООО "Санмаркет-Трейд" в левом верхнем углу веб-дизайна сайта www.sanmarket.ru в качестве баннера эмблема "SANMARKET" фонетически, семантически и графически тождественна товарному знаку - "САНМАРКЕТ", защищенному патентом N 69542 на промышленный образец с приоритетом от 26 октября 2007 года. (т. 1, л.д.17-29).

Таким образом, как сделали вывод суды обеих инстанций, используемое ответчиком в веб-дизайне сайта www.sanmarket.ru эмблема "SANMARKET" по совокупности внешних признаков сходна с эмблемой "САНМАРКЕТ", производит общее впечатление, которое может ввести в заблуждение потребителей в отношении продавца товаров, нарушает исключительное право истца.

Учитывая изложенное, на основании норм статей 1484, 1229, 1477, 1482, 1484, 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации, суды обеих инстанций, установив, что истцом представлены надлежащие доказательства незаконного использования ответчиками товарного знака "САНМАРКЕТ", сделали правильные выводы о необходимости удовлетворения исковых требований в части запрещения ответчикам использования товарного знака "САНМАРКЕТ" (свидетельство N 333281 от 04.09.2007 г.) для индивидуализации товаров и услуг, для которых товарный знак зарегистрирован, в том числе использование данного товарного знака на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот, в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках, в рекламе и сети Интернет.

В этой части судебные акты заявитель кассационной жалобы не оспаривает.

Доводы кассационной жалобы касаются несогласия с выводом судов обеих инстанций об отказе в удовлетворении требования ООО "Санмаркет" об обязании ООО "Санмаркет-Трейд" прекратить использование фирменного наименования, сходного до степени смешения с фирменным наименованием ООО "Санмаркет" и внести изменения в учредительные документы путем исключения лексической единицы "санмаркет" из фирменного наименования.

Судебные акты арбитражного суда должны отвечать требованиям формального и содержательного характера.

Согласно части 4 статьи 170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в мотивировочной части решения должны быть указаны:

1) фактические и иные обстоятельства дела, установленные арбитражным судом;

2) доказательства, на которых основаны выводы суда об обстоятельствах дела и доводы в пользу принятого решения; мотивы, по которым суд отверг те или иные доказательства, принял или отклонил приведенные в обоснование своих требований и возражений доводы лиц, участвующих в деле;

3) законы и иные нормативные правовые акты, которыми руководствовался суд при принятии решения, и мотивы, по которым суд не применил законы и иные нормативные правовые акты, на которые ссылались лица, участвующие в деле.

Часть 2 статьи 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации также требует, чтобы в постановлении арбитражного суда апелляционной инстанции были указаны, в том числе: обстоятельства дела, установленные арбитражным судом апелляционной инстанции; доказательства, на которых основаны выводы суда об этих обстоятельствах; законы и иные нормативные правовые акты, которыми руководствовался суд при принятии постановления; мотивы, по которым суд отклонил те или иные доказательства и не применил законы и иные нормативные правовые акты, на которые ссылались лица, участвующие в деле.

Согласно статье 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности.

Каждое доказательство подлежит оценке арбитражным судом наряду с другими доказательствами.

Результаты оценки доказательств суд отражает в судебном акте, содержащем мотивы принятия или отказа в принятии доказательств, представленных лицами, участвующими в деле, в обоснование своих требований и возражений.

Нарушение процессуального закона в части требований, предъявляемых к мотивировочной части решения и постановления суда апелляционной инстанции, и игнорирование любого элемента мотивировочной части судебного акта дает повод усомниться в его законности и обоснованности, препятствует надлежащей проверке обжалуемого акта в суде кассационной инстанции.

Однако, принятые по настоящему делу судебные акты в части требования истца об обязании ООО "Санмаркет-Трейд" прекратить использование фирменного наименования, сходного до степени смешения с фирменным наименованием ООО "Санмаркет" и внести изменения в учредительные документы путем исключения лексической единицы "санмаркет" из фирменного наименования не отвечают обязательным требованиям, предъявляемым процессуальным законом к содержанию судебного акта.

Так, при рассмотрении указанного требования, суды обеих инстанций сделали вывод о том, что само по себе наличие в наименовании ответчика слов, идентичных наименованию истца, не может являться нарушением требований закона.

Между тем, судебные акты не содержат оценку и исследование судами доказательств и обстоятельств, а также доводов истца, касающегося этого требования и обоснование такого вывода, сделанного судом.

В тоже время, с таким выводом, несмотря на отсутствие в судебных актах, его мотивированного обоснования, нельзя согласиться, поскольку он сделан с нарушением норм материального и процессуального права.

Согласно статье 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, перечисленными в пункте 2 этой статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

Исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака:

1) на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации;

2) при выполнении работ, оказании услуг;

3) на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот;

4) в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе;

5) в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Следовательно, использование товарного знака или сходного с ним до степени смешения обозначения другими лицами на деловой документации (фирменных бланках и печати) при выполнении работ, оказании услуг является нарушением исключительного права владельца товарного знака.

В тоже время, в соответствии с пунктом 1 статьи 1473 Гражданского кодекса Российской Федерации юридическое лицо, являющееся коммерческой организацией, выступает в гражданском обороте под своим фирменным наименованием, которое определяется в его учредительных документах и включается в единый государственный реестр юридических лиц при государственной регистрации юридического лица.

Согласно пункту 1 статьи 1474 Гражданского кодекса Российской Федерации юридическому лицу принадлежит исключительное право использования своего фирменного наименования в качестве средства индивидуализации любым не противоречащим закону способом (исключительное право на фирменное наименование), в том числе путем его указания на вывесках, бланках, в счетах и иной документации, в объявлениях и рекламе, на товарах или их упаковках.

Между тем, в силу 3 статьи 1474 Гражданского кодекса Российской Федерации не допускается использование юридическим лицом фирменного наименования, тождественного фирменному наименованию другого юридического лица или сходного с ним до степени смешения, если указанные юридические лица осуществляют аналогичную деятельность и фирменное наименование второго юридического лица было включено в единый государственный реестр юридических лиц ранее, чем фирменное наименование первого юридического лица.

По смыслу содержащихся в указанной норме положений они направлены на пресечение фактов недобросовестной конкуренции и защиту интересов правообладателей.

Пункт 59 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации N 5 и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26 марта 2009 г. N 29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" разъясняет, что при применении пункта 3 статьи 1434 Гражданского кодекса Российской Федерации защите подлежит исключительное право на фирменное наименование юридического лица, раньше другого включенного в Реестр, вне зависимости от того, какое из юридических лиц раньше приступило к соответствующей деятельности.

В силу пункта 4 статьи 1474 Гражданского кодекса Российской Федерации юридическое лицо, нарушившее правила пункта 3 названной статьи, обязано по требованию правообладателя прекратить использование фирменного наименования, тождественного фирменному наименованию правообладателя или сходного с ним до степени смешения, в отношении видов деятельности, аналогичных видам деятельности, осуществляемым правообладателем, и возместить правообладателю причиненные убытки.

В соответствии пункту 2 статьи 1475 Гражданского кодекса Российской Федерации исключительное право на фирменное наименование возникает со дня государственной регистрации юридического лица и прекращается в момент исключения фирменного наименования из Единого государственного реестра юридических лиц в связи с прекращением юридического лица либо изменением его фирменного наименования

При этом, согласно статьям 8 и 10.bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности от 20.03.1883, участником которой Российская Федерация является с 01.07.1995, фирменное наименование охраняется без обязательной подачи заявки или регистрации и независимо от того, является ли оно частью товарного знака, причем подлежат запрету все действия, способные каким бы то ни было способом вызвать смешение в отношении предприятия, продуктов или промышленной или торговой деятельности конкурента.

В соответствии с пунктом 6 статьи 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации, если различные средства индивидуализации (фирменное наименование, товарный знак, знак обслуживания, коммерческое обозначение) оказываются тождественными или сходные до степени смешения и в результате такого тождества или сходства могут быть введены в заблуждение потребители и (или) контрагенты, преимущество имеет средство индивидуализации, исключительное право на которое возникло ранее. Обладатель такого исключительного права может в порядке, установленном Гражданским кодексом, требовать признания недействительным предоставления правовой охраны товарного знака (знака обслуживания) либо полного или частичного запрета на использования фирменного наименования или коммерческого обозначения.

Таким образом, для индивидуализации юридического лица важное значение имеет его наименование. Именно при сходстве произвольной части фирменного наименования, как правило, возникает угроза смешения юридических лиц.

Сходными до степени смешения являются такие фирменные наименования, похожесть которых в написании и звучании может ввести в заблуждение потребителей и (или) контрагентов относительно организации, действующей на рынке, если одно фирменное наименование ассоциируется с другим в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В связи с этим, исходя из предмета заявленного истцом требования, суды обеих инстанций должны были исследовать и установить являются ли фирменные наименования, используемые ответчиком и истцом, сходными до степени смешения, зарегистрировано ли фирменное наименование истца ранее, чем фирменное наименование ответчика, осуществляют ли истец и ответчик аналогичную предпринимательскую деятельность.

Однако, суды обеих инстанций, несмотря на то, что установили нарушение исключительного права истца и запретили ответчику использование товарного знака "САНМАРКЕТ" (свидетельство N 333281 от 04.09.2007 г.) для индивидуализации товаров и услуг, для которых товарный знак зарегистрирован, не обоснованно и в данном случае не мотивированно указали на отсутствие нарушений требований закона и прав истца просто самим фактом наличия в наименовании ответчика слов, идентичных наименованию истца.

Между тем, как указывает заявитель кассационной жалобы, ответчик использует обозначение "Санмаркет" и "Санмаркет-Трейд" в рекламе и документации, в частности, заявил о своем участии и участвует под этими обозначениями на ежегодной профильной выставке Мосбилд, пользуясь своим правом на фирменное наименование, отличительная часть которого - Санмаркет-Трейд. При этом, обозначение используется преимущественно без упоминания организационно-правовой формы, а третьи лица реально смешивали компанию истца и компанию ответчика, полагая, что ответчик является истцом или его филиалом.

При этом, в кассационной жалобе заявитель пояснил, что просил обязать ответчика ООО "Санмаркет-Трейд" прекратить использование фирменного наименования в отношении конкретных кодов деятельности: основного вида деятельности, оптовая торговля санитарно-техническим оборудованием (ОКВЭД 51.53.21) и в отношении дополнительно вида деятельности, розничной торговли санитарно-техническим оборудованием (ОКВЭД 52.46.5).

Однако, суды обеих инстанций не проверили доводы истца в этой части, не дали оценку фирменным наименованиям истца и ответчика, имеющим одну и туже организационно-правовую форму, не исследовали побудительные мотивы возникновения фирменного наименования ответчика, не устанавливали сходны ли фирменные наименования истца и ответчика до степени смешения за счет ключевого слова "санмаркет", используются ли они при осуществлении аналогичных видов предпринимательской деятельности и затрудняет ли эта степень смешения их индивидуализацию при участии в хозяйственном обороте по аналогичному виду деятельности.

При этом, в силу пункта 3 статьи 1474 Гражданского кодекса Российской Федерации запрет на использование тождественного фирменного наименования возможен в случае осуществления лицом аналогичных видов деятельности.

Данная правовая позиция изложена Президиумом Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации в постановлении от 22.06.2010 N 4819/2010.

Между тем, причастность истца и ответчика к сфере деятельности, связанной с сантехническим оборудованием, суды обеих инстанций выясняли при рассмотрении первого требования, заявленного по настоящему делу, которое было удовлетворено, однако не сочли это обстоятельство важным при рассмотрении требования, связанного с фирменным наименованием.

Следует также учесть, что истец не обязан представлять в суд доказательства, свидетельствующие о факте введения потребителей в заблуждение.

Согласно пункту 3 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации для признания нарушения достаточно представить доказательства, свидетельствующие о вероятности смешения двух конкурирующих обозначений.

Аналогичная правовая позиция, выражена в постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 28.07.2011 N 2133.

Более того, в пункте 13 информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 N 122 "Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности" указано, что вопрос о сходстве до степени смешения двух словесных обозначений, применяемых на товарах истца и ответчика, может быть разрешен судом с позиции рядового потребителя.

Применяя по аналогии позицию Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, суды могли оценить фирменные наименования истца и ответчика даже с позиции рядового потребителя.

При этом, с учетом правовой позиции Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, изложенной в Постановлении Президиума от 22.06.2010 N 4819/10, судам следует установить, соответствует ли требование истца об обязании ответчика внести изменения в учредительные документы способу защиты, предусмотренному действующим законодательством для защиты своего исключительного права, в связи с чем установить виды аналогичной деятельности, при осуществлении которых ответчику следует запретить, при наличии оснований, использование вышеуказанного фирменного наименования.

Таким образом, поскольку в отношении требования истца, касающегося фирменного наименования, суды обеих инстанций доводы ООО "Санмаркет" не проверяли, вышеуказанные нормы права не применяли, доказательства и обстоятельства, на которые ссылается истец не исследовали и в судебных актах результат их исследования и оценку не отразили, суд кассационной инстанции в силу предоставленных ему полномочий считает, что судебные акты в этой части нельзя признать обоснованными и мотивированными, а дело в этой части подлежит направлению на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

При новом рассмотрении, суду необходимо дать оценку фирменным наименованиям истца и ответчика, установить сходны ли фирменные наименования истца и ответчика до степени смешения за счет ключевого слова "санмаркет", используются ли они при осуществлении аналогичных видов предпринимательской деятельности и затрудняет ли эта степень смешения их индивидуализацию при участии в хозяйственном обороте по аналогичному виду деятельности, установить виды аналогичной деятельности, при осуществлении которых ответчику следует запретить, при наличии оснований, использование вышеуказанного фирменного наименования, после чего принять законный и обоснованный судебный акт.

Руководствуясь ст. ст. 274, 284, 286, п. 3 ч. 1 ст. 287, ч.ч. 1-3 ст. 288, ст. 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Федеральный арбитражный суд Московского округа

ПОСТАНОВИЛ:

Постановление Десятого арбитражного апелляционного суда от 04 марта 2013 года по делу N А41-31267/12 в части отказа в удовлетворении исковых требований ООО "Санмаркет" о взыскании компенсации отменить, иск в этой части оставить без рассмотрения.

Решение Арбитражного суда Московской области от 24 декабря 2012 года и постановление Десятого арбитражного апелляционного суда от 04 марта 2013 года в части отказа в удовлетворении исковых требований об обязании ООО "Санмаркет-Трейд" прекратить использование фирменного наименования, сходного до степени смешения с фирменным наименованием ООО "Санмаркет" и внести изменения в учредительные документы путем исключения лексической единицы "санмаркет" из фирменного наименования - отменить, дело в этой части направить на новое рассмотрение в Арбитражный суд Московской области.

В остальной части указанные судебные акты оставить без изменения.

Председательствующий судья

С.В. Волков

Судьи

Н.Ю. Дунаева Н.С. Чучунова