Постановление Федерального арбитражного суда Московского округа от 5 августа 2013 г. N Ф05-8508/13 по делу N А40-107159/2011

г. Москва

5 августа 2013 г.

Дело N А40-107159/11-5-774

Резолютивная часть постановления объявлена 29 июля 2013 года.

Полный текст постановления изготовлен 05 августа 2013 года.

Федеральный арбитражный суд Московского округа

в составе: председательствующего-судьи Русаковой О.И.,

судей Дербенева А.А., Тихоновой В.К.,

при участии в заседании:

от истца ООО "ЕвроИмп" - Минеев А.М., доверенность от 15.10.2012 (25.07.2013) Киндеева А.М., доверенность от 15.10.2012

от ответчика Arma Leder B.V. - Ларина Т.В., доверенность от 27.05.2013 (25.07.2013), Зеленин А.Д., доверенность от 27.05.2013

от третьего лица ООО "МЕТРО Кэш энд Керри" - Суворов К.А., доверенность от 25.07.2012

рассмотрев 25-29 июля 2013 года в судебном заседании кассационные жалобы Arma Leder B.V. (Арма Ледер БиВи, ответчик) и общества с ограниченной ответственностью "МЕТРО Кэш энд Керри" (третье лицо)

на постановление от 01 апреля 2013 года

Девятого арбитражного апелляционного суда

принятое судьями Лаптевой О.Н., Солоповой А.А., Трубицыным А.И.,

по иску ООО "ЕвроИмп" (ИНН 5032117931, ОГРН 1045006469276)

к Arma Leder B.V. (Арма Ледер БиВи) (Стевинстраат 7С-1171 ЭксДаблю Бадхеведорп, Нидерланды)

третье лицо: ООО "МЕТРО Кэш энд Керри"

о взыскании компенсации,

УСТАНОВИЛ:

Общество с ограниченной ответственностью "ЕвроИмп" (далее - ООО "ЕвроИмп", истец) обратилось в Арбитражный суд города Москвы с иском к компании Arma Leder BV (далее - Арма Ледер БиВи, ответчик) о взыскании компенсации в размере 838 192 евро за незаконное использование товарного знака "BERGLAND".

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований на предмет спора, привлечено общество с ограниченной ответственностью "МЕТРО Кэш энд Керри" (далее - ООО "МЕТРО Кэш энд Керри", третье лицо).

Решением Арбитражного суда города Москвы от 28.12.2012 г. исковые требования удовлетворены. При этом суд исходил из документального подтверждения факта незаконного использования ответчиком обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком истца.

Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 01.04.2013 г. решение суда первой инстанции от 28.12.2012 г. изменено в части взыскания суммы компенсации в иностранной валюте. Суд апелляционной инстанции взыскал с ответчика в пользу истца компенсацию за незаконное использование товарного знака "BERGLAND" в размере 30 215 915 руб. 60 коп.

Не согласившись с принятыми судебными актами, Арма Ледер БиВи и ООО "МЕТРО Кэш энд Керри" обратились в Федеральный арбитражный суд Московского округа с кассационными жалобами, в которых просят их отменить и направить дело на новое рассмотрение в Арбитражный суд города Москвы, ссылаясь на несоответствие выводов судов, содержащихся в оспариваемых судебных актах, фактическим обстоятельствам и имеющимся доказательствам, а также неправильное применение судами норм материального и нарушение норм процессуального права.

В судебном заседании представители Арма Ледер БиВи и ООО "МЕТРО Кэш энд Керри" поддержали доводы и требования кассационных жалоб.

Представители ООО "ЕвроИмп" возражали против доводов кассационных жалоб по мотивам, изложенным в обжалуемых судебных актах и представленном в порядке ст. 279 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации отзыве на кассационные жалобы.

Представитель третьего лица заявил ходатайство об отложении судебного разбирательства на 60 дней в связи с предоставлением суду доказательств, подтверждающих отсутствие у истца права на иск.

Суд кассационной инстанции, выслушав мнения представителей истца и ответчика, учитывая установленные законом сроки рассмотрения дела в суде кассационной инстанции, а также исходя из полномочий суда, установленных в ст. 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, определил: в удовлетворении ходатайства ООО "МЕТРО Кэш энд Керри" об отложении судебного разбирательства отказать.

В судебном заседании по делу объявлен в соответствии со ст. 163 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации перерыв до 29 июля 2013 года до 17 час. 40 мин.

После окончания перерыва судебное заседание 29 июля 2013 года было продолжено.

Суд кассационной инстанции обращает внимание на то, что в Информационном письме Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 19.09.2006 г. N 113 "О применении статьи 163 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации" указывается, что в силу ч. 4 ст. 163 Кодекса после окончания перерыва судебное заседание продолжается, суд не обязан в порядке, предусмотренном ч. 1 ст. 121 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, извещать об объявленном перерыве, а также времени и месте продолжения судебного заседания лиц, которые на основании ст. 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации считаются извещенными надлежащим образом о времени и месте судебного заседания, но не явились на него до объявления перерыва.

После перерыва суд кассационной инстанции повторно разъяснил участникам процесса их права и обязанности, предусмотренные ст. 41 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Арбитражный суд кассационной инстанции, выслушав объяснения лиц, участвующих в деле, обсудив доводы кассационных жалобы и возражения на них, изучив материалы дела, проверив в порядке ст. 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правильность применения судом апелляционной инстанции норм материального и процессуального права, соответствие выводов суда установленным по делу обстоятельствам, а также имеющимся в материалах дела доказательствам, не находит оснований для отмены постановления суда апелляционной инстанции в связи со следующим.

Основанием для обращения ООО "ЕвроИмп" в арбитражный суд с настоящим иском явился ввоз ответчиком по контракту от 17.08.2008 г. N ARL.08, заключенному с ООО "МЕТРО Кэш энд Керри" на территорию Российской Федерации продукции, маркированной товарным знаком "BERGLAND", правообладателем которого является истец.

Обращаясь в арбитражный суд ООО "ЕвроИмп" указывало, что согласие на воз на территорию Российской Федерации продукции, маркированной товарным знаком "BERGLAND" у ответчика отсутствовало, в связи с чем последний нарушил исключительные права истца на товарный знак.

Оценив в совокупности и взаимной связи представленные по делу доказательства в порядке главы 7 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, с учетом доводов и возражений лиц, участвующих в деле, суд установил следующее.

ООО "ЕвроИмп" является обладателем исключительных прав на товарный знак "BERGLAND" согласно свидетельству N 321953, зарегистрированному в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 02.03.2007 г. в отношении товаров 25 и 33 класса МКТУ, указанных в свидетельстве, с приоритетом от 30.01.2006 г., срок действия регистрации - 30.01.2016 г.

В ходе оформления таможенных деклараций N 10122090/220908/0017452 и 10122090/101008/0019026 был установлен факт ввоза ответчиком на территорию Российской Федерации продукции, маркированной обозначением "BERGLAND", сходному до степени смешения с товарным знаком истца.

Доказательств, подтверждающих правомерность использования ответчиком товарного знака "BERGLAND" по свидетельству Роспатента N 321953 при ввозе на территорию Российской Федерации товара по таможенным декларациям N 10122090/220908/0017452, 10122090/101008/0019026, последний не представил.

В связи с чем, суды пришли к выводу о том, что введение в гражданский оборот товарного знака "BERGLAND" путем ввоза на территорию Российской Федерации продукции, маркированной обозначением "BERGLAND", по таможенным декларациям N 10122090/220908/0017452, 10122090/101008/0019026 осуществлено ответчиком без согласия правообладателя и является незаконным.

Суд кассационной инстанции считает, что арбитражным судом апелляционной инстанции при рассмотрении спора правильно установлены обстоятельства, имеющие значение для дела, полно, всесторонне и объективно исследованы представленные доказательства в их совокупности и взаимной связи, с учетом доводов и возражений, приводимых лицами, участвующими в деле, и сделаны правильные выводы о нарушении прав истца на товарный знак "BERGLAND" по свидетельству Роспатента N 321953, соответствующие фактическим обстоятельствам и представленным доказательствам, основанные на правильном применении норм материального права: ст. ст. 1229, 1250, 1252, 1477, 1484, 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Согласно пункту 1 статьи 1477 Гражданского кодекса Российской Федерации на товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак (статья 1481).

В соответствии со статьей 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 данной статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак. Исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности, путем размещения товарного знака на товарах.

Характерной особенностью правового режима использования товарного знака является почти полное отсутствие ограничений исключительного права правообладателя. Единственным таким ограничением, предусмотренным законодательством, является указание об исчерпании исключительного права (ст. 1487 Гражданского кодекса Российской Федерации), в соответствии с которым не является нарушением исключительного права на товарный знак использование этого знака другими лицами в отношении товаров, которые были введены в гражданский оборот на территории Российской Федерации непосредственно правообладателем или с его согласия.

Согласно статье 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными настоящим Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную настоящим Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается настоящим Кодексом.

В соответствии со статьей 1250 Гражданского кодекса Российской Федерации интеллектуальные права защищаются способами, предусмотренными настоящим Кодексом, с учетом существа нарушенного права и последствий нарушения этого права.

Предусмотренные настоящим Кодексом способы защиты интеллектуальных прав могут применяться по требованию правообладателей, организаций по управлению правами на коллективной основе, а также иных лиц в случаях, установленных законом.

Отсутствие вины нарушителя не освобождает его от обязанности прекратить нарушение интеллектуальных прав, а также не исключает применение в отношении нарушителя мер, направленных на защиту таких прав.

Суд апелляционной инстанции правильно исходил из того, что ввоз на территорию Российской Федерации товара с размещенным на нем товарным знаком без согласия истца как правообладателя является формой использования товарного знака и, следовательно, нарушением исключительных прав истца.

Доказательств введения в гражданский оборот на территории Российской Федерации непосредственно правообладателями или с их согласия ввезенной ответчиком на территорию Российской Федерации продукции, в том числе доказательств предоставления истцом в установленном порядке такого права третьим лицам, ответчиком не представлено.

Как правильно указал суд, ввоз на территорию Российской Федерации товара с нанесенным на него спорным товарным знаком является самостоятельным способом использования этого товарного знака.

Понятие "использование товарного знака" не может быть сведено лишь к индивидуализации товара без его введения в гражданский оборот, использования товарного знака на выставках, в документации, в рекламе товара, при импорте, продаже и иными способами, перечислить которые в полном объеме невозможно по причине достаточно широкого диапазона видов товарных знаков (графический, словесный, объемный, смешанный и т.д.). О том, что перечень способов использования товарных знаков не исчерпывается п. 2 ст. 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации прямо указывают п. 1 ст. 1484 и п. 1 ст. 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Как указано в п. 8 Постановления Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 17.02.2011 г. N 11 "О некоторых вопросах применения Особенной части Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях", способы использования товарного знака, знака обслуживания, наименования места происхождения товара в силу ст. ст. 1484, 1519 Гражданского кодекса Российской Федерации не ограничиваются лишь размещением перечисленных средств индивидуализации. Правообладателю принадлежит исключительное право использования товарного знака, знака обслуживания, наименования места происхождения товара любым не противоречащим закону способом.

Факт тождественности товаров, ввезенных ответчиком, и товаров, в отношении которых зарегистрирован товарный знак истца, установлен судом апелляционной инстанции и подтверждается материалами дела.

ООО "ЕвроИмп" используя свое право, предусмотренное частью 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации, заявило о взыскании с Арма Ледер БиВи компенсации в размере 838 192 евро.

По смыслу подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса правообладатель товарного знака может определить размер компенсации, подлежащей выплате за нарушение исключительных прав, как исходя из стоимости контрафактного товара, которая указана в договоре, так и иным способом, в том числе исходя из стоимости товара, указанной в таможенной декларации, в случае ввоза контрафактного товара на территорию Российской Федерации.

В рассматриваемом случае спорные ГТД позволяют определить количество и стоимость товара, на котором незаконно размещен товарный знак "BERGLAND".

Истцом в рамках настоящего дела заявлено требование о взыскании с ответчика компенсации в размере 838 192 евро в рублях по курсу, установленному Центральным банком Российской Федерации на день исполнения денежного обязательства.

Исследовав и оценив в соответствии со статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации имеющиеся в деле доказательства, приняв во внимание характер допущенного ответчиком нарушения, определив количество и стоимость товара, маркированного товарным знаком истца, проверив размер компенсации в сумме 838 192 евро на основании произведенного истцом расчета по курсу евро к рублю по ГТД N 10122090/220908/0017452 - 152 072 евро; ГТД N 10122090/101008/0019026 - 267 024 евро на дату их таможенного оформления, руководствуясь статьями 1252, 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации и разъяснениями Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, изложенными в Постановлении Президиума от 26.06.2012 г. N 498/12, суд апелляционной инстанции пришел к правильному выводу о взыскании с Арма Ледер БиВи в пользу ООО "ЕвроИмп" компенсацию за незаконное использование товарного знака "BERGLAND" в размере 30 215 915 руб. 60 коп.

Доводы кассационных жалоб о ненадлежащем извещении ответчика о начавшемся судебном разбирательстве, о неподсудности дела Арбитражному суду города Москвы, об определении размера компенсации, о недоказанности маркировки задекларированного товара товарным знаком истца повторяют доводы апелляционной жалобы, которые являлись предметом судебной оценки суда апелляционной инстанции и были обоснованно отклонены.

Несогласие с судебной оценкой, ссылки заявителей на приоритет одних доказательств над другими направлены на переоценку доказательств и фактических обстоятельств дела, установленных судом при рассмотрении настоящего спора, что недопустимо при рассмотрении дела в суде кассационной инстанции, исходя из положений главы 35 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Довод кассационной жалобы о том, что суд апелляционной инстанции в нарушение части 3 статьи 266 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации изменил размер исковых требований, отклоняется судом кассационной инстанции.

Согласно части 2 статьи 269 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации по результатам рассмотрения апелляционной жалобы арбитражный суд апелляционной инстанции вправе отменить или изменить решение суда первой инстанции полностью или в части и принять по делу новый судебный акт.

С учетом указаний Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, изложенным в Постановлении от 26.06.2012 г. по делу N А40-3785/11-12-33, истец в отзыве на апелляционную жалобу просил изменить решения суда первой инстанции от 28.08.2012 г. в части взыскания компенсации, выраженной в иностранной валюте.

Поскольку, исходя из положений части 1 статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, предметом иска является материально-правовое требование истца к ответчику, а изменение предмета иска - это изменение материально-правового требования, то в данном случае истцом не был изменен предмет исковых требований.

В этом связи суд апелляционной инстанции пришел к правильному выводу о том, что на основании пункта 4 части 1 статьи 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации решение суда подлежит изменению в части взыскания суммы компенсации в иностранной валюте с принятием по делу в этой части нового судебного акта о взыскании с ответчика в пользу истца компенсации за незаконное использование товарного знака "BERGLAND" в размере 30 215 915 руб. 60 коп.

Довод кассационной жалобы ответчика о том, что он не вводил спорные товары в гражданский оборот на территории Российской Федерации, поскольку предусмотренные контрактом условия поставки DDU - Москва (Правила Инкотермс 2000) ограничивают обязательства продавца предоставлением покупателю товара, не очищенного от таможенных пошлин, необходимых для ввоза товара, не очищенного от таможенных пошлин, рассмотрен судом апелляционной инстанции и отклонен как несостоятельный.

По смыслу статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации ввоз на территорию Российской Федерации товара с нанесенным на него товарным знаком является самостоятельным способом использования этого товарного знака, что согласуется с правовой позицией, изложенной в пункте 15 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 г. N 122 "Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности". Доказательств наличия разрешения правообладателя на использование товарного знака ответчиком не представлено.

Довод кассационной жалобы о том, что ответчик не использует товарный знак истца на ввезенных товарах, отклоняется судом.

Как следует из пп. 24 п. I ст. 4 Таможенного кодекса Таможенного союза (ТК ТС), таможенная декларация - документ, составленный по установленной форме, содержащий сведения о товарах, об избранной таможенной процедуре и иные сведения, необходимые для выпуска товаров.

Порядок заполнения декларации на товары утвержден Решением Комиссии Таможенного союза от 20.05.2010 N 257 "Об Инструкциях по заполнению таможенных деклараций и формах таможенных деклараций". При этом подпункт 29 пункта 15 Инструкции указывает, что в графе 31 декларации на товары должны быть указаны, в том числе, сведения о товарном знаке.

Таким образом, указание сведений о товарном знаке, которым маркированы ввозимые товары, при их декларировании является обязательным в силу прямого указания законодательства Таможенного союза.

В соответствии с п. 3 ст. 193 ТК ТС при предварительном таможенном декларировании в таможенной декларации могут отсутствовать сведения, которые по своему характеру не могут быть известны декларанту до ввоза товаров на таможенную территорию таможенного союза и (или) их предъявления таможенному органу. Однако такие сведения должны быть внесены в таможенную декларацию до принятия решения о выпуске товаров в порядке.

Следовательно, на момент выпуска товара предварительная декларация должна содержать все достоверные данные о ввозимом товаре, в том числе информацию о товарных знаках, которыми такие товары маркированы. В этой связи ответчик, указывая на товарный знак "BERGLAND" в своих декларациях, заявил фактические сведения, в том числе касающиеся того, каким все же товарным знаком в действительности маркирован ввезенный им товар. В противном случае, сообщаемые им сведения о товарном знаке не соответствовали бы действительности, и это означало бы недостоверное декларирование ответчиком ввозимых им товаров.

Тем не менее, в материалах дела отсутствуют сведения, которые каким-либо образом подтверждали бы факт недостоверного декларирования ответчиком ввозимых им товаров, равно как и тот факт, что такие товары на самом деле маркированы иными товарными знаками, а не знаками "BERGLAND"..

Ссылка заявителя на неправомерность взыскания компенсации признана судом несостоятельной.

Заявленное истцом требование о взыскании с ответчика компенсации вызвано тем, что допущенные ответчиком нарушения вызывают негативные последствия для Истца.

Закон гарантирует правообладателю исключительное право на первое введение в гражданский оборот Российской Федерации товаров, маркированных его товарным знаком, тем самым закон предоставляет правообладателю право извлекать выгоду из такого введения товаров в гражданский оборот.

В то же время, деятельность ответчика существенно препятствует реализации истцом принадлежащих ему и правомочий, нанося тем самым ущерб его законным интересам.

Именно для подобных ситуаций закон позволяет требовать от нарушителя упущенной выгоды в размере, не меньшем, чем доходы, полученные вследствие нарушения права (абз.2 п.2 ст. 15 Гражданского кодекса Российской Федерации). В связи с чем требования истца о взыскании с ответчика компенсации в заявленном размере соответствует положению п. 4 ст. 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Таким образом, фактические обстоятельства, имеющие значение для дела, установлены судом апелляционной инстанции на основании полного, всестороннего и объективного исследования имеющихся в деле доказательств с учетом всех доводов и возражений участвующих в деле лиц, а окончательные выводы суда соответствуют фактическим обстоятельствам и представленным доказательствам, основаны на правильном применении норм материального и процессуального права, в связи с чем у суда кассационной инстанции отсутствуют основания для отмены либо изменения принятого по делу постановления апелляционной инстанции, предусмотренные статьей 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Нарушений норм материального и процессуального права, являющихся основанием для отмены обжалуемых судебных актов, судом кассационной инстанции не установлено.

Иная оценка заявителем жалобы установленных судом фактических обстоятельств дела и толкование положений закона не означает допущенной судом при рассмотрении дела судебной ошибки.

Расходы по уплате государственной пошлины за рассмотрение кассационной жалобы в соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации подлежат отнесению на ее заявителя.

Руководствуясь статьями 284, 286-289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ПОСТАНОВИЛ:

постановление от 01 апреля 2013 года Девятого арбитражного апелляционного суда по делу N А40-107159/11-5-774 оставить без изменения, а кассационные жалобы Arma Leder B.V. (Арма Ледер БиВи) и общества с ограниченной ответственностью "МЕТРО Кэш энд Керри" - без удовлетворения.

Председательствующий судья

О.И. Русакова

Судьи

А.А. Дербенев В.К. Тихонова