Постановление Арбитражного суда Московского округа от 9 сентября 2019 г. N Ф05-3283/19 по делу N А40-43811/2018

г. Москва

9 сентября 2019 г.

Дело N А40-43811/2018

Резолютивная часть постановления объявлена 02.09.2019.

Полный текст постановления изготовлен 09.09.2019.

Арбитражный суд Московского округа

в составе:

председательствующего судьи - Кручининой Н.А.,

судей: Голобородько В.Я., Зверевой Е.А.,

при участии в заседании:

от ОАО "Пласт" - Ханыков А.В., генеральный директор, лично по паспорту;

в/у ОАО "Пласт" - Калмыков А.И. - лично по паспорту;

Соловей Ю.В. - лично по паспорту;

Жирнова О.П. - лично по паспорту;

от Жирнова О.П. - Волчанский М.А. по доверенности от 20.12.2017 77АВ5753713, Уваровский В.В. по доверенности от 20.10.2018 77АВ8885503;

от Мерко И.А. - Уваровский В.В. по доверенности от 12.03.2018 77АВ7385218;

рассмотрев 02.09.2019 в судебном заседании кассационные жалобы ОАО "Пласт" и Соловья Ю.В.

на определение Арбитражный суд города Москвы от 13.03.2019,

принятое судьей Гончаренко С.В.,

и на постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 27.05.2019,

принятое судьями Лапшиной В.В., Клеандровым И.М., Григорьевым А.Н.

по заявлению о включении в третью очередь реестра требований кредиторов ОАО "Пласт" требования Жирнова Олега Петровича в размере 5 000 000 руб.,

в рамках дела о признании несостоятельным (банкротом) ОАО "Пласт",

УСТАНОВИЛ:

решением Арбитражного суда города Москвы от 23.08.2018 ОАО "Пласт" признано несостоятельным (банкротом) по упрощенной процедуре ликвидируемого должника, в отношении него открыта процедура конкурсного производства, конкурсным управляющим утвержден Калмыков Александр Иванович, соответствующие сведения опубликованы 08.09.2018 в газете "КоммерсантЪ" N 163. Признано обоснованным заявление и включены в третью очередь реестра требований кредиторов должника требования Соловья Юрия Васильевича в размере 105 531 383,30 руб.

Постановлением Девятого апелляционного арбитражного суда от 10.12.2018 решение Арбитражного суда города Москвы от 23.08.2018 отменено. Признано обоснованным заявление и включены в третью очередь реестра требований кредиторов должника требования Соловья Юрия Васильевича в размере 105 531 383,30 руб. В отношении ОАО "Пласт" введена процедура наблюдения, временным управляющим утвержден Калмыков А.И., соответствующие сведения опубликованы 08.12.2018 в газете "КоммерсантЪ" N 227.

В Арбитражный суд города Москвы 09.11.2018 поступило заявление Жирнова Олега Петровича о включении в реестр требований кредиторов ОАО "Пласт" требований в размере 5 000 000 руб. составляющих размер компенсации на нарушение исключительных прав на изобретение.

Определением Арбитражного суда города Москвы от 13.03.2019 признаны обоснованными и включены в третью очередь реестра требований кредиторов должника требования Жирнова О.П. в размере 5 000 000 руб. составляющих размер компенсации на нарушение исключительных прав на изобретение.

Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 27.05.2019 определение Арбитражного суда города Москвы от 13.03.2019 оставлено без изменения.

Не согласившись с принятыми судебными актами, ОАО "Пласт" и Соловей Ю.В. обратились в Арбитражный суд Московского округа с кассационными жалобами, в которой, ссылаясь на нарушение норм материального права, неполное выяснение обстоятельств, имеющих значение для дела, несоответствие выводов фактическим обстоятельствам дела и представленным доказательствам, просят обжалуемые судебные акты отменить и принять новый судебный акт об отказе в удовлетворении заявленных требований Жирнова О.П.

В обоснование кассационных жалоб указывается, что судами неправомерно применена статья 1406.1 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) к отношениям, возникшим до введения в действие указанной статьи; не дана оценка доводам о пропуске срока исковой давности; оставлен без рассмотрения вопрос о корпоративном характере требований кредитора; не принят во внимание действующий патент, принадлежащий иностранной компании ("ВАКЕ спол с.р.о."), которая является производителем лекарственного препарата "Аэрус".

Жирновым О.П. представлен отзыв на кассационные жалобы, в котором он, ссылаясь на законность и обоснованность обжалуемых судебных актов, просит отказать в удовлетворении кассационных жалоб.

Временным управляющим должника также представлен отзыв, в котором он указывает на то, что обстоятельства дела исключают возможность включения компенсационных требований Жирнова О.П. в реестр требований кредиторов должника. В порядке статьи 279 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации отзывы приобщены судом к материалам дела.

В судебном заседании генеральный директор ОАО "Пласт", временный управляющий должника Калмыков А.И. и конкурсный кредитор Соловей Ю.В. поддержали изложенные в кассационных жалобах доводы, просили обжалуемые судебные акты отменить.

Жирнов О.П. и его представители возражали против удовлетворения кассационной жалобы.

Изучив материалы дела, выслушав лиц, участвующих в споре, и их представителей, обсудив доводы кассационной жалобы и возражения, проверив в порядке статей 284, 286-288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации законность обжалуемых судебных актов, судебная коллегия суда кассационной инстанции пришла к следующим выводам.

В соответствии со статьей 32 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" (далее - Закон о банкротстве) и с частью 1 статьи 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации дела о несостоятельности (банкротстве) рассматриваются арбитражным судом по правилам Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации с особенностями, установленными федеральными законами, регулирующими вопросы несостоятельности (банкротства).

Обращаясь в суд с рассматриваемым заявлением, Жирнов О.П. в обоснование заявленных требований указал на то, что ОАО "Пласт" в период с 2012 по 2015 гг. незаконно использовало принадлежащее Жирнову О.П. без его согласия изобретение, охраняемое патентом Российской Федерации N 2054180, путем ввоза на территорию Российской Федерации через своих агентов лекарственного препарата "Аэрус", его таможенного декларирования и продажи. Ссылаясь на положения статьи 1406.1 ГК РФ, Жирнов О.П. просил включить в реестр требований кредиторов должника компенсацию за нарушение исключительных прав на указанное изобретение в размере 5 000 000 руб.

Удовлетворяя заявление Жирнова О.П., суд первой инстанции исходил из того, что заявленные требования подтверждены документально, в том числе представленными в ходе судебного заседания представителем Жирнова О.П. копиями определения Арбитражного суда города Москвы от 24.01.2019 по настоящему делу, которым включены в реестр требований кредиторов должника требования ООО "РусБиомед" в размере 173 819,67 руб., отчета о патентных исследованиях N 2054180 от 04.03.2019, договора займа N 0504-ДЗ от 05.04.2010, агентского договора от 07.04.2016.

Указанные обстоятельства, по мнению суда первой инстанции, являются достаточными и подтверждают наличие обязательств должника перед Жирновым О.П.

Отказывая в применении срока исковой давности по заявлению ОАО "Пласт", суд первой инстанции исходил из того, что трехлетний срок исковой давности не пропущен, поскольку срок исчисляется с момента, когда Жирнов О.П. узнал о нарушении своего права - то есть с момента передачи лекарственного средства "Аэрус" на хранение ООО "РусБиомед" (2016 год).

Суд апелляционной инстанции согласился с выводами суда первой инстанции.

Поддерживая выводы суда первой инстанции о соблюдении срока исковой давности, апелляционный суд указал на заключенный между ОАО "Пласт" и ООО "РусБиомед" агентский договор от 07.04.2016, в соответствии с которым агент обязуется осуществлять юридические и фактические действия, связанные с лекарственным средством "Аэрус". Так, по поручению принципала агент принял на хранение 65 500 упаковок указанного лекарственного препарата (поручение N 1 от 07.04.2016). Согласно Акту приема-передачи от 12.04.2016 указанное лекарственное средство было передано для хранения, а согласно акту приема-передачи от 30.11.2016 возвращено должнику.

В связи с изложенным, суды пришли к выводу о том, что срок давности исчисляется с даты принятия на хранение спорного лекарственного препарата (07.04.2016).

При этом суд апелляционной инстанции указал, что применение положений статьи 1406.1 ГК РФ к рассматриваемым правоотношениям правомерно, поскольку в отношении пунктов 1, 2 формулы спорного изобретения нарушение происходило также в 2016 году при передаче лекарственного средства на хранение ООО "РусБиомед".

Заявленные компенсационные требования в размере 5 000 000 руб. суды сочли обоснованными, принимая во внимание стоимость лекарственного препарата "Аэрус" согласно представленным чекам, совокупная розничную стоимость переданного на хранение лекарственного средства "Аэрус" в количестве 65 500 шт., стандартное вознаграждение патентообладателя (не менее 10% от розничной стоимости используемых лекарств).

При этом апелляционным судом были отклонены доводы касательно корпоративного характера заявленных требований, которые сводились к тому, что Жирнов О.П. еще с 02.05.2012 должен был знать о производстве препарата "Аэрус" чешской компанией "ВАКЕ спол с.р.о.". Как указал суд, заявленные доводы не опровергаются установленными по делу обстоятельствами.

Вместе с тем, судами первой и апелляционной инстанций не учтено следующее.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 ГК РФ гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если названным Кодексом не предусмотрено иное. Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением). Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных названным Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными названным Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную названным Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается этим Кодексом.

В силу пункта статьи 1358 ГК РФ патентообладателю принадлежит исключительное право использования изобретения, полезной модели или промышленного образца в соответствии со статьей 1229 названного Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец), в том числе способами, предусмотренными пунктом 2 этой статьи. Патентообладатель может распоряжаться исключительным правом на изобретение, полезную модель или промышленный образец.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1358 ГК РФ использованием изобретения, полезной модели или промышленного образца считается: 1) ввоз на территорию Российской Федерации, изготовление, применение, предложение о продаже, продажа, иное введение в гражданский оборот или хранение для этих целей продукта, в котором использованы изобретение или полезная модель, либо изделия, в котором использован промышленный образец; 2) совершение действий, предусмотренных подпунктом 1 названного пункта, в отношении продукта, полученного непосредственно запатентованным способом. Если продукт, получаемый запатентованным способом, является новым, идентичный продукт считается полученным путем использования запатентованного способа, поскольку не доказано иное; 3) совершение действий, предусмотренных подпунктом 1 названного пункта, в отношении устройства, при функционировании (эксплуатации) которого в соответствии с его назначением автоматически осуществляется запатентованный способ; 4) совершение действий, предусмотренных подпунктом 1 настоящего пункта, в отношении продукта, предназначенного для его применения в соответствии с назначением, указанным в формуле изобретения, при охране изобретения в виде применения продукта по определенному назначению; 5) осуществление способа, в котором используется изобретение, в том числе путем применения этого способа.

Изобретение признается использованным в продукте или способе, если продукт содержит, а в способе использован каждый признак изобретения, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы изобретения, либо признак, эквивалентный ему и ставший известным в качестве такового в данной области техники до даты приоритета изобретения (пункт 3 статьи 1358 ГК РФ).

При этом следует отметить, что при установлении факта использования изобретения в продукте или способе подлежит применению пункт 3 статьи 1358 ГК действующий в той редакции, которая действовала на дату нарушения исключительных прав на изобретение.

Если при использовании изобретения или полезной модели используется также каждый признак, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы другого изобретения, либо признак, эквивалентный ему и ставший известным в качестве такового в данной области техники до даты приоритета другого изобретения, либо каждый признак, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы другой полезной модели, а при использовании промышленного образца каждый существенный признак другого промышленного образца или совокупность признаков другого промышленного образца, производящая на информированного потребителя такое же общее впечатление, какое производит промышленный образец, при условии, что изделия имеют сходное назначение, другое изобретение, другая полезная модель или другой промышленный образец также признаются использованными (пункт 4 статьи 1358 ГК РФ).

Аналогичная позиция изложена в пункте 26 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015, в соответствии с которым для установления факта использования изобретения необходимо установить использование каждого, а не отдельного признака изобретения, приведенного в независимом пункте содержащейся в патенте формулы изобретения.

При установлении использования изобретения или полезной модели толкование формулы изобретения или полезной модели осуществляется в соответствии с пунктом 2 статьи 1354 ГК РФ.

Исходя из предмета и оснований заявленного иска, Жиров О.П. должен был доказать факт принадлежности ему исключительного права на изобретение и факт нарушения должником указанного права, а должник представить доказательства того, что его действия не нарушили исключительное право истца на изобретение.

Установление указанных обстоятельств является существенным для дела, от них зависит правильное разрешение спора. При этом вопрос оценки представленных на разрешение спора доказательств на допустимость, относимость и достаточность является компетенцией суда, разрешающего спор.

Как неоднократно указывал суд высшей судебной инстанции (Определения Верховного Суда Российской Федерации от 13.09.2016 N 305-ЭС16-7224 и от 15.08.2016 N 305-ЭС16-7224) вопросы о наличии у истца исключительного права и об использовании его ответчиком (нарушении ответчиком исключительного права) являются вопросами факта, которые устанавливаются в судах первой и апелляционной инстанций в пределах полномочий, предоставленных им Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации, на основании исследования и оценки представленных сторонами в обоснование своих требований и возражений доказательств.

В пункте 26 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 22.06.2012 N 35 "О некоторых процессуальных вопросах, связанных с рассмотрением дел о банкротстве" разъяснено, что в силу пунктов 3 - 5 статьи 71 и пунктов 3 - 5 статьи 100 Закона о банкротстве проверка обоснованности и размера требований кредиторов осуществляется судом независимо от наличия разногласий относительно этих требований между должником и лицами, имеющими право заявлять соответствующие возражения, с одной стороны, и предъявившим требование кредитором - с другой стороны.

При установлении требований кредиторов в деле о банкротстве судам следует исходить из того, что установленными могут быть признаны только требования, в отношении которых представлены достаточные доказательства наличия и размера задолженности.

Таким образом, в деле о банкротстве включение задолженности в реестр требований кредиторов должника возможно только в случае установления действительного наличия обязательства у должника перед кредитором, которое подтверждено соответствующими доказательствами.

В обоснование заявленных требований Жирнов О.П., указывая на нарушение его интеллектуальных прав путем ввоза на территорию Российской Федерации и продажи лекарственного препарата "Аэрус", в качестве подтверждения нарушения представил в материалы дела сведения о патенте Российской Федерации N 2054180 "Способ лечения вирусных респираторных инфекций", фотографии упаковки лекарственного препарата "Аэрус".

Вместе с тем, на представленной упаковке товара видно, что производителем лекарственного средства "Аэрус" (аэрозоль для ингаляций дозированный) является иностранная компания "ВАКЕ спол с.р.о." Чешская Республика. Владелец регистрационного удостоверения: ОАО "Пласт", Россия. Регистрационное удостоверение N ЛСР 000280/10 от 25.01.2010. Дата производства 01.2012 и 07.2014 (л.д. 10-11 т. 1).

При этом временным управляющим должника в материалы дела также представлены фотографии упаковки лекарственного средства "Аэрус", производимо упомянутой иностранной компанией, которая идентична той, что представлена Жировым О.П. в обоснование факта нарушения исключительных прав на патент.

Материалами дела подтверждается, что лекарственное средство с наименованием "Аэрус" выпускается иностранной компанией "ВАКЕ спол с.р.о." (Чешская республика), имеются сведения о выпуске в 2012 году в гражданский оборот указанного препарата (л.д. 72, т. 1).

Кроме того, при рассмотрении в Суде по интеллектуальным правам дела N СИП-864/2014 решением от 31.07.2015, оставленным без изменения постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 23.11.2015, было установлено, что иностранной компании "ВАКЕ спол с.р.о." принадлежит исключительное право на изобретение "Аэрозольный препарат на основе апротинина для лечения респираторных инфекций" по патенту Российской Федерации N 2425691.

При этом Судом по интеллектуальным правам установлено, что с заявкой на выдачу указанного патента в Роспатент первоначально обращалось ОАО "Пласт", которое впоследствии передало право на получение патента иностранной компании "ВАКЕ спол с.р.о.".

Суд округа принимает во внимание, что доказательств того, что названный патент Российской Федерации N 2425691 на изобретение в установленном законом порядке был оспорен, в материалы дела не представлено.

Между тем, в материалах дела имеются документы, подтверждающие действия ОАО "Пласт", направленные на приобретение и реализацию именно лекарственного средства "Аэрус" производства иностранной компании "ВАКЕ спол с.р.о.": агентский договор от 28.09.2011, заключенный между ОАО "Пласт" и ООО "Русофарм" (агент), в соответствии с которым агент осуществляет фактические и юридические действия по ввозу и реализации на территории Российской Федерации лекарственного средства "Аэрус" (аэрозоль для ингаляций дозированный, баллон аэрозольный металлический (алюминиевый) с клапаном дозирующего действия 250 доз 20 мл) чешкой компании "WAKE spol s.r.o." (л.д. 111-114, т. 1); письмо Росздравнадзора от 11.09.2012 N 04-15166/12, подтверждающее выпуск в гражданский оборот лекарственного препарата "Аэрус" производства иностранной компании "ВАКЕ спол с.р.о." в количестве 91 500 уп., заявитель ООО "Русофарм" (л.д. 72, т. 1), инструкции по медицинскому применению "АЭРУС" (регистрационный номер ЛСР-000280/10 от 25.01.2010) в качестве производителя указана чешская компания "WAKE spol s.r.o.".

Кроме того, суды первой и апелляционной инстанций, вменяя факт правонарушения со стороны должника исключительных прав на изобретение по патенту Российской Федерации N 2054180, сослались на факт передачи на хранение лекарственного средства "Аэрус" серии А01131 в рамках исполнения агентского договора от 07.04.2016 в период с 07.04.2016 по 30.11.2016, который был впоследствии утилизирован в соответствии с условиями указанного договора, о чем был составлен акт от 10.11.2016 N 2.

В то время как исключительное право Жирнова О.П. на изобретение прекратилось 21.08.2016 в связи с истечением срока действия патента Российской Федерации N 2054180.

Следовательно, в случае установления факта нарушения должником исключительных прав на указанный патент Жирнов О.П. имел право требовать до указанной даты выплаты компенсации.

Включение в реестр требований кредиторов по своей правовой природе является исковым заявлением о привлечении нарушителя исключительных прав на объект интеллектуальной деятельности, удовлетворение таких требований возможно при доказанности фата принадлежности заявителю объекта интеллектуальной деятельности, нарушения его исключительных прав и мотивированных пояснений относительно заявленной ко взысканию суммы компенсации.

Так, согласно разъяснениям, данным в пункте 123 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского Кодекса Российской Федерации" (далее - постановление Пленума от 23.04.2019 N 10), в силу пункта 1 статьи 1358 ГК РФ патентообладателю принадлежит исключительное право использования изобретения, полезной модели или промышленного образца в соответствии со статьей 1229 ГК РФ любым не противоречащим закону способом (исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец).

Перечень способов использования изобретения, полезной модели или промышленного образца, то есть перечень правомочий, входящих в состав исключительного права, приведенный в пункте 2 статьи 1358 ГК РФ, не является исчерпывающим.

При этом изобретение признается использованным в продукте или способе, если продукт содержит, а в способе использован каждый признак изобретения, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы изобретения, либо признак, эквивалентный ему и ставший известным в качестве такового в данной области техники до даты приоритета изобретения.

Использование без согласия патентообладателя лишь отдельных признаков изобретения или полезной модели, приведенных в независимом пункте, или не всех существенных признаков промышленного образца, а равно не всей совокупности признаков промышленного образца, производящих на информированного потребителя такое же общее впечатление, исключительное право патентообладателя не нарушает.

Наличие в продукте, способе, изделии ответчика дополнительных признаков, помимо признаков изобретения или полезной модели, приведенных в независимом пункте формулы, или всех существенных признаков промышленного образца, а равно всей совокупности признаков промышленного образца, производящих на информированного потребителя такое же общее впечатление, не может служить основанием для вывода об отсутствии использования изобретения, полезной модели, промышленного образца.

Следует учитывать, что исключительным правом на изобретение, полезную модель или промышленный образец охватывается использование их непосредственно в продукте, способе или изделии соответственно, но не в документации (в том числе проектной) на изготовление находящегося в процессе разработки продукта или изделия, осуществление способа. Нарушением будет являться совершение действия, необходимого для осуществления хотя бы одной из стадий производства с применением указанной документации.

В пункте 125 постановления Пленума от 23.04.2019 N 101 разъяснено, что при наличии двух патентов с разными датами приоритета, выданных на идентичные изобретения, полезные модели и промышленные образцы либо на изобретения, отличающиеся только эквивалентными признаками, до признания в установленном порядке недействительным патента с более поздней датой приоритета действия обладателя данного патента по его использованию не могут быть расценены в качестве нарушения патента с более ранней датой приоритета.

Если в независимом пункте формулы патента ответчика, помимо всех признаков независимого пункта формулы патента истца (для изобретений также эквивалентных), имеются и иные признаки, то изобретение, полезная модель или промышленный образец ответчика с учетом пункта 1 статьи 1358.1 ГК РФ являются зависимыми, а следовательно, в силу пункта 2 данной статьи действия ответчика по использованию патента истца без согласия последнего (даже если он одновременно использует свой патент) могут быть признаны нарушением исключительного права истца вне зависимости от того, был ли патент ответчика признан недействительным в установленном порядке.

Следует отметить, что статья 1358.1 ГК РФ введена Федеральным законом от 12.03.2014 N 35-ФЗ "О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского Кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации" и подлежит применению к правоотношениям возникшим после 01.10.2014.

Между тем в заявлении Жирнов О.П. указывал на факт нарушения его исключительных прав должником в период с 2012 по 2015 годы, указав в качестве способа нарушения его прав ввоз через агентов в Российскую Федерацию, таможенное оформление и продажу лекарственного средства "Аэрус" со ссылками на доказанность этого факта упаковками этого лекарственного средства.

Однако на представленных упаковках этого лекарственного средства имеется указание на производителя - чешкую компанию "WAKE spol s.r.o.".

Из материалов дела не следует, что Жирновым О.П. были изменены предмет или основания заявленного иска.

В то время как от установления даты совершения правонарушения зависит применение норм материального права, подлежащее применению для разрешения спора по существу.

Фактически суды по собственной инициативе установили факт нарушения должником исключительных прав Жирнова О.П. на изобретение по патенту Российской Федерации N 2054180 путем передачи лекарственного средства на хранение по агентскому договору от 07.04.2016, в то время как такие требования в исковом заявлении не заявлены.

Следует отметить, что согласно разъяснениям, данным в пункте 156 постановления Пленума от 23.04.2019 N 10 хранение или перевозка товара без цели введения в гражданский оборот на территории Российской Федерации, не нарушают исключительное право правообладателя.

Доводы должника о том, что предметом введения в гражданский оборот являлось лекарственное средство "Аэрус", производителем которого являлась чешкая компания "WAKE spol s.r.o.", являющаяся правообладателем своего собственного патента Российской Федерации N 2425691, выданного по заявке от 15.07.2010 N 2010129216/15, который является действующим (пошлина уплачена до 15.07.2020), как и доводы о том, что Жирнов О.П. является соавтором этого патента, не получили правовой оценки судов.

Следует отменить, что согласно открытым сведениям Роспатента правообладателем патента Российской Федерации N 2425691 является акционерное общество "Биннофарм", о чем 19.09.2017 внесена соответствующая запись в Государственный реестр изобретений.

Данные обстоятельства не получили правовой оценки, в то время как это имеет существенное значения для правильного рассмотрения спора по существу.

Сведений о том, что патент Российской Федерации N 2425691, выданный по заявке от 15.07.2010 N 2010129216/15, признан недействительным в материалах дела и открытых источниках не имеется

Согласно пункту 2 статьи 1354 ГК РФ содержащаяся в патенте формула определяет объем охраны интеллектуальных прав на изобретение или полезную модель.

В судебных актах отсутствуют выводы судов о том, что им установлены существенные признаки независимых пунктов формулы изобретения по патенту Российской Федерации N 2054180 и эти существенные признаки содержатся в лекарственном средстве "Аэрус" или способе его изготовления, который был передан на хранение, поскольку именно этот способ использования изобретения вменен судами в качестве нарушения прав Жирнова О.П. на изобретение по указанному патенту.

Более того, суды не установили существенные признаки независимые пунктов формулы изобретения по патенту Российской Федерации N 2425691, их соотношение с патентом Российской Федерации N 2054180, и введенным в гражданский оборот лекарственным средством "Аэрус".

Без установления этих обстоятельств невозможно сделать вывод о нарушении исключительных прав правообладателя по патенту Российской Федерации N 2054180 исходя из заявленного требования.

Судебная патентная экспертиза не назначалась судом.

В то время как для установления названных обстоятельств требуются специальные познания, в том числе в области патентоведения.

Таким образом, с учетом изложенных обстоятельств выводы судов первой и апелляционной инстанции о доказанности факта нарушения ОАО "Пласт" исключительных прав Жирнова О.П. на изобретение по патенту Российской Федерации N 2054180 путем ввоза, хранения и продажи лекарственного средства "Аэрус" являются преждевременными.

Следует отметить, что именно Жирнов О.П. обязан доказать факт нарушения своих исключительных прав. В том числе доказать факт ввоза, продажи и хранения должником лекарственного средства "Аэрус", а также наличие в указанном препарате всех существенных признаков независимых пунктов формулы изобретения по патенту Российской Федерации N 2054180 либо каждого признака, эквивалентного ему и ставшего известным в качестве такового в данной области техники до даты приоритета этого патента, а также не использование в указанном средстве патента Российской Федерации N 2425691 либо обстоятельства того, что этот патент является зависимым по отношении к патенту, правообладателем которого он является.

Согласно разъяснениям, данным в абзаце втором пункта 24 постановления Пленума от 23.04.2019 N 10, Федеральным законом от 12.03.2014 N 35-ФЗ "О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации" (далее - Федеральный закон N 35-ФЗ) в часть четвертую ГК РФ внесены изменения. При этом в силу статьи 4 ГК РФ и части 7 статьи 7 Федерального закона N 35-ФЗ положения части четвертой ГК РФ (в редакции Федерального закона N 35-ФЗ) применяются к правоотношениям, возникшим после дня вступления в силу данного федерального закона. По правоотношениям, возникшим до дня вступления в силу Федерального закона N 35-ФЗ, положения части четвертой ГК РФ (в редакции этого федерального закона) применяются к тем правам и обязанностям, которые возникли после дня вступления в силу данного федерального закона.

Таким образом, суд кассационной инстанции считает, что применение к спорным правоотношениям норм статьи 1406.1 ГК РФ сделаны без установления всех фактических обстоятельств имеющих существенное значение для рассмотрения настоящего спора по существу.

Суды вменили должнику нарушение исключительных прав на изобретения по патенту Российской Федерации N 2054180, указав на факт передачи на хранение лекарственного средства "Аэрус" - 07.04.2016.

Между тем обстоятельства того была ли связана передача на хранение лекарственного средства "Аэрус" с целью введения его в гражданский оборот, судами не устанавливались.

Обстоятельства ввоза должником на территорию Российской Федерации лекарственного средства "Аэрус", а также его реализации должником не устанавливались (дата совершения нарушения).

Так, в пункте 25 постановление Пленума от 23.04.2019 N 10 разъяснено, что меры ответственности за нарушение прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации применяются исходя из законодательства, действовавшего на момент совершения нарушения.

При рассмотрении дел о признании интеллектуальных прав подлежит применению законодательство, действовавшее на момент возникновения соответствующего права. Так, автор произведения определяется на основе законодательства, действовавшего на момент его создания; автор изобретения, полезной модели, промышленного образца или селекционного достижения - на основе законодательства, действовавшего на дату подачи заявки на выдачу соответствующего патента. На этот же момент учитывается и гражданство автора в случаях, когда это имеет значение для спорных правоотношений (пункт 25 постановления Пленума от 23.04.2019 N 10).

В пункте 56 постановления Пленума от 23.04.2019 N 10 указано на то, что использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации несколькими способами представляет собой, по общему правилу, соответствующее число случаев нарушений исключительного права.

Вместе с тем использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации одним лицом различными способами, направленными на достижение одной экономической цели, образует одно нарушение исключительного права. Например, хранение или перевозка контрафактного товара при условии, что они завершены фактическим введением этого товара в гражданский оборот тем же лицом, являются элементом введения товара в гражданский оборот и отдельных нарушений в этом случае не образуют; продажа товара с последующей его доставкой покупателю образует одно нарушение исключительного права.

В силу пункта 3 статьи 1252 ГК РФ правообладатель в случаях, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации, при нарушении исключительного права имеет право выбора способа защиты: вместо возмещения убытков он может требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Одновременное взыскание убытков и компенсации не допускается.

Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения, при этом правообладатель не обязан доказывать факт несения убытков и их размер.

При заявлении требований о взыскании компенсации правообладатель вправе выбрать один из способов расчета суммы компенсации, указанных в подпунктах 1, 2 и 3 статьи 1301, подпунктах 1, 2 и 3 статьи 1311, подпунктах 1 и 2 статьи 1406.1, подпунктах 1 и 2 пункта 4 статьи 1515, подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 1537 ГК РФ, а также до вынесения судом решения изменить выбранный им способ расчета суммы компенсации, поскольку предмет и основания заявленного иска не изменяются.

Суд по своей инициативе не вправе изменять способ расчета суммы компенсации (пункт 59 постановления Пленума от 23.04.2019 N 10).

Заявляя требование о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда, истец должен представить обоснование размера взыскиваемой суммы (пункт 6 части 2 статьи 131, абзац восьмой статьи 132 ГПК РФ, пункт 7 части 2 статьи 125 АПК РФ), подтверждающее, по его мнению, соразмерность требуемой им суммы компенсации допущенному нарушению, за исключением требования о взыскании компенсации в минимальном размере.

Рассматривая дела о взыскании компенсации, суд, по общему правилу, определяет ее размер в пределах, установленных Гражданским кодексом Российской Федерации (абзац второй пункта 3 статьи 1252).

По требованиям о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей суд определяет сумму компенсации исходя из представленных сторонами доказательств не выше заявленного истцом требования.

Суд определяет размер подлежащей взысканию компенсации и принимает решение (статья 196 ГПК РФ, статья 168 АПК РФ), учитывая, что истец представляет доказательства, обосновывающие размер компенсации (абзац пятый статьи 132, пункт 1 части 1 статьи 149 ГПК РФ, пункт 3 части 1 статьи 126 АПК РФ), а ответчик вправе оспорить как факт нарушения, так и размер требуемой истцом компенсации (пункты 2 и 3 части 2 статьи 149 ГПК РФ, пункт 3 части 5 статьи 131 АПК РФ).

Размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован. При определении размера компенсации суд учитывает, в частности, обстоятельства, связанные с объектом нарушенных прав (например, его известность публике), характер допущенного нарушения (в частности, размещен ли товарный знак на товаре самим правообладателем или третьими лицами без его согласия, осуществлено ли воспроизведение экземпляра самим правообладателем или третьими лицами и т.п.), срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, наличие и степень вины нарушителя (в том числе носило ли нарушение грубый характер, допускалось ли оно неоднократно), вероятные имущественные потери правообладателя, являлось ли использование результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, права на которые принадлежат другим лицам, существенной частью хозяйственной деятельности нарушителя, и принимает решение исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

Указанное выше положение Гражданского кодекса Российской Федерации о снижении размера компенсации может быть применено также в случаях, когда имеют место несколько правонарушений, совершенных одним лицом в отношении одного результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации и составляющих единый процесс использования объекта (например, воспроизведение произведения и последующее его распространение).

Компенсация является мерой ответственности за факт нарушения, охватываемого единством намерений правонарушителя. Если истец-правообладатель обратился в суд с требованием о взыскании компенсации в твердом размере на основании пункта 1 статьи 1301, пункта 1 статьи 1311, пункта 1 статьи 1406.1, подпункта 1 пункта 4 статьи 1515, подпункта 1 пункта 2 статьи 1537 ГК РФ в связи с созданием ответчиком контрафактных экземпляров (товаров), новые требования о взыскании компенсации к тому же лицу в отношении товара из той же партии (тиража, серии и т.п.) не подлежат рассмотрению.

При нарушении одним действием исключительного права на результат интеллектуальной деятельности, принадлежащий нескольким лицам (например, соавторам (статья 1258 ГК РФ) или коллективу исполнителей (статья 1314 ГК РФ), в случае обращения за защитой нарушенного права всех соавторов (соисполнителей) суд определяет общий размер компенсации за допущенное нарушение и распределяет взысканную компенсацию между соистцами применительно к абзацу третьему пункта 3 статьи 1229 ГК РФ - между всеми правообладателями в равных долях, если соглашением между ними не предусмотрено иное.

Если в суд обратился один из соавторов при нераздельном соавторстве (соисполнителей) при отсутствии соответствующей доверенности от других соавторов, с учетом абзаца четвертого пункта 3 статьи 1229, пункта 4 статьи 1258, пункта 3 статьи 1314 ГК РФ суд определяет общий размер компенсации за допущенное нарушение, а также какая доля компенсации применительно к абзацу третьему пункта 3 статьи 1229 ГК РФ причитается истцу. При этом иные соавторы привлекаются к участию в деле судом в качестве третьих лиц, сохраняя право на самостоятельный иск. Соавторы также вправе вступить в дело в качестве соистцов.

Требование о применении мер ответственности за нарушение исключительного права предъявляется к лицу, в результате противоправных действий которого было нарушено исключительное право. В случаях ряда последовательных нарушений исключительного права различными лицами каждое из этих лиц несет самостоятельную ответственность за допущенные нарушения.

В соответствии с пунктом 6.1 статьи 1252 ГК РФ в случае, если одно нарушение исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации совершено действиями нескольких лиц совместно, такие лица отвечают перед правообладателем солидарно.

Положение о солидарной ответственности применяется в случаях, когда нарушение исключительного права имело место в результате совместных действий нескольких лиц, направленных на достижение единого результата. В силу пункта 1 статьи 323 ГК РФ правообладатель вправе требовать уплаты одной компенсации как от всех нарушителей совместно, так и от любого из них в отдельности, причем как полностью, так и в части.

Распределение ответственности лиц, совместно нарушивших исключительное право, друг перед другом по регрессному обязательству производится по правилам пункта 2 статьи 1081 ГК РФ, то есть в размере, соответствующем степени вины каждого из причинителей вреда.

При этом не является обязательным участие в деле в качестве соответчиков всех лиц, последовательно допустивших различные нарушения исключительного права на результат интеллектуальной деятельности (например, выпуск, оптовую реализацию, розничную продажу контрафактных материальных носителей), а также всех нарушителей при совместном нарушении.

Лицо, с которого при отсутствии его вины взысканы убытки или компенсация, а равно у которого изъят материальный носитель, вправе предъявить регрессное требование к лицу, по вине которого первым лицом было допущено нарушение, о возмещении понесенных убытков, включая суммы, выплаченные третьим лицам (пункт 4 статьи 1250 ГК РФ). Положения статьи 1081 ГК РФ в данном случае не подлежат применению.

Суд при рассмотрении дела о нарушении исключительного права по ходатайству ответчика в качестве третьих лиц привлекает к участию в деле лиц, к которым, по мнению ответчика, возможно предъявление регрессного требования. Вместе с тем непривлечение таких лиц к участию в деле о нарушении исключительного права не препятствует предъявлению к ним иска в порядке регресса.

К лицу, неправомерно использовавшему результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации, могут быть применены меры защиты исключительных прав, предусмотренные статьей 1252 ГК РФ. При этом с учетом положений пункта 6.1 статьи 1252 ГК РФ лицо, давшее поручение или задание незаконно использовать результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации, и лицо, исполнившее такое поручение или задание, перед правообладателем отвечают солидарно, за исключением случаев, когда лицо, действовавшее по поручению или заданию, не знало и не должно было знать о нарушении исключительного права правообладателя. Заявленное к такому лицу требование удовлетворению не подлежит, что не исключает возможности применения к нему иных мер защиты исключительного права, перечисленных в пункте 5 статьи 1250 ГК РФ.

Кроме того, в пункте 76 постановления Пленума от 23.04.2019 N 10, указано на то, что в силу пункта 5 статьи 1252 ГК РФ в случае, если судом установлено, что орудия, оборудование или иные средства главным образом используются или предназначены для совершения нарушения исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации, такое оборудование, прочие устройства и материалы по решению суда (в том числе и при отсутствии соответствующего заявления обладателя исключительного права) подлежат изъятию из оборота и уничтожению за счет нарушителя, если законом не предусмотрено их обращение в доход Российской Федерации.

При отсутствии заявления обладателя исключительного права об изъятии из оборота и уничтожении указанных орудий, оборудования или иных средств данный вопрос выносится судом на обсуждение сторон для выяснения обстоятельств их использования.

Данные разъяснения, данные в постановлении Пленума от 23.04.2019 N 10, не были учтены судом апелляционной инстанции при разрешении спора по существу.

Следует отметить, что сведения о ввозе и продажах лекарственного средства "Аэрус" могли быть получены судом по соответствующим ходатайствам от Жирнова О.П. в порядке статьи 66 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, исходя из разъяснений, данных в пункте 124 постановления Пленума от 23.04.2019 N 10, из контролирующих органов порядок ввоза и оборота лекарственных средств.

Таким образом, выводы судов о том, что в настоящем споре подлежит применению статья 1406.1 ГК РФ, также являются преждевременными, поскольку сделаны без установления фактической даты совершения вменяемого ОАО "Пласт" нарушения патентных прав, способа нарушения, что является существенным условием для определения способа защиты прав в рассматриваемом споре.

Суд округа также принимает во внимание доводы кассационных жалоб о корпоративном характере правоотношений кредитора и должника.

Так, в обоснование возражений против заявленных Жирновым О.П. требований указывалось на аффилированность кредитора с должником.

В условиях банкротства должника и конкуренции его кредиторов для предотвращения необоснованных требований к должнику и нарушений тем самым прав его кредиторов к доказыванию обстоятельств, связанных с возникновением задолженности должника, предъявляются повышенные требования.

Рассматривая обособленный спор об установлении требования кредитора при наличии возражений, мотивированных тем, что кредитор является аффилированным с должником лицом, суд в силу положений статей 71 и 100 Закона о банкротстве должен осуществить проверку обоснованности такого требования, установить наличие или отсутствие аффилированности лиц и достаточность доказательств наличия или отсутствия фактических отношений по сделке, а также обоснованность и экономическую целесообразность сделки.

Так Жирнов О.П. является соавтором патента Российской Федерации N 2425691, а также акционером ОАО "Пласт", владеющим 30% акций ОАО "Пластом".

Суд кассационной инстанции обращает внимание, что Закон о банкротстве (абз. восьмой статьи 2 названного Закона) не относит к числу конкурсных кредиторов учредителей (участников) должника по обязательствам, вытекающим из такого участия, поскольку характер обязательств этих лиц непосредственно связан с их ответственностью за деятельность общества в пределах стоимости принадлежащих им долей.

Обязательства должника перед своими учредителями (участниками), вытекающие из такого участия (далее - корпоративные обязательства), носят внутренний характер и не могут конкурировать с внешними обязательствами, то есть с обязательствами должника как участника имущественного оборота перед другими участниками оборота.

Учредители (участники) должника - юридического лица несут риск отрицательных последствий, связанных с его деятельностью. Как следствие, требования таких лиц по корпоративным обязательствам не подлежат включению в реестр требований кредиторов.

При этом закон не лишает их права на удовлетворение своих требований, однако это право реализуется после расчетов с другими кредиторами за счет оставшегося имущества должника (пункт 1 статьи 148 Закона о банкротстве, пункт 8 статьи 63 ГК РФ).

При предоставлении заинтересованным лицом доказательств, указывающих на то, что требование участника вытекает из факта его участия в обществе, признанном банкротом, на такого участника переходит бремя по опровержению соответствующего довода (обзор судебной практики Верховного суда Российской Федерации N 5 (2017), утвержден Президиумом Верховного суда Российской Федерации 27.12.2017).

Однако, судами не была дана оценка указанным возражениям, не устанавливался факт наличия или отсутствия аффилированности кредитора и должника и корпоративности заявленных требований кредитора.

Следует отметить, что сам по себе факт аффилированности не исключает возможности для включения в реестр требования кредиторов должника аффилированного с ним кредитора, при рассмотрении такого требования предъявляются повышенные стандарты доказывания.

В частности, судом на такое лицо может быть возложена обязанность раскрыть разумные экономические мотивы выбора конструкции договорных отношений, привлечения к его исполнению именно аффилированного лица, заключение договора на нерыночных условиях и т.д.

Исключение составляют обстоятельства, позволяющие установить факт корпоративности заявленного требования и создание мнимой задолженности с целью контролирования процедуры банкротства.

В данном случае факт передачи прав Жирновым О.П. на патент Российской Федерации N 2425691 чешкой компании "WAKE spol s.r.o." имеет существенное значения для квалификации спорных правоотношений.

Вышеуказанные обстоятельства предметом надлежащего судебного исследования не являлись.

В силу изложенного заявленные Жирновым О.П. требования в виде включения в реестр требований кредиторов должника компенсации за нарушение патентных прав не могут быть признаны обоснованными.

В соответствии с частью 3 статьи 15 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, принимаемые арбитражным судом решения, постановления, определения должны быть законными, обоснованными и мотивированными.

В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, по результатам рассмотрения кассационной жалобы арбитражный суд кассационной инстанции вправе отменить обжалуемый акт суда первой инстанции и (или) постановление суда апелляционной инстанции полностью или в части и направить дело на новое рассмотрение в соответствующий арбитражный суд, решение, постановление которого отменено или изменено.

Учитывая, что выводы судебных инстанций сделаны при неполном установлении фактических обстоятельств дела, без исследования и надлежащей оценки в совокупности всех представленных доказательств, имеющих значение для правильного разрешения спора, и без надлежащей оценки доводов лиц, участвующих в споре, судебная коллегия суда кассационной инстанции приходит к выводу о необходимости отмены обжалуемых судебных актов и передаче дела на новое рассмотрение в Арбитражный суд города Москвы.

При новом рассмотрении дела суду необходимо учесть изложенное, установить все обстоятельства, входящие в предмет доказывания, для чего исследовать и дать оценку всем доводам участвующих в деле лиц и представленным ими доказательствам; установить дату совершения правонарушения и его способ; обсудить вопрос о назначении по делу судебной патентоведческой экспертизы на предмет установления использования в лекарственном средстве "Аэрус" всех существенных признаков независимых пунктов формулы изобретения либо признаков, эквивалентных ему и ставших известными в качестве таковых в данной области техники до даты приоритета патента Российской Федерации N 2054180, а также наличия или отсутствия в лекарственном средстве "Аэрус" всех существенных признаков независимых пунктов формулы изобретения по патенту Российской Федерации N 2425691, их соотношение (зависимое изобретение), а также рассмотреть вопрос о привлечении к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, правообладателя изобретения по патенту Российской Федерации N 2425691, а также всех лиц, тем или иным образом допустившим нарушение исключительных прав на изобретение по патенту Российской Федерации N 2054180; и с соблюдением требований норм арбитражного процессуального законодательства принять законный, обоснованный и мотивированный судебный акт.

Руководствуясь статьями 284-289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ПОСТАНОВИЛ:

определение Арбитражного суда города Москвы от 13.03.2019 и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 27.05.2019 по делу N А40-43811/2018 отменить, направить обособленный спор на новое рассмотрение в Арбитражный суд города Москвы.

Председательствующий судья

Н.А. Кручинина

Судьи

В.Я. Голобородько Е.А. Зверева