Решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 31 марта 2023 г. по заявке N 2021764009/33 Об оставлении в силе решения Роспатента в отношении товарного знака (знака обслуживания)

Решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 31 марта 2023 г. по заявке N 2021764009/33

Заявка:	2021764009/33
Название:	-
Объект охраны:	товарный знак (знак обслуживания)
Дата обращения:	28.12.2022
Дата коллегии:	20.02.2023
Дата утверждения:	31.03.2023
Заявитель:	Беляева Анна Александровна
Вид обращения:	возражение на решение об отказе в государственной регистрации товарного знака (знака обслуживания)

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс) и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 N 644/261, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за N 59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее - Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 28.12.2022, поданное Индивидуальным предпринимателем Беляевой А.А., Москва (далее - заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке N 2021764009, при этом установлено следующее.

Обозначение "" по заявке N 2021764009, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 01.10.2021, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 03, 05 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 31.08.2022 об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных товаров (далее - решение Роспатента), основанное на заключении по результатам экспертизы, которое мотивировано несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Экспертизой указывалось, что заявленное обозначение сходно до степени смешения:

- со словесными товарными знаками "SYBERRY", "SIBERRY", зарегистрированными на имя "Ай Дабл-ю Ай АГ", Индустриштрассе 13-С, 6304 Цуг, Швейцария, в отношении однородных товаров 03, 05 классов МКТУ (св-ва N 396274 (1), с приоритетом от 21.02.2008, срок действия регистрации продлен до 21.02.2028, N 411313 (2), с приоритетом от 24.09.2007, срок действия регистрации продлен до 24.09.2027, см. открытые реестры http://www1.fips.ru);

- со словесным элементом "EXBERRY" серии (блока) товарных знаков (знаков обслуживания), зарегистрированными на имя "GNT Group B.V.", Industrieweg 26 NL-5731 HR Mierlo, в отношении однородных товаров 03, 05 классов МКТУ (м.р. N 1545353 (3), с конвенционным приоритетом от 20.12.2019, N 1443225 (4), с конвенционным приоритетом от 24.04.2018, N 474808 (5), с приоритетом от 18.01.2012, срок действия регистрации продлен до 23.10.2022, см. открытые реестры https://www.wipo.int/madrid/monitor/en/).

В поступившем возражении и в дополнениях в нему, заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом доводы возражения сводятся к следующему:

- заявитель сократил заявленный перечень товаров, что устранит причины, послужившие основанием для отказа в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака;

- испрашиваемые заявителем товары 03, 05 класса МКТУ отсутствуют в перечне противопоставленных товарных знаков (3-5), а также имеют разное назначение и места распространения товаров;

- товарные знаки (1, 2) не содержат в перечне однородных заявленным товаров, и не являются сходными до степени смешения;

- словесные элементы "Sex" и "Berry" являются лексическими единицами, следовательно, восприятие потребителем данных словесных элементов, вероятнее всего, будет основываться не только на их фонетике и графике, а также и на семантическом значении;

- различие звучания начальных частей сравниваемых обозначений при их фонетическом восприятии является более существенной, поскольку при прочтении обозначений именно начальным частям уделяется особое внимание, нежели конечным звукам;

- последняя буква "Y" в заявленном обозначении "SEXBERRY" выполнена в виде наполненного бокала напитком, что усиливает различие обозначений;

- таким образом, противопоставленные товарные знаки не являются препятствием для регистрации заявленного обозначения ввиду отсутствия сходства между обозначениями и однородности сопоставляемых товаров.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и принять решение о государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров 03 класса МКТУ "гели для массажа, за исключением используемых для медицинских целей; кремы для кожи; кремы косметические; масла косметические; растворы вагинальные для интимной гигиены или в качестве дезодоранта; средства моющие для интимной гигиены немедицинские", товаров 05 класса МКТУ "гели интимные возбуждающие; лубриканты для интимных целей".

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия считает доводы, изложенные в возражении, неубедительными.

С учетом даты (01.10.2021) поступления заявки N 2021764009 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 N 482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный N 38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее - Правила).

В соответствии с подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с пунктом 41 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с положениями пункта 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы. При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Исходя из положений пункта 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение. Графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание. Смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, указанные в пункте 42 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю. При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки. Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

Заявленное обозначение по заявке N 2021764009 представляет собой комбинированное обозначение "", содержащее словесный элемент "SEXBERRY", выполненный заглавными буквами латинского алфавита оригинальным полужирным шрифтом. В букве "Y" изображена волнистая, закрашенная в черный цвет линия. Правовая охрана заявленному обозначению испрашивается в отношении скорректированного заявителем перечня товаров 03, 05 классов МКТУ (смотри перечень в просительной части возражения).

Противопоставленные товарные знаки "SYBERRY", "SIBERRY" по свидетельствам NN 396274 (1), 411313 (2) являются словесными и выполнены заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом. Правовая охрана товарным знакам предоставлена, в том числе, в отношении товаров 03, 05 классов МКТУ.

Противопоставленные знаки по международным регистрациям NN 1545353 (3), 1443225 (4), 474808 (5) представляют собой словесные обозначения "", "EXBERRY", "EXBERRY", выполненные заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом. При этом, словесный элемент "" по международной регистрации N 1545353 выполнен с использованием различных цветов.

Правовая охрана знакам предоставлена на территории Российской Федерации, в том числе, в отношении товаров 03, 05 классов МКТУ.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков (1-5) показал следующее.

В заявленном комбинированном обозначении основным индивидуализирующим элементом является словесный элемент "SEXBERRY", поскольку на него падает в первую очередь внимание потребителя, и он легче запоминается. Изобразительный элемент в заявленном обозначении не является существенным, оригинальным, в силу чего не несёт какой - либо важной функции в знаке. Противопоставленные товарные знаки (1-5) включают в себя словесные элементы "SYBERRY", "SIBERRY", "EXBERRY", которые несут основную индивидуализирующую нагрузку в знаках.

Учитывая изложенное, при определении сходства заявленного обозначения и противопоставленных ему знаков (1-5) за основу должно быть взято сравнение словесных элементов "SEXBERRY" и "SYBERRY", "SIBERRY", "EXBERRY".

По семантическому признаку сходства сопоставляемые обозначения не представляется возможным оценить, поскольку словесные элементы "SEXBERRY" и "SYBERRY", "SIBERRY", "EXBERRY" отсутствуют в словарно-справочных изданиях и являются фантазийными.

Заявленное обозначение имеет прочтение [СЭКСБЕРРИ], словесные элементы противопоставленных товарных знаков (1-5) читаются как [СИБЕРРИ], [СИБЕРРИ], [ЭКСБЕРРИ] в связи с чем с точки зрения фонетического признака сходства названные обозначения являются сходными, поскольку совпадает их звучание. Противопоставленная серия товарных знаков (3-5) со словесным элементом "EXBERRY" полностью фонетически входит в состав заявленного обозначения. В заявленном обозначении "SEXBERRY" и противопоставленных товарных знаках "SYBERRY", "SIBERRY" (1-2) наблюдается одинаковое количество слогов, одинаковое ударение, имеет место тождество начальной буквы "S-", с которой начинается прочтение обозначений, и тождество конечных частей обозначений "-BERRY", отличие составляет всего лишь один звук, что свидетельствует о высокой степени фонетического сходства сравниваемых обозначений.

С точки зрения визуального признака сходства сопоставляемые словесные элементы "SYBERRY" и "SIBERRY", "EXBERRY" являются сходными, поскольку выполнены буквами одного алфавита. Визуальное сравнение словесных элементов свидетельствует о сходном графическом написании большинства букв в сравниваемых обозначениях, в том числе, первой буквы, акцентирующей на себе внимание потребителей, а также о сходной визуальной длине обозначений.

Резюмируя вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о сходстве сопоставляемых знаков и ассоциировании их друг с другом в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Вероятность смешения заявленного обозначения и товарных знаков (1-5) определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров (см. пункт 162 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации").

Анализ однородности испрашиваемых в просительной части возражения товаров 03, 05 классов МКТУ и товаров 03, 05 классов МКТУ, указанных в перечне противопоставленных товарных знаков, показал следующее.

Испрашиваемые товары 03 класса МКТУ "гели для массажа, за исключением используемых для медицинских целей; кремы для кожи; кремы косметические; масла косметические; растворы вагинальные для интимной гигиены или в качестве дезодоранта; средства моющие для интимной гигиены немедицинские" являются однородными товарам 03 класса МКТУ "вазелин косметический; дезодоранты для личного пользования; кремы косметические; кремы косметические отбеливающие; кремы, воски для кожи; лосьоны для косметических целей; маски косметические; масла туалетные; масла, используемые как очищающие средства; масло бергамотовое; масло гаультериевое; масло жасминное; масло лавандовое; масло миндальное; масло розовое; молоко миндальное для косметических целей; мыла; наборы косметические; средства для ухода за кожей косметические; средства косметические; средства моющие [за исключением используемых для промышленных и медицинских целей]" противопоставленного товарного знака (1), товарам 03 класса МКТУ "эфирные масла и ароматические экстракты" противопоставленного товарного знака (3, 4), поскольку относятся к косметическим и санитарно-гигиеническим средствам, препаратам для ухода за лицом, кожей и телом, следовательно, сравниваемые товары соотносятся друг с другом как род-вид, имеют одно назначение, одинаковые каналы реализации (торговые центры, магазины косметики и парфюмерии), один круг потребителей.

Испрашиваемые товары 05 класса МКТУ "гели интимные возбуждающие; лубриканты для интимных целей" являются однородными товарам 05 класса МКТУ "вазелин для медицинских целей; мази; мази для фармацевтических целей; смазки для медицинских целей" противопоставленного товарного знака (1), товарам 05 класса МКТУ "вазелин для медицинских целей; мази; мази для фармацевтических целей; смазки для медицинских целей; смазки для медицинских целей" противопоставленного товарного знака (2), поскольку относятся к препаратам и веществам для медицинских целей, соотносятся друг с другом как род-вид, имеют одинаковое назначение, одинаковые каналы реализации (продаются в аптечных сетях) и один круг потребителей.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о том, что заявленное обозначение является сходным до степени смешения с противопоставленными товарными знаками (1-5) в отношении однородных товаров 03, 05 классов МКТУ. Следовательно, заявленное обозначение по заявке N 2021764009 не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для испрашиваемых товаров 03, 05 классов МКТУ, так как противоречит требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 28.12.2022, оставить в силе решение Роспатента от 31.08.2022.