Ответственность за незаконное использование чужого товарного знака: проблемы и противоречия действующего законодательства (Т.А. Гусева, Т.В. Ищенко, "Судебно-арбитражная практика Московского региона. Вопросы правоприменения", N 5-6, сентябрь-декабрь 2004 г.)

Ответственность за незаконное использование чужого товарного знака:
проблемы и противоречия действующего законодательства

Неотъемлемым элементом рыночной экономики являются средства индивидуализации товаров и услуг. К таковым в соответствии с Гражданским кодексом РФ относятся товарные знаки и знаки обслуживания.

Правовой режим товарных знаков, знаков обслуживания и наименований мест происхождения товаров определяется в Российской Федерации Законом РФ от 23 сентября 1992 г. N 3520-1 "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров", а также Федеральным законом от 11 декабря 2002 г. N 166-ФЗ "О внесении изменений и дополнений в Закон РФ "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров".

Товарный знак (или торговая марка), являясь своеобразным звеном между изготовителем и потребителем, служит активным средством привлечения внимания покупателей к маркируемым товарам и позволяет потребителям выбрать необходимые им товары определенного производителя.

В современном международном бизнесе отмечается возрастающая роль торговых марок и знаков обслуживания в стратегическом управлении интеллектуальной собственностью. Отчасти это связано с тем, что торговые марки имеют неограниченный срок жизни, получение и поддержка правовой охраны дешевле, чем, например, для патентов. Дебаты относительно того, какой вид интеллектуальной собственности - патенты, товарные знаки, объекты авторского права или ноу-хау следует принять в качестве доминирующего в перспективном планировании деятельности фирм, заканчиваются зачастую в пользу торговых марок. Большая буква "М" над ресторанами быстрого обслуживания McDonald's обеспечивает их владельцам целое состояние.

Возрастает интерес к приобретению прав на товарные знаки и в Российской Федерации, что подтверждается ростом количества заявок, поступающих на регистрацию товарных знаков и знаков обслуживания в Патентное ведомство РФ.

Шоколадные "Мишки", молочные "Му-му", шипучий "Буратино"... Вкус, знакомый с детства. "Жигулевское", "Столичная", валидол - тоже знакомые названия. Сегодня эти товарные знаки стоят миллионы долларов и за них идет настоящая война!

В СССР не очень-то заботились о том, кому будут принадлежать торговые марки. Большинство товарных знаков вообще не были ни на кого зарегистрированы.

В общей сложности таких брендов (когда товар с одним названием делали разные производители) было штук 200. Три десятка заводов плавили сырки "Янтарь" и "Дружба", в каждом городе был свой "Детский мир" (сегодня, между прочим, слова "Детский мир" тоже приватизировали).

После принятия в 1992 г. Закона "О товарных знаках..." приватизация брендов прошла по принципу "кто первый встал, того и тапки". Взять то, что плохо лежит, стоило копейки (пошлина за регистрацию товарного знака составляла всего 60 руб.).

Один из самых популярных брендов - "Прима" - принадлежит ассоциации "Табакпром" (24 фабрикам, производящим 80% сигарет на российском рынке). Чтобы получить право на производство "Примы", надо заплатить ассоциации. Бренд "Ява" вместе с заводом приобрела British American Tobacco.

А печенье "Юбилейное" вместе с фабрикой "Большевик" купил "Danone". Так что теперь "Юбилейное" - французский бренд.

В пищевой отрасли все знаки разделены между производителями. Кто-то стал платить за использование марки, кто-то придумал для своих товаров новые названия. Но многие не смирились.

В 1992 г. Самарский пивоваренный завод (ныне - компания "Жигулевское пиво") зарегистрировал товарный знак "Жигулевское". Но пиво под таким же названием варили еще с десяток российских заводов. Они запротестовали. После множества судов и апелляций в конце прошлого года Роспатент разрешил всем желающим производить такое пиво.

Табачные фирмы из Оренбурга готовы судиться по поводу монополизации "Примы". В Ставропольском крае недовольны приватизацией советских кондитерских марок, в Волгоградской области - монополизацией водочных брендов.

Конфликт выходит за пределы России. Например, винная марка "Монастырская изба" зарегистрирована разными компаниями в нескольких странах СНГ. У конфет "Гусиные лапки" и карамели "Снежок" хозяева есть и в России, и на Украине.

За названия "Столичная", "Московская" и др. спорили два предприятия"Союзплодимпорт" и "Союзплодоимпорт" (названия отличаются одной буквой "и" в середине). Первая - старая советская, водочные марки были зарегистрированы на нее как раз для выхода на заграничный рынок. После перестройки она стала частной. Вторая фирма - молодое казенное предприятие при Минсельхозе. Оно в итоге и победило, и водочные бренды вроде как достались государству. Но это только внутри России. На зарубежных рынках имена нашей водки до сих пор принадлежат прежнему владельцу - частной фирме "Союзплодимпорт", сокращенно S.P.I. "Stolichnaya", поступающая за границу, производится на принадлежащем S.P.I. рижском заводе Latvijas Balzams. Наших на Запад не пускают. Они судятся.

Торговая марка (товарный знак) является одним из старейших видов маркировки продукции, помогающих потребителю в его решении о покупке, а изготовителю - в реализации своей продукции и успешном функционировании в условиях рыночной конкуренции.

Товарный знак и знак обслуживания - это обозначения, способные отличать соответственно товары и услуги одних производителей от однородных товаров и услуг других производителей.

Товарные знаки важны как для продавцов, так и для покупателей. Товарный знак является своеобразным символом, указывающим, кто несет за данный товар ответственность. При выборе товара покупатель ориентируется на товарный знак. В случае удовлетворения покупкой в следующий раз он будет руководствоваться просто товарным знаком.

Товарный знак служит нескольким целям. С точки зрения лица, заинтересованного в покупке, он служит ориентиром при выборе того или иного товара. Выбор основывается на ожидаемых свойствах товара, в этом случае функция товарного знака состоит в том, чтобы указывать покупателю на наличие того или иного качества товара.

Другой функцией товарного знака является выделение товара или услуг конкретного производителя из однородных товаров и услуг других производителей. Данную функцию товарный знак может выполнять лишь в том случае, если он обладает "различительной способностью". Потребителю трудно определить конкретного производителя среди многих, если производители имеют похожие символы.

Еще одной немаловажной функцией товарного знака является рекламирование. Товарные знаки благодаря связи с товарами дают обществу информацию о товарах и услугах, помогая стимулировать и сохранять спрос на них, а предприятию и товару обеспечивают широкую известность.

Как уже отмечалось, одним из основных законодательных актов, регулирующих отношения, связанные с правовой охраной товарных знаков, является Закон РФ "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" 1992 г. (с изменениями и дополнениями). В соответствии с этим Законом правовая охрана товарного знака предоставляется на основании его государственной регистрации в Патентном ведомстве России.

Владелец товарного знака имеет исключительное право на пользование и распоряжение товарным знаком, а также право на запрещение его использования другими лицами. Незаконное использование товарного знака или сходного с ним обозначения влечет за собой гражданскую, административную, уголовную ответственность.

Федеральный закон от 11 декабря 2002 г. N 166-ФЗ, изменяющий Закон 1992 г., направлен на совершенствование организационно-правовых условий обеспечения правовой охраны товарных знаков и наименований мест происхождения товаров, на защиту прав владельцев товарных знаков.

В частности, в новой редакции Закон устанавливает, что нарушением исключительного права правообладателя (незаконным использованием товарного знака) признается использование без его разрешения в гражданском обороте на территории Российской Федерации товарного знака или сходного с ним до степени смешения обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, в том числе размещение товарного знака или сходного с ним до степени смешения обозначения:

- на товарах, на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории РФ, либо хранятся и (или) перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию РФ;

- при выполнении работ, оказании услуг;

- на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот;

- в предложениях к продаже товаров;

- в сети Интернет.

Товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно используется товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение, являются контрафактными.

Закон дополнен главой 2.1 "Общеизвестный товарный знак, его правовая охрана", согласно которой некоторые товарные знаки или обозначения могут быть признаны общеизвестными. Внесены изменения в основания для отказа в регистрации товарных знаков. Изменения коснулись также порядка установления приоритета товарного знака.

Так, в соответствии со ст. 19.1 "Общеизвестный товарный знак" по заявлению юридического или физического лица общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком может быть признан товарный знак, охраняемый на территории Российской Федерации на основании его регистрации, товарный знак, охраняемый на территории Российской Федерации без регистрации в соответствии с международным договором РФ, а также обозначение, используемое в качестве товарного знака, но не имеющее правовой охраны на территории России, если такие товарные знаки или обозначение в результате их интенсивного использования стали на указанную в заявлении дату в Российской Федерации широко известны среди соответствующих потребителей в отношении товаров этого лица.

Товарный знак или обозначение не могут быть признаны общеизвестным товарным знаком, если они стали широко известны после даты приоритета тождественного или сходного с ними до степени смешения товарного знака иного лица, который предназначен для использования в отношении однородных товаров.

Общеизвестному товарному знаку предоставляется правовая охрана, предусмотренная Законом для товарного знака.

При признании общеизвестным товарным знаком уже зарегистрированного товарного знака правовая охрана такого общеизвестного товарного знака распространяется также и на товары, не однородные с теми, в отношении которых он признан общеизвестным, при условии, если использование другим лицом этого товарного знака в отношении указанных товаров будет ассоциироваться у потребителей с правообладателем и может ущемить его законные интересы.

Регистрация в Роспатенте товарных знаков и знаков обслуживания, а также составление и подача заявки для такой регистрации начиная с 14 апреля 2003 г. проводится по новым правилам, утвержденным приказом Роспатента от 5 марта 2003 г. N 32.

Появление нового документа обусловлено декабрьскими изменениями в Законе РФ от 23 сентября 1992 г. N 3520-1 "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров".

Правила подробно регламентируют порядок подачи заявки на регистрацию знаков организациями и предпринимателями, новый бланк которой приведен в качестве приложения к правилам. Кроме того, в документе расписан порядок ведения дел по заявке, в частности как патентному ведомству вести переписку с заявителем по поводу регистрации. Устанавливается и порядок проведения экспертизы заявленного знака, обжалования решения экспертизы, публикации сведений о регистрации. В некоторых случаях патентное ведомство может потребовать у заявителя и дополнительные документы - в зависимости от специфики регистрации знака. Например, при регистрации коллективного знака (знака объединения лиц, а не одного лица) в дополнение к заявке нужно представить и устав такого знака.

Если Роспатент принимает положительное решение о регистрации, зарегистрировать знак в реестре он должен в течение месяца со дня получения от заявителя документа об уплате государственной пошлины.

Сущность юридической охраны товарного знака состоит в том, чтобы предоставить его владельцу возможность неограниченного использования знака, исключая из числа пользователей всех других лиц. Право на товарный знак является абсолютным. Никто, кроме управомоченного лица, не может пользоваться знаком. Любое использование знака другими лицами без согласия правообладателя составляет правонарушение.

Следует помнить, что действие права на товарный знак ограничивается:

- перечнем товаров, указанных в свидетельстве,

- территорией страны регистрации,

- сроком, на который данный товарный знак зарегистрирован.

Правовая охрана может быть предоставлена в силу международных договоров Российской Федерации. Так, статьей 6-bis Парижской конвенции предусмотрен льготный режим охраны "общеизвестных" знаков, к которым относятся обозначения, известные широким слоям потребителей благодаря большому объему их использования и интенсивной рекламе. Например, к общеизвестным относится знак "McDonald's", на рекламу которого в 1974-1979 гг. фирма затратила 57 млн. долл. "Общеизвестные" знаки охраняются без регистрации, а в некоторых странах этим знакам предоставляется правовая охрана, выходящая за рамки тех товаров, для которых эти знаки используются.

Определяя роль и место конкретного изготовителя на рынке, гарантируя качество продукции, товарный знак приобретает большую экономическую ценность, превращаясь в средство, способное не только информировать широчайшие круги потребителей, но и вырабатывающее у них автоматизм в приобретении товара определенного изготовителя.

Предупредительная маркировка. Владелец товарного знака имеет право проставлять рядом с товарным знаком предупредительную маркировку, указывающую на то, что применяемое обозначение является зарегистрированным в Российской Федерации товарным знаком.

Предупредительная маркировка представляет собой специальное обозначение, свидетельствующее о том, что товарный знак охраняется, следовательно, это гарантирует покупателю приобретение товара именно того производителя, на которого он рассчитывает.

В соответствии со ст. 24 Закона правообладатель товарного знака может проставлять рядом с товарным знаком предупредительную маркировку в виде латинской буквы "R" или латинской буквы "R" в окружности (R), либо словесного обозначения "товарный знак" или "зарегистрированный товарный знак", указывающего на то, что применяемое обозначение является товарным знаком, зарегистрированным в РФ. Следует иметь в виду, что незаконное использование предупредительной маркировки в отношении незарегистрированного товарного знака влечет за собой уголовную ответственность в соответствии со ст. 180 УК РФ.

Установление административной ответственности за незаконное использование товарного знака является новеллой законодательства. Незаконное использование чужого товарного знака, знака обслуживания, наименования места происхождения товара или сходных с ними обозначений для однородных товаров влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от пятнадцати до двадцати МРОТ с конфискацией предметов, содержащих незаконное воспроизведение товарного знака, знака обслуживания, наименования места происхождения товара; на должностных лиц - от тридцати до сорока МРОТ с конфискацией предметов, содержащих незаконное воспроизведение товарного знака, знака обслуживания, наименования места происхождения товара; на юридических лиц - от трехсот до четырехсот МРОТ с конфискацией предметов, содержащих незаконное воспроизведение товарного знака, знака обслуживания, наименования места происхождения товара.

Таким образом, объектом правонарушения по ст. 14.10 КоАП РФ выступают экономические права и интересы граждан, интересы предпринимателей, экономические интересы государства, предусмотренные Законом "О товарных знаках...". С объективной стороны правонарушение характеризуется активным противоправным действием и выражается в незаконном использовании чужого товарного знака, знака обслуживания, наименования места происхождения товара или сходных с ним обозначений для однородных товаров. С субъективной стороны правонарушение может быть совершено только умышленно: лицо знает и осознает, что использует чужой товарный знак, однако желает этого. Субъект - физическое лицо, должностное лицо, юридическое лицо.

В соответствии со ст. 23.1 КоАП РФ судьи уполномочены рассматривать дела об административных правонарушениях, предусмотренных ст. 14.10 КоАП РФ. Должностные лица органов государственной инспекции по торговле, качеству товаров и защите прав потребителей составляют протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных, в том числе, ст. 14.10 КоАП РФ.

Представляется необходимым разграничить состав административного и уголовного деяния, связанного с незаконным использованием товарного знака.

Уголовная ответственность до внесения изменений в Уголовный кодекс наступала при неоднократности указанных в ст. 180 УК РФ действий и причинении ими крупного ущерба. Понятие крупного ущерба в рассматриваемой статье законодателем не определено. Представляется, что решающим для определения наличия такого ущерба является его стоимостное выражение.

Согласно ч. 1 ст.180 УК РФ незаконное использование чужого товарного знака, знака обслуживания, наименования места происхождения товара или сходных с ними обозначений для однородных товаров, если это деяние совершено неоднократно или причинило крупный ущерб, - наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо обязательными работами на срок от ста восьмидесяти до двухсот сорока часов, либо исправительными работами на срок до двух лет.

Согласно ч. 2 той же статьи незаконное использование предупредительной маркировки в отношении не зарегистрированного в Российской Федерации товарного знака или наименования места происхождения товара, если это деяние совершено неоднократно или причинило крупный ущерб, - наказывается штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, либо обязательными работами на срок от ста двадцати до ста восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года.

По части третьей деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, - наказываются штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет, либо арестом на срок от четырех до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до пяти лет.

Лицо, незаконно использующее зарегистрированное наименование места происхождения товара или сходное с таким наименованием обозначение, обязано по требованию обладателя свидетельства на право пользования наименованием места происхождения товара, государственного органа, прокурора или общественной организации:

- прекратить его использование, а также возместить причиненные убытки в соответствии с гражданским законодательством;

- опубликовать судебное решение в целях восстановления деловой репутации потерпевшего;

- удалить с контрафактных товаров, этикеток, упаковок незаконно используемое наименование места происхождения товара или сходное с ним до степени смешения обозначение либо уничтожить контрафактные товары, этикетки, упаковки в случае невозможности удаления с них незаконно используемого наименования места происхождения товара или сходного с ним до степени смешения обозначения.

Правообладатель и обладатель свидетельства на право пользования наименованием места происхождения товара вместо требования о взыскании причиненных убытков вправе требовать от лица, незаконно использующего товарный знак или наименование места происхождения товара, выплаты определяемой судом денежной компенсации в размере от 1 тыс. до 50 тыс. МРОТ, установленных федеральным законом.

Лицо, производящее предупредительную маркировку по отношению к незарегистрированному в России товарному знаку или наименованию места происхождения товара, несет ответственность в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

Разграничение административного и уголовного составов до принятия поправок к УК РФ (Федеральные законы от 8 декабря 2003 г. N 162 и 8 декабря 2003 г. N 169) осуществлялось по признакам объективной стороны: ст. 180 УК предусматривала ответственность за незаконное использование чужого товарного знака, знака обслуживания, наименования места происхождения товара или сходных с ними обозначений для однородных товаров, если это деяние совершено неоднократно или причинило крупный ущерб. При этом согласно ст. 16 УК РФ под неоднократностью следовало понимать "совершение двух или более преступлений, предусмотренных одной статьей или частью статьи настоящего Кодекса".

Федеральным законом от 8 декабря 2003 г. N 162-ФЗ "О внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс РФ" ст. 16 УК РФ "Неоднократность" была признана утратившей силу. Из всех составов Особенной части УК РФ был исключен такой признак, как совершение деяния "неоднократно". Например, п. "а" ч. 2 ст. 179 УК РФ до внесения изменений и дополнений предусматривал ответственность за принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения, совершенное неоднократно. В новой редакции п. "а" ч. 2 ст. 179 УК РФ утратил силу.

Однако необходимо отметить, что нормы об ответственности за незаконное использование чужого товарного знака изменения не коснулись. Диспозиция ст. 180 УК по-прежнему содержит указание на такой признак объективной стороны состава преступления, как "неоднократность". Подобную конструкцию уголовно-правовой нормы можно оценивать двояко: как недоработку законодателя или как акцент на разграничении административного и уголовного составов незаконного использования чужого товарного знака и на особой общественной опасности рассматриваемого деяния, совершенного "неоднократно", т.е. "в отношении различных (двух или более) объектов или партий объектов, образующих единое целое, либо с использованием двух или более чужих товарных знаков".*(1)

На наш взгляд, действующая редакция ст. 180 УК РФ противоречит общему смыслу изменений и дополнений в УК РФ от 08.12.03, в целом направленных на гуманизацию уголовного законодательства. Кроме того, нарушается принцип единообразия конструкций уголовно-правовых норм.

Представляется целесообразным выделить два значения признака неоднократности в ранее действовавшей редакции ст. 180 УК РФ:

- как признак, разграничивающий деяния, ответственность за которые предусмотрена УК РФ и КоАП РФ. В данном значении с учетом "президентских" поправок неоднократность из диспозиции ст. 180 УК РФ следует исключить, оставив в качестве разграничительного признака лишь указание на последствия в виде "крупного ущерба". Аналогичное конструирование уголовного и административного составов, в частности, можно увидеть на примере ст. 176 УК РФ и ст.14.11 КоАП РФ "Незаконное получение кредита". Разграничительным признаком указанных составов также является наличие в УК РФ последствий общественно опасного деяния в форме "крупного ущерба";

- как признак объективной стороны преступления, характеризующий особую общественную опасность совершенного "неоднократно" деяния. В данном значении неоднократность" может быть включена в ч. 3 ст. 180 УК РФ, предусматривающую квалифицированные составы незаконного использования чужого товарного знака и повышенный размер санкции, в следующей формулировке: "в отношении двух или более объектов или партий объектов, а равно использование двух или более чужих товарных знаков".

Аналогичные изменения предлагается внести и в ч. 2 ст. 180 УК РФ, предусматривающую ответственность за незаконное использование предупредительной маркировки в отношении незарегистрированного в Российской Федерации товарного знака или наименования места происхождения товара, если это деяние совершено неоднократно либо причинило крупный ущерб.

Подводя итог проведенному анализу, предлагаем авторскую редакцию ст. 180 УК РФ "Незаконное использование товарного знака":

1. Незаконное использование чужого товарного знака, знака обслуживания, наименования места происхождения товара или сходных с ними обозначений для однородных товаров, если это деяние причинило крупный ущерб, - наказывается ... (санкцию сохранить без изменений).

2. Незаконное использование предупредительной маркировки в отношении не зарегистрированного в Российской Федерации товарного знака или места происхождения товара, если это деяние причинило крупный ущерб, - наказывается... (санкцию охранить без изменений)

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные:

а) группой лиц по предварительному сговору;

б) организованной группой;

в) в отношении двух или более объектов или партий объектов, а равно использование двух или более чужих товарных знаков, - наказывается.... (санкцию сохранить без изменений).

Т.А. Гусева,

доцент кафедры гражданского права и процесса Орловского ГТУ,

кандидат юрид. наук

Т.В. Ищенко,

кандидат юрид. наук

"Судебно-арбитражная практика Московского региона. Вопросы правоприменения", N 5-6, сентябрь-декабрь 2004 г.

-------------------------------------------------------------------------

*(1) Комментарий к Уголовному кодексу РФ / Под общ. ред. В.М. Лебедева и Ю.И. Скуратова. М.: НОРМА, 2002. С. 458.