Постановление Федерального арбитражного суда Московского округа от 19 ноября 2004 г. N КА-А40/10573-04 В соответствии с нормами законодательства о товарных знаках не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени их смешения с товарными знаками, ранее зарегистрированными или заявленными на регистрацию в РФ на имя другого лица в отношении однородных товаров (извлечение)

Постановление Федерального арбитражного суда Московского округа
от 19 ноября 2004 г. N КА-А40/10573-04
(извлечение)

ГАРАНТ:

По данному делу см. также постановление Федерального арбитражного суда Московского округа от 27 декабря 2005 г. N КА-А40/12632-05-п

Компания "Байерсдорф АГ", Германия (далее - Компания) обратилась в Арбитражный суд города Москвы с заявлением о признании недействительным решения Палаты по патентным спорам Роспатента от 22.12.03 N 20027068997/50 (903197) об отказе в удовлетворении возражения против регистрации N 240053 комбинированного товарного знака "LIVIA" от 07.03.03 по заявке N 2002706897.

Решением Арбитражного суда города Москвы от 21 мая 2004 г., оставленным без изменения постановлением суда апелляционной инстанции от 29 июля 2004 г., в удовлетворении заявленных требований отказано. При этом судебные инстанции пришли к выводу о соответствии обжалуемого решения Палаты по патентным спорам Роспатента требованиям Закона Российской Федерации от 23 сентября 1992 г. N 3520-1 "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров".

Не согласившись с состоявшимися по делу судебными актами Компания подала кассационную жалобу в которой поставлен вопрос об отмене состоявшихся по делу судебных актов и вынесении по делу нового судебного решения, которым заявление Компании удовлетворить в полном объеме. По мнению лица, подавшего кассационную жалобу, судами первой и апелляционной инстанции неправильно применены нормы материального и процессуального права, что привело к принятию неправильных судебных актов, а также к тому, что выводы, изложенные в обжалуемых судебных актах, не соответствуют фактическим обстоятельствам. Судами первой и апелляционной инстанций нарушены требования статей 64 и 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации выразившиеся в не исследовании судебными инстанциями товарного знака N 720172 с более ранним приоритетом.

Представители Компания "Байерсдорф АГ", Германия доводы и требования кассационной жалобы поддержали по мотивам изложенным в ней.

Представитель Палаты по патентным спорам Роспатента с доводами кассационной жалобы не согласился, ссылаясь на законность и обоснованность судебных актов.

Представитель 3-го лица - ООО "БРК-Косметикс" с доводами кассационной жалобы не согласился по мотивам, изложенным в отзыве на кассационную жалобу.

Проверив правильность применения судебными инстанциями норм материального и процессуального права, обсудив доводы кассационной жалобы и возражения на нее, арбитражный суд кассационной инстанции находит состоявшиеся по делу судебные акты подлежащими отмене, а дело направлению на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

Решением Палаты по патентным спорам Роспатента от 22.12.03 N 20027068997/50 (903197) отказано в удовлетворении возражения против регистрации N 240053 комбинированного товарного знака "LIVIA" от 07.03.03 по заявке N 2002706897.

Вывод Палаты по патентным спорам Роспатента о соответствии оспариваемой регистрации требованиям п. 1 ст. 7 Закона Российской Федерации "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" (далее - Закон) и пунктов 14.4.2.2, 14.4.2.3 и 14.4.2.4 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 29.11.95 (зарегистрированы в Министерстве юстиции РФ 08.12.95 N 989) (далее - Правила) основан на том, что оспариваемый и противопоставляемый товарные знаки сходны по общему зрительному впечатлению, однако установленного графического сходства сравниваемых словесных элементов знаков, по мнению Палаты, недостаточно для вывода об их сходстве, сравниваемые товарные знаки имеют фонетическое отличие влияющее на их восприятие, цветовая гамма, в которой выполнены рассматриваемые знаки, не являются сходной, изобразительные элементы сравниваемых знаков в силу отсутствия достаточной оригинальности в их исполнении не могут быть признаны доминирующим и, соответственно, способными отличать товар одного производителя от другого производителя.

Суды первой и апелляционной инстанций согласились с выводами Палаты по патентным спорам Роспатента отклонили доводы Компании о несоответствии этих доводов фактическим обстоятельствам спора и неправильном применении ст. 6 quinquies, 10 bis и 10 ter Парижской конвенции по охране промышленной собственности, п. 2 статьи 6 Закона и пунктов 14.4.2.2, 14.4.2.3 и 14.4.2.4 Правил, и поэтому отказали в удовлетворении требования Компании о признании недействительным указанного ненормативно-правового акта Роспатента.

Суд кассационной инстанции находит такой вывод судебных инстанций основан на неправильном применении норм материального и процессуального права, а судебные основанными на неполно выясненных обстоятельствам дела по следующим основаниям.

В соответствии с п. 1 ст. 168, п. 2 ст. 169, п. 4 ст. 170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в решении указываются фактические и иные обстоятельства дела, установленные арбитражным судом; доказательства, на которых основаны выводы об обстоятельствах дела и доводы в пользу принятого решения; мотивы, по которым суд отверг те или иные доказательства, принял или отклонил приведенные в обоснование своих требований и возражений доводы лиц, участвующих в деле; закон и иные нормативные правовые акты, которыми руководствовался суд при принятии решения и мотивы, по которым не применил законы и иные нормативные правовые акты, на которые ссылались лица, участвующие в деле.

Принятые по делу решение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции указанным требованиям не соответствует. Из них не следует, по каким основаниям судебные инстанции пришли к выводу о соответствии обжалуемых действий Роспатента требованиям Закона и Правил об отказе в удовлетворении возражения против регистрации N 240053 комбинированного товарного знака "LIVIA" от 07.03.03 по заявке N 2002706897.

В соответствии со ст. 10 bis названной выше Конвенции подлежат запрету все действия, способные каким бы то ни было способом вызвать смешение в отношении предприятий, продуктов либо промышленной или торговой деятельности конкурента.

Пунктом 2 ст. 6 Закона установлено, что не допускается регистрация в качестве товарных знаков или их элементов обозначений являющихся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

Согласно п. 1 ст. 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени их смешения с товарными знаками, ранее зарегистрированными или заявленными на регистрацию в Российской Федерации на имя другого лица в отношении однородных товаров.

Пунктом 14.4.2 Правил разъясняется, что обозначение сходным для степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия. При сопоставлении комбинированных обозначения сравниваются соответственно словесные и изобразительные элементы на основе критериев содержащихся в 14.4.2.2, 14.4.2.3 и 14.4.2.4 Правил.

Судебными инстанциями в нарушение требований статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не дана надлежащая оценка доводам Компании о звуковом (фонетическом) сходстве словесных элементов "NIVEA" и "LIVIA" выражающемся в одинаковом количестве слогов и букв, близком составе гласных и согласных букв, причем совпадающие 3 из 5 букв имеют одинаковое расположение, одинаковое расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу.

Также недостаточно мотивирован и обоснован вывод судебных инстанций об отсутствии графического (визуального) сходства.

Остались без надлежащей оценки доводы Компании о наличии общего зрительного впечатления, сходного расположения букв по отношению друг к другу, идентичный вид шрифта и алфавит, буквами которого написано слово.

В решение суда первой инстанции и постановлении суда апелляционной инстанции отсутствую мотивы по которым суд пришел к выводу об отсутствии сходства изобразительных и объемных изображений.

Судами первой и апелляционной инстанций самостоятельно проведен анализ товарных знаков "NIVEA" и "LIVIA" на предмет сходства до степени смешения. Судебные инстанции ограничились исследованием только изобразительного элемента и анализом словесных элементов и графического сходства.

При оценке сходства комбинированных обозначений необходимо было определить сходство как всего обозначения в целом, так и его составляющих элементов с учетом значимости положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении. При исследовании положения словесного и изобразительного элемента в комбинированном обозначении учитывается фактор визуального доминирования одного из элементов. При этом необходимо было учитывать и тот факт, что вследствие комбинирования словесного и изобразительного элементов, сходство элементов (только словесных или только изобразительных) может быть ослаблено, потому при оценке сходства комбинированных обозначений следовало руководствоваться также с ассоциациями в целом, вызванными этими обозначениями.

Таким образом, при определении тождества или сходства до степени смешения зарегистрированного и противопоставляемого товарных знаков необходимо было провести звуковое (фонетическое), графическое (визуальное), смысловое (семантическое) сравнение их сходства, а также определение сходства изобразительных и объемных, а также объемных изображений, требовались специальные познания в области языкознания (лингвистики), графики и др., которыми суд не обладает.

В соответствии с частью 1 статьи 82 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации для разъяснения возникающих при рассмотрении дела вопросов, требующих специальных знаний, арбитражный суд назначает экспертизу по ходатайству лица, участвующего в деле, или с согласия лиц, участвующих в деле.

При рассмотрении дела в суде первой инстанции Компанией было заявлено ходатайство о назначении экспертизы, которое было отклонено судом без указания мотивов и достаточных оснований.

Нарушение судом первой инстанции норм процессуального права могло привести к неправильному решению, поскольку содержащиеся в нем выводы сделаны по неполно выясненным обстоятельствам дела, без разрешения ходатайства Компании в соответствии со статьей 41 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в связи с чем обжалуемый судебный акт подлежит отмене по основаниям, предусмотренным частью 1 статьи 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Поскольку указанные выше нарушения норм процессуального права не устранены при рассмотрении дела в суде апелляционной инстанции, то и постановление от 29 июля 2004 г. также подлежит отмене.

Приводимые Компаний в заявлении доводы касательно однородности товара 3 класса МКТУ, в отношении которого зарегистрированы товарные знаки "NIVEA" и "LIVIA", судебными инстанциями не исследовались.

Суд кассационной инстанции отклоняет довод кассационной жалобы о нарушении судами первой и апелляционной инстанций требований статей 64 и 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации выразившегося в не исследовании судебными инстанциями товарного знака N 720172 с более ранним приоритетом, как основанный на неправильном толковании норм процессуального права.

Согласно части 4 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц арбитражный суд в судебном заседании осуществляет проверку оспариваемого акта или его отдельных положений, оспариваемых решений и действий (бездействия) и устанавливает их соответствие закону или иному нормативному правовому акту, устанавливает наличие полномочий у органа или лица, которые приняли оспариваемый акт, решение или совершили оспариваемые действия (бездействие), а также устанавливает, нарушают ли оспариваемый акт, решение и действия (бездействие) права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

Таким образом, судебные инстанции обоснованно указали на то, что исследование товарного знака N 720172 не относится к настоящему делу, поскольку он не был указан в возражении, по результатам рассмотрения которого было принято оспариваемое Компанией решение.

При новом рассмотрении дела суду первой инстанции следует учесть изложенное, обсудить вопрос о получении соответствующего заключения у специалистов, обладающих специальными познаниями в области языкознания (лингвистики), графики и др., исследовать все имеющие значение для дела доказательства и правильно применив нормы материального и процессуального права вынести законное и обоснованное решение.

Учитывая изложенное и руководствуясь ст.ст. 284-289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Федеральный арбитражный суд Московского округа постановил:

решение от 21 мая 2004 г. и постановление апелляционной инстанции Арбитражного суда города Москвы от 29 июля 2004 г. по делу N А40-113623/04-5-92 отменить, дело направить на новое рассмотрение в первую инстанцию того же суда.