Постановление Федерального арбитражного суда Московского округа от 23 декабря 2004 г. N КГ-А40/11966-04-П При новом рассмотрении дела о запрещении использования обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком, суду необходимо рассмотреть все представленные доказательства, а также обсудить вопрос о назначении экспертизы (извлечение)

Постановление Федерального арбитражного суда Московского округа
от 23 декабря 2004 г. N КГ-А40/11966-04-П
(извлечение)

ГАРАНТ:

Резолютивная часть объявлена 20 декабря 2004 г.

См. также постановление Федерального арбитражного суда Московского округа от 1 марта 2006 г. N КГ-А40/514-06-П

Решением Арбитражного суда города Москвы от 17 марта 2004 г., оставленном в силе постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 19 ноября 2004 г. в удовлетворении исковых требований ООО "Галерея на Якиманке" к ООО "Магазин "Эгма" о запрещении использования обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком отказано. В кассационной жалобе на указанные судебные акты истец просит их отменить, направить дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции. В жалобе заявитель указывает на то, что судами необоснованно отказано в иске по тем основаниям, что истцами не представлены доказательства размещения ответчиком вывесок и рекламы с использованием спорного товарного знака. Заявитель обращает внимание суда кассационной инстанции на то, что в деле имеется письмо Инспекции по контролю за состоянием художественного оформления и рекламы ОАТИ г. Москвы, которое подтверждает данный факт, однако судами данное письмо не исследовано, оценки ему суды не дали. Заявитель также указывает на то, что судами не дана оценка следующим доказательствам: письму Федерального института промышленной собственности (далее - ФИПС) от 16 января 2004 г., а также заключению специалиста Центра экспертных исследований "Стратегия" от 10 марта 2004 г. По мнению истца, суды необоснованно отклонили ходатайство о назначении экспертизы. Данное ходатайство истец обосновывал тем, что для рассмотрения спора необходимы специальные познания. Вопросы об однородности услуг, реализуемых под спорным товарным знаком, и о наличии или отсутствия сходства до степени смешения между товарным знаком и введенным ответчиком обозначением, по мнению истца, могут быть разрешены только при проведении экспертизы, в назначении которой суды отказали. Заявитель жалобы указывает на то, что данный отказ судами не был мотивирован.

В отзыве на кассационную жалобу ответчик просит оставить без изменения постановленные судебные акты. По мнению ответчика, суды обоснованно отказали в удовлетворении исковых требований, так как истцом не доказано то, что ответчик использует товарный знак, сходный до степени смешения (согласно утверждениям истца) с товарным знаком истца. Кроме того, по мнению ответчика, принадлежащее ему право использование товарного знака при реализации товара (27 класс Международной классификации товаров (услуг), далее - МКТУ) не может затрагивать право на использование товарного знака, предоставленное истцу - продвижение товара (35 класс МКТУ).

Выслушав объяснения сторон, изучив материалы дела, проверив доводы кассационной жалобы, суд кассационной инстанции считает, что судебные акты подлежат отмене, а дело - направлению на новое рассмотрение.

Как видно из материалов дела, ООО "Галерея на Якиманке" - истец является правообладателем товарного знака (знака обслуживания) "Arte di Vivere - жизнь как искусство" на основании свидетельства N 219261 от 19 августа 2002 г. в отношении 35 класса услуг МКТУ. Истец полагает, что ответчик - ООО "Магазин "Эгма" незаконно использует товарный знак "ART de VIVRE - искусство жить красиво", сходный по степени смешения с товарным знаком "Arte di Vivere - жизнь как искусство". Судом первой инстанции и апелляционным судом сделан вывод о том, что истцом не доказано то, что ответчик - ООО "Магазин "Эгма" использует товарный знак "ART de VIVRE - искусство жить красиво", поэтому в иске было отказано. Однако при этом апелляционным судом не оценено письмо Инспекции по контролю за состоянием художественного оформления и рекламы ОАТИ г. Москвы от 5 мая 2004 г. (т. 2 л.д. 14), в котором установлено то, что товарный знак "ART de VIVRE - искусство жить красиво" размещен ООО "Магазин "Эгма".

Кроме того, суд кассационной инстанции считает, что судами неправильно определен предмет и основание иска. В частности, судами не определено являются ли товарные знаки "ART de VIVRE - искусство жить красиво" и "Arte di Vivere - жизнь как искусство" сходными по степени смешения. В дело представлено заключению специалиста Центра экспертных исследований "Стратегия" от 10 марта 2004 г. (т. 1 л.д. 95-114), в котором содержится утверждение о том, что данные знаки сходны по степени смешения. Однако суды никак не оценили данное доказательство. Между сторонами существует спор о соотношении прав на товарные знаки по 27 и 35 классу МКТУ. В подтверждение довода о том, что реализация товара по новой редакции МКТУ отнесена к 35 классу, истцом представлено письмо ФИПС от 16 января 2004 г. (т. 1 л.д. 59, 60). Судами не оценено и данное доказательство.

Для разрешения данного спора необходимы специальные познания, позволяющие определить сходность по степени смешения товарных знаков, зарегистрированных за сторонами. Несмотря на это, суд первой инстанции отклонил ходатайство истца о назначении такой экспертизы, указав, что специальных познаний для решения данного вопроса не требуется, (т. 1 л.д. 84). Суд апелляционной инстанции, отказывая в назначении экспертизы указал, что ходатайство о назначении экспертизы противоречит ст. 82 АПК РФ. Однако, суд не указал какие именно противоречия ст. 82 АПК РФ содержит данное ходатайство. При этом, как указывалось выше, суды не дали оценки заключению специалиста по этому вопросу.

Суд апелляционной инстанции указал в своем решении, что находит обоснованным довод ответчика о невозможности нарушения последним прав истца, так как права на товарный знак ООО "Галерея на Якиманке" зарегистрированы по 35 классу МКТУ, а ответчик производит реализацию товара. Делая такой вывод, суд не оценивает письмо ФИПС от 16 января 2004 г. (т. 1 л.д. 59, 60).

При таких обстоятельствах решение и постановление по делу подлежат отмене, а дело - направлению на новое рассмотрение.

Ходатайство истца о назначении экспертизы в кассационной инстанции отклоняется, поскольку выходит за пределы компетенции данной инстанции (ст. 286 АПК РФ),

При новом рассмотрении дела суду следует учесть изложенное, полно и всесторонне исследовать обстоятельства дела, тщательно проверить доводы истца, дать надлежащую оценку представленным в дело доказательствам, включая заключение специалистов, обсудить вопрос о назначении экспертизы в порядке ст. 82 АПК РФ, и с учетом требований закона правильно разрешить спор, приняв законное и обоснованное решение.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 284-289 Арбитражного процессуального кодекса РФ, суд постановил:

решение Арбитражного суда города Москвы от 17 марта 2004 г. по делу N А40-49974/03-51-499 и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 19 ноября 2004 г. N 09АЛ-3201/04-ГК по тому же делу отменить и передать дело на новое рассмотрение в первую инстанцию Арбитражного суда г. Москвы.