Рассмотрение споров, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности (С.А. Ветров, Б.В. Дмитриев, "Вестник Федерального арбитражного суда Северо-Кавказского округа", N 1, январь-февраль 2005 г.)

Рассмотрение споров, связанных с применением законодательства
об интеллектуальной собственности

Человечество переживает бурное развитие интеллектуальной деятельности, которая не только приобрела значение для его духовного мира, но и непосредственно влияет на сферу материального производства. Иначе говоря, роль интеллектуальной деятельности неизмеримо возросла и претерпевает качественные изменения. Это получило свое выражение в том, что интеллектуальные продукты стали объектом экономического оборота, товаром. Сейчас правовое регулирование в этой сфере переходит на новый этап*(1).

Современное законодательство об интеллектуальной собственности характеризуется разобщенным, лоскутным правовым регулированием сложных правоотношений, возникающих в связи с созданием и использованием продуктов интеллектуальной деятельности, что обуславливает трудности применения правовых норм при разрешении судами споров в этой сфере.

Во многом данное положение вызвано тем, что в отечественной науке не сложилось однозначного мнения о понятии интеллектуальной собственности.

Например, по мнению В.А. Дозорцева, термин "интеллектуальная собственность" представляется юридически недостаточно корректным. Он может создать впечатление о распространении на результаты интеллектуальной деятельности и вообще на нематериальные объекты режима, установленного законом для права собственности. Гораздо более точным является другой термин, широко употребляемый и в национальном законодательстве, и в международной практике, - "исключительные права"*(2).

С точки зрения О.А. Городова, категория "интеллектуальная собственность" представляет собой обобщенное и условное наименование совокупности прав, определяющих юридические возможности их обладателей по контролю над тем или иным результатом интеллектуальной деятельности. Понятие интеллектуальной собственности несводимо к совокупности исключительных прав на различные результаты интеллектуальной деятельности. Исключительные права надлежит рассматривать как часть правовых средств, используемых законодателем при конституировании категории "интеллектуальная собственность" и производных о сущности объекта, подлежащего охране, а также от тех экономических и социальных условий, в которых оптимален его коммерческий (хозяйственный) оборот*(3).

Все результаты интеллектуальной деятельности можно разделить на несколько групп.

В первую группу входят результаты, требующие презумпции творческого характера их появления. Это - произведения науки, литературы и искусства; изобретения; полезные модели; промышленные образцы; топологии интегральных микросхем; селекционные достижения, программы для ЭВМ и базы данных; рационализаторские предложения; научные открытия.

Вторую группу образуют: фирменные наименования и коммерческие обозначения; товарные знаки и знаки обслуживания; наименования мест происхождения товаров.

Сюда же входят объекты, творческое начало проявления которых не презюмируется законодательством, но, безусловно, лежит в основе или является предпосылкой этого появления. К ним относятся: охраняемая продукция организаций кабельного и эфирного вещания; охраняемая продукция производителей фонограмм; охраняемая продукция исполнителей и постановщиков; научно-техническая продукция всех видов; информация, имеющая действительную или потенциальную коммерческую ценность; "ноу-хау"*(4).

Учитывая относительную немногочисленность дел в рамках отдельных разделов права интеллектуальной собственности, считаем возможным остановиться на освещении вопросов, связанных применением законодательства об авторском праве и о средствах индивидуализации участников гражданского оборота.

Отношения, связанные с применением Закона РФ
"Об авторском праве и смежных правах"

По мнению А.П. Сергеева, "законодатель однозначно признал, что авторским правом охраняются любые выраженные вовне произведения, в том числе и те, объективная форма которых не связана с материальным носителем"*(5).

Субъектами авторского права являются создатели произведений науки, литературы и искусства, их правопреемники или работодатели и другие лица, приобретающие по закону или договору исключительные авторские права. В качестве субъектов авторского права могут выступать как физические, так и юридические лица*(6).

Существует несколько оснований для возникновения авторских или смежных прав. Среди них выделяются факт создания произведения лицом (когда истец - физическое лицо и соответственно автор произведения), факт создания произведения работниками лица при выполнении служебных обязанностей или задания, факт перехода авторских прав по наследству и в случае передачи авторских прав по авторскому договору.

Большое количество нарушений авторских прав нивелируется сложностью установления самого факта нарушения. Недоказанность факта приобретения контрафактной продукции у ответчика является достаточным основанием для отказа в удовлетворении исковых требований о взыскании компенсации.

По одному из дел закрытое акционерное общество обратилось в арбитражный суд с иском к предпринимателю о взыскании компенсации за незаконное использование исключительных авторских прав. В силу п. 5 ст. 49 Закона РФ "Об авторском праве и смежных правах" (далее - Закон об авторском праве) обладатели исключительных авторских и смежных прав могут требовать от нарушителя компенсацию вместо возмещения убытков или взыскания дохода.

Однако договор розничной купли-продажи считается заключенным с момента выдачи продавцом покупателю товарного или кассового чека либо иного документа, подтверждающего оплату. Данные документы суду представлены не были. Кроме того, в деле отсутствовал соответствующий акт, составленный с участием незаинтересованных лиц, что лишило истца права в обоснование своих требований ссылаться только на свидетельские показания и видеозапись. Таким образом, истец не смог доказать факт приобретения контрафактной продукции у ответчика, поэтому суд отказал в удовлетворении исковых требований о взыскании компенсации.

Необходимо отметить, что отсутствие материалов, подтверждающих привлечение лица к административной ответственности за использование контрафактной продукции, не исключает возможности привлечения его к гражданской ответственности за это правонарушение. При рассмотрении подобных споров у ответчиков нередко возникают сомнения в обоснованности взыскания с них компенсации при отсутствии материалов, подтверждающих привлечение этих лиц к административной ответственности за использование контрафактной продукции.

В данном случае налицо смешение понятий административной ответственности и получения правообладателем компенсации.

Закон об авторском праве не указывает в качестве условия удовлетворения требований правообладателя привлечение нарушителя к административной ответственности. Санкция п. 1 ст. 7.12 Кодекса РФ об административных правонарушениях устанавливает самостоятельный вид юридической ответственности за нарушения авторских и смежных прав. Это является мерой государственного реагирования на факт правонарушения. Компенсация же, выплату которой в соответствии с п. 2 ст. 49 Закона об авторском праве могут требовать обладатели исключительных прав вместо возмещения убытков, это способ защиты нарушенного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения независимо от наличия или отсутствия убытков.

Определение размера убытков правообладателя, образовавшихся в результате незаконной деятельности ответчика, - достаточно сложный процесс.

В соответствии со ст. 15 Гражданского кодекса РФ под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода). Очевидно, что при нарушении имущественных авторских прав возможно наличие лишь упущенной выгоды, состоящей из стоимости незаконно распространенных произведений и стоимости лицензий на распространение произведения, а также доходов, полученных ответчиком вследствие нарушения авторских прав. При незаконном воспроизведении в состав убытков включается стоимость незаконно воспроизведенных экземпляров произведений.

Некоторую сложность на практике может вызвать применение п. 3 ст. 16 Закона об авторском праве, в силу которого разрешительные документы требуются только для тиражирования (воспроизведения) авторских продуктов, но не для их последующей розничной продажи. В Федеральном арбитражном суде Северо-Кавказского округа сложилась позиция, согласно которой указанный пункт применяется для защиты авторских, а не смежных прав.

Так, по одному из дел в арбитражный суд обратилось закрытое акционерное общество с иском к предпринимателю о взыскании компенсации за незаконное использование произведений, вошедших в альбом в исполнении автора.

Истец является обладателем смежных прав на пользование музыкальными произведениями автора на основании договора об уступке (продаже) прав на музыкальные произведения.

В соответствии со ст. 138 Гражданского кодекса РФ использование результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации, которые являются объектами исключительных прав, может осуществляться третьим лицом только с согласия правообладателя.

Ответчик не представил доказательств приобретения дисков с записью произведений исполнителя у лица, являющегося обладателем исключительных смежных прав на использование фонограмм указанного автора в соответствии со ст. 37, 38 Закона об авторском праве. Поэтому в силу ст. 48 Закона предприниматель, занимаясь реализацией контрафактной продукции, является нарушителем смежных прав ответчика.

Удовлетворяя исковые требования, суд первой инстанции не принял ссылку ответчика на п. 3 ст. 16 Закона об авторском праве на основании того, что данный пункт применяется только к авторским, но не к смежным правам.

Автор произведения вправе требовать компенсации за каждый проданный контрафактный экземпляр произведения.

По одному из дел закрытое акционерное общество обратилось в арбитражный суд с иском к предпринимателю о взыскании компенсации за несанкционированное распространение фонограмм произведений автора.

Факт распространения фонограмм произведений в исполнении автора, записанных на спорной кассете, и отсутствия прав ответчика на использование произведений автора установлен также решением арбитражного суда по другому делу.

Суды при разрешении спора применили п. 3 ст. 48 Закона об авторском праве, согласно которому контрафактными являются экземпляры произведений и фонограмм, изготовление или распространение которых влечет за собой нарушение авторских и смежных прав.

Статьей 138 Гражданского кодекса РФ предусмотрено, что использование результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации, которые являются объектом исключительных прав, может осуществляться третьими лицами только с согласия правообладателя. Так как ответчик данную норму нарушил, то в силу п. 5 ст. 49 Закона об авторском праве обладатели исключительных авторских и смежных прав могут требовать от нарушителя компенсацию.

Из этой нормы следует, что автор произведения вправе требовать компенсацию за каждый проданный контрафактный экземпляр произведения. По названному гражданскому делу решением арбитражного суда за данное произведение с ответчика не взыскивалась денежная компенсация, поэтому соответствующий довод заявителя жалобы о повторном взыскании за одно и то же нарушение не учтен правомерно.

Отношения, связанные с применением Закона РФ
"О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях
мест происхождения товаров"

Значительную роль в современных экономических отношениях играют средства индивидуализации товаров и услуг. Они помогают дать гарантии качества производимой и реализуемой продукции, выделять и обеспечивать ее продвижение на рынке аналогичных товаров и услуг.

Улучшению качества во многом способствует эффективная система правовой охраны объектов, индивидуализирующих участников гражданского оборота и производимую ими продукцию.

Сегодня в орбиту правовой охраны по законодательству Российской Федерации в качестве объектов, индивидуализирующих товары и услуги, включены товарные знаки, знаки обслуживания и наименования мест происхождения товаров, а в качестве объектов, индивидуализирующих участников гражданского оборота, - фирменные наименования и коммерческие обозначения*(7).

Следует помнить, что получение лицензии на производство продукции с тем же наименованием, что и зарегистрированный за другим лицом товарный знак на аналогичный товар, свидетельствует об осуществлении всего комплекса мероприятий, направленных на изготовление и введение в гражданский оборот товара с несанкционированным использованием товарного знака.

По одному из дел открытое акционерное общество в порядке ст. 12 Гражданского кодекса РФ обратилось в суд с иском об обязании закрытого акционерного общества прекратить незаконное использование товарного знака "Кальция гопантенат".

Статьей 15 Федерального закона "О лекарственных средствах" предусмотрено, что производство лекарственных средств подлежит лицензированию в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В соответствии с п. 1 ст. 4 Закона РФ от 23 сентября 1992 г. N 3520-1 "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименования мест происхождения товаров" (далее - Закон о товарных знаках) правообладатель вправе использовать товарный знак и запрещать использование товарного знака другими лицами; никто не может использовать охраняемый в Российской Федерации товарный знак без разрешения правообладателя. Согласно п. 2 ст. 4 названного Закона нарушением исключительного права правообладателя (незаконным использованием товарного знака) признается использование без его разрешения в гражданском обороте на территории Российской Федерации товарного знака или сходного с ним до степени смешения обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, в том числе размещение товарного знака или сходного с ним до степени смешения обозначения на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот.

В соответствии со ст. 10 Закона РСФСР "О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках" не допускается недобросовестная конкуренция в форме продажи, обмена и иного введения в оборот товара с незаконным использованием результатов интеллектуальной деятельности и приравненных к ним средств индивидуализации юридического лица, индивидуализации продукции, выполнения работ, услуг.

Ответчик не имеет свидетельства на товарный знак в отношении препарата "Кальция гопантенат", лицензионного договора на производство указанного лекарственного средства и установленной законом регистрации. Тем не менее, он осуществил комплекс мероприятий, направленных на изготовление и введение в гражданский оборот указанного товара. Поэтому суд запретил ответчику незаконное использование товарного знака.

В соответствии со ст. 40 Закона о товарных знаках лица, не имеющие свидетельства на право пользования зарегистрированным наименованием места происхождения товара, не вправе его использовать, а также использовать сходное обозначение, способное ввести потребителей в заблуждение относительно места происхождения и особых свойств товара.

Так, по одному из дел закрытое акционерное общество обратилось в арбитражный суд с заявлением о признании незаконными действий республиканского центра стандартизации, метрологии и сертификации по отказу в согласовании технических условий на минеральную воду "Долина нарзанов" и об обязании центра принять на согласование технические условия на минеральную воду "Долина нарзанов".

Арбитражный суд удовлетворил исковые требования. Использование обществом торгового обозначения "Долина нарзанов" не нарушает действующего законодательства и чьих-либо прав, поскольку оно не зарегистрировано ни как товарный знак, ни как наименование места происхождения товара.

Суд кассационной инстанции отменил решение, так как наименование "Долина нарзанов" сходно до степени смешения с наименованием места происхождения товара минеральная вода "Нарзан" и способно ввести потребителя в заблуждение относительно особых свойств и места происхождения товара. Право пользования указанным наименованием принадлежит заявителю кассационной жалобы, что подтверждается свидетельством, выданным Комитетом РФ по патентам и товарным знакам. Истец не обладает правом пользования наименованием места происхождения товара "Нарзан".

Таким образом, отказ в регистрации технических условий на минеральную воду "Долина нарзанов" соответствует закону, поскольку наименование "Долина нарзанов" сходно до степени смешения с наименованием "Нарзан", правом пользования которым истец не обладает, а технические условия относятся к документам, связанным с введением товара в хозяйственный оборот.

Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Открытое акционерное общество обратилось в арбитражный суд с иском к обществу с ограниченной ответственностью о запрете предлагать к продаже, изготавливать, продавать, иным образом вводить в хозяйственный оборот алкогольную продукцию с использованием товарного знака истца - словесного обозначения "Балтика", об обязании удалить с алкогольной продукции, изготавливаемой и продаваемой ответчиком, а также с упаковки этой продукции незаконно используемый товарный знак истца.

В соответствии с Правилами составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденными приказом Роспатента от 5 марта 2003 г. N 32, обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Поскольку используемое ответчиком словесное обозначение "Балтика" по звуковым и смысловым признакам сходно до степени смешения с товарным знаком "Балтика", зарегистрированным истцом, то использование ответчиком обозначения "Балтика" нарушает исключительное право истца на товарный знак и дает ему право в соответствии со ст. 46 Закона о товарных знаках требовать запрета на его использование.

Обозначение в прайс-листах, в рекламе, в сети Интернет своего товара с помощью товарного знака, в отношении которого производитель не зарегистрирован в качестве правообладателя, является достаточным основанием для удовлетворения иска о прекращении незаконного использования товарного знака в соответствии с п. 2 ст. 4 Закона о товарных знаках.

Арбитражный суд удовлетворил иск фабрики мороженого к открытому акционерному обществу о прекращении незаконного использования товарного знака "Полюс" в отношении мороженого, сухих смесей для мороженого, мороженого фруктового, связующих веществ для мороженого и уничтожении контрафактной упаковки, воспроизводящей товарный знак "Полюс". При принятии решения суд руководствовался следующим.

В деле имеются рекламный плакат с предложением к продаже мороженого "Полюс", копия прайс-листа ответчика и распечатка с интернет-сайта акционерного общества, подтверждающие наличие в ассортименте продукции ответчика мороженого "Полюс". Из п. 2 ст. 4 Закона о товарных знаках следует, что незаконным использованием товарного знака считается не только его размещение на товарах, этикетках и упаковках, но и обозначение своего товара с помощью чужого товарного знака без согласия правообладателя любым иным способом, в том числе в прайс-листах, в рекламе, в сети Интернет, т. е. в предложениях к продаже.

Особенностью использования товарных знаков является правило об исчерпании прав, основанных на регистрации знака, которое реализуется в ст. 23 Закона о товарных знаках. Регистрация знака на дает права его владельцу запретить использование этого знака другим лицом в отношении товаров, которые введены в хозяйственный оборот непосредственно владельцем знака или с его согласия*(8). Кроме того, если продукция произведена и обозначена товарным знаком в период его регистрации за производителем, то ее реализация по окончании периода регистрации не может считаться нарушением прав следующего правообладателя.

Правообладатель товарного знака "Becher" обратился в арбитражный суд с иском к обществу с ограниченной ответственностью и закрытому акционерному обществу об обязании ответчиков прекратить незаконное использование товарных знаков и об обязании акционерного общества передать истцу всю ввезенную и изготовленную контрафактную продукцию, товары, этикетки, бутылки, упаковку с использованием товарных знаков в целях ее последующего уничтожения, а также о взыскании с акционерного общества убытков (упущенной выгоды).

Согласно п. 2 ст. 4 Закона о товарных знаках нарушением прав владельца товарного знака признается несанкционированное изготовление, применение, ввоз, предложение к продаже, продажа, иное введение в хозяйственный оборот или хранение с этой целью товарного знака или товара, обозначенного этим знаком, или обозначения, сходного с ним до степени смешения, в отношении однородных товаров.

В силу ст. 2 Закона о товарных знаках правовая охрана товарного знака в Российской Федерации предоставляется на основании его регистрации.

Ввоз товаров осуществлялся в соответствии с контрактами, заключенными с правообладателем знака "Becher" на срок с 30.04.99 по 31.12.02. Поскольку ввозимая продукция произведена и обозначена зарегистрированным за лицом товарным знаком в период действия регистрации, ее реализация не может считаться нарушением прав истца. Кроме того, ответчик не может быть признан виновным в нарушении прав на товарный знак "Becher", так как вина является обязательным условием для привлечения к ответственности, в случае ее отсутствия иск о возмещении убытков не подлежит удовлетворению. Истец не представил ни доказательств того, что ответчик знал об изменении правообладателя, ни доказательств принятия мер к предотвращению и уменьшению убытков.

Немаловажно, что, помимо требований о прекращении нарушения и взыскании причиненных убытков, защита нарушенного права осуществляется путем публикации судебного решения в целях восстановления деловой репутации потерпевшего. Через наличие этой нормы реализуется превентивная функция права.

Так, по одному из дел открытое акционерное общество обратилось в арбитражный суд с иском к обществу с ограниченной ответственностью об обязании выплатить компенсацию, удалить с находящихся в его владении контрафактных товаров обозначения, сходные до степени смешения с товарным знаком "Наша марка", принадлежащим истцу, а также опубликовать за свой счет судебное решение, принятое по делу, на второй полосе выпуска выходного дня газеты "Комсомольская правда Кубани" в месячный срок со дня вступления его в силу.

Удовлетворяя исковые требования, суд апелляционной инстанции обоснованно исходил из того, что товарный знак "Малая арка" сходен до степени смешения с товарным знаком "Наша марка" в силу близости звуков, составляющих указанные обозначения, наличия совпадающих слогов и их расположения, а также близости состава гласных.

В соответствии со ст. 46 Закона о товарных знаках защита нарушенного права осуществляется, помимо требования о прекращении нарушения и взыскании причиненных убытков, путем публикации судебного решения в целях восстановления деловой репутации потерпевшего. Таким образом, апелляционной суд законно обязал одного из ответчиков опубликовать за свой счет судебное решение, принятое по рассматриваемому делу.

В заключение хочется отметить, что автор попытался осветить наиболее характерные для рассмотрения в арбитражных судах споры, связанные с применением законодательства об интеллектуальной собственности. Сложность отношений, возникающих по поводу объектов интеллектуальных прав, неоднозначность в толковании правовых норм, опосредующих данные отношения, зачастую может привести к неединобразию практики разрешения споров между участниками таких отношений. Одним из выходов из указанной ситуации может стать внесение дополнений в Гражданский кодекс РФ, которые детально урегулируют отношения по поводу результатов интеллектуальной деятельности.

С.А. Ветров,

судья Федерального арбитражного суда

Северо-Кавказского округа

Б.В. Дмитриев,

помощник судьи Федерального арбитражного суда

Северо-Кавказского округа

"Вестник Федерального арбитражного суда Северо-Кавказского округа", N 1, январь-февраль 2005 г.

-------------------------------------------------------------------------

*(1) Дозорцев В.А. Интеллектуальные права: Понятие. Система. Задачи кодификации. Сборник статей // Исследовательский центр частного права. М., "Статут". 2003. С. 346.

*(2) Там же. С. 37-38.

*(3) Городов О.А. Интеллектуальная собственность: правовые аспекты коммерческого использования. - СПб., Санкт-Петербургский университет. 1999. С. 255.

*(4) Там же. С. 18.

*(5) Сергеев А.П. Право интеллектуальной собственности в Российской Федерации: Учебник. М., 1996. С.114

*(6) См., напр.; Зенин И.А. Интеллектуальная собственность и ноу-хау: Учебно-практическое пособие. М., 2001. С.23

*(7) Городов О.А. Интеллектуальная собственность: правовые аспекты коммерческого использования. СПб., Санкт-Петербургский университет, 1999. С. 114.

*(8) Городов О.А. Интеллектуальная собственность: правовые аспекты коммерческого использования. СПб., Санкт-Петербургский университет, 1999. С. 116-118.