Постановление Федерального арбитражного суда Московского округа от 5 сентября 2003 г. N КГ-А40/6183-03 При рассмотрении иска об обязании прекратить нарушение исключительных прав необходимо установить наличие либо отсутствие факта использования всех признаков изобретения в оборудовании ответчика, рассмотрев вопрос о проведении экспертизы и истребовав доказательства нарушения прав истца (извлечение)

Постановление Федерального арбитражного суда Московского округа
от 5 сентября 2003 г. N КГ-А40/6183-03
(извлечение)

Федеральное агентство по правовой защите результатов интеллектуальной деятельности военного, специального и двойного назначения при Министерстве юстиции Российской Федерации (далее ФАПРИД) обратилось в Арбитражный суд г. Москвы с иском к закрытому акционерному обществу "Индустриальные компьютерные системы" (далее ЗАО "Индустриальные компьютерные системы") об обязании ответчика прекратить нарушения исключительных прав истца на объект промышленной собственности, охраняемый патентом Российской Федерации N 2126551 - запретить использовать изобретение, защищенное вышеназванным патентом.

Решением Арбитражного суда Арбитражного суда г. Москвы от 25 февраля 2003 г., оставленным без изменения постановлением апелляционной инстанции того же суда от 16 мая 2003 г., в удовлетворении исковых требований отказано.

Законность судебных актов проверяется в порядке ст.ст. 274, 284 АПК РФ по кассационной жалобе ФАПРИД, которое просит отменить решение от 25 февраля 2003 г. и постановление от 16 мая 2003 г. и передать дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции, ссылаясь на неправильное применение судами первой и апелляционной инстанций норм материального права (п. 4 ст. 3 Патентного закона РФ) и норм процессуального права (ст. 64, п. 6 ст. 75, ст. 82 АПК РФ).

В отзыве на кассационную жалобу ответчик просит оставить кассационную жалобу без удовлетворения, обжалуемые судебные акты считает законными и обоснованными.

В судебном заседании кассационной инстанции представитель истца поддержал кассационную жалобу. Представитель ответчика в обоснование своих возражений против удовлетворения кассационной жалобы привел доводы, аналогичные изложенным в отзыве.

Рассмотрев кассационную жалобу, заслушав представителей лиц, участвующих в деле, проверив в соответствии со ст. 286 АПК РФ правильность применения судом первой и апелляционной инстанций норм материального права и норм процессуального права, суд кассационной инстанции считает обжалуемые судебные акты подлежащими отмене по следующим основаниям.

Отказывая в удовлетворении иска, суды первой и апелляционной инстанций исходили из того, что истцом не доказано использование ответчиком в своей деятельности устройства, охраняемого патентом Российской Федерации N 2126551.

Суд кассационной инстанции не может признать указанные выводы суда обоснованными по следующим обстоятельствам.

Как следует материалов дела, ФАПРИД по лицензионному договору N 27/ЛД-1 от 11.07.01 г. приобрело у Дорохина В.А. за вознаграждение исключительные права на использование изобретения: "Устройство повышения быстродействия работы адаптера локальной вычислительной сети Ethernet" (патент РФ N 2126551).

В обоснование своих исковых требований истец ссылался на то, что действия ответчика по рекламе сетевого оборудования в выпускаемых каталогах 2002 г. и предложение к продаже процессорных плат РЕАЛ 6320А, JVKI-3711, РТ/3712Т нарушают патентные права истца, поскольку любое сетевое оборудование, соответствующее стандарту IEEE 802.3 (Ethernet) содержит в себе изобретение, охраняемое патентом Российской Федерации N 2126551.

Согласно п. 3 ст. 10 Патентного закона Российской Федерации (в редакции Федерального закона от 30 декабря 2001 г. N 194-ФЗ) нарушением исключительного права патентообладателя признается несанкционированное изготовление, применение, ввоз, предложение к продаже, продажа, иное ведение в хозяйственный оборот или хранение с этой целью продукта, содержащего запатентованное изобретение, полезную модель, промышленный образец, а также применение способа охраняемого патентом на изобретение, или введение в хозяйственный оборот либо хранение с этой целью продукта, изготовленного непосредственно способом, охраняемым патентом на изобретение.

При этом новый продукт считается полученным запатентованным способом при отсутствии доказательств противного.

Следует отметить, что указанная норма применяется с учетом положений п. 2 этой же статьи закона, согласно которой продукт (изделие) признается изготовленным с использованием запатентованного изобретения, полезной модели, а способ, охраняемый патентом на изобретение, - примененным, если в нем использован каждый признак изобретения, полезной модели, включенный в независимый пункт формулы, или эквивалентный ему признак.

Изделие признается изготовленным с использованием запатентованного промышленного образца, если оно содержит все его существенные признаки.

Таким образом, при разрешении спора по существу о нарушении исключительных прав патентообладателя установление вышеприведенных обстоятельств входит в предмет доказывания при рассмотрении настоящего дела.

Разрешая спор по существу, суд первой инстанции указал, что для того чтобы установить факт нарушения патентных прав истца требуются специальные познания в области техники, которыми суд не обладает.

Отказывая в иске, суд первой инстанции указал на то, что стороны по делу не воспользовались предоставленным им законом правом на проведение экспертизы.

Данные выводы суда не основаны на обстоятельствах дела и законе.

Порядок назначения судебной экспертизы установлен в ст. 82 АПК РФ.

Из материалов настоящего дела видно, что в процессе рассмотрения дела в первой инстанции истцом было подано ходатайство о назначении патентоведческой и технической экспертизы, проведение которой было оплачено им путем перечисления денежных средств на депозитный счет Арбитражного суда г. Москвы (л.д. 122 т. 1).

Однако из протоколов судебных заседаний и определений суда первой инстанции следует, что рассмотрение ходатайства о проведении экспертизы ограничилось представлением сторонами по делу кандидатур экспертов, а также удовлетворения судом отвода кандидатуры эксперта, предложенного истцом, и отказано в удовлетворении ходатайства истца об отводе кандидатуры эксперта, предложенной ответчиком, эксперт при этом судом назначен не был.

Вместе с тем, исходя из положений ст.ст. 55, ч.ч. 3, 4 ст. 82 АПК РФ следует, что окончательный выбор лица, обладающими специальными знаниями и назначение его экспертом должен производить суд.

В данном случае требования указанных норм права судом не выполнены.

Кроме того, при рассмотрении ходатайств об отводах кандидатур экспертов, судом первой инстанции не учтено, что согласно ст. 23, ч. 3 ст. 82 АПК РФ отвод может быть заявлен эксперту, т.е. лицу, обладающему специальными знаниями по касающимися рассматриваемого дела вопросам и назначенному судом для дачи заключения в случаях и порядке, установленными Арбитражным процессуальным кодексом РФ (ч. 1 ст. 55 АПК РФ).

Судами, рассматривающими дело, также не принято во внимание, то, что в арбитражном процессе экспертиза может быть назначена как по ходатайству лиц, участвующих в деле, так и с их согласия.

При этом разногласия между истцом и ответчиком в отношении кандидатуры эксперта могут быть устранены путем назначения комиссионной экспертизы (ст. 84 АПК РФ).

Процессуальные нарушения, допущенные при рассмотрении дела, привели к тому, что судами не был рассмотрен по существу спор, так как не были выполнены задачи судебного разбирательства, к которым процессуальный закон относит не только определение спорного правоотношения и подлежащего применению законодательства, но и обстоятельств, имеющих существенное значение для правильного рассмотрения дела, установленных на основании как доказательств непосредственно представленных лицами, участвующими в деле, так и путем оказания сторонам содействия в предоставлении других необходимых доказательств (ст.ст. 2, 65, 66, ч.ч. 2, 3 ст. 133, ст. 162 АПК РФ).

Поскольку предметом рассмотрения по данному делу является вопрос несанкционированного использования ответчиком оборудования, содержащего запатентованного истцом устройства, входящего в состав технического оборудования предлагаемого им к реализации широкому кругу лиц, при разрешении спора необходимы специальные познания в области науки, техники и патентоведения для установления идентичности признаков запатентованного устройства используемого ответчиком и признаков устройства охраняемого патентом Российской Федерации N 2126551.

Указанные нарушения не были устранены при рассмотрении дела в апелляционной инстанции.

С учетом изложенного обжалуемые судебные акты приняты с нарушением норм процессуального права, которые могли привести к неправильному решению, в связи с чем решение от 25 февраля 2003 г. и постановление от 16 мая 2003 г. подлежат отмене, а дело передаче на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

В связи с тем, что указанные нарушения норм права можно устранить только при новом рассмотрении дела в суде первой инстанции, дело подлежит передаче на новое рассмотрение в первую инстанцию Арбитражного суда г. Москвы в соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 287 АПК РФ.

При новом рассмотрении дела суду первой инстанции следует учесть изложенное, обсудить вопрос о проведении экспертизы, в том числе возможность назначения комиссионной экспертизы, предложить истцу уточнить исковые требования с предоставлением дополнительных доказательств нарушения прав, установить наличие (отсутствие) факта использования всех признаков изобретения в оборудовании ответчика, предложить сторонам представить официальную документацию, раскрывающую идентифицирующие признаки этого оборудования, его конструктивные элементы.

Руководствуясь ст.ст. 274, 284, 285, 286, п. 3 ч. 1 ст. 287, ч. 3 ст. 288, ст. 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Федеральный арбитражный суд Московского округа постановил:

решение от 25 февраля 2003 г. и постановление апелляционной инстанции от 16 мая 2003 г. Арбитражного суда г. Москвы по делу N А40-37649/02-67-362 отменить, дело передать на новое рассмотрение в первую инстанцию того же суда.