Постановление Федерального арбитражного суда Московского округа от 2 марта 2005 г. N КГ-А40/690-05 При рассмотрении иска о защите исключительных прав на использование полезной модели необходимо решить вопрос о необходимости назначении судебной экспертизы для установления идентичности признаков изделия, используемого ответчиком, и признаков изделия, охраняемого патентом (извлечение)

Постановление Федерального арбитражного суда Московского округа
от 2 марта 2005 г. N КГ-А40/690-05
(извлечение)

Общество с ограниченной ответственностью "Торговый дом "Иплана" (далее - ООО "ТД "Иплана") обратилось в Арбитражный суд города Москвы с иском к обществу с ограниченной ответственностью "Мастернэт трейд" (далее - ООО "Мастернэт трейд") о признании ответчика нарушителем исключительных прав истца - патентообладателя на использование полезной модели, охраняемой свидетельством N 14049 и запрещении ответчику предлагать к продаже (изготовлению), продажу, рекламу, хранение, а равно введение в хозяйственный оборот данной конструкции в любой иной форме на территории Российской Федерации, без разрешения патентообладателя.

Иск предъявлен на основании статьей 10, 14, 31, 32 Патентного закона РФ и мотивирован тем, что истец является патентообладателей полезной модели - конструкция "Правило", однако ответчик рекламирует и продает изделие, содержащим все признаки формулы полезной модели и имеющим такое же название.

Решением Арбитражного суда города Москвы от 12-16-23 июля 2004 в удовлетворении иска отказано.

Решение мотивировано тем, что представленные истцом доказательства не свидетельствуют о нарушении его исключительных прав, заключение экспертного бюро, проведенное по инициативе истца, не может быть принято в качестве допустимого доказательства; назначение экспертизы по делу невозможно ввиду отсутствия объекта экспертизы.

Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 4 октября 2004 года решение оставлено без изменения, с поддержанием выводов суда первой инстанции.

Законность вынесенных решения и постановления проверяется в порядке статей 274, 284 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации по кассационной жалобе ООО "ТД "Иплана", которое считает, что судами при принятии обжалуемых судебных актов нарушены нормы процессуального права, и просит их отменить, дело направить на новое рассмотрение.

По мнению заявителя кассационной жалобы, ссылка судов о невозможности проведения экспертизы по делу в виду отсутствия объекта не обоснована, поскольку изделие под названием "Правило" имеется как у истца, так и у ответчика, и данное изделие могло быть представлено на экспертизу. При этом заявитель также указывает на необходимость разрешения данного спора с применением специальных познаний.

Представитель заявителя кассационной жалобы в судебном заседании кассационной инстанции поддержал доводы, изложенные в жалобе, просил обжалуемые судебные акты отменить.

Представитель ответчика в судебном заседании возражал против доводов кассационной жалобы, просил решение и постановление оставить без изменения. В отзыве на кассационную жалобу ответчик указывает на то, что для установления факта продажи им изделий с нарушением исключительных прав патентообладателя требуются специальные познания.

Заслушав выступления представителей лиц, участвующих в деле, обсудив доводы кассационной жалобы, изучив материалы дела, проверив, в порядке, предусмотренном положениями статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, правильность применения норм процессуального и материального права при вынесении решения и постановления, Федеральный арбитражный суд Московского округа находит обжалуемые судебные акты подлежащими отмене, а дело направлению на новое рассмотрение в суд первой инстанции в связи со следующим.

ООО "ТД "Иплана" ссылается на то, что ему было выдано свидетельство N 14049 по заявке N 2000100798 с приоритетом от 17 февраля 2000 года на полезную модель "Правило", однако ООО "Мастернэт трейд" рекламирует и продает изделие под названием "Правило", и согласно заключению экспертного бюро в этом изделии содержатся все признаки полезной модели.

Суды обеих инстанций, отказывая в удовлетворении требований, сослались на недоказанность ООО "ТД "Иплана" того обстоятельства, что ООО "Мастернэт трейд" является нарушителем исключительных прав истца. При этом суды указали на отсутствие возможности проведения по делу экспертизу ввиду отсутствия самого объекта экспертизы.

Однако суд кассационной инстанции считает, что при принятии этих выводов судами были нарушены нормы процессуального права, что привело к принятию неправильных судебных актов.

Так, в соответствии с Патентным законом Российской Федерации патентообладателю принадлежит исключительное право на использование охраняемых патентом изобретение, полезной модели или промышленного образца по своему усмотрению, если такое использование не нарушает прав других патентообладателей, включая право запретить использование указанных объектов другим лицам, кроме случаев, когда такое использование в соответствии с этим законом не является нарушением права патентообладателя.

Согласно пункту 2 статьи 14 Патентного закона по требованию патентообладателя нарушение патента должно быть прекращено.

В силу правовой природы прав на изобретение, их исключительности и абсолютности, пункт 1 статьи 14 Патентного закона указывает, что любое физическое или юридическое лицо, использующее запатентованные изобретения, полезную модель, промышленный образец с нарушением закона, считается нарушителем патента.

Поскольку предметом рассмотрения данного дела является несанкционированное использование ответчиком изделия, запатентованного истцом, то при рассмотрении данного спора судам необходимо было исследовать используется ли ответчиком изделие, содержащее признаки полезной модели "Провило" с нарушением закона и является ли он нарушителем исключительных прав истца.

При этом, исходя из характера заявленных исковых требований, в круг установления обстоятельств по делу входит установление идентичности признаков изделия используемого ответчиком и признаков изделия охраняемого патентом N 14049.

По инициативе истца экспертным бюро был проведен сопоставительный анализ признаков полезной модели по патенту N 14049 и изделия, купленного у ООО "Мастернэт трейд". Согласно данному заключению в изделии, купленном у ответчика используются все признаки независимого пункта формулы полезной модели по свидетельству N 14029.

Вместе с тем, суды не приняли данное доказательство в качестве допустимого.

В то же время из смысла статьи 82 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации следует, что экспертиза назначается при возникновении в арбитражном процессе вопросов, для исследования и раскрытия которых необходимы специальные познания.

Учитывая изложенное, при рассмотрении данного дела возник вопрос, требующий специальных знаний и соответственно назначения экспертизы.

Однако судами экспертиза по делу не была назначена, со ссылкой на отсутствие объекта экспертного заключения, что нельзя признать обоснованным, поскольку такой объект имеется у истца и ответчика и суды вправе были предложить представить сторонам как образец полезной модели, так и изделие, реализуемое ответчиком.

Таким образом, вопрос, требующий специальных познаний, остался судом не исследованным.

При таких обстоятельствах, обжалуемые судебные акты по настоящему делу подлежат отмене, как принятые с нарушением норм процессуального прав, а дело передаче на новое рассмотрение в Арбитражный суд города Москвы.

При новом рассмотрении дела суду следует учесть вышеизложенное, обсудить вопрос о назначении судебной экспертизы с целью установления идентичности признаков изделия, используемого ответчиком и признаков изделия, охраняемого патентом N 14049, установить является ли ответчик нарушителем исключительных прав истца, после чего правильно применив нормы материального права, с соблюдением норм процессуального права, вынести законное, обоснованное и мотивированное решение.

Руководствуясь ст.ст. 274, 284, 286, п. 3 ч. 1 ст. 287, ч. 3 ст. 288, ст. 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Федеральный арбитражный суд Московского округа постановил:

решение Арбитражного суда города Москвы от 12-16-23 июля 2004 года по делу N А40-19381/04-5-174 и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 4 октября 2004 года N 09АП-2308/04-ГК отменить, дело передать на новое рассмотрение в Арбитражный суд г. Москвы.