Постановление Федерального арбитражного суда Московского округа от 25 апреля 2005 г. N КГ-А40/1831-05 При новом рассмотрении дела об обязании ответчика прекратить нарушения патента на полезную модель суду следует рассмотреть вопрос назначения повторной экспертизы полезной модели, дать оценку имеющимся в деле доказательствам и доводам сторон (извлечение)

Постановление Федерального арбитражного суда Московского округа
от 25 апреля 2005 г. N КГ-А40/1831-05
(извлечение)

ГАРАНТ:

Резолютивная часть объявлена 18 апреля 2005 г.

Общество с ограниченной ответственностью (далее - ООО) "Рус джи пи эс" обратилось в арбитражный суд к обществу с ограниченной ответственностью (далее - ООО) "Мегапейдж" с иском (с учетом уточнения исковых требований) об обязании ответчика прекратить ввоз на территорию Российской Федерации, продажу, установку и рекламу устройства "GAP Hi Trak Premium", а также использование устройства "GAP Hi Trak Premium" в системе "Автолокатор".

Исковые требования основаны на статьях 10, 14 Патентного закона Российской Федерации N 3517-1 от 23.09.1992 г., в редакции Федерального закона от 07.02.2003 г. N 22-ФЗ, статье 138 Гражданского кодекса Российской Федерации и мотивированы тем, что ООО "Рус джи пи эс" является обладателем Патента РФ на полезную модель N 31183 "Мобильный терминал связи" (автор - гр-н РФ Мосиенко С.А.) - Приоритет полезной модели - 23.04.2003 г., зарегистрирован в Государственном реестре полезных моделей РФ 20.07.2003 г. ООО "Мегапейдж" в нарушение указанных норм ввозит на территорию Российской Федерации и осуществляет продажу, установку, рекламу изделия "Спутниковая противоугонная система "Автолокатор", изготавливаемую с использованием мобильного терминала связи "Autolokator GAP" в модификации "Мобильный терминал связи GAP Hi Trak Premium". Поскольку ответчик никаких лицензионных соглашений с истцом не заключал, вся продукция, реализуемая ответчиком является контрафактной, что нарушает права и законные интересы ООО "Рус джи пи эс".

Решением Арбитражного суда г. Москвы от 17 декабря 2004 года по делу N А40-57109/03-26-312 в иске отказано.

В апелляционном порядке законность и обоснованность указанного решения не проверялись.

В кассационной жалобе ООО "Рус джи пи эс" просит суд отменить решение от 17 декабря 2004 года, дело передать на новое рассмотрение в тот же арбитражный суд в прежнем составе. По мнению заявителя, арбитражный суд при вынесении судебного акта неправильно применил закон, подлежащий применению, а именно статьи 3, 5, 10, 12 Патентного закона Российской Федерации, нарушил нормы процессуального права - статью 170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. Кроме того, заявитель указывает на то, что выводы арбитражного суда в решении не соответствуют фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам.

Отзыв на кассационную жалобу не представлен.

В судебном заседании кассационной инстанции представитель ООО "Рус джи пи эс" привел доводы аналогичные изложенным в кассационной жалобе и просил суд решение отменить, дело передать на новое рассмотрение.

Представитель ООО "Мегапейдж" возражал против доводов кассационной жалобы, считает принятый по делу судебный акт законным и обоснованным, в связи с чем просил суд оставить судебное решение без изменения, а кассационную жалобу без удовлетворения.

Изучив материалы дела, обсудив доводы кассационной жалобы, выслушав представителей сторон, проверив в порядке статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской федерации правильность применения арбитражным судом норм материального и процессуального права, а также соответствие выводов арбитражного суда в решении фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам, арбитражный суд кассационной инстанции считает, что обжалуемое решение подлежит отмене в связи со следующим.

Как следует из материалов дела и установлено арбитражным судом истец является обладателем исключительных прав на полезную модель N 31183 "Мобильный терминал связи" с приоритетом 23.04.2003 г.

Устройство "GAP Hi Trak Premium" является одной из модификаций мобильного терминала связи, используемой в составе спутниковой противоугонной системы "Автолокатор".

Отказывая в удовлетворении исковых требований арбитражный суд исходил из того, что до даты приоритета 23.04.2003 г. полезной модели по Патенту РФ N 31183, ООО "Мегапейдж" с 2002 года обладает эксклюзивными правами на использование устройств, входящих в состав системы Автолокатор GAP модификации "GAP Hi Trak Premium", что подтверждается письмом фирмы GAP от 27.02.2004 г., договорами от 25.08.2002 г. N 52, от 20.12.2001 г., N Д-95-01, от 27.05.2002 г. N 25, от 08.08.2002 г. N 1489, от 03.02.03 г. N 2303, заключенными ответчиком на поставку автолокаторов GAP и оказание услуг на абонентное обслуживание и что ответчиком на территории России было реализовано около 1000 установок противоугонной системы Автолокатор GAP, в связи с чем не имеется оснований признать действия ответчика нарушением прав истца.

Также арбитражный суд исходил из того, что на заседании коллегии Палаты по патентным спорам Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 29.09.2004 г., рассмотрены возражения против выдачи патента на полезную модель N 31183, в результате чего истцу предложено внести изменения в формулу полезной модели, исключив из нее первый и второй варианты мобильного терминала (пункты 1, 6 формулы), без внесения указанных изменений патент N 31183 будет признан недействительным полностью.

Указанная информация подтверждается письмом председательствующего на заседании коллегии от 19.11.2004 года, из которого следует, что пункты 1, 6 формулы полезной модели по Патенту N 31183 не соответствуют условию патентоспособности "новизна".

Поскольку предъявленные истцом требования основаны истцом на нарушении Патента N 31183 в отношении только пункта 6 формулы полезной модели, о чем истец заявил в заседании суда от 16.03.2004 г., с учетом вышеизложенного арбитражный суд сделал вывод о том, что не имеется оснований для удовлетворения требований по иску.

Данные выводы арбитражного суда не могут быть приняты арбитражным судом кассационной инстанции в связи со следующим.

В соответствии с пунктом 2 статьи 29 Патентного закона Российской Федерации (в редакции Федерального закона от 07.02.2003 г. N 22-ФЗ) возражение против выдачи патента по основаниям, предусмотренным подпунктами 1-3 пункта 1 настоящей статьи, подается в Палату по патентным спорам. Порядок подачи возражений против выдачи патента в Палату по патентным спорам и порядок их рассмотрения устанавливаются федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности. Решение Палаты по патентным спорам утверждается руководителем федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности, вступает в силу с даты утверждения и может быть обжаловано в суд.

Пунктом 3 указанной нормы установлено, что патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец признается недействительным полностью или частично на основании решения, принятого по возражению, поданному в соответствии с пунктом 2 настоящей статьи, или вступившего в законную силу решения суда, в том числе решения суда, принятого по результатам рассмотрения спора по основанию, указанному в подпункте 4 пункта 1 настоящей статьи. Признанный недействительным полностью или частично патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец аннулируется. В случае признания патента недействительным частично выдается новый патент.

В материалах дела отсутствуют сведения о том, что Патент на полезную модель N 31183 "Мобильный терминал связи" признан в установленном действующим законодательством порядке недействительным полностью или частично.

Кассационная инстанция полагает, что при отсутствии в материалах дела решения Палаты по патентным спорам (по возражению против выдачи патента), утвержденного руководителем федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности, выводы арбитражного суда, основанные на имеющихся в деле материалах, не могут быть признаны правильными.

В данном случае для принятия законного и обоснованного решения, арбитражному суду необходимо также обсудить возможность назначения повторной экспертизы.

При таких обстоятельствах решение подлежит отмене на основании части 1 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, а дело - направлению на новое рассмотрение в тот же арбитражный суд в соответствии с пунктом 3 части 1 статья 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

С учетом изложенного при новом рассмотрении дела арбитражному суду следует полно и всесторонне установить фактические обстоятельства, имеющие значение для рассмотрения настоящего спора по существу, дать надлежащую оценку имеющимся в деле доказательствам, а также другим представленным после проведения экспертизы доказательствам, доводам и возражениям сторон, применить подлежащие применению нормы материального права, вынести законное и обоснованное решение.

Руководствуясь статьями 284, 286, пунктом 3 части 1 статья 287, частью 1 статьи 288, статьей 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, постановил:

решение Арбитражного суда г. Москвы от 17 декабря 2004 года по делу N А40-57109/03-26-312 отменить, дело передать на новое рассмотрение в тот же арбитражный суд.