Постановление Федерального арбитражного суда Московского округа от 28 апреля 2005 г. N КГ-А40/2918-05 При новом рассмотрении дела о запрещении ответчику использовать товарный знак суду следует предложить истцу уточнить исковые требования, выяснить, оспаривалась ли в установленном порядке охрана товарных знаков, зарегистрированных ответчиком (извлечение)

Постановление Федерального арбитражного суда Московского округа
от 28 апреля 2005 г. N КГ-А40/2918-05
(извлечение)

ГАРАНТ:

По данному делу см. также постановление Федерального арбитражного суда Московского округа от 27 декабря 2005 г. N КГ-А40/12762-05

Общество с ограниченной ответственностью "Гжелка" (далее - ООО "Гжелка") обратилось в Арбитражный суд г. Москвы к обществу с ограниченной ответственностью "Ультроникс" (далее - ООО "Ультроникс") с иском, в котором с учетом дополнения и уточнения требований, просило запретить ответчику использовать произведение изобразительного искусства - рисунок "Птица Гжели" и эскиз этикетки для водки "Гжелка", а также их элементы (части), в том числе выполненное оригинальным шрифтом слово "Гжелка", на этикетках, размещаемых на алкогольных напитках, в том числе на водке, пиве, а также на безалкогольных напитках, производимых на территории Российской Федерации.

Кроме того, истец просил суд признать его владельцем исключительных имущественных авторских прав на использование произведения изобразительного искусства - рисунка "Птица Гжель", - представляющего собой изображение птицы с поднятой вверх головой и раскинутыми крыльями, а также на использование эскиза этикетки для водки "Гжелка", в котором сочетаются рисунок "Птица Гжель" и выполненное оригинальным шрифтом слово "Гжелка", а также взыскать с ответчика 500 000 руб. в качестве компенсации за нарушение исключительных прав.

В связи с уступкой прав на товарные знаки ответчик ООО "Ультроникс" заменен на ОАО "ТПГ "Кристалл".

В качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, к участию в деле привлечены Хазов В.Н., Хазова Т.В., Дьянков В.П.

Исковые требования заявлены по основаниям статей 6, 16, 30, 49 Закона Российской Федерации от 09.07.1993 г. N 5351-1 "Об авторском праве и смежных правах" (в ред. от 19.07.1995 г. N 110-ФЗ) и мотивированы тем, что ответчик нарушает исключительные имущественные права истца на использование вышеуказанных рисунка и эскиза водочной этикетки, принадлежащие истцу в соответствии с пунктом 1 статьи 30 названного закона, на основании авторских договоров, заключенных межу истцом и авторами рисунка и эскиза этикетки: Хазовым В.Н., Хазовой Т.В. и Дьянковым В.П.

В обоснование иска истец сослался на то, что нарушение его исключительных прав со стороны ответчика выражается в использовании последним рисунка "Птица Гжель" и эскиза водочной этикетки "Гжелка" в товарных знаках N 239002 и N 110933, зарегистрированных за ответчиком (Исковое заявление, том 1, л.д. 8, 9).

Решением Арбитражного суда г. Москвы от 26 октября 2004 г. по делу N А40-35160/04-67-378 исковые требования удовлетворены в полном объеме.

Суд установил, что истец является обладателем исключительных имущественных прав на спорный рисунок "Птица Гжель", который был создан в качестве служебного произведения Хазовым В.Н. и Хазовой Т.В., передавшим на основании авторского договора все имущественные права на использование этого рисунка истцу; истец также является обладателем исключительных имущественных прав на эскиз водочной этикетки "Гжелка", созданный для истца Дьянковым В.П. в рамках авторского договора заказа.

На основании установленного суд пришел к выводу о том, что ответчик нарушает исключительные права истца на объекты авторского права (рисунок и эскиз этикетки), поскольку без разрешения последнего, в отсутствие каких-либо договорных отношений и иных правовых оснований использует элементы вышеуказанных рисунка и эскиза в товарных знаках N 110933 и N 239002; товарные знаки зарегистрированы позже получения истцом исключительных прав на объекты авторского права: рисунок и эскиз этикетки.

Суд первой инстанции также указал на то, что в действиях ответчика по регистрации товарных знаков N 110933 и N 239002 усматриваются признаки нарушения права, поскольку согласно части 2 статьи 7 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 г. N 3520-1 "Товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" не регистрируются в качестве товарных знаков произведения искусства или их фрагменты без согласия обладателя авторских прав или его правопреемников.

Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 24 января 2005 г. N 09АП-6312/04-ГК решение от 26 октября 2004 г. по делу N А40-35160/04-67-378 оставлено без изменения.

Апелляционный суд посчитал обоснованными выводы по существу спора, сделанные судом первой инстанции, и указал на то, принадлежность истцу исключительных имущественных прав на рисунок "Птица Гжель" и эскиз водочной этикетки "Гжелка" установлена Арбитражным судом г. Москвы в ходе рассмотрения дела N А40-33134/04-110-312, а поэтому данное обстоятельство не подлежит доказыванию вновь при рассмотрении настоящего спора.

Кроме того, апелляционный суд отклонил ссылку ответчика на договор от 29.03.1993 г. N 41Д, заключенный между истцом и ответчиком, как на основание правомерности использования рисунка "Птица Гжель" и эскиза водочной этикетки "Гжелка" в товарных знаках N 110933 и N 239002, отметив, что предметом данного договора не являлась передача исключительных имущественных прав на объекты авторского прав и что срок действия договора истек 31.12.1993 г.

Апелляционный суд не принял во внимание ссылки ответчика на решение Третейского суда при Московской торгово-промышленной палате от 16.11.2004 г., которым установлена законность действий ответчика по использованию спорных объектов авторского права, отметив, что по смыслу статьи 69 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации такое решение не имеет преюдициального значения для арбитражного суда.

В кассационной жалобе ответчик - ОАО "ТПГ "Кристалл" - просит решение от 26 октября 2004 г. и постановление от 24 января 2005 г. по делу N А40-35160/04-67-378 отменить, поскольку считает, что при их вынесении суд нарушил нормы материального права: статьи 7 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 г. N 3520-1 "Товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров", статьи 18-26 Закона Российской Федерации от 09.07.1993 г. N 5351-1 "Об авторском праве и смежных правах", статью 4, пункт 1 статьи 422 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьи 30, 58, 135, 138 Основ гражданского законодательства Союза ССР и республик от 31.05.1991 г., статьи 48, 160, 479, 483, 492, 503 ГК РСФСР 1964 г. и нормы процессуального права: часть 2 статьи 7, части 2, 3 статьи 8, часть 2 статьи 41, часть 1 статьи 69, пункт 3 части 1 статьи 161 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, а выводы, содержащиеся в обжалованных судебных актах, не соответствуют обстоятельствам дела и представленным доказательствам, в связи с чем просит заявитель направить дело на новое рассмотрение в Арбитражный суд г. Москвы в ином составе судей.

В обоснование доводов кассационной жалобы заявитель указывает на следующее. Вывод суда о принадлежности истцу исключительных прав на рисунок "Птица Гжель" не соответствует материалам дела, так как суд не принял во внимание наличие несоответствия этого рисунка с произведением, созданным художниками Хазовыми 1984 г.; вывод суд о тождественности рисунка "Птица Гжель" и элементов принадлежащих ответчику товарных знаков не обоснован, как сделанный без привлечения к установлению этого факта соответствующих специалистов (экспертов); суд не учел, что истец не мог получить исключительные права на использование рисунка "Птица Гжель", поскольку законодательство, действовавшее на момент его создания, такого правового понятия не предусматривало, а поэтому истец не имеет полномочий запрещать третьим лицам использовать рисунок; суд не учел, что договор от 17.12.1991 г., заключенные между художниками Хазовыми и ТОО "Гжелка", а также договор от 29.11.1991 г., заключенный между ПО "Гжель" и ТОО "Гжелка" о передаче исключительных прав на рисунок "Птица Гжели", являются недействительными, как противоречащие нормам ГК РСФСР.

В кассационной жалобе также приводится довод о том, что суд обеих инстанций необоснованно принял решение, по существу запрещающее ответчику использовать зарегистрированные товарные знаки, до рассмотрения вопроса о правомерности правовой охраны этих товарных знаков в установленном законом административном порядке, а именно, в Палате по патентным спорам Роспатента Российской Федерации, и что в ходе разрешения спора суд неправомерно отдал приоритет нормам Закона Российской Федерации от 09.07.1993 г. N 5351-1 "Об авторском праве и смежных правах" перед положениями Закона Российской Федерации от 23.09.1992 г. N 3520-1 "Товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" (далее - Федеральный закон "О товарных знаках") не приняв во внимание, что законы одного уровня имеют равную юридическую силу.

В судебном заседании представители ответчика доводы кассационной жалобы поддержали; представители истца и третьих лиц возражал против ее удовлетворения, полагая решение и постановление законными и обоснованными, а доводы жалобы несостоятельными и направленными на переоценку выводов суда.

В отзыве на кассационную жалобу истец просит в ее удовлетворении отказать, ссылаясь на то, что при рассмотрении спора суды, разрешившие спор по существу, установили все обстоятельства, имеющие значение для дела, дали им правильную правовую оценку и пришли к обоснованному выводу о том, что в отсутствие авторского договора, заключенного с истцом, действия ответчика по использованию спорных рисунка и эскиза этикетки являются неправомерными.

Изучив материалы дела, обсудив доводы кассационной жалобы и отзыва на нее, выслушав явившихся представителей сторон, проверив в соответствии со статьей 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правильность применения норм материального и норм процессуального права, кассационная инстанция приходит к выводу о том, что решение и постановление подлежат отмене в связи со следующим.

Предметом заявленного по настоящему делу иска является требование о признании за истцом исключительных имущественных права на объекты авторского права - рисунок "Птица Гжели" и эскиз этикетки водки "Гжелка", - а также требование о запрещении ответчику использовать указанные произведение изобразительного искусства и их элементы (части), в том числе выполненное оригинальным шрифтом слово "Гжелка", на этикетках, размещаемых на алкогольных напитках, в том числе на водке, пиве, а также на безалкогольных напитках, производимых на территории Российской Федерации (Протокол судебного заседания; том 1, л.д. 248).

Из существа заявленных требований и возражений ответчика усматривается, что возникший по данному делу спор обусловлен наличием конфликта интересов истца, считающего себя обладателем исключительных прав на объекты авторского права, и интересов ответчика, как обладателя исключительных прав, представленных владельцу товарных знаков.

С целью недопущения подобного положения норма абзаца 3 пункта 3 статьи 7 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 г. N 3520-1 "Товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров", устанавливает, что не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные названию известного в Российской Федерации на дату подачи заявки произведения науки, литературы или искусства, персонажу или цитате из такого произведения, произведению искусства или его фрагменту без согласия обладателя авторского права или его правопреемника, если права на эти произведения возникли ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

Однако по настоящему делу суд обеих инстанций не выяснил, возможно ли разрешение возникшего конфликта интересов владельцев различных объектов гражданских прав в рамках рассмотрения настоящего иска с учетом заявленных оснований и предмета требований.

Удовлетворяя исковые требования, суд первой инстанции и согласившийся с ним апелляционный суд исходил из того, что ответчик использует вышеуказанные объекты авторского права путем их воспроизведения на этикетках, размещаемых на алкогольных и безалкогольных напитках, неправомерно, а именно, в отсутствие разрешения истца, и поэтому такие действия ответчика могут быть прекращены на основании судебного решения по заявленному иску.

Кассационная инстанция не может признать данный вывод правильным, поскольку при разрешении возникшего по настоящему делу спора суд обеих инстанций неправильно применил нормы материального права.

Как усматривается из материалов дела и установлено судами обеих инстанций, ответчик является правообладателем зарегистрированных товарных знаков N 239002 и N 110933, объектами правовой охраны по которым являются этикетки водки с изображением на них птиц, выполненных в традиционном стиле гжельской росписи, с указанием слова "Гжелка" (том 1, л.д. 122-124, 130-131).

Именно факт использования ответчиком двух указанных товарных знаков для маркировки распространяемой им продукции (алкогольные и безалкогольные напитки) указан истцом в обоснование заявленных требований и определен как действие, нарушающее права истца на объекты авторского права (Исковое заявление, том 1, л.д. 8, 9).

Суд первой и апелляционной инстанций также исходил из того, что нарушением права истца является использование ответчиком товарных знаков для маркировки своей продукции.

В такой ситуации суд первой инстанции, приняв решение о запрете ответчику использовать указанные произведение изобразительного искусства и их элементы (части), в том числе выполненное оригинальным шрифтом слово "Гжелка", на этикетках, размещаемых на алкогольных и безалкогольных напитках, по существу вынес противоречивый судебный акт, исключающий для истца возможность дальнейшего использования товарных знаков, при сохранении, вместе с тем, регистрации самого товарного знака.

Между тем, в силу ст.ст. 2, 3, 4 Федерального закона "О товарных знаках" правовая охрана товарного знака в Российской Федерации представляется на основании его государственной регистрации в порядке, установленным настоящим законом, или в силу международных договоров Российской Федерации, а правообладатель имеет исключительное право на его использование.

Принятые по настоящему делу судебные акты фактически направлены на запрет ответчику использовать зарегистрированные за ним товарные знаки N 110933 и N 239002 и предполагают прекращение правовой охраны, предоставленной на их основании.

Однако суд не учел, что проверки законности предоставления правовой охраны товарным знакам может быть произведена в судебном порядке при условии предварительного рассмотрения спора в административном порядке (применительно к абз. 7 п. 9 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 29.07.1997 г. N 19).

Порядок оспаривания и признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку предусмотрен статьей 28 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 г. N 3520-1 "Товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров".

Так, в силу подпункта 1 пункта 1 указанной статьи предоставление и признание правовой охраны товарного знака может быть оспорено и признано недействительным полностью или частично в течение всего срока действия правовой охраны, если она была представлена с нарушением требований, установленных пунктом 3 статьи 7 настоящего закона.

Вместе с тем пунктом 3 данной статьи установлено, что любое лицо может подать в Палату по патентным спорам в сроки и по основаниям, которые предусмотрены подпунктами 1 и 2 пункта 1 настоящей статьи, возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку.

В свою очередь правила подачи заявок и возражений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам утверждены Приказом Роспатента от 22.04.2003 г. N 56.

Кроме того, в соответствии с абзацем 2 статьи 43.1 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 г. N 3520-1 "Товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" решения, принятые по возражениям и заявлениям, поданным в порядке, предусмотренном статьями 13, 19.2, 22, 28, 29, 34, 42 и 42.1 указанного Закона, утверждаются руководителем федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности, вступают в силу с даты их утверждения и могут быть обжалованы в суд в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Таким образом, вне рамок использования указанного порядка, прямо регламентированного Федеральным законом, правовая охрана, предоставленная на основании зарегистрированного товарного знака, не может быть прекращена.

Положения указанных правовых норм судами применены не были.

При этом, как усматривается из материалов дела, до вынесения по настоящему делу решения по существу спора истец в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 28 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 г. N 3520-1 "Товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" обратился в Палату по патентным Роспатента с возражением против предоставления правовой охраны зарегистрированному за ответчиком товарному знаку N 239002 по заявке N 2002727267, которое было удовлетворено Роспатентом (том 2, л.д. 47-49).

В этой связи суду следовало выяснить возможность рассмотрения заявленного по настоящему делу иска по существу, принимая во внимание одновременное использование истцом административного порядка для защиты своих прав, нарушенных, по мнению истца, в результате использования ответчиком спорных товарных знаков для маркировки продукции.

Кроме того, следует указать на то, что, удовлетворяя иск в части о запрете ответчику использовать произведение изобразительного искусства - рисунок "Птица Гжели" и эскиз этикетки для водки "Гжелка", а также их элементы (части), в том числе выполненное оригинальным шрифтом слово "Гжелка", на этикетках, размещаемых на алкогольных напитках, в том числе на водке, пиве, а также на безалкогольных напитках, производимых на территории Российской Федерации, суд не выяснил, возможно ли фактическое исполнение судебных актов в этой части, учитывая требование об исполнимости судебных актов, установленное в части 1 статьи 16 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

При таких обстоятельствах обжалованные решение и постановление не могут быть признаны достаточно обоснованными и принятыми при правильном применении норм права, в связи чем они подлежат отмене, а дело направлению на новое рассмотрение с целью устранения допущенных нарушений.

При новом рассмотрении дела суду следует учесть изложенное; предложить истцу уточнить исковые требования, учитывая положение об исполнимости судебных актов и принимая во внимание установленный законом специальный порядок признания недействительным предоставления правовой охраны зарегистрированному товарному знаку; выяснить, оспаривалась в указанном порядке охрана товарных знаков N 110933 и N 239002, зарегистрированных ответчиком, и если да, то каковы результаты рассмотрения соответствующих заявлений (возражений); проверить, выносились ли какие-либо решения Палатой по Патентным спорам Роспатента РФ в отношении указанных товарных знаков, были ли они обжалованы в суде; на основе установленного, при правильном применении норм права вынести законный, обоснованный и мотивированный судебный акт.

С учетом изложенного и руководствуясь ст.ст. 274, 284, 286, п. 3 ч. 1 ст. 287, ч.ч. 1-3 ст. 288, ст. 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Федеральный арбитражный суд Московского округа постановил:

решение Арбитражного суда г. Москвы от 26 октября 2004 г. и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 24 января 2005 г. N 09АП-6312/04-ГК по делу N А40-35160/04-67-378 отменить, дело передать на новое рассмотрение в Арбитражный суд г. Москвы.