Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 11 июня 2008 г. N 09АП-6245/2008

г. Москва

Дело N А40-3890/08-5-44

11 июня 2008 г.

N 09АП-6245/2008

Резолютивная часть постановления объявлена 05 июня 2008 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 11 июня 2008 года

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Разумова И.В.,

судей Афанасьевой Т.К., Валиева В.Р.,

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Кузнецовой Ю.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу общества с ограниченной ответственностью "Мозель-М" на решение Арбитражного суда города Москвы от 16.04.2008 по делу N А40-3890/08-5-44, принятое судьей Тарасовым Н.Н., по иску общества с ограниченной ответственностью "Александровы погреба" к обществу с ограниченной ответственностью "Мозель-М" о защите исключительного права на товарные знаки,

при участии представителей:

истца - Гревцова С.В. (по доверенности от 10.01.2008 без номера), Косовской И.М. (по доверенности от 10.01.2008 без номера);

ответчика - Малининой Я.И. (по доверенности от 26.05.2008 без номера), Оксюк Н.Н. (по доверенности от 06.03.2008 серии 78 ВЗ N 893446),

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью "Александровы погреба" (далее - истец) обратилось в Арбитражный суд города Москвы с иском к обществу с ограниченной ответственностью "Мозель-М" (далее - ответчик) о защите исключительного права истца на товарные знаки "АРПИ" (свидетельство от 17.06.2002 N 214736 с приоритетом от 03.03.2000) и "АРПА" (свидетельство от 26.05.2006 N 307363 с приоритетом от 24.02.2004), в котором просило суд обязать ответчика прекратить использование обозначения "АРПА", сходного до степени смешения с упомянутыми товарными знаками, удалить с контрафактных товаров обозначение "АРПА" и взыскать с ответчика компенсацию в размере 500 000 рублей.

Решением суда от 16.04.2008 иск удовлетворен частично. Суд запретил ответчику использовать словесное обозначение "АРПА" для индивидуализации товаров, работ и услуг, в отношении которых зарегистрированы товарные знаки истца, и взыскал с ответчика в пользу истца 150 000 рублей компенсации.

Суд, установив, что ответчик водит в гражданский оборот алкогольную продукцию - армянский коньяк "АРПА", счел, что на этикетках бутылок с этим коньяком незаконно используется обозначение "АРПА", сходное до степени смешения с упомянутыми выше товарными знаками истца.

Не согласившись с принятым решением, ответчик подал апелляционную жалобу, в которой просит отменить состоявшийся по делу судебный акт, отказав в удовлетворении иска.

Податель жалобы находит, что суд принял во внимание то обстоятельство, что реализуемый ответчиком коньяк маркирован товарным знаком, зарегистрированным в Республики Армения, с согласия иностранного правообладателя, он был легально ввезен на территорию Российской Федерации до подачи истцом заявки на регистрацию товарного знака "АРПА", истец же, злоупотребляя своим правом, желает установить запрет на продажу армянского коньяка "АРПА".

Представители ответчика в судебном заседании доводы жалобы поддержали.

Представители истца, давая объяснения в суде апелляционной инстанции, с доводами жалобы не согласились, считали обжалуемое решение законным и обоснованным, в связи с чем просили оставить его без изменения.

Повторно рассмотрев дело по правилам статей 266, 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, изучив доводы апелляционной жалобы, заслушав объяснения представителей истца и ответчиков, Девятый арбитражный апелляционный суд пришел к выводу о том, что решение Арбитражного суда города Москвы подлежит отмене ввиду следующего.

Как установлено апелляционным судом, истец является правообладателем словесных товарных знаков "АРПИ" (свидетельство от 17.06.2002 N 214736 с приоритетом от 03.03.2000) и "АРПА" (свидетельство от 26.05.2006 N 307363 с приоритетом от 24.02.2004), зарегистрированных, в том числе, в отношении товаров и услуг 33 класса Международной классификации товаров и услуг (алкогольные напитки, кроме пива).

Обращаясь в суд с настоящим иском, истец ссылается на то, что в нарушение его исключительного права на указанные товарные знаки, ответчик осуществляет реализацию армянского коньяка производства Ерасхского винного завода, Республика Армения, на этикетках которого незаконно используется обозначение "АРПА", сходное до степени смешения с товарными знаками истца.

Материалами дела (товарным чеком от 14.05.2007 N мм0511/00258, заверенными оттисками печати ответчика грузовыми таможенными декларациями и сертификатами соответствия, договором от 01.07.2006 N 0107/06, заключенным между ЗАО "Мозель" и ответчиком) подтверждено и не оспаривается участвующими в деле лицами то обстоятельство, что ответчик, действительно, распространяет на российском рынке путем заключения договоров купли-продажи армянский коньяк "АРПА", производимый ООО "Ерасхский винный завод", Республика Армения.

В соответствии со статьей 4 действовавшего в спорный период Закона Российской Федерации "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" никто не может использовать охраняемый в Российской Федерации товарный знак без разрешения правообладателя. Нарушением исключительного права правообладателя (незаконным использованием товарного знака) признается использование без его разрешения в гражданском обороте на территории Российской Федерации товарного знака или сходного с ним до степени смешения обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, в том числе размещение товарного знака или сходного с ним до степени смешения обозначения на товарах, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации.

Аналогичные правила содержатся и в действующих в настоящее время пункте 1 статьи 1229 и статье 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Между тем, апелляционная инстанция не может согласиться с доводом истца, считающего, что ООО "Мозель-М" подлежит привлечению к ответственности за незаконное использование товарных знаков "АРПИ" (свидетельство от 17.06.2002 N 214736 с приоритетом от 03.03.2000) и "АРПА" (свидетельство от 26.05.2006 N 307363 с приоритетом от 24.02.2004), правообладателем которых является истец.

Вопреки мнению истца обозначение "АРПА", размещенное на лицевой стороне этикетки армянского коньяка производства Ерасхского винного завода, не является сходным до степени смешения с товарным знаком "АРПИ".

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) - пункт 14.4.2.2 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания (далее - Правила), утвержденных приказом Российского агентства по патентам и товарным знакам от 05.03.2003 N 32.

По смыслу пункта 14.4.2 Правил для признания обозначения сходным до степени смешения с другим обозначением первое должно ассоциироваться со вторым в целом.

Таким образом, при сопоставлении обозначения и товарного знака основное правило заключается в том, что вывод делается на основе восприятия не отдельных элементов, а товарного знака и противопоставляемого обозначения в целом (общего впечатления).

Как видно из свидетельства о регистрации товарного знака "АРПИ" (свидетельство от 17.06.2002 N 214736 с приоритетом от 03.03.2000) этот товарный знак представляет собой обозначение, выполненное стандартным шрифтом в кириллице заглавными буквами одного размера.

Название же армянского коньяка "АРПА" на лицевой стороне этикетки, хотя и выполнено в кириллице заглавными буквами, его первая буква "А" сделана оригинальным стилизованным золотистым цветом таким образом, что буква как бы вплетена в ветви растения, вследствие чего перестает воспринимается исключительно как буква "А".

Визуально в названии коньяка "АРПА" акцент сделан именно на этот элемент. Он как по размеру, так и по оригинальной манере написания выделяется из всего слова, в отличие от товарного знака истца ("АРПИ"), в котором каких-либо визуальных акцентов не сделано.

Тождество звучания словесных составляющих товарного знака и обозначения, действительно, имеет место, но только в отношении трех первых букв, четвертые же буквы различны, причем они не являются окончаниями, суффиксами и т.п., а, значит, не могут быть признаны слабыми элементами.

Наличие у двух сравниваемых обозначений самостоятельных смысловых значений (Арпа - река на территории Республики Армения, Арпи - озеро), исключает возможность признания обозначений сходными, несмотря на определенное звуковое сходство начальных частей противопоставляемых слов.

В целом оригинальное графическое исполнение обозначения "АРПА" на этикетке коньяка, реализуемого ответчиком, приводит к утрате им исключительно словесного характера и приобретению элементов изобразительного, что при отсутствии семантического сходства с выражением "АРПИ" не позволяет апелляционному суду признать обозначение "АРПА", имеющееся на этикетке коньяка, ассоциирующимся в целом с товарным знаком истца "АРПИ".

Обозначения не сходны до степени смешения.

Довод истца относительно того, что угроза смешения противопоставляемых знака и обозначения обуславливается и тем, что на оборотной стороне бутылки выражение "АРПА" приводится обычным шрифтом, не может быть принят во внимание.

Основной потребитель идентифицирует товары и услуги в первую очередь по привычной ему лицевой стороне бутылки, которой товар обращен к покупателю на прилавке. Как правило, он руководствуется общими впечатлениями, возникшими при взгляде именно на эту сторону товара, когда он имеет возможности непосредственно сравнить товары при выборе той или иной покупки.

Кроме того, на оборотной стороне обозначение "АРПА" выполнено мелким шрифтом, является подчиненным по отношении к обозначению, приведенному на лицевой стороне.

Согласно судебной практике, сформированной Высшим Арбитражным Судом Российской Федерации (постановление от 18.07.2006 N 3691/06), о смешении обозначений в глазах потребителя могут свидетельствовать данные социологических опросов.

Апелляционной инстанцией сторонам спора было предложено назначить по делу проведение судебных социологических опросов с целью выяснения того обстоятельства, смогут ли опрошенные потребители однозначно разграничить, отличить товарный знак истца ("Арпи") от использованного ответчиком обозначения ("Арпа").

По смыслу части 1 статьи 82 АПК РФ, касающейся назначения экспертизы по инициативе суда, для назначения судебной экспертизы в рассматриваемом случае необходимо было получить согласие от всех участвующих в деле лиц.

Ответчик дал согласие на проведение исследования, однако истец от назначения такого рода исследования категорически отказался.

Как разъяснил Пленум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации в пункте 5 постановления от 20.12.2006 N 66 если экспертиза в силу Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации могла быть назначена с согласия участвующих в деле лиц, однако такое согласие не было получено, оценка требований и возражений сторон осуществляется судом с учетом положений статьи 65 АПК РФ о бремени доказывания исходя из принципа состязательности, согласно которому риск наступления последствий несовершения соответствующих процессуальных действий несут лица, участвующие в деле (часть 2 статьи 9 Кодекса).

В рассматриваемом случае истец должен нести бремя непредставления доказательств того, что в глазах реальных конечных потребителей коньячной алкогольной продукции существует угроза смешения того, что товарный знак "Арпи" (в том виде как он зарегистрирован) и обозначение "Арпа" (в том виде как оно проставлено на этикетке) принадлежат одним производителям, распространителям и т.п.

Довод истца о сходстве самих этикеток, отклоняется, поскольку этикетки коньяков "АРПИ" и "АРПА" выполнены в традиционной, стандартной для армянских производителей манере.

С учетом изложенного, ответчик не может быть признан нарушителем исключительного права истца на товарный знак "АРПИ".

В отношении столкновения товарного знака истца "АРПА" (свидетельство от 26.05.2006 N 307363 с приоритетом от 24.02.2004) и названия коньяка "АРПА", распространяемого ответчиком на территории Российской Федерации, истец обоснованно со ссылкой на Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания указывает на сходство товарного знака и обозначения по фонетическому и семантическому признакам.

Однако, считая свое исключительное право нарушенным ответчиком, истец не учитывает следующее.

Задолго до даты подачи истцом заявки на регистрацию товарного знака "АРПА" (заявка подана 24.02.2004) в Республике Армения в установленном порядке был зарегистрирован комбинированный товарный знак "АРПА" (свидетельство от 05.02.2003 N 7209 с приоритетом от 27.02.2002, выданное Агентством по интеллектуальной собственности Республики Армения) по 33 классу Международной классификации товаров и услуг в отношении армянских коньяков (бренди).

Вся этикетка реализуемого ответчиком коньяка является точным воспроизведением указанного иностранного товарного знака.

Производитель коньяка "АРПА" - ООО "Ерасхский винный завод", реализуемого ответчиком на территории Российской Федерации, маркирует свою продукцию, изготавливаемую в Республике Армения комбинированным товарным знаком "АРПА" (свидетельство от 05.02.2003 N 7209) с разрешения иностранного правообладателя, выраженного в договоре о совместной деятельности от 01.08.2003 без номера, заключенного между компанией "Армен-Алко", Республика Армения, и винным заводом.

Суд первой инстанции при этом обоснованно указал на то, что ответчиком представлены лишь доказательства, свидетельствующие о законности использования товарного знака "АРПА" на территории иностранного государства.

Между тем, согласно статье 10.bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности от 20.03.1883, ратифицированной Союзом ССР 19.09.1968, участники конвенции обязаны обеспечить эффективную защиту от недобросовестной конкуренции, актом которой считается всякий акт конкуренции, противоречащий честным обычаям в промышленных и торговых делах.

Пунктом 1 статьи 10 Гражданского кодекса Российской Федерации установлено, что не допускаются действия юридических лиц, осуществляемые исключительно с намерением причинить вред другому лицу, а также злоупотребление правом в иных формах, не допускается использование гражданских прав в целях ограничения конкуренции.

В случае несоблюдения указанных выше требований арбитражный суд может отказать лицу в защите принадлежащего ему права (пункт 2 статьи 10 Кодекса).

Материалами дела (договор от 20.06.2003 N 2-РАМ, заключенный между ЗАО "Мозель", Российская Федерация, и компанией "Армен-Алко", Республика Армения, сертификат соответствия N РОСС АМ.АЯ61.В64125 со сроком действия с 24.09.2003 по 31.12.2006 и приложение к нему, выданный на производимый ООО "Ерасхский винный завод" коньяк "АРПА") подтверждено, что коньяк "АРПА", производства Ерасхского винного завода ввозится ЗАО "Мозель" в Российскую Федерацию с 2003 года, а с 2002 года (сертификат соответствия N РОСС АМ.АЯ61.В54412 со сроком действия с 09.09.2002 по 31.12.2003 и приложение к нему, выданный на производимый ООО "Авшарский винный завод" коньяк "АРПА", грузовые таможенные декларации, в том числе, от 13.09.2002) ЗАО "Мозель" ввозит в Российскую Федерацию коньяк "АРПА" производства Авшарского винного завода.

Истец в исковом заявлении прямо указывает на то, что коньяк "АРПИ", производства Араратского коньячного завода, поставляется с его разрешения в Российскую Федерацию ООО "Торговый дом "Русьимпорт" с сентября 2002 года, ссылаясь при этом на контракт от 27.09.2002 N 051/45166270/00022.

Следовательно, оба армянских коньяка имеют разных производителей в стране происхождения и представлены на рынке России с сентября 2002 года, когда и стали известны отечественному потребителю.

Коньяк "АРПА" впервые ввезен на территорию нашей страны до даты подачи истцом заявки на регистрацию товарного знака "АРПА" (до 24.02.2004).

Апелляционным судом установлено, что в спорный период, равно как и вплоть до настоящего времени истец, либо иные лица с его разрешения, вообще не выпускали какую-либо алкогольную продукцию или однородные с ней товары, маркируемые товарным знаком "АРПА", а значит, смешение товаров или введение в заблуждение потребителей коньяков "АРПА" не могло иметь места.

Таким образом, истец:

- осуществляет хозяйственную деятельность в том же сегменте рынка армянских коньяков, что и ответчик, при этом противопоставляемые коньяки стали возиться в Россию в один период времени;

- не реализовывал коньяки "АРПА" и не передавал соответствующие права иным лицам,

- подал заявку на регистрацию товарного знака "АРПА" после того, как армянский коньяк "АРПА" стал ввозиться ЗАО "Мозель" в Российскую Федерацию,

- произвел подачу заявки в Российской Федерации на регистрацию товарного знака "АРПА" спустя два года после подачи заявки на регистрацию сходного знака в иностранном государстве лицом, имеющим непосредственное отношение к производству армянского коньяка "АРПА".

При таких обстоятельствах, действия истца требующего выплаты компенсации, и признания в судебном порядке ответчика нарушителем исключительного права истца на товарный знак "АРПА" следует признать противоречащими честным обычаям в коммерческих делах в алкогольной отрасли, они направленными на ограничение конкуренции на рынке армянских коньяков, недопуск на отечественный рынок продукции Ерасхского и Авшарского винных заводов, идут в разрез с Соглашением между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Армения о свободной торговле (Ереван, 30.09.1992), то есть являются злоупотреблением правом, что исключает возможность судебной защиты и удовлетворения иска на основании статьи 10.bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности и статьи 10 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Решение Арбитражного суда города Москвы следует отменить, отказав в удовлетворении иска.

Расходы по уплате госпошлины по иску и жалобе распределяются в порядке статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации и относятся на истца.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 266, 268 - 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Девятый арбитражный апелляционный суд,

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда города Москвы от 16.04.2008 по делу N А40-3890/08-5-44 отменить.

В удовлетворении иска отказать.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Александровы погреба" в пользу общества с ограниченной ответственностью "Мозель-М" 1 000 рублей в возмещение расходов по уплате госпошлины по апелляционной жалобе.

Постановление может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня его изготовления в полном объеме в Федеральный арбитражный суд Московского округа.

Председательствующий судья

И.В. Разумов

Судьи

Т.К. Афанасьева В.Р. Валиев