Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 11 августа 2008 г. N 09АП-8681/2008

Москва

11 августа 2008 г.

N 09АП-8681/2008-АК N 09АП-8838/2008-АК N А40-4743/08-67-53

Резолютивная часть постановления объявлена 04.08.2008.

Полный текст постановления изготовлен 11.08.2008

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

Председательствующего судьи

Якутова Э.В.

судей:

Бекетовой И.В.

Веклич Б.С.

при ведении протокола помощником судьи Халиной И.Ю.

Рассмотрев в открытом судебном заседании в зале N 15 апелляционные жалобы Палаты по патентным спорам Роспатента, ЗАО "Торговый Домъ Бориса Смирнова, потомка Поставщика двора Его Императорского Величества П.А. Смирнова, у Чугунного моста въ Москве" на решение Арбитражного суда г. Москвы от 03.06.2008 по делу N А40-4743/08-67-53 судьи Черенковой Г.В.,

по заявлению ЗАО "Д Дистрибьюшен"

к Палате по патентным спорам, Роспатенту

третьи лица ЗАО "Торговый Домъ Бориса Смирнова, потомка Поставщика двора Его Императорского Величества П.А. Смирнова, у Чугунного моста въ Москве";

ООО "Торговый дом по возрождению традиций Поставщика Двора Его Императорского Величества"

о признании недействительным решения

при участии:

от заявителя: Горофов П.Е. по дов. от 10.01.2007, паспорт 45 05 366994

от ответчиков: Палаты по патентным спорам, Шеманин Я.А. по дов. от 14.02.2008, уд. N 315-30;

Роспатента, Шеманин Я.А. по дов. от 28.11.2007, уд. N 315-30

от третьих лиц: ЗАО "Торговый Домъ Бориса Смирнова, потомка Поставщика двора Его Императорского Величества П.А. Смирнова, у Чугунного моста въ Москве", ген. директор Смирнова Е.В. приказ N 10, паспорт 45 00 854057; Васильева О.В. по дов. от 18.03.2008, паспорт 45 09 346756

ООО "Торговый дом по возрождению традиций Поставщика Двора Его Императорского Величества", Ариевич Е.А. по дов. от 15.01.2007, уд. N 6114

УСТАНОВИЛ

Решением Арбитражного суда г. Москвы от 03.06.2008 было удовлетворено заявление ЗАО "Д Дистрибьюшен" (далее - Общество) о признании недействительным решения Палаты по патентным спорам (далее - ППС) от 02.11.2007 в части оставления в силе правовой охраны товарного знака N 211485 "Борис Смирновъ" в отношении товаров 32 и 33 классов МКТУ, а также частично услуг 42 класса МКТУ по отношению к товарам 32 и 33 классов МКТУ, а именно: реализация товаров, снабжение продовольственными товарами, обеспечение продуктами питания, рестораны, бары, кафе, и обязании Роспатента устранить нарушения законных прав и интересов заявителя путем внесения в установленном порядке в государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания записи об исключении из объема правовой охраны товарного знака N 211485 товаров 32 и 33 класса МКТУ полностью и услуг 42 класса МКТУ в отношении товаров 32 и 33 классов МКТУ, а именно: реализация товаров, снабжение продовольственными товарами, обеспечение продуктами питания, рестораны, бары, кафе.

Палата по патентным спорам не согласилась с решением и обратилась с апелляционной жалобой, в которой считает, что решение суда первой инстанции было вынесено с нарушением норм материального и процессуального права.

Просит решение отменить в части требования к Роспатенту о внесении Госреестр записи об исключении из объёма правовой охраны товарного знака N 211485 товаров 32, 33 классов МКТУ полностью и услуг 42 класса МКТУ в отношении товаров 32 и 33 класса МКТУ, а именно: "реализация товаров", "снабжение продовольственными товарами", "рестораны", "бары", "кафе", "обеспечение пищевыми продуктами и напитками", "обеспечение временного проживания" и прекратить производство по делу в данной части.

Третье лицо - ЗАО "Торговый Домъ Бориса Смирнова, потомка Поставщика двора Его Императорского Величества П.А. Смирнова, у Чугунного моста въ Москве" - также не согласилось с решением и обратилось с апелляционной жалобой, в которой считает, что суд неполно выяснил обстоятельства, имеющие значение для дела, что привело к вынесению ошибочного решения, а также нарушил нормы процессуального права.

Просит решение отменить полностью и оставить оспариваемое решение Палаты по патентным спорам в силе.

В отзыве на апелляционные жалобы ЗАО "Д Дистрибьюшен" считает решение законным, обоснованным и вынесенным с полным и всеобъемлющим исследованием материалов дела, а доводы апелляционных жалоб несостоятельными.

Отзывы на апелляционную жалобу Палаты Роспатентом и третьими лицами не представлены.

Отзывы на апелляционную жалобу ЗАО "Торговый Домъ Бориса Смирнова, потомка Поставщика двора Его Императорского Величества П.А. Смирнова, у Чугунного моста въ Москве" ответчиками и третьим лицом - ООО "Торговый дом по возрождению традиций Поставщика Двора Его Императорского Величества" - не представлены.

В судебном заседании представитель Палаты и Роспатента высказал единую правовую позицию, доводы своей апелляционной жалобы поддержал в полном объеме, доводы апелляционной жалобы третьего лица также поддержал, просил отменить решение суда первой инстанции, поскольку считает его незаконным и необоснованным по основаниям, изложенным в апелляционной жалобе, и принять по делу новый судебный акт об отказе в удовлетворении заявленных требований.

Указал на то, что в рамках рассмотрения спора о законности решения об отказе в удовлетворении возражений против предоставления правовой охраны товарного знака, суд не может принять решение о признании недействительной правовой охраны товарного знака, подменяя тем самым орган исполнительной власти.

В силу этого считает, что данная категория дел не подведомственна суду первой инстанции, в связи с чем производство по делу в данной части подлежит прекращению.

Представитель третьего лица - ЗАО "Торговый Домъ Бориса Смирнова, потомка Поставщика двора Его Императорского Величества П.А. Смирнова, у Чугунного моста въ Москве" - в судебном заседании доводы своей апелляционной жалобы поддержал в полном объеме, доводы апелляционной жалобы Палаты также поддержал, просил отменить решение суда первой инстанции, поскольку считает его незаконным и необоснованным по основаниям, изложенным в апелляционной жалобе, и принять по делу новый судебный акт об отказе в удовлетворении заявленных требований.

Указал на то, что включение в обозначение наряду с фамилией имени усиливает различительную способность обозначения.

Отметил, что фирма обладает товарными знаками, включающими в себя слово "Смирновъ", с более раним приоритетом по сравнению с противопоставляемым товарным знаком.

Полагает, что имеющийся в деле социологический опрос проведен с нарушением требований к данным видам исследований.

Обратил внимание на то, что Палатой было удовлетворено возражение против признания товарного знака "Смирновъ" общеизвестным.

Считает, что у суда не имелось правовых оснований для обязания Роспатента внести соответствующую запись в Госреестр до того, как правовая охрана будет прекращена в порядке, предусмотренном Законом о товарных знаках.

Представитель заявителя поддержал решение суда первой инстанции, с доводами апелляционных жалоб не согласился, считает их необоснованными, просил решение суда оставить без изменения, а в удовлетворении апелляционных жалоб отказать, изложил свои доводы.

Указал на то, что само по себе сходство до степени смешения словесного обозначения "Смирновъ" является достаточным основанием для признания противопоставляемых товарных знаков сходными до степени смешения в целом.

Полагает, что существует не только угроза, но и реальное смешение товарных знаков в глазах потребителей, что подтверждается результатами социологического опроса.

Считает, что устранением допущенных нарушений является совершение Роспатентом действий по внесению изменений в сведения, содержащиеся в Госреестре, а не принятие Палатой нового решения, которое может быть по существу аналогичным уже оспоренному решению, может быть вновь оспорено в суде и, таким образом, не являться по существу устранением допущенных нарушений.

Представитель третьего лица - ООО "Торговый дом по возрождению традиций Поставщика Двора Его Императорского Величества" - поддержал решение суда первой инстанции и правовую позицию заявителя, с доводами апелляционных жалоб не согласился, считает их необоснованными, просил решение суда оставить без изменения, а в удовлетворении апелляционных жалоб отказать, изложил свои доводы.

Законность и обоснованность решения проверены в соответствии со ст.ст. 266, 268, 269 АПК РФ. Суд апелляционной инстанции, заслушав представителей сторон, исследовав и оценив имеющиеся в материалах дела доказательства, считает, что решение подлежит оставлению без изменения исходя из следующего.

Как следует из материалов дела, словесный товарный знак "БОРИСЪ СМИРНОВЪ" зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 24.04.2002 за N 211485 по заявке N 2000719423/50 с приоритетом от 31.07.2000 на имя ЗАО "Торговый Домъ Бориса Смирнова, потомка Поставщика Двора Его Императорского Величества П.А.Смирнова, у Чугуннаго моста въ Москве" в отношении товаров 30, 32, 33, 34 и услуг 42 классов МКТУ.

Товарный знак "БОРИСЪ СМИРНОВЪ" по свидетельству N 211485 выполнен в две строки шрифтом, близким к стандартному, заглавными буквами русского алфавита, причем на концах слов выполнена буква "Ъ", которая не используется в орфографии современного русского языка.

Комбинированный товарный знак N 163000 "Смирновъ" с приоритетом от 10.10.1997 зарегистрирован в отношении товаров и услуг 16, 21, 29, 30, 32, 33, 42 классов МКТУ.

21.11.2005 ООО "Торговый дом по возрождению традиций Поставщика Двора его Императорского Величества" обратилась в Палату с возражениями против предоставления правовой охраны товарного знака N 211485 как зарегистрированному с нарушением требований п.1 ст.7 Закона РФ "О товарных знаках и знаках обслуживания" в связи с наличием более ранней регистрации по свидетельству N 163000 товарного знака "Смирновъ", сходного до степени смешения с товарным знаком N 211485 в отношении однородных товаров.

ЗАО "Д Дистрибьюшен" является владельцем комбинированного товарного знака "Смирновъ" по свидетельству N 163000, приобретенного у ООО "Торговый дом по возрождению традиций Поставщика Двора его Императорского Величества" на основании договора уступки, зарегистрированного Роспатентом 29.06.2006.

Решением Палаты по патентным спорам в удовлетворении возражений было отказано. Отказ в удовлетворении возражений Палата обосновала отсутствием сходства товарного знака N 211485 с товарным знаком N 163000; оценку однородности товаров, в отношении которых зарегистрированы товарные знаки, Палата не произвела.

Удовлетворяя заявленные ЗАО "Д Дистрибьюшен" требования, суд первой инстанции обоснованно исходил из того, что оспариваемое решение не соответствует нормам п.1 ст.7 Закона РФ "О товарных знаках и знаках обслуживания" (далее - Закон о товарных знаках) и Правилам подачи возражений и заявлений и их рассмотрению в Палате по патентным спорам, утвержденных приказом Роспатента от 22.04.3003 N 56 (далее - Правила).

При этом суд правомерно указал на то, что в соответствии с п.1 ст.7 Закона о товарных знаках не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения, в частности, с товарными знаками, ранее зарегистрированными или заявленными на регистрацию в Российской Федерации на имя другого лица в отношении однородных товаров.

В соответствии с п.14.4.2. Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на отдельные отличия.

Согласно п.14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями; с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим).

Отметив, что при вхождении слова "Смирновъ" в оба товарных знака Палата правомерно признала, что оба обозначения содержат фонетически и семантически тождественный элемент "Смирновъ", суд обоснованно обратил внимание на то, что при этом Палата сделала нелогичный вывод, что это обстоятельство не свидетельствует о сходстве сравниваемых товарных знаков в целом, указав на то, что наличие в оспариваемом товарном знаке "Борис Смирновъ" слова "Борис" придает иное смысловое значение этому знаку в отличие от противопоставленного товарного знака, в котором в качестве обозначения используется только слово "Смирновъ", представляющее собой распространенную русскую фамилию, обладающую слабой различительной способностью, в то время как оспариваемый товарный знак "Борис Смирновъ" вызывает ассоциации с конкретным реально существующим человеком Борисом Смирновым, одним из потомков известного производителя спиртных напитков в царской России Петра Арсеньевича Смирнова.

В связи с этим, суд правомерно посчитал, что, поскольку основным критерием сходства обозначений является их сходство в целом, несмотря на отдельные отличия, то слово "Борис" в товарном знаке N 211485 является именно таким отдельным отличием, в то время как в целом товарные знаки сходны до степени смешения; по смысловой нагрузке слово "Смирновъ" как фамилия в обозначении "Борис Смирновъ" является более сильным элементом, чем имя "Борис".

Анализируя противопоставляемые товарные знаки, суд обоснованно указал на то, что согласно п.14.4.22.(3) Правил признаком семантического сходства является совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение.

Очевидно, что в обозначении "Борис Смирновъ" логическое ударение падает именно на фамилию "Смирновъ", а не на имя "Борис".

Оценивая ссылку Палаты на то, что одновременное указание имени и фамилии является существенным элементом индивидуализации обозначения, суд правильно обратил внимание на то, что ответчики не учитывают, что такая позиция могла бы рассматриваться в отношении индивидуализации физического лица, но не в отношении обозначения, используемого в качестве товарного знака.

При этом для официальной индивидуализации физического лица наличие имени также является недостаточным, поскольку необходимы данные о возрасте, а также регистрационные паспортные данные.

Известно, что индивидуализация физических лиц в обществе, в том числе рядовым потребителем, производится, прежде всего, по фамилии (в коллективе, справочниках, энциклопедиях и т.д.), в связи с чем ассоциативно семантически более сильным элементом обозначения "Борис Смирновъ", состоящего из имени и фамилии, безусловно является именно фамилия.

Также обоснованно суд отметил, что для признания сходства товарных знаков до степени смешения достаточно уже самой угрозы, а не реального смешения товарных знаков в глазах потребителя; угроза смешения имеет место в том случае, если потребитель понимает, что речь идет не об одном и том же товарном знаке, но полагает, что оба товарных знака принадлежат одному и тому же производителю.

Более того, суд правомерно указал и на то, что о реальном смешении противопоставляемых товарных знаков для потребителя свидетельствуют и результаты аналитического отчета по итогам социологического опроса, проведенного завкафедрой социологического факультета МГУ Авериным Ю.П.

В частности, порядка 40% респондентов считают, что товарные знаки "Смирновъ" и "Борись Смирновъ" принадлежат одному производителю, а 19% затруднились ответить на поставленный опрос. Соответственно, из опрошенных лиц менее половины однозначно различают противопоставляемые товарные знаки. Из результатов опроса также следует, что 37% опрошенных не только считают рассматриваемые товарные знаки принадлежащими одному и тому же производителю, но и реально способны перепутать сам продукт, маркированный указанными товарными знаками. Доказательств обратного третьим лицом не представлено.

При этом не основаны на законе доводы о том, что социологический опрос проведен с нарушением требований к данным видам исследований. По существу, третьим лицом не опровергаются результаты опроса, а указывается на его неполноту и некорректность выводов. В то же время, каких-либо объективных данных, свидетельствующих о недостоверности полученных сведений или необъективном характере исследования третьим лицом не предоставлено.

Обязывая Роспатент устранить нарушения законных прав и интересов заявителя путем внесения в государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания записи об исключении из объема правовой охраны товарного знака N 211485 товаров 32 и 33 класса МКТУ полностью и услуг 42 класса МКТУ в отношении товаров 32 и 33 классов МКТУ, суд первой инстанции обоснованно руководствовался ч.2 ст.201 АПК РФ.

При этом не могут быть приняты доводы Палаты о том, что суд неправомерно принял решение о признании недействительной правовой охраны товарного знака, подменяя тем самым орган исполнительной власти, поскольку из резолютивной части решения определенно следует, что устранение нарушения прав и интересов заявителя должно быть произведено именно Роспатентом и в установленном законом порядке.

При таких обстоятельствах суд апелляционной инстанции считает обоснованным и основанным на законе вывод суда первой инстанции о наличии оснований для удовлетворения заявленных Обществом требований.

Принимая во внимание вышеизложенное и, руководствуясь ст.ст. 266, 268, 269, 271 АПК РФ суд,

ПОСТАНОВИЛ

решение Арбитражного суда г. Москвы от 03.06.2008 по делу N А40-4743/08-67-53 оставить без изменения, апелляционные жалобы - без удовлетворения.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления постановления в полном объеме в Федеральном арбитражном суде Московского округа.

Председательствующий судья:

Э.В. Якутов

Судьи

И.В. Бекетова Б.С. Веклич