Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 25 сентября 2008 г. N 09АП-11711/2008

г. Москва

Дело N А40-9767/08-51-100

"25" сентября 2008 г.

N 09АП-11711/2008-ГК

Резолютивная часть постановления объявлена 23.09.2008 года.

Мотивированное постановление изготовлено 25.09.2008 года

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

Председательствующего судьи В.В. Попова

судей Солоповой А.А. и Трубицына А.И.

при ведении протокола судебного заседания секретарем Глуховой Т.А.

Рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу ЗАО "Институт молекулярной диагностики Диафарм"

на решение Арбитражного суда города Москвы от 30.07.2008 г. по делу N А40-9767/08-51-100, принятое судьей Васильевой Т.В.,

по иску ФГУП "Московский эндокринный завод"

к ЗАО "Институт молекулярной диагностики Диафарм"

3 лица: ООО "ДЖОНТИ", ООО "Профит Фарм"

о прекращении производства и реализации препарата

при участии:

от истца - Терехов С.В. по доверенности от 18.09.2008 г.N 01/20-2464, Брежнева Н.В. по доверенности от 03.07.2008 г. N 01-5/20-1704;

от ответчика - Травина Л.А. генеральный директор (решение от 19.12.2005 г. N 11);

от третьих лиц:

ООО "ДЖОНТИ" - не явился, извещен;

ООО "Профит Фарм" - Буланов А.Ю. по доверенности от 03.07.2008 г., Труфанов Э.А. генеральный директор (приказ от 16.11.20007 г.).

УСТАНОВИЛ:

ФГУП "Московский эндокринный завод" обратилось в Арбитражный суд г. Москвы с иском к ЗАО "Институт молекулярной диагностики Диафарм" о пресечении действий ответчика, нарушающие исключительные права истца на товарный знак "ТАУФОН" по свидетельству N 146827 путем прекращения использования товарного знака "ТАУФОН" по свидетельству N 146827 при производстве и реализации товаров, входящих в 5 класс МКТУ "фарацевтические препараты" (с учетом уточнения исковых требований в порядке ст. 49 АПК России, принятого судом первой инстанции).

Решением Арбитражного суда г. Москвы от 30.07.2008 г. исковые требования удовлетворены полностью.

Не согласившись с принятым решением, ЗАО "Институт молекулярной диагностики Диафарм" подало апелляционную жалобу, в которой просит решение Арбитражного суда г. Москвы отменить, в удовлетворении иска отказать полностью по основаниям, изложенным в апелляционной жалобе.

Представитель ответчика в судебном заседании поддержал доводы апелляционной жалобы.

Представитель истца в судебном заседании возражал против доводов апелляционной жалобы, представил письменный отзыв на апелляционную жалобу.

Представитель ООО "ДЖОНТИ" в судебное заседание не явился, извещен надлежащим образом, письменный отзыв на апелляционные жалобы не представил.

Представитель ООО "Профит Фарм" в судебном заседании возражал против доводов апелляционной жалобы, письменный отзыв на апелляционные жалобы не представил.

Изучив материалы дела, исследовав имеющиеся в деле доказательства, выслушав представителей истца и ответчика, третьего лица, проверив все доводы апелляционной жалобы и возражений на нее, арбитражный апелляционный суд считает, что апелляционная жалоба не подлежит удовлетворению по следующим основаниям.

Как следует из материалов дела, ФГУП "Научно-производственный центр "Фармзащита" Федерального медико-биологического агентства имеет исключительные права на товарный знак "ТАУФОН" на основании свидетельства N 146827 с приоритетом от 11.08.1995 г. в отношении товаров 5 класса МКТУ (фармацевтические препараты).

Истец и ФГУП "Научно-производственный центр "Фармзащита" Федерального медико-биологического агентства заключили 17.08.2007 г. лицензионный договор на передачу исключительного права на товарный знак "ТАУФОН" по свидетельству N 146827, который был зарегистрирован в Роспатенте 14.11.2007 г. Срок действия исключительной лицензии - 3 года (пункт 5.1 договора от 17.08.2007 г.). Территория действия - Российская Федерация (пункт 2.2 договора от 17.08.2007 г.).

Согласно ст. 1484 ГК России лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 ГК России любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 настоящей статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

В соответствии со ст. 1229 ГК России гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233 ГК России), если настоящим Кодексом не предусмотрено иное. Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Согласно ст. 1252 ГК России защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления требования о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, - к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним.

В соответствии со ст. 1254 ГК России если нарушение третьими лицами исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации, на использование которых выдана исключительная лицензия, затрагивает права лицензиата, полученные им на основании лицензионного договора, лицензиат может наряду с другими способами защиты защищать свои права способами, предусмотренными статьями 1250, 1252 и 1253 настоящего Кодекса.

Исковые требования основаны на том, что ответчик без согласия правообладателя осуществляет производству и реализацию товаров (лекарственного препарата - кали глазные) с использованием обозначения "ТАУФОН", сходного до степени смешения с товарным знаком "ТАУФОН" по свидетельству N 146827.

Данные обстоятельства не оспариваются сторонами и подтверждены материалами дела.

Доводы ответчика о том, что препарат "ТАУФОН" производится с 1986 г. на всей территории СССР, обозначение "ТАУФОН" не обладает различительной способностью, государственная регистрация товарного знака произведена с нарушением законодательства российской Федерации, что, по мнению ответчика, подтверждается письмом заместителя Министра здравоохранения РФ от 28.04.1999 г. (л.д.123-124, т.1), не принимаются.

В соответствии с разъяснениями Президиума ВАС России, данными в пункте 9 Информационного письма от 29.07.1997 г. N 19 "Обзор практики разрешения споров, связанных с защитой прав на товарный знак", при разрешении спора о пресечении нарушений прав на товарный знак арбитражный суд не может признать регистрацию товарного знака недействительной.

Учитывая, что доводы заявителя апелляционной жалобы фактически направлены на оспаривания законности регистрации товарного знака, а законодательством Российской Федерации установлен специальный административный порядок оспаривания регистрации товарных знаках, данные возражения не подлежат рассмотрению арбитражным судом.

Из материалов дела видно, что ответчиком оспаривается государственная регистрация товарного знака "ТАУФОН" по свидетельству N 146827 (л.д.126-129, 145 т.1).

Заявитель апелляционной жалобы считает, что суд первой инстанции обязан был запросить необходимые для рассмотрения данного дела материалы в Палате по патентным спорам и приостановить производство по делу до рассмотрения Палатой по патентным спорам возражений по регистрации товарного знака "ТАУФОН" по свидетельству N 146827.

В соответствии с разъяснениями Президиума ВАС России, данными в пункте 12 Информационного письма от 13.12.2007 г. N 122 "Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности", рассмотрение Палатой по патентным спорам и Роспатентом возражений против предоставления правовой охраны товарному знаку не влечет обязательного приостановления производства по делу о нарушении прав на этот товарный знак.

Само по себе рассмотрение Палатой по патентным спорам и Роспатентом возражений против предоставления правовой охраны товарному знаку в силу статьи 143 АПК России не является обязательным основанием приостановления производства по делу. Производство по делу может быть приостановлено применительно к подпункту 1 пункта 1 статьи 143 АПК России только в случае установления невозможности рассмотрения дела о нарушении прав на товарный знак до рассмотрения соответствующего дела Палатой по патентным спорам и Роспатентом. В данном же обстоятельств, свидетельствующих о такой невозможности, в материалах дела не имеется.

При этом, что решение Палаты по патентным спорам и Роспатента по итогам рассмотрения возражений в силу подпункта 1 статьи 311 АПК России может быть признано вновь открывшимся обстоятельством.

Ссылка на необоснованность отклонения Арбитражным судом г. Москвы ходатайства об истребовании в Роспатенте документов, не принимается, т.к. в силу ст. 65 и 66 АПК России каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений. Доказательства представляются лицами, участвующими в деле.

Лицо, участвующее в деле и не имеющее возможности самостоятельно получить необходимое доказательство от лица, у которого оно находится, вправе обратиться в арбитражный суд с ходатайством об истребовании данного доказательства. В ходатайстве должно быть обозначено доказательство, указано, какие обстоятельства, имеющие значение для дела, могут быть установлены этим доказательством, указаны причины, препятствующие получению доказательства, и место его нахождения.

Ответчик не указывает - какие именно документы необходимо запросить в Роспатенте, которые не имеются у ответчика и которые лица, участвующие в деле не представили или не могут представить суду.

Довод заявителя апелляционной жалобы о том, что суд первой инстанции необоснованно отклонил ходатайство об отложении судебного заседания в связи с невозможностью участия в судебном заседании, отклоняется.

Как видно из материалов дела и ходатайства ответчика об отложении судебного заседания от 28.07.2008 г. (л.д.120-122, т.1) ответчик был извещен о месте и времени судебного заседания.

Свои возражения по существу заявленных исковых требований были изложены в ходатайстве. Документы, подтверждающие данные возражения были представлены ЗАО "Институт молекулярной диагностики Диафарм" в суд (л.д.123-148, т.1).

Процессуальные права ЗАО "Институт молекулярной диагностики Диафарм" на судебную защиту не были нарушены.

Согласно ч. 3 ст. 156 АПК России при неявке в судебное заседание арбитражного суда истца и (или) ответчика, надлежащим образом извещенных о времени и месте судебного разбирательства, суд вправе рассмотреть дело в их отсутствие.

Таким образом, удовлетворение ходатайства ЗАО "Институт молекулярной диагностики Диафарм" об отложении судебного заседания является правом, но не обязанностью суда первой инстанции.

Арбитражный суд г. Москвы полно, всесторонне и объективно установил и рассмотрел обстоятельства дела, правильно применил нормы материального и процессуального права.

При данных обстоятельствах, Арбитражный апелляционный суд считает апелляционную жалобу ЗАО "Институт молекулярной диагностики Диафарм" не обоснованной и не подлежащей удовлетворению.

Расходы по госпошлине в соответствии со ст. 110 АПК России относятся на заявителя апелляционной жалобы.

Руководствуясь ст. ст. 110,176, 266-268, п.1 269, 271 АПК РФ, суд

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда г. Москвы от 30.07.2008 г. по делу N А40-9767/08-51-100 оставить без изменения, апелляционную жалобу ЗАО "Институт молекулярной диагностики Диафарм" - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в Федеральный арбитражный суд Московского округа в срок, не превышающий двух месяцев.

Председательствующий судья:

В.В. Попов

Судьи

А.А.Солопова А.И.Трубицын