Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 1 ноября 2008 г. N 09АП-8628/2008

г. Москва

1 ноября 2008 г.

Дело N А40-53099/07-5-487

Резолютивная часть постановления объявлена 27 октября 2008 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 1 ноября 2008 года

Девятый арбитражный апелляционный суд

в составе председательствующего Барановской Е.Н.

судей Попова В. В., Разумова И. В.

при ведении протокола судебного заседания секретарем Глуховой Т. А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционные жалобы Общества с ограниченной ответственностью "Столичная Торговая Компания" и Компании "Tea Forte Inc"

на решение Арбитражного суда города Москвы от 30 мая 2008 года

по делу N А40-53099/07-5-487,

принятое судьей Тарасовым Н. Н.,

по иску Общества с ограниченной ответственностью "Мезанин"

к Обществу с ограниченной ответственностью "Столичная Торговая Компания"

3-е лицо - Компания "Tea Forte Inc"

о прекращении использования патента и обязании опубликовать за свой счет решение суда в печатных изданиях в целях защиты деловой репутации

при участии:

от истца: Баханец Р. И. по доверенности б/н от 27.10.2008 г., Киселев В. М. по доверенности б/н от 27.10.2008 г.

от ответчика: Орлова Л. Р. по доверенности б/н от 30.06.2008 г.

от 3-его лица: Ловцов С. В. по доверенности б/н от 18.04.2008 г.

УСТАНОВИЛ

Общество с ограниченной ответственностью "Мезанин" (далее - ООО "Мезанин") обратилось в Арбитражный суд города Москвы с исковыми требованиями к Обществу с ограниченной ответственностью "Столичная Торговая Компания" (далее - ООО "Столичная Торговая Компания") о прекращении нарушения принадлежащего ООО "Мезанин" патента N 54916 на полезную модель "УПАКОВКА" по заявке N 2006101602 с приоритетом от 20 января 2006 г., о запрещении ответчику ввоз на территорию Российской Федерации, изготовление, применение, предложение о продаже, продажу, иное введение в гражданский оборот или хранение для этих целей чая и/или чайной продукции в запатентованной истцом упаковке по названному патенту, в том числе чая т/или чайной продукции под маркой "Tea Forte" в запатентованной истцом упаковке, а также об опубликовании в официальном бюллетене федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности решения суда по данному делу.

Решением Арбитражного суда города Москвы от 30.05.2008 года по делу N А40-53099/07-5-487 требования, заявленные истцом, удовлетворены в части обязания ООО "Столичная Торговая Компания" прекратить нарушения исключительных прав ООО "Мезанин" и запрещения ответчику ввоз на территорию Российской Федерации, изготовление, применение, предложение о продаже, продажу, иное введение в гражданский оборот или хранение для этих целей чая и/или чайной продукции в запатентованной истцом упаковке по патенту Российской Федерации N 54916 на полезную модель "УПАКОВКА" по заявке N 2006101602 с приоритетом от 20 января 2006 г., в остальной части в удовлетворении исковых требований отказано.

Не согласившись с решением суда первой инстанции, ООО "Столичная Торговая Компания", а также 3-е лицо - Компания "Tea Forte Inc" обратились в Девятый арбитражный апелляционный суд с апелляционными жалобами, в которых просят указанное выше решение суда отменить и принять по делу новый судебный акт об отказе в удовлетворении заявленных требований в полном объеме.

По мнению ответчика и 3-его лица, факт использования полезной модели по патенту N 54916, принадлежащему истцу, в чайной продукции "Tea Forte" не доказан. Чай фирмы "Tea Forte Inc" выпускается в упаковках, автором которой является гражданин США Питер Хьюит.

В судебном заседании апелляционной инстанции представители ответчика и 3-его лица доводы апелляционных жалоб поддержали в полном объеме.

Представитель истца доводы апелляционных жалоб ответчика и 3-его лица отклонил, сославшись на доказанность заявленного им иска. Считает решение суда законным и обоснованным и просит оставить его без изменения, а апелляционные жалобы - без удовлетворения.

Проверив правильность применения норм материального и норм процессуального права, соответствие выводов Арбитражного суда города Москвы фактическим обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам, заслушав представителей истца, ответчика и 3-его лица, исследовав материалы дела, Девятый арбитражный апелляционный суд приходит к следующим выводам:

Установлено, что ООО "Мезанин" является обладателем исключительного права на полезную модель "УПАКОВКА" по патенту Российской Федерации N 54916 по заявке N 2006101602 с приоритетом от 20.01.2006 г. и датой регистрации в Государственном реестре полезных моделей Российской Федерации 27 июля 2006 г.

Данное право приобретено истцом на основании договора уступки патента, зарегистрированного в соответствии с извещением Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентом и товарным знакам 02.08.2007 г. N РДОО24961.

В соответствии с п. 1 ст. 10 Патентного закона РФ от 23.09.1992 г. N 3517-1, действующего на дату обращения истца с настоящим иском в суд, патентообладателю принадлежит исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец. Никто не вправе использовать запатентованные изобретение, полезную модель или промышленный образец без разрешения патентообладателя.

Обращаясь в суд, истец утверждает, что ответчик без согласия патентообладателя осуществляет продажу чайной продукции под маркой "Tea Forte" в магазинах сети "Глобус Гурмэ" в запатентованной истцом упаковке, в связи с чем просит обязать ответчика прекратить нарушение его исключительных прав.

Суд первой инстанции, исследовав материалы дела, пришел к выводу об использовании ответчиком запатентованной истцом полезной модели "УПАКОВКА" и принял решение об удовлетворении заявленных исковых требований.

По мнению судебной коллегии, указанные выводы суда первой инстанции являются недостаточно обоснованными.

Так, в соответствии со ст. 10 п. 2 Патентного закона РФ запатентованные изобретение или полезная модель признаются использованными в продукте или способе, если продукт содержит, а в способе использован каждый признак изобретения или полезной модели, приведенный в независимом пункте формулы изобретения или полезной модели, либо признак, эквивалентный ему и ставший известным в качестве такового в данной области техники до совершения действий, указанных в пункте 1 настоящей статьи, в отношении продукта или способа.

Исходя из положений указанной нормы права, заявленные исковые требования могли быть удовлетворены при условиях, если суд установит, что истец является обладателем исключительных прав на полезную модель и что ответчик использует полезную модель при отсутствии на то правовых оснований.

Как видно из материалов дела ответчик и 3-е лицо в процессе судебного разбирательства дела в суде первой инстанции оспаривали использование полезной модели истца (упаковки), ссылаясь на то, что пирамидальная упаковка для чая "Tea Forte", используемая ими, была разработана гражданином США Питером Хьюитом, являющимся генеральным директором фирмы "Tea Forte Inc", и правомерно использовалась ООО "Столичная Торговая Компания".

Суд первой инстанции пришел к выводу об использовании полезной модели истца N 54916 на основании представленных ООО "Мезанин" доказательств - кассовых чеков от 25.04.2007 г., от 04.05.2007 г., от 06.02.2008 г. и вещественных доказательств - упаковок приобретенного в магазине ответчика чая фирмы "Tea Forte" (Цитрусовая мята), которые были судом осмотрены и приобщены к материалам дела.

Между тем, проверка обстоятельств о том, используется ли полезная модель ответчиком, требует от суда специальных познаний в области применения полезной модели, что делает необходимым проведение по делу соответствующей судебной экспертизы, как условие для правильного и полного разрешения спора.

В этой связи определением Девятого арбитражного апелляционного суда от 06.08.2008 г. по настоящему делу была назначена судебно-патентоведческая экспертиза, производство которой было поручено ведущему государственному патентному эксперту отдела правового обеспечения ФГУ "Федеральный институт промышленной собственности Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам" кандидату технических наук Николаенко Н. К.

Как следует из экспертного заключения, в представленных для исследования образцах упаковок чая "Tea Forte", приобретенных в магазине ответчика, осмотренных и приобщенных судом к материалам дела, использован не каждый признак независимого пункта формулы полезной модели по патенту N 54916 либо признак, эквивалентный ему и ставший известным в качестве такового.

Оспаривая указанное выше экспертное заключение, истец просит исключить его из числа доказательств по делу, как доказательство, полученное с нарушением закона.

К таким нарушением закона, по мнению истца, относится не предоставление ему возможности присутствовать при проведении экспертизы, отсутствие в экспертном заключении сведений о дате, времени и месте проведении экспертизы, а также - сведений о занимаемой экспертом должности.

Между тем, в оспариваемом истцом экспертном заключении указаны дата и место проведения экспертизы, а также содержатся сведения об эксперте, проводившем экспертизу, при этом должность эксперта указана в определении о назначении по настоящему делу судебно-патентоведческой экспертизы.

Довод истца о невозможности признания названного заключения эксперта допустимым доказательством по делу, поскольку оно получено с нарушением ст. 83 ч. 2 АПК РФ, также не состоятелен, так как данная норма процессуального закона предусматривает право лица присутствовать при проведении экспертизы, но не устанавливает обязанность эксперта уведомлять об этом.

Судебная коллегия также отмечает, что ссылаясь на не предоставление истцу возможности присутствовать при проведении экспертизы, отсутствие в экспертном заключении сведений о дате, времени и месте проведении экспертизы, а также - сведений о занимаемой экспертом должности, истец не пояснил, каким образом данные обстоятельства, относящиеся не к существу, а к процедуре проведения экспертизы, оформлению экспертного заключения, повлияли на результаты проведенного исследования, не представил доказательств, которые бы могли служить основанием для возникновения у суда сомнений в обоснованности выводов эксперта.

При таких обстоятельствах, основания к признанию экспертного заключения недопустимым доказательством и к исключению его из числа доказательств по делу у судебной коллегии отсутствуют.

Оспаривая заключение судебной экспертизы, истец утверждает, что все конструктивные признаки полезной модели, приведенные в независимом пункте формулы, имеются в образцах упаковки чая, приобретенного у ответчика.

Однако, данный довод истца опровергается как описанием признаков полезной модели по патенту N 54916, так и описанием упаковок чая фирмы "Tea Forte", приобретенного истцом в магазине ответчика, содержащимся в экспертом заключении, согласно которому в упаковках чая фирмы "Tea Forte" не содержится 2 признаков, приведенных в независимых пунктах формулы полезной модели по патенту N 54916.

Анализ имеющихся в материалах дела доказательств, пояснений сторон в совокупности с экспертным заключением позволяет сделать вывод о том, что полезная модель "УПАКОВКА", защищенная патентом N 54916, не может быть признана использованной в упаковках чая фирмы "Tea Forte", продажа которого осуществляется ответчиком, так как данные упаковки не содержат каждый признак независимого пункта формулы полезной модели, либо признак, эквивалентный ему.

Таким образом, требования, заявленные истцом, являются необоснованными и подлежат отклонению.

При данных обстоятельствах, арбитражный апелляционный суд считает апелляционные жалобы ООО "Столичная Торговая Компания" и Компании "Tea Forte Inc" подлежащими удовлетворению, а решение Арбитражного суда города Москвы - подлежащим отмене.

В соответствии со ст. 110 АПК РФ судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.

На основании изложенного, руководствуясь, ст.ст. 110, 176, 266-268, 269 п. 2, 271 АПК РФ, арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда г. Москвы от 30 мая 2008 года по делу N А40-53099/07-5-487 отменить.

В удовлетворении исковых требований отказать.

Взыскать с ООО "Мезанин" в пользу ООО "Столичная Торговая Компания" 1 000 руб. - в возмещение расходов по оплате государственной пошлины по апелляционной жалобе, 30 000 руб. - в возмещение расходов по оплате за проведенную экспертизу.

Взыскать с ООО "Мезанин" в пользу Компании "Tea Forte Inc" 1 000 руб. - в возмещение расходов по оплате государственной пошлины по апелляционной жалобе.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в двухмесячный срок в Федеральный арбитражный суд Московского округа.

Председательствующий судья

Е.Н. Барановская

Судьи

В. В. Попов И. В. Разумов