Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 25 декабря 2008 г. N 09АП-14704/2008

г.Москва

Дело N А40-15794/08-110-49

25 декабря 2008 г.

N 09АП-14704/2008-АК

Резолютивная часть постановления объявлена 22 декабря 2008 года.

Постановление в полном объеме изготовлено 25 декабря 2008 года

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи: Пронниковой Е.В.,

судей Якутова Э.В., Поташовой Ж.В.,

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Халиной И.Ю.,

рассмотрев в судебном заседании апелляционную жалобу ФГУ "Палата по патентным спорам"

на решение Арбитражного суда г.Москвы от 23.09.2008

по делу N А40-15794/08-110-49 судьи Хохлова В.А.

по заявлению ОАО АКБ "РОСБАНК"

к Роспатенту, ФГУ "Палата по патентным спорам",

третье лицо: Банк кредитования малого и среднего бизнеса

о признании недействительным решения,

при участии:

от заявителя: Легостаев А.В. по дов. от 20.12.2007, паспорт 46 06 633280

от ответчиков: Слепенков А.С., паспорт 45 01 318626 от 1) по дов. от 25.11.2008, от 2) по дов. от 14.02.2008,

от третьего лица: не явился, извещен,

УСТАНОВИЛ:

Решением Арбитражного суда г.Москвы от 23.09.2008, принятым по данному делу, удовлетворены требования ОАО АКБ "РОСБАНК" о признании недействительным решения ФГУ "Палата по патентным спорам Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам Роспатента" от 29.12.2007 о частичном досрочном прекращении правовой охраны товарного знака "РосТ-рейд" по свидетельству N 198901 в части следующих услуг: автоматизированное ведение файлов; административная деятельность в сфере бизнеса; изучение рынка; информация статистическая; исследования в области деловые операции; консультации профессиональные в области бизнеса; менеджмент в сфере бизнеса; оценка деловых операций; подготовка платежных документов; помощь по управлению делами; прогнозирование экономическое; систематизация информации в машинных базах данных; составление отчетов о состоянии счетов; справки о деловых операциях; сбор информации в машинных базах данных; составление планов и отчетов, в том числе с использованием компьютерной техники (услуги 35 класса МКТУ); банковские операции; информация по вопросам финансов; клиринг (система взаимных расчетов); оценки финансовые; финансовая деятельность; финансовый менеджмент (услуги 36 класса МКТУ).

Принимая данное решение, суд исходил из того, что ОАО АКБ "РОСБАНК", имея целью предоставление услуг по брокерскому обслуживанию клиентов на рынке ценных бумаг под товарным знаком "РосТ-рейд", фактически оказывает целый комплекс различных операций, имеющих самостоятельную рыночную ценность. Суд, ссылаясь на специфику оказываемых заявителем услуг, на способ их оказания, посчитал доказанным использование заявителем оспариваемого товарного знака не только для части услуг, связанных с брокерской деятельностью, но и в отношении услуг 35 и части услуг 36 класса МКТУ, правовая охрана которых досрочно прекращена оспариваемым решением ответчика.

Не согласившись с принятым по делу решением, ФГУ "Палата по патентным спорам" обратилась с апелляционной жалобой, в которой просит отменить судебное решение, ссылаясь на неправильное применение норм материального и процессуального права, в частности, ст.22 Закона о товарных знаках, а также несоответствие выводов суда, изложенных в решении, фактическим обстоятельствам дела. В обоснование доводов апелляционной жалобы ответчик указывает, что заявителем не представлены доказательства, подтверждающие использование им оспариваемого обозначения в отношении услуг 35 и оставшейся части услуг 36 классов МКТУ. Считает, что представленные в ходе рассмотрения названного заявления в Палате по патентным спорам документы свидетельствуют лишь о том, что заявителем по настоящему делу оказывались под товарным знаком "РосТ-рейд" лишь брокерские операции на рынке ценных бумаг - совершение по поручениям инвесторов за вознаграждение сделок купли-продажи ценных бумаг.

В судебном заседании представитель Палаты и Роспатента доводы апелляционной жалобы поддержал в полном объеме, просил отменить решение суда первой инстанции, поскольку считает его незаконным и необоснованным по основаниям, изложенным в апелляционной жалобе, и принять по делу новый судебный акт об отказе в удовлетворении заявленных требований. Считает оспариваемое решение Палаты по патентным спорам законным и обоснованным.

Представитель заявителя в судебном заседании поддержал решение суда первой инстанции, с доводами апелляционной жалобы не согласился, считает жалобу необоснованной, просил решение суда первой инстанции оставить без изменения, а в удовлетворении апелляционной жалобы отказать, изложил свои доводы, указанные в отзыве. Считает, что заявителем доказан факт использования им оспариваемого обозначения в отношении услуг 35 и 36 классов МКТУ непрерывно в течение 5 лет. Указал, что доказательством использования товарного знака "РосТ-рейд" являются договоры о брокерском обслуживании, заключенные между ОАО АКБ "РОСБАНК" и клиентами в различные периоды, из которых видно, что все услуги оказываются под знаком обслуживания "РосТ-рейд". Пояснил, что ОАО АКБ "РОСБАНК", имея целью предоставление услуг по брокерскому обслуживанию клиентов на рынке ценных бумаг под товарным знаком "РосТ-рейд", фактически оказывает целый комплекс различных операций, имеющих самостоятельную рыночную ценность.

Представитель третьего лица в судебное заседание не явился, ходатайства об отложении судебного разбирательства от него не поступало. Суд, располагая доказательствами его надлежащего извещения о времени и месте судебного заседания, рассмотрел дело в порядке ст.123, 156 АПК РФ.

Законность и обоснованность принятого по делу решения проверены в соответствии со ст.ст.266 и 268 АПК РФ. Суд апелляционной инстанции, выслушав объяснения сторон, оценив все доводы апелляционной жалобы и отзыва на нее, имеющиеся в материалах дела доказательства, не находит законных оснований для удовлетворения апелляционной жалобы, исходя из следующего.

Как следует из материалов дела, товарный знак "РосТ-рейд" зарегистрирован Роспатентом в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 24.01.2001 за N 198901 по заявке N 2000716874/50 с приоритетом от 27.07.2000 на имя Акционерного коммерческого банка "РОСБАНК" (ОАО), в отношении товаров 09, 16 классов МКТУ и услуг 35, 36, 38, 42 классов МКТУ, приведенных в свидетельстве.

09.03.2007 Банк кредитования малого бизнеса (ЗАО) обратился в Палату по патентным спорам с заявлением о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству N 198901 в отношении услуг 35 и 36 классов МКТУ, в связи с неиспользованием непрерывно в течение 5 лет с 13.03.2002 по 13.03.2007, предшествующих дате подачи заявления.

Решением ФГУ "Палата по патентным спорам" от 29.12.2007 N 2000716874/50 (917887), заявление от 09.03.2007 удовлетворено, правовая охрана товарного знака "РосТ-рейд" по свидетельству N 198901 досрочно прекращена в отношении услуг 35 класса МКТУ и частично в отношении 36 класса МКТУ (брокерские операции, информация об изменениях биржевого курса, информация о биржевой котировке, финансовая информация, систематизированная посредством компьютерных программ, операции биржевые с ценными бумагами, перевод денежных средств в системе электронных расчетов) в связи с недоказанностью использования данного товарного знака.

При этом Палата по патентным спорам исходила из того, что правлением Банка был создан определенный вид услуги под названием "РосТрейд" - система модуля Интернет-торговли. Подтверждением оказания этих услуг являются представленные договоры, заключенные непосредственно в целях представления услуг под названием "РосТрейд" в виде: брокерские операции, информация об изменении биржевого курса, информация о биржевой котировке: финансовая информация, систематизированная посредством компьютерных программ, операции биржевые с ценными бумагами, в том числе в сети Интернет, перевод денежных средств в системе электронных расчетов, в том числе с использованием сети Интернет.

Палата по патентным спорам посчитала, что указание в договорах услуг под названием "РосТрейд" свидетельствует о том, что знак по свидетельству N 198901 используется с несущественными отличиями, которые заключаются в отсутствии дефиса между словами (его наличие или отсутствие не меняет отличительного характера знака).

Указанное обстоятельство явилось основанием для обращения заявителя в суд.

Согласно ч.1 ст.198 АПК РФ, организации и иные лица вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц, если полагают, что оспариваемый ненормативный акт (решение или действие) не соответствует закону или иному нормативному правовому акту и нарушает их права и законные интересы в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, незаконно возлагает на них какие-либо обязанности, создает иные препятствия для осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности.

Таким образом, в круг обстоятельств, подлежащих установлению при рассмотрении дел об оспаривании ненормативных актов, входят проверка соответствия оспариваемого акта закону или иному нормативному правовому акту и проверка факта нарушения оспариваемым актом прав и законных интересов заявителя.

Анализ материалов дела свидетельствует, что судом первой инстанции правильно определен круг обстоятельств, подлежащих доказыванию по настоящему делу, и применены нормы права, подлежащие применению.

В силу положений статьи 1 Закона "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименовании мест происхождения товаров" от 23.09.1992 N 3520-1, основной функцией товарного знака является способность товарного знака отличать товары и услуги одних юридических лиц от однородных товаров и услуг других юридических лиц.

Согласно п.1 ст.22 Закона использованием товарного знака считается применение его на товарах, для которых товарный знак зарегистрирован, и (или) их упаковке владельцем товарного знака или лицом, которому такое право предоставлено на основе лицензионного договора.

Использованием может быть признано также применение товарного знака в рекламе, печатных изданиях, на официальных бланках, на вывесках, при демонстрации экспонатов на выставках и ярмарках, проводимых в Российской Федерации, при наличии уважительных причин неприменения товарного знака на товарах и (или) их упаковке.

В силу п.3 ст.22 Закона правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно полностью или частично по заявлению любого лица, в связи с неиспользованием товарного знака непрерывно в течение пяти лет с даты регистрации или пяти лет, предшествующих подаче такого заявления. При этом доказательств использования товарного знака представляются правообладателем.

Ввиду специфики услуг способы их маркировки отличны от маркировки товаров. Услуги обозначаются путем воспроизведения знака обслуживания на эмблемах, печатных изданиях, фирменных бланках, ярлыках и т.п. Следовательно, в сфере оказания услуг можно отнести к уважительным причинам неиспользование знака обслуживания на товаре (упаковке).

Судебная коллегия считает правильным вывод суда первой инстанции о том, что ОАО АКБ "РОСБАНК" использует товарный знак именно при оказании услуг.

Принимая оспариваемое решение, суд правильно исходил из того, что клиенты в сети Интернет набирают адрес vww.rostrade.rosbank.ru и попадают на страницу брокерской системы. Впоследствии клиентам предоставляются услуги, о защите которых просит ОАО АКБ "РОСБАНК", только после набора соответствующего пароля на индивидуальной странице клиента. Такой способ оказания услуг является распространенным и общепризнанным.

Услуги, предоставляемые ОАО АКБ "РОСБАНК" под товарным знаком "РосТ-рейд", различаются в зависимости от выбранного тарифного плана и включают в себя предоставление Отчетов (в части выполнения следующих функций: управление делами, финансового менеджмента, совершенных банковских операций) и аналитических информационных материалов.

Таким образом, суд пришел к правильному выводу, что услуги под товарным знаком "РосТ-рейд" ОАО АКБ "РОСБАНК" предоставляет каждому клиенту индивидуально и в частном порядке. При этом все это происходит на Интернет странице www.rostrade.rosbank.ru.

Суд также правильно исходил из того, что с точки зрения технической организации данной деятельности Банк оказывает целый комплекс услуг: на основании заключаемых брокерских договоров предоставляет доступ к аппаратно-программному комплексу Transaq, что позволяет клиенту наблюдать за текущим состоянием торгов (текущее состояние рынка, котировки, графики, индикаторы, технический анализ), выставлять заявки и заключать сделки с ценными бумагами, оценивать текущую стоимость своего портфеля ценных бумаг, пользоваться новостными лентами - источниками финансовых новостей.

Необходимо также отметить, что ОАО АКБ "РОСБАНК" заключены договоры с третьими лицами на использование СБО Transaq в качестве модуля Интернет-торговли, а также с информационными агентствами на использование их новостных лент.

В соответствии с лицензионным договором N Л-7 от 07.02.2002 Банк получил часть имущественных прав на программный продукт Система брокерского обслуживания "Transaq", которая обеспечивает обслуживание клиентов на рынках: ММВБ: корпоративные акции и корпоративные облигации; ММВБ: государственные ценные бумаги; РТС: биржевой рынок акций. Также в состав Системы интегрирован программный модуль новостных лент.

Программный комплекс "Система брокерского обслуживания "Transaq" зарегистрирован в реестре программ для ЭВМ - Роспатентом РФ 10.12.2001г., правообладателем является ЗАО "Скрин маркет системз", о чем выдано свидетельство N 2001611693.

В целях оказания информационно-технических услуг по использованию "Системы брокерского обслуживания "Transaq" между ОАО АКБ "РОСБАНК" и ЗАО "Скрин маркет системз" был заключен договор на оказание информационно-технических услуг N С-7 от 07.02.2002г., в соответствии с которым Банку предоставлен комплекс услуг информационно-технического характера по установке и сопровождению программного продукта "Система брокерского обслуживания "Transaq".

Для обеспечения представления вышеуказанных услуг Банк на основании соответствующих договоров имеет доступ к торговым площадкам, расчетным центрам и депозитариям для обслуживания операций клиентов:

- Договор о присоединении к правилам электронного документооборота N 13-27/155 от 14.12.2001 с ЗАО "Московская Межбанковская Валютная Биржа";

- Договор об информационно-техническом обеспечении РТС N 197/Т от 26.03.2003 с НП "Фондовая биржа РТС";

- Договор о предоставлении интегрированного технологического сервиса N 43/ММВБ от 21.12.2004 с ЗАО "Московская Межбанковская Валютная Биржа";

- Договор об оказании услуг по организации торговли на рынке ценных бумаг N 9245/АО от 11.10.2006 с ОАО "Фондовая биржа "Российская Торговая Система".

При этом, как достоверно установлено судом, брокерское обслуживание клиентов осуществляется под знаком обслуживания "РосТ-рейд" с момента регистрации товарного знака и по настоящее время, о чем прямо указано на Интернет-сайте брокерской системы: http://rostrade.rosbank.ru. который был создан и действует с 2002 года.

Суд правильно посчитал доказательством использования товарного знака "РосТ-рейд" и договоры о брокерском обслуживании, заключенные между ОАО АКБ "РОСБАНК" и клиентами в различные периоды, из которых видно, что все услуги оказываются под знаком обслуживания "РосТ-рейд".

Кроме того, как следует из материалов дела, ОАО АКБ "РОСБАНК" неоднократно проводило рекламные мероприятия для популяризации брокерских услуг под знаком обслуживания "РосТ-рейд" среди определенного круга лиц, распространяя рекламные материалы в дополнительных офисах и филиалах.

При таких обстоятельствах, судебная коллегия считает правильным вывод суда первой инстанции о том, что ОАО АКБ "РОСБАНК", имея целью предоставление услуг по брокерскому обслуживанию клиентов на рынке ценных бумаг под товарным знаком "РосТ-рейд", фактически оказывает целый комплекс различных операций, имеющих самостоятельную рыночную ценность.

Учитывая изложенные обстоятельства, суд апелляционной инстанции приходит к выводу о том, что имеет место использование ОАО АКБ "РОСБАНК" товарного знака "РосТ-рейд".

В связи с изложенным оспариваемое решение Палаты по патентным спорам от 29.12.2007 правомерно признано судом первой инстанции незаконным и нарушающим права и законные интересы заявителя.

Суд апелляционной инстанции полагает, что судом первой инстанции в полной мере исследованы все имеющиеся в материалах дела доказательства и выяснены все обстоятельства, имеющие значение для дела, в связи с чем решение суда по настоящему делу является законным и обоснованным, принятым по представленному и рассмотренному заявлению, с учетом фактических обстоятельств, материалов дела и действующего законодательства.

Учитывая изложенное, суд апелляционной инстанции не находит оснований, предусмотренных в ст.201 АПК РФ для признания оспариваемого решения недействительным, что влечет отказ в удовлетворении апелляционной жалобы.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.266, 268, 269 и 271 АПК РФ суд

ПОСТАНОВИЛ

решение Арбитражного суда г.Москвы от 23.09.2008 по делу N А40-15794/08-110-49 оставить без изменения, апелляционную жалобу без удовлетворения.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления постановления в полном объеме в Федеральном арбитражном суде Московского округа.

Председательствующий судья:

Е.В.Пронникова

Судьи

Э.В.Якутов Ж.В.Поташова