Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 29 января 2009 г. N 09АП-18076/2008

Город Москва

29 января 2009 г.

Дело N А40-69343/07-5-613

Резолютивная часть постановления объявлена 26 января 2009 года.

Полный текст постановления изготовлен 29 января 2009 года

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

Председательствующего судьи Захарова С.Л.,

Судей Демидовой О.В., Свиридова В.А.

при ведении протокола судебного заседания секретарем Коваленко В.В.

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу

ООО "Кондитерская фабрика "Конфаэль"

на решение Арбитражного суда г. Москвы от 13.11.2008

по делу N А40-69343/07-5-613, принятое судьей Тарасовым Н.Н.,

по заявлению ООО "Кондитерская фабрика "Конфаэль"

к 1)Федеральной службе по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (Роспатента); 2) Палате по патентным спорам федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (ППС)

о признании незаконным решения,

третье лицо: ОАО "Красный Октябрь"

при участии в судебном заседании:

от заявителя - не явился, извещен;

от заинтересованного лица - Конюхова В.А. уд.N 307-30 по дов. от 07.10.2008г., Конюхова В.А. уд.N 307-30 по дов. от 06.10.2008г.,

от третьего лица - Шайхутдинова П.А. уд.N 3425 по дов. от 17.03.2008г., Красавин И.В. паспорт 47 03 646568 по дов. от 17.03.2008г., Бостан О.Н. уд.N 9127 по дов. от 13.01.2009г.

УСТАНОВИЛ:

ООО "Кондитерская фабрика "Конфаэль" (далее - заявитель, Общество) обратилось в Арбитражный суд г. Москвы с заявлением о признании незаконным решения Палаты по патентным спорам Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее - ППС), утвержденного руководителем Роспатента 01.10.2007.

Решением Арбитражного суда г. Москвы от 13.11.2008 в удовлетворении заявленных требований отказано. При этом суд первой инстанции исходил из того, что оспариваемое решении ППС соответствует действующему законодательству и не нарушает прав и законных интересов Общества.

Не согласившись с принятым по делу судебным актом, Общество подало апелляционную жалобу, в которой просит его отменить и принять по делу новый судебный акт об удовлетворении заявленных требований.

В обоснование этого указывается, что признаку "гибкая внутренняя оболочка" по оспариваемому патенту неправомерно противопоставлен признак "литьевая форма из упругого деформируемого материала"; технический результат противопоставленного патента направлен на предотвращение утечки расплавленного материала из стыка пары форм, а не на изготовление фигурных шоколадных изделий, как в оспариваемом изобретении; в противопоставленном решении по патенту JP N 2108509 наружная оболочка (нажимная плата) не прилегает к выступающим наружу формующим выемкам формующих основ; изделие, полученное согласно изобретению по патенту JP N 2108509 с использованием пары форм, будет иметь заметный шов в области стыка этих форм; наружная твердая оболочка по оспариваемому патенту не может толковаться как то же, что и наружная упругая оболочка, используемая в способе по патенту JP N 2108509, а также то, что в противопоставленном решении по патенту JP N 2108509 процесс извлечения шоколада из формы не предусматривает разделение внутренней и наружной оболочек; при изготовлении гибкого формующего элемента используют послойное нанесение силикона на макет, тогда как в противопоставленном решении JP N 347039 производят смешивание двух видов силикона; в книге Сенаторова Н.Я. и др. "Лепные работы", М., Высшая школа, 4-е изд., 1993 год отражен способ получения клеевой формы для изготовления лепных украшений, где отделение твердой наружной оболочки производят на стадии изготовления формы, а не конечного изделия; раскрытые в вышеназванной книге приемы, используемые в технологии отливки гипсовых, бетонных, металлических изделий, не очевидны в шоколадном производстве.

В судебном заседании представитель заявителя доводы апелляционной жалобы поддержал в полном объеме, изложил позицию, указанную в апелляционной жалобе, просил отменить решение суда первой инстанции, поскольку считает его незаконным и необоснованным, и принять по делу новый судебный акт об удовлетворении заявленных требований.

В судебном заседании представитель ответчиков поддержал решение суда первой инстанции, с доводами апелляционной жалобы не согласился, считает ее необоснованной, просил решение суда первой инстанции оставить без изменения, а в удовлетворении апелляционной жалобы - отказать. Указал, что оспариваемый патент не соответствует условию патентоспособности "изобретательский уровень", что противоречит требованиям п. 1 ст. 4 Патентного закона.

В судебном заседании и представленном отзыве на апелляционную жалобу представитель третьего лица - ОАО "Красный Октябрь" поддержал решение суда первой инстанции, с доводами апелляционной жалобы не согласился, считает ее необоснованной, просил решение суда первой инстанции оставить без изменения, а в удовлетворении апелляционной жалобы - отказать.

Законность и обоснованность решения проверены в соответствии со ст.ст.266 и 268 АПК РФ. Суд рассмотрел дело в отсутствие заявителя, надлежащим образом, уведомленного о месте и времени судебного заседания. Ходатайство представителя заявителя об отложении судебного заседания, поступившие в виде телефонограммы, оставлено без удовлетворения ввиду отсутствия уважительных причин, о чем вынесено протокольное определение.

Суд апелляционной инстанции, исследовав доводы апелляционной жалобы и оценив имеющиеся в материалах дела доказательства, приходит к следующим выводам.

Как установлено материалами дела, патент Российский Федерации на изобретение N 2246223 "СПОСОБ ФОРМИРОВАНИЯ ФИГУРНЫХ ШОКОЛАДНЫХ ИЗДЕЛИЙ (ВАРИАНТЫ), СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ФОРМЫ И ФОРМА" выдан по заявке N 2003102404 с приоритетом от 28.01.2003 на имя ООО "Кондитерская фабрика "Конфаэль".

08.06.2007 в ППС поступило возражение от ОАО "Московская кондитерская фабрика "Красный Октябрь" против выдачи патента Российской Федерации N 2246223 на изобретение "СПОСОБ ФОРМИРОВАНИЯ ФИГУРНЫХ ШОКОЛАДНЫХ ИЗДЕЛИЙ (ВАРИАНТЫ), СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ФОРМЫ И ФОРМА", в связи с несоответствием запатентованного изобретения условию патентоспособности "изобретательский уровень", что противоречит требованиям п. 1 ст. 4 Патентного закона.

В результате рассмотрения возражения, ППС вынесла решение об его удовлетворении и признании патента Российской Федерации N 2246223 полностью недействительным, решение Палаты по патентным спорам утверждено 01.10.2007 Руководителем Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее - Роспатент).

Общество полагая, что оспариваемое решение ППС нарушает его права и законные интересы, обратилось в суд.

Вопреки утверждениям в апелляционной жалобе, решение суда первой инстанции об отказе в удовлетворении требований Общества основано на полной и всесторонней оценке представленных сторонами доказательств, правильном определении имеющих значение обстоятельств дела и правильном применении норм материального права.

С даты поступления заявки - 28.01.2003, по которой выдан оспариваемый патент и в соответствии со ст. 4 Патентного закона, правовая база для оценки патентоспособности полезной модели по оспариваемому патенту включает Патентный закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на изобретение", утвержденные Приказом Роспатента от 06.06.2003г. N 82 (далее - Правила ИЗ).

В соответствии с п. 1 ст. 4 Патентного закона, изобретению предоставляется правовая охрана, если оно является новым, имеет изобретательский уровень и промышленно применимо. Изобретение имеет изобретательский уровень, если оно для специалиста явным образом не следует из уровня техники. Уровень техники включает любые сведения, ставшие общедоступными в мире до даты приоритета изобретения.

В соответствии с подпунктом (2) п. 19.5.3 Правил ИЗ, изобретение признается не следующим для специалиста явным образом из уровня техники, в частности, в том случае, когда не выявлены решения, имеющие признаки, совпадающие с его отличительными признаками, или такие решения выявлены, но не установлена известность влияния отличительных признаков на указанный заявителем технический результат. Проверка соблюдения указанных условий включает: определение наиболее близкого аналога в соответствии с п. 3.2.4.2 Правил ИЗ; выявление признаков, которыми заявленное изобретение, охарактеризованное в независимом пункте формулы, отличается от наиболее близкого аналога (отличительных признаков); выявление из уровня техники решений, имеющих признаки, совпадающие с отличительными признаками рассматриваемого изобретения; анализ уровня техники с целью установления известности влияния признаков, совпадающих с отличительными признаками заявленного изобретения, на указанный заявителем технический результат.

Проверка соблюдения указанных условий включает: определение наиболее близкого аналога; выявление признаков, которыми заявленное изобретение, охарактеризованное в независимом пункте формулы, отличается от наиболее близкого аналога (отличительных признаков); выявление из уровня техники решений, имеющих признаки, совпадающие с отличительными признаками рассматриваемого изобретения.

Согласно подпункту (3) пункта 19.5.3 Правил ИЗ, не признаются соответствующими условию изобретательского уровня изобретения, основанные, в частности: на дополнении известного средства какой-либо известной частью (частями), присоединяемой (присоединяемыми) к нему по известным правилам, для достижения технического результата, в отношении которого установлено влияние именно таких дополнений; на увеличении количества однотипных элементов, действий для усиления технического результата, обусловленного наличием в средстве именно таких элементов, действий; на создании средства, состоящего из известных частей, выбор которых и связь между которыми осуществлены на основании известных правил, рекомендаций и достигаемый при этом технический результат обусловлен только известными свойствами частей этого средства и связей между ними.

В соответствии с подпунктом (6) пункта 19.5.3 Правил ИЗ, известность влияния отличительных признаков заявленного изобретения на технический результат может быть подтверждена как одним, так и несколькими источниками информации.

Согласно подпункту (1) пункта 3.2.4.3 Правил ИЗ, технический результат представляет собой характеристику технического эффекта, свойства, явления и т.п., которые могут быть получены при осуществлении (изготовлении) или использовании средства, воплощающего изобретение.

Согласно подпункту (4) пункта 3.3.1 Правил ИЗ, признаки изобретения выражаются в формуле изобретения таким образом, чтобы обеспечить возможность их идентифицирования, т.е. однозначного понимания специалистом на основании известного уровня техники смыслового содержания понятии, которыми эти признаки охарактеризованы.

В соответствии с подпунктом (3) пункта 19.4 Правил ИЗ, проверка формулы изобретения включает установление возможности идентифицирования содержащихся в ней признаков в соответствии с подпунктом (4) п. 3.3.1 Правил ИЗ.

Если установлена невозможность идентифицирования признака и заявитель отказывается скорректировать формулу изобретения, то при дальнейшем рассмотрении заявки такой признак во внимание не принимается.

В соответствии с подпунктом (1) п. 19.8 Правил ИЗ при установлении несоответствия заявленного изобретения, выраженного формулой, предложенной заявителем, хотя бы одному условию патентоспособности, выносится решение об отказе в выдаче патента.

Согласно с подпунктом (1) п. 22.3 Правил ИЗ, при определении уровня техники общедоступными считаются сведения, содержащиеся в источнике информации, с которым любое лицо может ознакомиться само, либо о содержании которого ему может быть законным путем сообщено.

В соответствии с подпунктом (2) п. 22.3 Правил ИЗ, датой, определяющей включение источника информации в уровень техники, является: для опубликованных патентных документов - указанная на них дата опубликования; для отечественных печатных изданий и печатных изданий СССР - указанная на них дата подписания в печать; для отечественных печатных изданий и печатных изданий СССР, на которые не указана дата подписания в печать, а также для иных печатных изданий - дата выпуска их в свет, а при отсутствии возможности ее установления - последний день месяца или 31 декабря указанного в издании года, если время выпуска в свет определяется соответственно лишь месяцем или годом.

Материалами дела установлено, что оспариваемый патент действует со следующей формулой изобретения:

1. Способ формования фигурных шоколадных изделий, предусматривающий изготовление формы, содержащей формующую поверхность, формование шоколада в указанной форме, затвердевание шоколада и извлечение полученного шоколадного изделия из формы, отличающийся тем, что изготавливают форму из, по меньшей мере, одного формующего элемента, содержащего гибкую внутреннюю оболочку с формующей поверхностью и твердую наружную оболочку, прилегающую к гибкой внутренней оболочке, причем на стадии извлечения шоколада твердую наружную оболочку формующего элемента отделяют от внутренней гибкой оболочки.

2. Способ по п.1, отличающийся тем, что форму изготавливают из двух или более указанных формующих элементов, при этом элементы разъемно соединяют друг с другом.

3. Способ формования фигурных шоколадных изделий, предусматривающий изготовление формы, содержащей формующую поверхность, формование шоколада в указанной форме, затвердевание шоколада и извлечение полученного шоколадного изделия из формы, отличающийся тем, что используют форму в виде, по меньшей мере, одного гибкого формующего элемента, который изготавливают путем послойного нанесения силикона на предварительно изготовленный макет.

4. Способ изготовления формы для формования фигурного шоколада, предусматривающий выполнение ее из, по меньшей мере, одного формующего элемента, при изготовлении которого создают макет изделия, отличающийся тем, что на макет наносят один слой материала, не прилипающего к макету и имеющего при нанесении консистенцию жидкого теста с образованием гибкой внутренней пластиковой оболочки, а затем вокруг нее из материала, способного отверждаться из жидкой смеси, изготавливают твердую наружную оболочку, прилегающую к внутренней оболочке с возможностью отделения от нее.

5. Способ по п.4, отличающийся тем, что гибкую пластиковую оболочку выполняют из нескольких слоев силикона.

6. Способ по п.4 или 5, отличающийся тем, что твердую оболочку выполняют из гипса, алебастра, цемента.

7. Форма для формования фигурного шоколада, содержащая, по меньшей мере, один формующий элемент, отличающаяся тем, что формующий элемент содержит гибкую внутреннюю пластиковую оболочку с формующей поверхностью и твердую наружную оболочку, прилегающую к указанной гибкой внутренней оболочке, причем гибкая внутренняя и твердая наружная оболочки выполнены с возможностью отделения друг от друга.

8. Форма по п.7, отличающаяся тем, что содержит два или более формующих элементов".

Технический результат группы изобретений по оспариваемому патенту заключается в том, что шоколадные фигурки могут быть извлечены из формы без их повреждения, даже если эти фигурки имеют очень сложную конфигурацию, что позволяет изготавливать шоколадные фигурки практически любой конфигурации, имеющие исключительно высокую детализацию и глубокий рельеф.

В отношении изобретения, охарактеризованного в независимом пункте 1 формулы по оспариваемому патенту, Палата по патентным спорам установила его несоответствие условию патентоспособности "изобретательский уровень", исходя из того что из описания к патенту JP N 2108509 известен способ формования фигурных шоколадных изделий, предусматривающий изготовление формы, содержащей формующую поверхность; изготовление формы из по меньшей мере, одного формующего элемента, содержащего гибкую внутреннюю оболочку (литьевая форма) с формующей поверхностью и наружную оболочку (нажимная плата), прилегающую к внутренней оболочке; формование шоколада в форме; отвержение шоколада при охлаждении; извлечение сформованного изделия из формы; и разъединение после затвердевания формуемого материала литьевых форм при извлечении сформованного изделия.

Кроме того, из описания к патенту JP N 2108509 также следует, что внутренняя оболочка по меньшей мере одного формующего элемента изготовлена из тонкого (толщина -0,2-1.0 мм) упругого деформируемого материала.

Изготовление фигурных изделий подобным способом, с использованием гибкой внутренней оболочки, позволяет добиться, как и в оспариваемом изобретении, формования из расплава шоколадных изделий сложной конфигурации, с высокой детализацией или высокими эстетическими свойствами, т.е. направлено на достижение того же, что и в оспариваемом патенте, технического результата.

Отличием оспариваемого способа по пункту 1 формулы от противопоставленного патента является выполнение наружной оболочки твердой, а также то, что на стадии извлечения твердую наружную оболочку формующего элемента отделяют от внутренней гибкой оболочки.

Однако, признак "твердая наружная оболочка" известен из книги Сенаторова Н.Я. и др. "Лепные работы", М., "Высшая школа". 4-е изд.. 1993, С. 132, где описывается то, что наружная оболочка формующего элемента может быть изготовлена из гипса. В вышеуказанном источнике описывается, что твердая наружная оболочка (гипсовый футляр) служит, как и в оспариваемом патенте, для укрепления и поддержания внутренней гибкой оболочки при изготовлении изделий сложной формы.

Прием отделение твердой наружной оболочки от гибкой внутренней оболочки на стадии извлечения изделия из формы без повреждения, также известен из указанного источника.

При этом, в описании оспариваемого патента указан технический результат, но не раскрыто влияние упомянутого признака на этот технический результат.

Таким образом, при известности самого приема, подтверждения известности влияния данного признака на технический результат не требуется в соответствии с подпунктом (7) пункта 19.5.3 Правил ИЗ.

Таким образом, изобретение, охарактеризованное в 1 независимом пункте формулы оспариваемого патента, основано на дополнении известного из уровня техники способа формования фигурных шоколадных изделий известными из уровня техники операциями способа, направленными на достижение того же технического результата, и данное изобретение не может быть признанным соответствующим условию патентоспособности "изобретательский уровень", вопреки утверждению в апелляционной жалобе об обратном.

В отношении 3 независимого пункта формулы оспариваемого патента Палата по патентным спорам также обоснованно установила его несоответствие условию патентоспособности "изобретательский уровень".

Так, из описания к патенту JP N 347039 известен способ формования фигурных шоколадных изделий, включающий такие этапы способа как: изготовление формы, содержащей формующую поверхность; заполнение шоколада в указанную форму; затвердевание шоколада при остывании и извлечение полученного шоколадного изделия из формы; при этом используют форму в виде, по меньшей мере, одного формующего гибкого элемента, который изготавливают путем нанесения силиконового материала на предварительно изготовленный макет.

Как следует из описания к патенту JP N 347039, формы для затвердевания шоколада "имеют консистенцию резины, они могут изгибаться, благодаря чему обеспечивается легкое отделение предмета от формы даже при наличии внутренних выточек", тем самым обеспечивается возможность извлечения шоколадного изделия без ее повреждения.

Отличие оспариваемого изобретения по 3 независимому пункту формулы от противопоставленного патента заключается в том, что нанесение силикона на макет осуществляют послойно.

Однако, принцип послойного нанесения формующего гибкого материала или принцип "клей в клей" для получения оболочки желаемой толщины и гибкости, которая также обладает повышенной прочностью, для получения фигурных изделий сложной конфигурации с высокой детализацией и глубоким рельефом поверхности, широко известен из книги Сенаторова Н.Я.. и др., "Лепные работы", М.. Высшая школа, 4-е изд., 1993 год, С. 136.

Таким образом, ППС сделан обоснованный вывод о том, что изобретение по независимому пункту 3 формулы оспариваемого патента не соответствует условию патентоспособности "изобретательский уровень", как основанное на дополнении известного из уровня техники способа формования фигурных шоколадных изделий также известной из уровня техники операцией способа, направленной на достижение того же технического результата - изготовление шоколадных фигурных изделий сложной конфигурации с высокой детализацией.

Что касается оспариваемого изобретения, охарактеризованного в независимом пункте 4 формулы, то оно также не соответствует условию патентоспособности "изобретательский уровень", ввиду следующего.

Из описания к патенту JP N 347039 известен способ изготовления формы для формования фигурного шоколада, включающий выполнение формы из, по меньшей мере, одного формующего элемента, для изготовления которого создают макет изделия, при этом на макет наносят один слой материала, не прилипающего к макету и имеющего при нанесении глинистую консистенцию с образованием гибкой пластиковой оболочки.

Отличительными признаками оспариваемого изобретения 4 независимого пункта от изобретения по патенту JP N 347039 являются признаки, раскрывающие то, что наносимый на макет материал имеет консистенцию жидкого теста; гибкая оболочка является внутренней; вокруг гибкой внутренней оболочки из материала, способного отверждаться из жидкой смеси, изготавливают твердую наружную оболочку, прилегающую к внутренней оболочке, с возможностью отделения от нее.

В отношения признака "наносимый на макет материал имеет консистенцию жидкого теста" установлено, что данный признак является трудно идентифицируемым. Вместе с тем, как следует из описания к оспариваемому патенту, в качестве наносимого на макет материала используют пластики, предпочтительно, силикон, так же как и в изобретении по патенту JP N 347039.

Как известно из Нового энциклопедического словаря, изд. НИ "Большая российская энциклопедия", "Рипол Классик". М., 2001, С. 576 силиконы представляют собой кремнийорганические полимеры, которые могут быть вязкими бесцветными жидкостями или твердыми эластичными веществами. Следовательно, при описании свойств материала как имеющего "консистенцию жидкого теста" следует понимать свойство силиконов быть вязким и жидким при применении.

Таким образом, описываемый в патенте JP N 347039 материал "с глинистой консистенцией" и материал, который наносят на макет в оспариваемом решении, который имеет "консистенцию жидкого теста", обозначают одно и то же свойство силикона - образовывать гибкую пластиковую оболочку.

Таким образом, признак "наносимый на макет материал имеет консистенцию жидкого теста" известен из патента JP N 347039, что позволяет получать, как и в оспариваемом патенте, гибкие формы, легко снимаемые с изделий любой сложности.

Вместе с тем, признаки "гибкая внутренняя оболочка", "вокруг гибкой внутренней оболочки из материала, способного отверждаться из жидкой смеси, изготавливают твердую наружную оболочку, прилегающую к внутренней оболочке, с возможностью отделения от нее" известны из книги Сенаторова Н.Я.. и др., "Лепные работы". М.. Высшая школа, 4-е изд., 1993 год, С. 136. Как и в оспариваемом способе, так и в противопоставленном, эти признаки позволяют добиться извлечения шоколадных изделий сложной конфигурации из формы без повреждения деталей изделия.

Таким образом, изобретение по пункту 4 формулы оспариваемого патента не соответствует условию патентоспособности "изобретательский уровень", как основанное на дополнении известного из уровня техники способа изготовления формы для формования фигурных шоколадных изделий известными из уровня техники операциями способа, направленными на достижение одного и того же технического результата.

В отношении оспариваемого изобретения, охарактеризованного в пункте 7 формулы оспариваемого патента, ППС правомерно установила его несоответствие условию патентоспособности "изобретательский уровень", ввиду следующего.

Из описания к патенту JP N 2108509 известна форма для формования фигурного шоколада, содержащая, по меньшей мере, один формующий элемент; формующий элемент содержит гибкую внутреннюю пластиковую оболочку с формующей поверхностью и наружную оболочку, прилегающую к гибкой внутренней оболочке.

Отличием изобретения по независимому пункту 7 формулы оспариваемого патента от изобретения по патенту JP N 2108509 является то, что наружная оболочка является твердой, а гибкая внутренняя и твердая наружная оболочки выполнены с возможностью отделения друг от друга.

Вместе с тем, выполнение наружной оболочки твердой, в том числе из гипса, известно из книги Сенаторова Н.Я., Коршунова А.П., Муштаева Н.Е., "Лепные работы", М:, Высшая школа, 4-е изд.. 1993 год, С. 132. Так же, как и в оспариваемом изобретении, твердую наружную оболочку используют "для поддержки и укрепления относительно тонкой и гибкой силиконовой части".

В то же время, изготовление гибкой внутренней оболочки и твердой наружной оболочки с возможностью отделения друг от друга также является известным из книги Сенаторова Н.Я., Коршунова АЛ., Муштаева Н.Е., "Лепные работы", М:, Высшая школа, 4-е изд., 1993 год, С. 132.

Следовательно, изобретение по независимому пункту 7 формулы оспариваемого патента не соответствует условию патентоспособности "изобретательский уровень" как основанное на дополнении известной из уровня техники формы для формования фигурных шоколадных изделий известными из уровня техники признаками, направленными на достижение одного и того же технического результата.

Более того, согласно заключению комплексной экспертизы, назначенной судом первой инстанции, изобретения, описанные в п.1,3,4 и 7 формулы патента на изобретение РФ N 2246233, не соответствуют условию патентоспособности "изобретательский уровень".

Что касается довода автора апелляционной жалобы о том, что ППС не учла того, что гибкость внутренней оболочки формы в независимом пункте 1 формулы Патента N 2246223 и упругость материала литьевых форм в японском патенте JP N 2 108509 направлены на достижение различных технических результатов, а именно: в первом случае на беспрепятственное снятие формы с изделия, а во втором случае - на недопущение утечки шоколада на стыках форм, то судебная коллегия исходит из следующего.

При определении наиболее близкого аналога в соответствии с п.3.2.4.2. Правил имеет значение не полное совпадение технических результатов, а общее назначение заявленного и противопоставленного изобретений, а также наиболее близкая совокупность существенных признаков. К назначению противопоставленного патента JP N 2-108509 относится не столько недопущение утечки шоколада на стыках форм, как утверждает заявитель, а возможность изготовления формованных изделий со сложной конфигурацией и высокими эстетическими характеристиками.

Это обстоятельство свидетельствует о сходстве назначения изобретения, описанного в пункте 1 формулы Патента N 2246223, и противопоставленного патента JP N 2-108509 и (с учетом сходства большинства признаков) подтверждает правомерность использования патента JP N 2-108509 в качестве наиболее близкого аналога пункту 1 формулы Патента N 2246223, в соответствии с методикой определения наиболее близких аналогов, изложенной в п.3.2.4.2. Правил.

Также автор апелляционной жалобы указывает, что технический результат противопоставленного патента направлен на предотвращение утечки расплавленного материала из стыка пары форм, а не на изготовление фигурных шоколадных изделий, как в оспариваемом изобретении, судом отклоняются, так как описанный в патенте JP N 2108509 способ направлен именно на формование из расплава шоколадных изделий сложной конфигурации, т.е. на достижение того же, что и в оспариваемом патенте, технического результата.

Довод заявителя о том, что в противопоставленном решении по патенту JP N 2108509 наружная оболочка (нажимная плата) не прилегает к выступающим наружу формующим выемкам формующих основ, судом отклоняются, так как в противопоставленном патенте JP N2108509 раскрыт, в том числе, вариант конструкции формующего элемента, когда нажимная плата прилегает к внешней поверхности литьевой формы. В этом случае в местах, соответствующих выемкам, выступающим во внешнюю сторону литьевых форм, сформированы такие же выемки.

В отношении довода заявителя о том, что изделие, полученное согласно изобретению по патенту JP N 2108509 с использованием пары форм, будет иметь заметный шов в области стыка этих форм, следует отметить следующее.

Как следует из описания к оспариваемому изобретению, такой технический результат, как обеспечение отсутствия шва на шоколадном изделии, в патенте не указан. Вместе с тем, в том же описании к оспариваемому изобретению раскрыто то, что при изготовлении шоколадного изделия сложной трехмерной конфигурации потребуется форма из двух или более формующих элементов, способных отделяться друг от друга. Таким образом, в оспариваемом решении используется аналогичная конструкция, которая, как заявитель сам отмечает, приводит к появлению на стыке сформированного шоколадного изделия заметного шва.

Довод заявителя о том, что отделение твердой наружной оболочки от внутренней гибкой оболочки на стадии извлечения формованного изделия не только является отличительным признаком пункта 1 формулы Патента N 2246223, но и не известен из уровня техники, несостоятелен.

Заявитель указывает, что отличительный признак "выполнение наружной оболочки формы твердой" является неизвестным из уровня техники. При этом заявитель подверг критике ссылки ППС на книгу "Лепные работы", указывая, что в этом источнике приводится указание на твердую наружную оболочку (в виде гипсового футляра) только в связи с изготовлением гибкой клеевой формы, а не применительно к формованию конечных изделий.

Вместе с тем, вопреки утверждению заявителя, книга "Лепные работы" предусматривает использование гипсового футляра на стадии изготовления изделий с той же целью, для которой предназначена твердая наружная оболочка в Патенте N 2246223, то есть для укрепления и поддержания гибкой формующей оболочки, в которой отливается изделие.

При этом не имеет существенного значения то, что согласно Патенту N 2246223 на стадии изготовления формы твердая наружная оболочка не выполняет функции опоры, в отличие от стадии изготовления изделий, как указывает заявитель.

Для оценки патентоспособности заявленного изобретения не имеют значения признаки, которые не описаны в его формуле. В частности, отсутствие у твердой наружной оболочки опорной функции на стадии изготовления формы не является существенным признаком пункта 1 формулы Патента N 2246223, в отношении которого ППС должна давать оценку на предмет известности этого признака из уровня техники в соответствии с п.19.5.3(2) Правил.

Довод заявителя о том, что ППС считает признак пункта 3 формулы Патента N 2246223 "послойное нанесение силикона на макет" совпадающим с соответствующим признаком наиболее близкого аналога (патента JP N 3-47039), несостоятелен.

ППС правомерно посчитала японский патент JP N 3-47039, опубликованный 28.02.1991 года (Приложение к делу N1 л.д.83-90), наиболее близким аналогом пункта 3 Патента N2246223, руководствуясь при этом совпадением следующих существенных признаков (т.1 л.д.37): изготовление формы, содержащей формующую поверхность; заполнение (формование) шоколада в указанной форме; затвердевание шоколада при застывании, извлечение сформованного изделия из формы; использование формы в виде, по меньшей мере, одного формующего гибкого элемента; изготовление формующего элемента путем нанесения силиконового материала на предварительно изготовленный макет; гибкость формующего элемента.

При этом, вопреки утверждению заявителя, ППС не нашла в противопоставленном патенте JP N 3-47039 такое техническое решение, которое бы совпало с признаком пункта 3 формулы Патента N2246223 "послойное нанесение силикона на макет". Ввиду того, что указанный признак пункта 3 формулы Патента N2246223 не был выявлен в наиболее близком аналоге, Палата по патентным спорам посчитала его отличительным признаком (т.1 л.д.38).

В отношении отличительного признака пункта 3 Патента N 2246223 "послойное нанесение силикона на макет" ППС правомерно указала на широкую известность этого признака из уровня техники. Экспертиза пришла к выводу, аналогичному выводу ППС, о том, что "технология послойного нанесения формующего вещества (вещества, образующего форму) на макет изделия для изготовления формы известна из уровня техники" (т.3 л.д.22). К такому выводу эксперты пришли в результате анализа шести общедоступных источников (три из которых использовала и Палата по патентным спорам), где этот прием подробно описан на примере силикона, виксинта, резины, клея и других формующих веществ (т.3 л.д.20-22). Установив широкую известность из уровня техники отличительного признака пункта 3 формулы Патента N 2246223 "послойное нанесение силикона на макет", эксперты при ответе на вопрос N 8 указали на то, что "в описании к патенту N 2246223 не выявлено описание причинно-следственной связи между признаком: "послойное нанесение силикона на макет" и техническим результатом по обеспечению изготовления шоколадных фигурок практически любой конфигурации, имеющих исключительно высокую детализацию и глубокий рельеф" (т.3 л.д.23).

Довод заявителя о том, что ППС необоснованно считает японский патент JP N 3-47039 ближайшим аналогом независимого пункта 4 формулы Патента N2246223, в частности, заявитель указывает, что противопоставленный патент JP N 3-47039 не способен решить задачу создания кондитерских изделий с высокой детализацией и сложной конфигурацией, в отличие от способа по пункту 4 формулы Патента N2246223, несостоятелен.

В описании эффекта от использования патента JP N 3-47039 содержится указание на то, что описанный способ позволяет "изготавливать декоративные шоколадные изделия в виде плодов, цветов, рыб, животных, аксессуаров и т.п.", а также обеспечивает возможность "воспроизведения множества разнообразных объектов, включая человека" (Приложение к делу N1 л.д.89).

Утверждение заявителя о том, что "при заливке шоколада, а потом его затвердевании существует значительное искажение рельефности изображения" голословно.

Кроме того, согласно п. 19.5.3.(2) Правил ППС на стадии проверки изобретательского уровня не должна сравнивать технические результаты заявленного патента и противопоставленного наиболее близкого аналога: сравнению в этом случае подлежат не технические результаты, а существенные признаки изобретений. Для выбора наиболее близкого аналога в соответствии с п.3.2.4.2. Правил имеет значение только схожесть назначения (а не технического результата).

С учетом очевидного общего назначения изобретений, некоторые различия в существенных признаках пункта 4 формулы Патента N 2246223 и японского патента JP N 3-47039 не исключают отнесения последнего к наиболее близким аналогам согласно методике, раскрытой в п.3.2.4.2. и п. 19.5.3.(2) Правил.

Довод заявителя о том, что ППС неверно идентифицировала такой признак пункта 4 формулы Патента N 2246223 как "консистенция жидкого теста", несостоятелен.

Из оспариваемого решения ППС, следует что ППС производила идентификацию признака "консистенция жидкого теста" через анализ физических свойств двухкомпонентного состава из силикона и компаунда, приведенного заявителем в описании пункта 4 формулы Патента N 2246223.

Как установила ППС, двухкомпонентный состав из силикона и компаунда, обладая признаками жидкого теста, является в то же время вязкой полимерной жидкостью. Таким образом, Палата по патентным спорам раскрыла признак "консистенция жидкого теста" через понятие "вязкая полимерная жидкость", используя анализ материалов, описанных в пункте 4 формулы Патента N 2246223. Заявитель также не упомянул о том, что ППС при оценке отличительного признака привела ссылку на известный из уровня техники способ использования в лепных работах вещества, обладающего "консистенцией жидкого теста". В частности, ППС отождествила признак "консистенция жидкого теста" со свойствами клея, применение которого для получения эластичных гибких форм описано на стр.130-132 книги "Лепные работы" (т.1 л.д.40). Понятие "клей" раскрывается на стр.67 книги "Лепные работы", где указано, что для снятия форм с моделей используется технический желатин или мездровый (столярный) клей (Приложение к делу N 1 л.д.68).

Экспертиза при ответе на вопрос N 9 пришла к выводу о том, что вещество, состоящее из жидкой клеевой массы (технический желатин или мездровый (столярный) клей) можно охарактеризовать как вязкую полимерную жидкость, обладающую "консистенцией жидкого теста" (т.3 л.д.24). При ответе на вопрос N 12 в заключении Экспертизы приведены также дополнительные источники, подтверждающие, что применение вещества "консистенции жидкого теста" известно из уровня техники и активно используется в скульптурно-формовочных и лепных работах (т.З л.д.36-37). В частности, в Экспертизе (т.3 л.д.36) приведены примеры использования для изготовления форм материалов, имеющих в исходной стадии консистенцию жидкого теста: липкое, текучее, напоминающее тесто для блинов. В Книге "Лепные работы" приведен пример изготовления формы из формопласта, когда формопласт при определенной температуре не намазывается, а именно наливается на макет, постепенно и равномерно растекаясь (т.1 л.д.73). Желатиновая и клеевая массы, используемые для изготовления форм, также не намазываются, а наливаются на макет, являя собой вязкую текучую жидкость, как убедительно доказала Экспертиза в ответе на 9-й вопрос.

Таким образом, следует признать, что ППС обоснованно посчитала, что такой признак, как "наносимый на макет материал имеет консистенцию жидкого теста" известен из уровня техники.

Заявитель указывает, что ППС необоснованно использовала решения, описанные в книге "Лепные работы", при анализе технического изобретательского уровня пункта 4 формулы Патента N 2246223. В частности, заявитель полагает, что описанное в книге "Лепные работы" использование раствора желатина неприменимо для изготовления шоколадных изделий, поскольку приводит к "поседению" шоколада за счет высокого содержания влаги.

Однако, ссылка на клеевой желатиновый раствор приводится для подтверждения того, что из уровня техники известно применение материалов, имеющих консистенцию жидкого теста, для изготовления форм. Этот известный из уровня техники признак, абстрагированный от конкретной отрасли промышленного применения, дополняет наиболее близкий аналог пункта 4 формулы Патента N 2246223, а именно патент JP N 3-47039, в соответствии с методикой, предусмотренной п. 19.5.3.(2) Правил.

Сужение сферы поиска решений известных из уровня техники рамками только кондитерской промышленности неоправданно. В соответствии с п. 19.5.3.(2) Правил в случае выявления признака, которым заявленное изобретение отличается от наиболее близкого аналога, из уровня техники выявляются решения, имеющие признаки, совпадающие с отличительными признаками рассматриваемого изобретения. При этом Правила не ограничивают сферу поиска таких решений конкретной отраслью промышленного применения, в рамках которой предусмотрено использование заявленного изобретения. Решения из уровня техники, выявленные Палатой по патентным спорам и Экспертизой, совпадают по своему назначению с изобретением, описанным в п.4 формулы Патента N 2246223, а именно: предусматривают создание формы, посредством нанесения на макет формующего вещества, имеющего консистенцию жидкого теста.

Кроме того, вопреки утверждению заявителя, использование в кондитерской промышленности технологии лепных работ с применением гибких форм не является изобретением заявителем: эти технологии активно использовались и патентовались задолго до подачи заявителем своей заявки на изобретение (например, японские патенты JP N 3-47039 и JP N 2-108509 также описывают применение технологии лепных работ при изготовлении шоколадных скульптур сложной конфигурации). Изготовление шоколадных скульптур крупного размера и сложной конфигурации - это давняя практика ОАО Московская кондитерская фабрика "КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ": шоколадный медведь весом в 90 кг получил медаль Гран-При Международной выставки в Брюсселе 1958 года.

Довод заявителя о том, что заявитель считает необоснованной ссылку ППС на книгу "Лепные работы", так как она не раскрывает способа, "использующего форму из двух оболочек - внутренней гибкой оболочки и прилегающей к ней твердой наружной оболочки формования шоколадных изделий, которую при извлечении готового шоколадного изделия отделяют от гибкой оболочки", несостоятелен.

Упомянутый заявителем признак отделения твердой оболочки от гибкой внутренней при извлечении изделий не имеет отношения к пункту 4 формулы Патента N 2246223, поскольку не приведен в описании соответствующего изобретения. Следовательно, этот способ не является существенным признаком пункта 4 формулы Патента N 2246223, и не подлежал рассмотрению Палатой по патентным спорам при проверке патентоспособности изобретения.

Довод заявителя о том, что ППС необоснованно признала пункт 7 формулы Патента N 2246223 не соответствующим условию патентоспособности "изобретательский уровень", несостоятелен.

Палата по патентным спорам в своем Решении привела японский патент N JP N2-108509 в качестве наиболее близкого аналога пункта 7 формулы Патента N2246223, а также при анализе отличительных признаков пункта 7 формулы Патента N2246223 установила их известность из уровня техники, обоснованно сославшись на книгу "Лепные работы".

Кроме того, согласно ответу экспертизы на 12-й вопрос, изобретения, описанные в п. 1, 3, 4 и 7 формулы патента на изобретение N 2246223, не соответствуют условию патентоспособности "изобретательский уровень".

Таким образом, судебная коллегия приходит к выводу о том, что оспариваемый патент не соответствует условию патентоспособности "изобретательский уровень", что противоречит требованиям п. 1 ст. 4 Патентного закона. В этой связи решение ППС, которым патент Российской Федерации N 2246223 на изобретение "СПОСОБ ФОРМИРОВАНИЯ ФИГУРНЫХ ШОКОЛАДНЫХ ИЗДЕЛИЙ (ВАРИАНТЫ), СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ФОРМЫ И ФОРМА" признан полностью недействительным, является законным и обоснованным, вопреки доводам автора апелляционной жалобы об обратном.

Основываясь на изложенных выше обстоятельствах, суд апелляционной инстанции приходит к выводу, о том, что решение суда первой инстанции об отказе в удовлетворении требований заявителя, является правильным. Доводы же приведенные в апелляционной жалобе, не могут служить основанием для его отменены либо изменения.

Нарушений норм процессуального права, являющихся в силу части 4 ст. 270 АПК РФ в любом случае основанием для отмены вынесенного судебного акта, судом не допущено.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.266, 268, 269 и 271 АПК РФ суд

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда г. Москвы от 13.11.2008 по делу N А40-69343/07-5-613 оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления постановления в полном объеме в Федеральном арбитражном суде Московского округа.

Председательствующий судья

С.Л. Захаров

Судьи

О.В. Демидова В.А. Свиридов