Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 16 февраля 2009 г. N 09АП-449/2009

г.Москва

Дело N А40-7418/08-67-73

N 09АП-449/2009-АК

Резолютивная часть постановления объявлена 09 февраля 2009 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 16 февраля 2009 года.

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Попова В.И.,

судей Цымбаренко И.Б., Бекетовой И.В.,

при ведении протокола секретарем судебного заседания Дутовой О.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в зале суда N 3 апелляционную жалобу ОАО "Гедеон Рихтер"

на решение Арбитражного суда города Москвы от 25.11.2008 по делу N А40-7418/08-67-73 судьи Черенковой Г.В.

по заявлению ОАО "Гедеон Рихтер"

к 1) Роспатенту, 2) Палате по патентным спорам

третьи лица: 1) Смитклайн Бичам п.л.с, 2) Евразийское патентное ведомство

о признании решения недействительным

при участии:

от заявителя: Кузнецова Ю.В. по дов. от 28.05.2008, паспорт 40 00 627467; Ляпунов И.В. по дов. от 28.05.2008, паспорт 40 04 111654; Куликова Т.А. по дов. от 28.05.2008, паспорт 40 01 950161;

от ответчиков: 1) Конюхова В.А. по дов. от 06.10.2008 N 10/25-566/41, уд. N 307-30;

2) Конюхова В.А. по дов. от 07.10.2008 N 63-50/55, уд. N 307-30;

от третьих лиц: 1) адвокат Шитиков В.Н. по дов. от 30.03.2006, уд. N 6134; Угрюмов В.М. по дов. в порядке передоверия от 04.08.2006, паспорт 45 98 558449; 2) не явился, извещен;

УСТАНОВИЛ:

Арбитражный суд г. Москвы решением от 25 ноября 2008 года отказал АО "Гедеон Рихтер" (Венгрия) в удовлетворении заявления о признании недействительным решения ФГУ "Палата по патентным спорам" Роспатента от 02.11.2007 N ЕА200300423, которым отказано в удовлетворении возражений от 04.05.2006 и оставлено в силе действие на территории РФ Евразийского патента на изобретение ЕА N 5110.

При этом, арбитражный суд мотивировал свои выводы соответствием оспариваемого решения действующему законодательству и не нарушающим права и законные интересы заявителя.

ОАО "Гедеон Рихтер" не согласилось с решением суда и обратилось с апелляционной жалобой, в которой просит его отменить и принять по делу новый судебный акт, ссылаясь на применение судом норм материального права, не подлежащих применению. Считает, что соответствие евразийского патента требованиям патентоспособности должно быть установлено на основании норм Евразийской патентной конвенции от 09.09.1994г. и Патентной Инструкции к данной конвенции. Указывает, что оспариваемое изобретение по Евразийскому патенту N 5110 не соответствует таким критериям патентоспособности как "новизна" и "изобретательский уровень", в связи с чем, изобретению не может быть предоставлена правовая охрана на территории РФ.

Третье лицо- Евразийское патентное ведомство, извещенное надлежащим образом о времени и месте судебного разбирательства, в судебное заседание не явилось, при этом через канцелярию суда от него поступило ходатайство о рассмотрении дела в его отсутствие, в связи с чем, при отсутствии возражений явившихся в судебное заседание сторон, дело рассмотрено в порядке ст.ст.123, 156 АПК РФ. При этом в поступившем отзыве на жалобу, третье лицо поддержало решение суда первой инстанции, просило оставить его без изменения. Указало на несостоятельность доводов жалобы.

В судебном заседании представитель доводы апелляционной жалобы поддержал, просил отменить решение суда первой инстанции, поскольку считает его незаконным и необоснованным по основаниям, изложенным в апелляционной жалобе, и принять по делу новый судебный акт об удовлетворении заявленных требований. Указал, что оспариваемое решение Палаты по патентным спорам является незаконным и необоснованным, нарушает права и охраняемые законом интересы заявителя. Пояснил, что спорный патент не соответствует условиям патентоспособности "новизна" и "изобретательский уровень", установленных Евразийской патентной конвенцией и Патентной Инструкцией к ней.

Представитель ответчиков поддержал решение суда первой инстанции, с доводами апелляционной жалобы не согласился, считает жалобу необоснованной, просил решение суда первой инстанции оставить без изменения, а в удовлетворении апелляционной жалобы- отказать, изложил свои доводы, указанные в письменных пояснениях по жалобе. Полагает, что оспариваемое решение Палаты по патентным спорам полностью соответствует требованиям действующего законодательства. Указал, что изобретение по патенту N 5110 является новым и соответствует критерию патентоспособности "изобретательский уровень", в связи с чем, заявителю правомерно было отказано в удовлетворении возражений.

Представитель третьего лица- Смитклайн Бичам п.л.с. поддержал решение суда первой инстанции, с доводами апелляционной жалобы не согласился, считает жалобу необоснованной, просил решение суда первой инстанции оставить без изменения, а в удовлетворении апелляционной жалобы- отказать. Дал пояснения согласно отзыва на жалобу. Считает, что оспариваемое решение Палаты по патентным спорам является законным и обоснованным. Указал, что проверка соответствия условиям патентоспособности оспариваемого на территории РФ евразийского патента на группу изобретений N 5110 правомерно проводилась на основании национального законодательства РФ, а также норм международного права.

Законность и обоснованность решения проверены в соответствии со ст.ст. 266, 268 АПК РФ. Суд апелляционной инстанции, заслушав представителей сторон и третьего лица, исследовав и оценив имеющиеся в материалах дела доказательства, доводы жалобы и отзывов на неё, считает, что решение подлежит оставлению без изменения, исходя из следующего.

Как следует из фактических обстоятельств дела, Евразийский патент на группу изобретений N 5110 "Калийная соль 5-[4-[2-(N-метил-N-(2-пиридил)амино)этокси]бензил]тиазолидин-2,4-диона и ее применение в качестве противодиабетического лекарственного средства" выдан по заявке N ЕА-200300423 с приоритетом от 29 сентября 2000 года на имя СМИТКЛАЙН БИЧАМ ПЛС со следующей формулой:

1.Калийная соль 5-[4-[2-(N-метил-N-(2-пиридил)амино)этокси]бензил]тиазолидин-2.4-диона или ее фармацевтически приемлемый сольват, отличающаяся тем, что характеризуется одним или более из:

(i) инфракрасным спектром практически в соответствии с фиг. 1;

(ii) рамановским спектром практически в соответствии с фиг. 2;

(iii) порошковой рентгенограммой (XRPD) практически в соответствии с фиг. 3;

(iv) спектром твердофазного 13С ЯМР практически в соответствии с фиг. 4;

(v) температурой плавления в интервале 194-201 С.

2. Соединение по п.1, отличающееся тем, что характеризуется двумя или более из:

(i) инфракрасным спектром практически в соответствии с фиг. 1;

(ii) рамановским спектром практически в соответствии с фиг. 2;

(iii) порошковой рентгенограммой (XRPD) практически в соответствии с фиг. 3;

(iv) спектром твердофазного 13С ЯМР практически в соответствии с фиг. 4.

3. Соединение по п.1 в твердой дозированной форме.

4. Соединение по п. 1 или 2 в объемной измельченной форме.

5. Фармацевтическая композиция, включающая калийную соль 5-[4-[2-(N-метил-N-(2-пиридил)амино)этокси]бензил]тиазолидин-2,4-диона (калийную соль) или ее фармацевтически приемлемый сольват по п.1 в количестве, обеспечивающем 1, 2, 3, 4, 4-8 или 8-12 мг 5-[4-[2-(N-метил-N-(2-пиридил)амино)этокси]бензил]тиазолидин-2,4-диона и его фармацевтически приемлемый носитель.

6. Фармацевтическая композиция по п.5, включающая калийную соль или ее фармацевтически приемлемый сольват в количестве, обеспечивающем 1, 2, 3 или 4 мг 5-[4-[2-(N-метил-N-(2-пиридил)амино)этокси]бензил]тиазолидин-2,4-диона.

7. Фармацевтическая композиция по п.5, включающая калийную соль или ее фармацевтически приемлемый сольват в количестве, обеспечивающем 2 мг 5-[4-[2-(N-метил-N-(2-пиридил)амино)этокси]бензил]тиазолидин-2,4-диона.

8.Фармацевтическая композиция по п.5, включающая калийную соль или ее фармацевтически приемлемый сольват в количестве, обеспечивающем 4 мг 5-[4-[2-(К-метил-К-(2-пиридил)амино)этокси]бензил]тиазолидин-2,4-диона.

9.Фармацевтическая композиция по п.5, в количестве, обеспечивающем 8 мг 5-[4-[2-(N-метил-N-(2-пиридил)амино)этокси]бензил]тиазолидин-2,4-диона.

10.Фармацевтическая композиция, включающая калийную соль 5-[4-[2-(N-метил-N-(2-пиридил)амино)этокси]бензил]тиазолидин-2,4-диона или ее фармацевтически приемлемый сольват по п.1 в комбинации с одним или более из других противодиабетических агентов и необязательно фармацевтически приемлемым носителем.

11.Способ лечения и/или профилактики сахарного диабета, состояний, связанных с сахарным диабетом, и некоторых связанных с ним осложнений у людей или других млекопитающих, включающий введение калийной соли 5-[4-[2-(N-метил-N-(2-пиридил)амино)этокси]бензил]тиазолидин-2,4-диона или ее фармацевтически приемлемого сольвата по п.1 нуждающемуся в этом человеку или другому млекопитающему в количестве, обеспечивающем 1, 2, 3, 4, 4-8 или 8-12 мг 5-[4-[2-(N-мeтил-N-(2 пиридил)амино)этокси]бензил]тиазолидин-2,4-диона.

12.Способ лечения и/или профилактики сахарного диабета, состояний, связанных с сахарным диабетом, и некоторых связанных с ним осложнений у людей или других млекопитающих, который включает введение эффективного нетоксичного количества калийной соли 5-[4-[2-(N-мeтил-N-(2-пиpидил)aминo)этoкcи]бeнзилJтиaзoлидин-2.4-диoнa или ее фармацевтически приемлемого сольвата по п.1 в комбинации с одним или более из других противодиабетических агентов.

13.Калийная соль 5-(4-[2-(N-метил-N-(2-пиридил)амино)этокси]бензил]гиазолидин-2.4- диона или ее фармацевтически приемлемый сольват по п.1 для использования в качестве активного терапевтического вещества.

14.Применение калийной cоли 5-[4-[2-(N-метил-N-(2-пиридил)амино)этокси]бензил]тиазолидин-2,4-диона или ее сольвата по п. 1 в количестве, обеспечивающем 1. 2. 3, 4, 4-8 или 8-12 мг 5-[4-[2-(N-метил-N-(2-пиридил)амино)этокси]бензил]тиазолидин-2.4-диона для приготовления лекарства для лечения и/или профилактики сахарного диабета, состояний, связанных с сахарным диабетом, и некоторых связанных с ним осложнений.

04.05.2006, АО "Гедеон Рихтер" (Венгрия), обратилось в Палату по патентным спорам с возражением против действия данного патента на территории РФ, мотивировав его несоответствием запатентованного объекта условиям патентоспособности "новизна" и "изобретательский уровень", установленным в ст.6 Евразийской патентной конвенции от 09.09.1994г. и Правиле 3 Патентной инструкции к Евразийской патентной конвенции от 01.12.1995.

Решением ППС от 02.11.2007 N ЕА200300423, отказано в удовлетворении возражения, и оставлено в силе действие евразийского патента на изобретение ЕА N 005110 на территории Российской Федерации.

При этом, Палата по патентным спорам пришла к выводу о том, что изобретение по патенту N 5110 соответствует условиям патентоспособности "новизна" и "изобретательский уровень".

Анализ материалов дела свидетельствует о том, что, принимая оспариваемое решение и отказывая в удовлетворении заявленных требований, суд первой инстанции, вопреки доводам апелляционной жалобы, правильно применил нормы материального права, подлежащие применению, и сделал выводы, соответствующие обстоятельствам дела.

Как установлено в апелляционном суде, доводы подателя жалобы о нарушении (неправильном применении) судом первой инстанции норм материального права привело к принятию неверного решения, несостоятельны.

Как следует из текста оспариваемого решения ППС, при рассмотрении возражения против действия на территории Российской Федерации патента на изобретение ЕА N 5110, ответчик руководствовалась как нормами евразийского, так и национального патентных законодательств (т.1 л.д.20- 30).

Вместе с тем, в соответствии с требованиями правила 54 Патентной инструкции к Евразийской патентной конвенции от 1 декабря 1995 года (далее- Инструкция), при вынесении решения, палата применила нормы российского патентного законодательства.

При вынесения решения по данному делу, суд первой инстанции правомерно указал, что в соответствии с пунктом (1) статьи 13 Конвенции, любой спор, касающийся действительности евразийского патента в конкретном Договаривающемся Государстве, или нарушения евразийского патента в конкретном Договаривающемся Государстве, разрешается национальными судами или другими компетентными органами этого государства, на основании настоящей Конвенции и Патентной инструкции.

Решение имеет силу лишь на территории Договаривающегося Государства. Согласно пункту 1 правила 54 Инструкции, в редакции, действовавшей на дату подачи возражения в Палату по патентным спорам, евразийский патент, в течение всего срока его действия, может быть признан недействительным на территории Договаривающегося Государства, на основании его национального законодательства, в соответствии со статьей 13 Конвенции и с учетом правил 52 и 53 Инструкции, полностью или частично, в случае, в частности, неправомерной выдачи евразийского патента, вследствие несоответствия условиям патентоспособности изобретения.

С учетом положений данного пункта Инструкции, суд обоснованно пришел к выводу о том, что проведенная проверка соответствия условиям патентоспособности оспариваемого на территории Российской Федерации ЕА патента на группу изобретений N 5110, не противоречит нормам законодательства, регулирующего её проведение.

Кроме того, поскольку содержащиеся в Российском и в Евразийском патентных законодательствах нормы, касающиеся условий патентоспособности изобретения "новизна" и "изобретательский уровень", корреспондируют друг другу, выводы коллегии ППС о соответствии группы изобретений по патенту ЕА N 5110 условиям патентоспособности "новизна" и "изобретательский уровень", верны в смысле положений и Российского, и Евразийского патентного законодательства.

В частности, согласно правилу 3 Инструкции изобретение признается новым, если оно не является частью предшествующего уровня техники.

В соответствии с пунктом 1 статьи 4 Патентного закона Российской Федерации от 23 сентября 1992 года N 3517-1 (далее- Патентный закон) изобретение является новым, если оно не известно из уровня техники.

Из положений пункта 5.7 Правил составления, подачи и рассмотрения евразийских заявок в евразийском патентном ведомстве, утвержденных приказом Евразийского патентного ведомства от 3 июня 2002 г. N 12 (далее- Правила ЕА), следует, что изобретение не признается новым, если в предшествующем уровне техники выявлены сведения об объекте, который имеет признаки, идентичные всем признакам, содержащимся в независимом пункте формулы изобретения.

Аналогично, в соответствии с подпунктом (3) пункта 19.5.2 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на изобретение, утвержденных приказом Роспатента от 8 июля 1999 года N 133, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 29 июля 1999 года N 1853 (далее- Правила ИЗ), изобретение не признается соответствующими условию новизны, если, в уровне техники выявлено средство, которому присущи признаки, идентичные всем признакам, содержащимся в предложенной заявителем формуле изобретения, включая характеристику назначения.

В соответствии с пунктом 5.8 Правил ЕА, условию патентоспособности "изобретательский уровень" соответствует, в частности, индивидуальное соединение, подпадающее под общую структурную формулу группы известных соединений, но не описанное как специально полученное и исследованное и при этом проявляющее новые, неизвестные для группы свойства в качественном и/или количественном отношении.

Аналогично, согласно подпункту (4) пункта 19.5.3 Правил ИЗ, условию изобретательского уровня соответствуют, в частности, индивидуальное химическое соединение, подпадающее под общую структурную формулу группы известных соединений, но не описанное как специально полученное и исследованное, и при этом проявляющее новые неизвестные для этой группы свойства в качественном или количественном отношении (селективное изобретение).

Из изложенного следует, что как судом первой инстанции, так и патентным ведомством проверка патентоспособности оспариваемого изобретения по патенту ЕА N 5110 проведена с учетом всех конкретных условий и требований, необходимых для её проведения.

Что касается доводов заявителя жалобы о несоответствии изобретения по патенту N 5110 критериям патентоспособности "новизна" и "изобретательский уровень", поскольку из предшествующего уровня техники известны соединение калийной соли и ее сольваты (документ ЕР 0306228) и соединение соли с металлами (документ CN 1253136А), то они судом апелляционной инстанции также признаются несостоятельными.

Данные доводы апелляционной жалобы были предметом рассмотрения в суде первой инстанции и им дана надлежащая оценка.

Принимая оспариваемое решение, суд правильно руководствовался положениями Патентного Закона Российской Федерации, в соответствии с пунктом 1 статьи 4 которого, изобретению предоставляется правовая охрана, если оно является новым, имеет изобретательский уровень и промышленно применимо.

При этом необходимо учитывать, что изобретение является новым, если оно не известно из уровня техники.

Изобретение имеет изобретательский уровень, если оно для специалиста явным образом не следует из уровня техники.

Суд правильно принял во внимание, что в соответствии с подпунктом (3) пункта 19.5.2 Правил ИЗ, изобретение не признается соответствующим условию новизны, если в уровне техники выявлено средство, которому присущи признаки, идентичные всем признакам, содержащимся в предложенной заявителем формуле изобретения, включая характеристику назначения.

В соответствии с подпунктом (4) пункта 19.5.3 Правил ИЗ, условию изобретательского уровня соответствуют, в частности: способы получения новых индивидуальных химических соединений (класса, группы) с установленной структурой; индивидуальное химическое соединение, подпадающее под общую структурную формулу группы известных соединений, но не описанное, как специально полученное и исследованное, и при этом проявляющее новые неизвестные для этой группы свойства в качественном или количественном отношении (селективное изобретение).

Как достоверно установлено судом, группе изобретений по оспариваемому патенту предоставлена охрана на территории РФ в объеме совокупности признаков, содержащихся в формуле изобретения, приведенной выше.

Технический результат оспариваемой группы изобретений заключается в получении новой калийной соли 5-[4-[2-(К-метил-М-(2-пиридил)амино)этокси]бензил]тиазолидин-2.4-лиона, которая отличается особенной стабильностью, высокой температурой плавления и демонстрирует чрезвычайно высокую растворимость в воде, что делает ее особенно пригодной для крупномасштабной фармацевтической обработки.

При этом довода Заявителя о том, что, на основании положений пункта 5.7 Правил ЕА, изобретение по патенту ЕА N 5110 не соответствует условию патентоспособности "новизна", поскольку для специалиста очевидна возможность осуществления такого изобретения, не принимается апелляционным судом.

Согласно пункту 5.7 Правил ЕА, новизна изобретения, касающегося вещества, изделия, биотехнологического продукта, считается опороченной, если из предшествующего уровня техники известен объект, имеющий признаки, идентичные всем признакам заявленного вещества, изделия, биотехнологического продукта, и если из предшествующего уровня техники известен способ получения такого вещества, изделия, биотехнологического продукта, или для специалиста очевидна возможность осуществления (изготовления) такого изобретения (получения такого вещества, изделия, биотехнологического продукта).

Как следует из данного определения, необходимым условием для признания отсутствия новизны изобретения является то, что при исследовании должен быть выявлен объект, имеющий признаки, идентичные всем признакам заявленного вещества.

Вместе с тем, как установлено в суде, проведенная по делу, экспертиза подтвердила заключение ответчика.

Так, согласно экспертному заключению:

- калийная соль или ее сольват как специально описанные и исследованные соединения не известны из источника CN N 1253136:

- калийная соль по патенту N 005110 проявляет новые неизвестные свойства в количественном и качественном отношении по сравнению с натриевой солью, описанной и исследованной в источнике CN N1253136 (растворимость калийной соли в воде составляет более 100 мг/мл. что более чем в 2 раза превышает растворимость натриевой соли):

- такая высокая растворимость калийной соли в сочетании с ее высокой температурой плавления и высокой стабильностью при нагревании и в закрытой бутыли в твердом состоянии свидетельствует о том. что калийная соль, подпадая под общую структурную группу известных соединений (солей металлов 5-[4-[2-(К-метил-М-(2-пиридил)амино)этокси]бензил]тиазолидин-2,4-диона), описанных в источнике CN N 1253136. проявляет новые неизвестные для этой группы свойства в качественном или количественном отношении, в частности, по сравнению с описанной в CN N 1253136 натриевой солью. Данное сочетание свойств калийной соли свидетельствует о ее преимуществах по сравнению с натриевой солью, в частности, чистоты и стабильности изготовленного на ее основе готового лекарственного средства в условиях крупномасштабного фармацевтического производства. Кроме того, преимущественные свойства калийной соли позволяют готовить инъекционные растворы и растворы для орального приема.

При этом, как отмечено экспертом, единственной солью вещества, которая была получена и исследована в этом документе, является натриевая соль.

Несостоятелен довод Заявителя и о том, что, назначая патентно-техническую экспертизу, суд первой инстанции должен был поставить перед экспертом вопрос о наличии новых, неизвестных свойств не только для калийной соли росиглитазона, но и для ее сольвата.

Сольваты, согласно определению Толкового словаря иноязычных слов Л.П. Крысина, М., "Эксмо", 2008 года, представляют собой соединения растворенного вещества с растворителем. Следовательно, если исходное вещество признается новым индивидуальным химическим соединением, обладающим новыми, неожиданными свойствами, то его растворенная форма закономерно принимается обладающей этими свойствами.

Таким образом, как установлено в апелляционном суде, суд первой инстанции, полно исследовав все существенные для дела обстоятельства, оценив, в соответствии с требованиями ст.71 АПК РФ, представленные сторонами доказательства, правомерно указал на обоснованность выводов ответчика, изложенных в оспариваемом решении о том, что группа изобретений по патенту ЕА N 5110, соответствует условиям патентоспособности "новизна" и "изобретательский уровень".

Учитывая изложенные обстоятельства, суд апелляционной инстанции считает, оспариваемое решение Палаты по патентным спорам законным и обоснованным, а вывод суда об отсутствии нарушенных прав и законных интересов заявителя правильным.

Нарушений норм процессуального права, являющихся основанием для отмены судебного акта, апелляционной инстанцией не установлено.

При таких данных решение суда является законным и обоснованным, а оснований для удовлетворения апелляционной жалобы не имеется.

Расходы по уплате госпошлины по апелляционной жалобе подлежат отнесению на заявителя.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.266, 268, 269 и 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Девятый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ

решение Арбитражного суда города Москвы от 25.11.2008 по делу N А40-7418/08-67-73 оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления постановления в полном объеме в Федеральном арбитражном суде Московского округа.

Председательствующий судья:

В.И. Попов

Судьи

И.В. Бекетова И.Б. Цымбаренко