Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 27 апреля 2009 г. N 09АП-3352/2009

Москва

27 апреля 2009 г.

09АП-3352/2009-АК N А40-38204/08-15-291

Резолютивная часть постановления объявлена 20.04.2009.

Полный текст постановления изготовлен 27.04.2009

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

Председательствующего судьи

Якутова Э.В.

судей:

Веклича Б.С.

Поташовой Ж.В.

при ведении протокола секретарем судебного заседания Кальщиковой А.П.

Рассмотрев в открытом судебном заседании в зале N 15 апелляционную жалобу ООО "Совместное предприятие "КАРО" на решение Арбитражного суда г. Москвы от 16.01.2009 по делу N А40-3 8204/08-15-291 судьи Красновой Л.А ,

по заявлению ООО "Совместное предприятие "КАРО"

к Федеральной службе по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (Роспатент)

третье лицо ФГУ "Палата по патентным спорам", Компания "Шангри-Ла Интернешнл Хоутел Менеджмент Лимитед", ООО "Пит-Мастер"

о признании незаконным решения

при участии:

от заявителя: Карева Ю.В. по дов. от 11.01.2009 б/н, паспорт 45 03 346092

от ответчика: Медведев Н.Ю. по дов. от 25.11.2008 N 10/25-698/41, паспорт 45 05 465170

от третьих лиц: ФГУ "Палата по патентным спорам" Роспатента, Медведев Н.Ю. по дов. от 05.02.2009 N 63-61/55, паспорт 45 05 465170;

Компания "Шангри-Ла Интернешнл Хоутел Менеджмент Лимитед", Банковский А.В по дов. от 14.07.2008, уд. N 8417, Хабаров Д.И. по дов. от 14.07.2008, уд. N 4604;

ООО "Пит-Мастер", не явился, извещен

УСТАНОВИЛ

Решением Арбитражного суда г. Москвы от 16.01.2009 ООО "Совместное предприятие КАРО" (далее - Общество) было отказано в удовлетворении заявления о признании незаконным решения Роспатента от 24.03.2008 N 99703346 о досрочном частичном прекращении правовой охраны комбинированного товарного "ШАНГРИ ЛА" по свидетельству N 178550 в части прекращения правовой охраны товарного знака в отношении услуг 42 класса МКТУ "обеспечение пищевыми продуктами и напитками; обеспечение временного проживания".

Общество не согласилось с решением и обратилось с апелляционной жалобой, в которой считает, что решение суда незаконно, необоснованно, вынесено с нарушением норм материального права и подлежит отмене.

Просит решение отменить в части признания незаконным решения в отношении услуг 42 класса МКТУ "обеспечение пищевыми продуктами и напитками" и принять по делу новый судебный акт.

В отзыве на апелляционную жалобу третье лицо - Компания "Шангри-Ла Интернешнл Хоутел Менеджмент Лимитед" - считает, что решение суда по данному делу было принято обоснованно, в результате всестороннего и полного изучения представленных материалов, в полном соответствии с применимым к данному спору законодательством.

Отзывы на апелляционную жалобу ответчиком и третьими лицами - ФГУ "Палата по патентным спорам", ООО "Пит-Мастер" - не представлены.

В судебном заседании представитель Общества доводы апелляционной жалобы поддержал в полном объеме, просил отменить решение суда первой инстанции, поскольку считает его незаконным и необоснованным по основаниям, изложенным в апелляционной жалобе, и принять по делу новый судебный акт об удовлетворении заявленных требований.

Пояснил, что оспариваемое решение Роспатента является незаконным, поскольку представленные Обществом доказательства подтверждают использование товарного знака "ШАНГРИЛА" для услуг 42 класса МКТУ - обеспечение пищевыми продуктами и напитками.

Указал на то, что в отношении услуг 42 класса МКТУ - обеспечение временного проживания решение Обществом не оспаривается.

Представитель ответчика и третьего лица ФГУ "Палата по патентным спорам" выразил единую правовую позицию, поддержал решение суда первой инстанции, с доводами апелляционной жалобы не согласился, считая их необоснованными, просил решение суда оставить без изменения, а в удовлетворении апелляционной жалобы отказать, изложил свои доводы.

Пояснил, что доказательств того, что товарный знак "ШАНГРИЛА" использовался заявителем для индивидуализации каких-либо пищевых продуктов и напитков, либо услуг по обеспечению ими в рассматриваемый период Обществом не представлено.

Представитель третьего лица - Компании "Шангри-Ла Интернешнл Хоутел Менеджмент Лимитед" - решение суда первой инстанции и доводы, изложенные представителем ответчика поддержал, с доводами апелляционной жалобы не согласился, считая их необоснованными, просил решение суда оставить без изменения, а в удовлетворении апелляционной жалобы отказать, изложил свои доводы.

Пояснил, что товарный знак "ШАНГРИЛА" не использовался непрерывно в течение пяти лет, предшествующих дате подаче заявления о досрочном прекращении действия правовой охраны товарного знака; каких-либо доказательств существования, содержащего в названии словесный элемент "ШАНГРИЛА" заявителем не представлено, а оказываемые в казино "ШАНГРИЛА" услуги по обеспечению посетителей пищевыми продуктами и напитками являются сопутствующими услугами при оказании основного комплекса услуг, предоставляемых казино.

Законность и обоснованность решения проверены в соответствии со ст.ст. 266, 268 АПК РФ. Суд апелляционной инстанции, заслушав представителей сторон и третьих лиц, исследовав и оценив имеющиеся в материалах дела доказательства, считает, что решение подлежит оставлению без изменения исходя из следующего.

Как следует из материалов дела, регистрация комбинированного товарного знака со словесным элементом "ШАНГРИ ЛА" по заявке N 99703346 с приоритетом от 04.03.1999 произведена 10.08.1999 за N 178550 на имя ООО "Совместное предприятие "КАРО" в отношении товаров 09, 16, 28, 32, 33 и услуг 35, 36, 41, 42 классов МКТУ, указанных в перечне.

30.05.2006 Компания "Шангри-Ла Интернешнл Хоутел Менеджмент Лимитед" обратилась в Роспатент с заявлением о досрочном прекращении действия регистрации комбинированного товарного знака со словесным элементом "ШАНГРИ ЛА" по свидетельству N 178550 в отношении услуг 35, 42 классов МКТУ, содержащихся в регистрации, по причине его неиспользования непрерывно в течение пяти лет, предшествующих дате подачи заявления.

Решением Роспатента от 24.03.2008 заявление компании "Шангри-Ла Интернешнл Хоутел Менеджмент Лимитед" было удовлетворено, действие правовой охраны комбинированного товарного знака со словесным элементом "ШАНГРИ ЛА" по свидетельству N 178550 прекращено в отношении услуг 35 и 42 классов МКТУ.

Отказывая в удовлетворении заявленных Обществом требований, суд первой инстанции обоснованно исходил из того, что правообладатель не представил бесспорных доказательств использования комбинированного товарного знака со словесным элементом "ШАНГРИ ЛА" по свидетельству N 178550 для индивидуализации услуг 42 класса МКТУ "обеспечение пищевыми продуктами и напитками; обеспечение временного проживания" самим правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено на основе лицензионного договора в соответствии со статьей 26 Закона РФ "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" от 23.09.1992 (далее - Закон о товарных знаках).

При этом суд правомерно указал на то, что в соответствии с п.3 ст.22 Закона о товарных знаках действие регистрации товарного знака может быть прекращено досрочно полностью или частично в связи с неиспользованием товарного знака непрерывно в течение пяти лет с даты регистрации или пяти лет, предшествующих подаче заявления.

При решении вопроса о досрочном прекращении действия регистрации товарного знака в связи с его неиспользованием могут быть приняты во внимание представленные владельцем товарного знака доказательства того, что товарный знак не использовался по не зависящим от него обстоятельствам.

Согласно п.1 ст.22 Закона о товарных знаках использованием товарного знака считается применение его на товарах, для которых товарный знак зарегистрирован, и (или) их упаковке владельцем товарного знака или лицом, которому такое право предоставлено на основе лицензионного договора.

Использованием может быть признано также применение товарного знака в рекламе, печатных изданиях, на официальных бланках, на вывесках, при демонстрации экспонатов на выставках и ярмарках, проводимых в Российской Федерации при наличии уважительных причин неприменения товарного знака на 1 товарах и (или) их упаковке.

Доказательства использования товарного знака представляются правообладателем.

С учетом даты подачи заявления Компанией, судом правильно установлен период времени, в течение которого правообладателем должно быть доказано использование товарного знака по свидетельству N 178550 - с 30 мая 2001 года по 29 мая 2006 года включительно.

Исследуя представленные Обществом СЭЗ о соответствии деятельности заявителя по розничной реализации алкогольной продукции государственным правилам и нормативам, суд правильно отметил, что СЭЗ датированы 13.11.2006, то есть не относятся к рассматриваемому периоду и содержат указание на "бар N 5", "бар N 4" и "бар N 3". Аналогично, суд указал и на то, что приложение N 001 к Лицензии С N 004001 на право осуществления розничной продажи алкогольной продукции также датировано 21.02.2007 и содержит указание на "Бар зал "ХО".

Соответственно, суд обоснованно посчитал, что указанные доказательства не подтверждают использование комбинированного товарного знака со словесным элементом "ШАНГРИ ЛА" по свидетельству N 178550 именно для индивидуализации услуг 42 класса МКТУ "обеспечение пищевыми продуктами и напитками".

Анализируя представленные Обществом Акты проверки деятельности игорного заведения на соответствие требованиям порядка содержания, суд правомерно указал на то, что они не содержат указаний на использование Заявителем оспариваемого товарного знака и не заверены надлежащим образом. В отношении фотографий, содержащих изображение ресторана, судом правильно обращено внимание на то, что их невозможно соотнести с рассматриваемым пятилетним периодом.

Также обоснованно суд указал и на то, что каких-либо доказательств существования ресторана или бара, содержащего в названии словесный элемент "ШАНГРИ ЛА" Обществом не представлено, а оказываемые в казино "ШАНГРИ ЛА" услуги по обеспечению посетителей пищевыми продуктами и напитками являются сопутствующими услугами при оказании основного комплекса услуг, предоставляемых казино.

При таких обстоятельствах суд апелляционной инстанции считает обоснованным и основанным на законе вывод суда первой инстанции об отсутствии оснований для удовлетворения заявленных Обществом требований.

С учетом изложенного, руководствуясь ст.ст. 266-269, 271 АПК РФ, арбитражный суд

ПОСТАНОВИЛ

решение Арбитражного суда г. Москвы от 16.01.2009 по делу N А40-38204/08-15-291 оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления постановления в полном объеме в Федеральном арбитражном суде Московского округа.

Председательствующий судья:

Э.В. Якутов

Судьи

Б.С. Веклич Ж.В. Поташова