Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 18 мая 2009 г. N 09АП-4752/2009

Москва

18 мая 2009 г.

N 09АП-4752/2009-АК N А40-28534/08-51-272

Резолютивная часть постановления объявлена 12.05.2009.

Полный текст постановления изготовлен 18.05.2009

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

Председательствующего судьи

Якутова Э.В.

судей:

Веклича Б.С.

Поташовой Ж.В.

при ведении протокола секретарем судебного заседания Кальщиковой А.П.

Рассмотрев в открытом судебном заседании в зале N 15 апелляционную жалобу Компании "Новартис АГ" на решение Арбитражного суда г. Москвы от 30.01.2009 по делу N А40-28534/08-51-272 судьи Васильевой Т.В.,

по заявлению Компании "Новартис АГ"

к Палате по патентным спорам, Роспатенту

третьи лица Компания "ЗЕНГИВА, а.с."

о признании недействительным решения

при участии:

от заявителя: Веселицкая И.А. по дов. от 21.04.2008 б/н, паспорт 45 03 508021, Кузенкова Н.В. по дов. от 21.04.2008 б/н, паспорт 45 08 031654, Громовой Р.Ю. по дов. от 21.04.2008 б/н, паспорт 45 00 079342

от ответчиков: Палаты по патентным спорам, Лебедев А.В. по дов. от 05.02.2009 N 63-62/55

Роспатент, Лебедев А.В. по дов. от 25.11.2008 N 10/25-694/41, паспорт N4500943375

от третьих лиц: Смехов Д.Е. по дов. от 01.09.2008 б/н, паспорт 40 05 842648, Дощечкина В.В. по дов. от 01.09.2008 б/н, паспорт 40 05 366631

УСТАНОВИЛ

Решением Арбитражного суда г. Москвы от 30.01.2009 Компании "Новартис АГ" (далее - Компания) было отказано в удовлетворении заявления о признании недействительным решения Палаты по патентным спорам (далее - ППС) от 29.12.2007 о признании недействительным полностью патента РФ N 2294743 на группу изобретений "Твердые оральные дозируемые формы на основе вальсартана", выданный на имя Компании "Новартис АГ".

Компания не согласилась с решением и обратилась с апелляционной жалобой, в которой полагает, что принятое судом первой инстанции решение не является законным, обоснованным и мотивированным, нарушает права и интересы заявителя и подлежит отмене с принятием по делу нового решения.

Отзывы на апелляционную жалобу ответчиками не представлены.

В отзыве на апелляционную жалобу третье лицо - Компания "ЗЕНГИВА, а.с." - просит отказать в удовлетворении апелляционной жалобы, поскольку доводы заявителя, приведенные в жалобе, не соответствуют действительности, грубо искажают нормы права, являются некорректными с технической и правовой точки зрения.

В судебном заседании представитель заявителя доводы апелляционной жалобы поддержал в полном объеме, просил отменить решение суда первой инстанции, поскольку считает его незаконным и необоснованным по основаниям, изложенным в апелляционной жалобе, и принять по делу новый судебный акт об удовлетворении заявленных требований.

Пояснил, что по патенту РФ N 2294743 специфический объект вещество может быть проверен только на соответствие условиям патентоспособности "новизна" и "промышленная применимость", но не на "изобретательский уровень", поскольку у данного объекта нет каких-либо отличительных признаков с точки зрения условия изобретательского уровня; считает, что оспариваемое решение противоречит положениям п.1 ст.4 Патентного закона РФ, а также Правилам составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на изобретение; указал, что по патенту новым объектом изобретения является твердая дозируемая форма - таблетка; пояснил, что патент защищает продукт, а не способ его изготовления.

Представитель ответчиков выразил единую правовую позицию, поддержал решение суда первой инстанции, с доводами апелляционной жалобы не согласился, считая их необоснованными, просил решение суда оставить без изменения, а в удовлетворении апелляционной жалобы отказать, изложил свои доводы.

Представитель третьего лица решение суда первой инстанции и доводы, изложенные представителем ответчика, поддержал, с доводами апелляционной жалобы не согласился, считая их необоснованными, просил решение суда оставить без изменения, а в удовлетворении апелляционной жалобы отказать.

Законность и обоснованность решения проверены в соответствии со ст.ст. 266, 268 АПК РФ. Суд апелляционной инстанции, заслушав представителей сторон, и третьего лица, исследовав и оценив имеющиеся в материалах дела доказательства, считает, что решение подлежит оставлению без изменения исходя из следующего.

Как следует из материалов дела, патент Российской Федерации N 2294743 "Твердые оральные дозируемые формы на основе вальсартана" выдан по заявке N 99101056 с приоритетом от 27.06.1996 на имя НОВАРТИС АГ с формулой изобретения, включающей независимые пункты 1, 7, 17, 22. 23, 24 в следующей редакции:

"1. Твердая оральная дозируемая форма, полученная способом, осуществляемым в отсутствии воды, включающим следующие стадии:

а) действующее вещество, содержащее эффективное количество вальсартана или его фармацевтически приемлемой соли, в количестве более 35 мас.% в пересчете на общую массу твердой оральной дозируемой формы, и фармацевтически приемлемые добавки измельчают, б) смесь измельченного действующего вещества и добавок прессуют с получением компримата, в) компримат превращают в гранулят и г) гранулят прессуют с получением твердой оральной дозируемой формы.

7. Твердая оральная дозируемая форма, полученная способом, осуществляемым в отсутствии воды, включающим следующие стадии: а) эффективное количество вальсартана или его фармацевтически приемлемой соли, эффективное количество гидрохлортиазида (ГХТА) или его фармацевтически приемлемой соли, и фармацевтически приемлемые добавки измельчают, б) смесь измельченных действующих веществ и добавок прессуют с получением компримата. в) компримат превращают в гранулят и г) гранулят прессуют с получением твердой оральной дозируемой формы.

17. Способ изготовления твердой оральной дозируемой формы по одному из предыдущих пунктов, проводимый в отсутствии воды и включающий следующие этапы: а) действующее вещество, содержащее эффективное количество вальсартана или его фармацевтически приемлемой соли, в количестве более 35 мас.% в пересчете на общую массу твердой оральной дозируемой формы, и фармацевтически приемлемые добавки измельчают, б) смесь измельченного действующего вещества и добавок прессуют с получением компримата, в) компримат превращают в гранулят и г) гранулят прессуют с получением твердой оральной дозируемой формы.

22. Комприматы, полученные путем валкового уплотнения или штамповки по п.19.

23. Гранулят, полученный способом по п. 17.

24. Твердая оральная дозируемая форма, изготовленная способом по любому из п.п. 17-21.

Компания "А.С. Зентива" обратилась в Палату по патентным спорам с возражением от 12.04.2007 против выдачи указанного патента, указав на несоответствие охраняемой группы изобретений условию патентоспособности "изобретательский уровень", предусмотренному п.1 ст.4 Патентного Закона.

В возражении компания "А.С. Зентива" сослалась на следующие источники:

- патент US N 5399578, опубликованный 21.03.1995 [1];

- "Технология лекарственных форм", под ред. Л.А. Ивановой, М, "Медицина", 1991 год, с.142-143, 156-159 [3];

- "Pharmaceutical dosage forms, tablets". Vol. 1, MARCEL DEKKER. INC, New York and Basel, 1980, P. 121, 137, 141, 173 (документ [4]);

- патент US N 4609675, опубликованный 02.09.1986 [5];

- журнал "Chemical abstracts I - Pharmacology", V.I24, N 17, 1996 год [6];

- патент US N 5266583, опубликованный 30.11.1993 [7];

- P.J.Sheskey, T.P.Dasbach, Evaluation of Various Polymers As Dry Binders in the Preparation of an Immediate-Release Tablet Formulation by Roller Compaction, Pharmaceutical Technology, октябрь 1995, с.1-12 [8].

Решением Палаты по патентным спорам от 23.11.2007, утвержденного руководителем Роспатента 29.12.2007, возражения Компании "А.С. Зентива" было удовлетворено; патент РФ N 2294743 на группу изобретений был признан недействительным полностью, ввиду несоответствия группы изобретений предусмотренному п.1 ст.4 Патентного закона условию патентоспособности "изобретательский уровень".

Отказывая в удовлетворении заявленных Компанией требований, суд первой инстанции обоснованно согласился с выводами Палаты по патентным спорам о том, что ни одно из изобретений, охарактеризованных в независимых пунктах формулы изобретения по патенту N 2294743, не соответствует условию патентоспособности "изобретательский уровень", предусмотренному п.1 ст.4 Патентного закона.

При этом суд правомерно указал на то, что в соответствии с п.1 ст.4 Патентного закона, изобретению предоставляется правовая охрана, если оно является новым, имеет изобретательский уровень и промышленно применимо. Изобретение имеет изобретательский уровень, если оно для специалиста явным образом не следует из уровня техники. Уровень техники включает любые сведения, ставшие общедоступными в мире до даты приоритета изобретения.

В соответствии с подпунктом (2) пункта 19.5.3 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на изобретение, утвержденных приказом Роспатента от 17.04.1998 N 82, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 22.09.1998 за N 1612 (далее - Правила ИЗ), применяемых с учетом даты поступления заявки, по которой был выдан оспариваемый патент, изобретение признается не следующим для специалиста явным образом из уровня техники, в том случае, когда не выявлены решения, имеющие признаки, совпадающие с его отличительными признаками, или такие решения выявлены, но не подтверждена известность влияния отличительных признаков на указанный заявителем технический результат.

Проверка соблюдения указанных условий включает: определение наиболее близкого аналога; выявление признаков, которыми заявленное изобретение, охарактеризованное в независимом пункте формулы, отличается от наиболее близкого аналога (отличительных признаков); выявление из уровня техники решений, имеющих признаки, совпадающие с отличительными признаками рассматриваемого изобретения.

В соответствии с подпунктом (6) пункта 19.5.3. Правил ИЗ известность влияния отличительных признаков заявленного изобретения на технический результат может быть подтверждена как одним, так и несколькими источниками информации.

Согласно подпункту (1) пункта 3.2.4.3 Правил ИЗ технический результат представляет собой характеристику технического эффекта, свойства, явления и т.п., которые могут быть получены при осуществлении (изготовлении) или использовании средства, воплощающего изобретение.

В соответствии с подпунктом (1) пункта 19.8 Правил ИЗ при установлении несоответствия заявленного изобретения, выраженного формулой, предложенной заявителем, хотя бы одному условию патентоспособности, выносится решение об отказе в выдаче патента.

Группе изобретений по оспариваемому патенту предоставлена охрана в объеме формулы изобретения, включающей шесть приведенных выше независимых пунктов.

Технический результат группы изобретений по оспариваемому патенту заключается в получении твердых оральных дозируемых форм небольшого размера при высоком содержании активного вещества в сравнении с формами, применявшимися до настоящего времени для данного количества действующего вещества, обладающих стабильностью как во время процесса изготовления, так и при хранении, при этом изготавливаемых простым и надежным способом.

Оценивая заключение проведенной по делу экспертизы в совокупности с другими имеющимися в деле доказательствами, суд пришел к правильному выводу о том, что оно не может быть положено в основу решения по данному делу.

При этом суд обоснованно руководствовался тем, что при проведении экспертизы эксперт применила методику оценки "изобретательского уровня" изобретения, используемую в Европейском патентном ведомстве, в то время как решение Палаты по патентным спорам основано на национальном патентном законодательстве и проверка правомерности оспариваемого решения осуществляется на основе российского патентного законодательства (статья 200 АПК РФ). Европейская патентная конвенция представляет собой документ, не ратифицированный и не применяемый на территории Российской Федерации.

В связи с этим, суд правильно обратил внимание на то, что при ответе на поставленные судом вопросы эксперт руководствовалась нормами закона, не подлежащими применению на территории Российской Федерации, которые отражают принципиально иной, отличный от российского патентного законодательства, подход при оценке патентоспособности изобретения.

Применительно к исследуемому заключению, суд, в частности, правомерно отметил, что ответ на третий вопрос суда, касающийся патентоспособности 17 независимого пункта формулы оспариваемого изобретения, сделан экспертом "без проверки на очевидность", поскольку, как следует из заключения, "в соответствии с требованиями п.9.5(а) Руководства по экспертизе Европейского патентного Ведомства, достаточно того, что "патентоспособен продукт, который получен с его помощью". В данном случае, эксперт сделала вывод о патентоспособности данного объекта формулы оспариваемого изобретения без анализа его формулы, руководствуясь нормами права, отличными от норм национального патентного законодательства.

Анализируя представленные в дело материалы, суд правомерно посчитал полностью обоснованными и аргументированными выводы Палаты по патентным спорам по всем независимым пунктам защищенного патентом изобретения.

Оценивая доводы Компании о том, что Палата в нарушение установленного порядка не предложила патентообладателю внести изменения в формулу изобретения путем внесения в независимый пункт формулы признаков из зависимых пунктов формулы, суд правомерно обратил внимание на то, что данное обстоятельство не могло повлиять на решение, поскольку они также известны из уровня техники.

Также правомерно суд признал необоснованными утверждения Компании о том, что признаки, характеризующие твердую дозируемую форму и метод сухого гранулирования, являются функционально несамостоятельными.

При этом суд правильно исходил из того, что ни Патентный закон, ни пункты 3.2.4.3, 19.5.3 Правил ИЗ, действовавших на дату подачи заявки N 2002104459 и применявшиеся коллегией Палаты по патентным спорам в силу положений статьи 4 Федерального закона от 07.02.2003 N 22-ФЗ "О внесении изменений и дополнений в Патентный закон Российской Федерации", не содержат положений, ставящих проверку патентоспособности изобретения в зависимость от того, какого рода отличительными признаками охарактеризована его формула.

В подтверждение данной правовой позиции суд обоснованно сослался и на прямые указания, содержащиеся в п.3.3.2.4.(2) Правил ИЗ, а также в п.1.6.2.1.1 Рекомендаций, согласно которым признаки, характеризующие вещество (твердую дозируемую форму) и способ (сухого гранулирования), включая операции способа, являются функционально самостоятельными признаками.

Соответственно, суд первой инстанции правильно посчитал, что анализ, проведенный Палатой по патентным спорам в отношении установления патентоспособности оспариваемого изобретения, проведен в соответствии как с патентным законодательством, так и с методологическими предписаниями, содержащимися в Рекомендациях.

Правильно указав на то, что из уровня техники не известны препятствия, не позволяющие получить твердую оральную дозированную форму на основе вальсартана с использованием технологии сухого гранулирования, суд обоснованно не принял довод Компании о том, что, поскольку на дату приоритета оспариваемого изобретения для гранулирования вальсартана использовали только методику влажного гранулирования, то специалист в данной области вряд ли мог предположить, что вальсартан можно обрабатывать иным способом, чем способ влажного гранулирования.

Анализируя указанные в возражении материалы, суд обоснованно указал на их относимость к предмету рассмотрения в настоящем деле и, соответственно, на неубедительность доводов Компании о некорректности ссылок на них.

В связи с этим, суд правомерно согласился с мотивировкой, изложенной Палатой по патентным спорам в оспариваемом решении.

При таких обстоятельствах суд апелляционной инстанции считает обоснованным и основанным на законе вывод суда первой инстанции об отсутствии оснований для удовлетворения заявленных Компанией требований.

С учетом изложенного, руководствуясь ст.ст. 266-269, 271 АПК РФ, арбитражный суд

ПОСТАНОВИЛ

решение Арбитражного суда г. Москвы от 30.01.2009 по делу N А40-28534/08-51-272 оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления постановления в полном объеме в Федеральном арбитражном суде Московского округа.

Председательствующий судья:

Э.В. Якутов

Судьи

Б.С. Веклич Ж.В. Поташова