Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 26 мая 2009 г. N 09АП-4390/2009

г.Москва

26.05.2009

N 09АП-4390/2009-АК

Резолютивная часть постановления объявлена 25.05.2009.

Постановление изготовлено в полном объеме 26.05.2009

Дело N А40-42616/08-26-326

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

Председательствующего судьи Веклича Б.С.

Судей: Якутова Э.В., Москвиной Л.А.

при ведении протокола судебного заседания: секретарем Кальщиковой А.П.,

при участии:

от заявителя: Лысенко Л.В. по доверенности от 27.02.2009 б/н, паспорт N 4503961241,

Астафьева С.А. по доверенности от 27.02.2009 б/н, паспорт N 4506166880;

от заинтересованного лица: Слепенков А.С. по доверенности от 25.11.2008 N 10/25-696/41, паспорт N 4501318626;

от третьих лиц: от ЗАО "Торгово-промышленный союз "Ост-Юнион" - не явился, извещен, от Компании "Коммэршиал энд Индастриал Интернейшнл Юнион" - не явился, извещен, от ФГУ "Палата по патентным спорам" - Слепенков А.С. по доверенности от 5.02.2009 N 63-5655, паспорт N 4501318626.

Рассмотрев в судебном заседании апелляционную жалобу Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам

на решение Арбитражного суда г.Москвы от 09.02.2009 по делу N А40-42616/08-26-326, судьи Лариной Я.Г.

по заявлению Компания "Сосьете де Продюи Нестле", Societe des Produits Nestle S.A.к Федеральной службе по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам

третьи лица: ЗАО "Торгово-промышленный союз "Ост-Юнион", Компания "Коммэршиал энд Индастриал Интернейшнл Юнион", ФГУ "Палата по патентным спорам"

о признании недействительным решения,

УСТАНОВИЛ

Компания "Сосьете де Продюи Нестле" обратилась в Арбитражный суд г.Москвы с заявлением о признании недействительным решение Роспатента от 12.04.2008 N 2000724702/50 (924547) по товарному знаку N 225604 в отношении товаров 05 и 32 классов МКТУ.

Решением суда от 09.02.2009 требования удовлетворены частично. Суд признал недействительным оспариваемое решение Роспатента по товарному знаку N 225604 в отношении товаров 32 класса МКТУ. В удовлетворении остальной части требований судом отказано.

В обоснование принятого решения суд указал на то, что использование товарного знака "НЕСТИК" по свидетельству N 225604 в отношении товаров 32 класса МКТУ (пиво, минеральные и газированные воды и прочие безалкогольные напитки; фруктовые воды, фруктовые соки, сиропы и прочие составы для изготовления напитков) может привести к угрозе смешения с товарным знаком "Nesquik" по свидетельству N 62 на товарах 30 класса МКТУ (напитки шоколадные) и способно вести потребителей в заблуждение. Суд пришел к выводу о том, что оспариваемый товарный знак "НЕСТИК" по свидетельству N 225604 не является сходным до степени смешения со словесным товарным знаком "NESTEA" по свидетельству N 59134, при этом товары 05 класса МКТУ "диетические вещества для медицинских целей; детское питание", в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак "НЕСТИК", не являются однородными товарам, в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак "NESQUIK" по свидетельству N 59135.

Заинтересованное лицо не согласилось с решением суда первой инстанции в части удовлетворенных требований и обратилось с апелляционной жалобой, в которой просит решение суда в указанной части отменить и принять по делу новый судебный акт. Считает необоснованным вывод суда первой инстанции о сходстве до степени смешения товарных знаков "НЕСТИК" и "NESQUIK", "Nesquik" в силу отсутствия у сравниваемых товарных знаков звукового сходства и наличия различных смысловых ассоциаций и визуального различия обозначений. Полагает, что суд первой инстанции применил закон, не подлежащий применению, так как при оценке охраноспособности товарного знака по свидетельству N 225604 не применяются положения ст.ст.19.1, 19.2 Закона РФ от 23.09.1992 N 3520-1 "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" в редакции от 11.12.2002 и ст.1508 Гражданского кодекса РФ.

Заявитель возражает против доводов жалобы, просит отказать в ее удовлетворении, при этом не согласен с выводами суда в части отказа в удовлетворении требований. Считает, что угроза смешения товарных знаков "НЕСТИК" и "Nesquik" нарушает его права законные интересы как правообладателя. Представил письменный отзыв на жалобу.

В судебное заседание не явились представители ЗАО "Торгово-промышленный союз "Ост-Юнион", Компания "Коммэршиал энд Индастриал Интернейшнл Юнион". Располагая доказательствами надлежащего извещения их о месте и времени рассмотрения дела, дело рассмотрено судом в порядке ст.ст.123, 156 АПК РФ.

Законность и обоснованность обжалуемого судебного решения проверена судом апелляционной инстанции в полном объеме в порядке ст.ст.266, 268 АПК РФ.

Изучив материалы дела, доводы апелляционной жалобы, заслушав представителей участвующих в деле лиц, суд апелляционной инстанции не находит оснований для отмены или изменения обжалуемого судебного решения.

При исследовании материалов дела установлено, что товарный знак N 225604 с приоритетом от 27.09.2000, зарегистрирован 25.10.2002 в отношении товаров 05, 29, 31, 32, 33 и услуг 42 классов МКТУ.

На момент принятия Роспатентом оспариваемого решения владельцем товарного знака N 225604 значилось ЗАО "Торгово-промышленный союз "Ост-Юнион". 16.04.2008 зарегистрирован договор уступки товарного знака, в связи с чем обладателем прав на данный товарный знак является Компания "Коммершиал энд Индастриал Интернейшнл Юнион ЛТД".

Товарный знак "НЕСТИК" N 225604 (приоритет 27.09.2000) представляет собой словесное обозначение, выполненное стандартным шрифтом заглавными буква русского алфавита.

Компания "Сосьете де Продюи Нестле" является обладателем прав на словесные товарные знаки "NESTEA N 59134 (приоритет от 08.04.1977), "NESQVIK" N 59135 (приоритет 08.04.1977) и признанного общеизвестным товарным знаком в Российской Федерации с 31.12.1999 "Nesguik" N 62.

В Роспатент поступило возражение Компании "Сосьете де Продюи Нестле" от 02.08.2007 против предоставления правовой охраны словесному товарному знаку "НЕСТИК" по свидетельству N 225604 в отношении товаров 05 класса МКТУ: диетические вещества для медицинских целей; детское питание, товаров 32 класса МКТУ: пиво; минеральные и газированные воды и прочие безалкогольные напитки; фруктовые воды; фруктовые соки; сиропы и прочие составы для изготовления напитков. Данное возражение обосновано тем, что регистрация словесного товарного знака "НЕСТИК" по свидетельству N 225604 противоречит п.1 ст.7 Закона РФ от 23.09.1992 N 3520-1 "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" (далее - Закон о товарных знаках), поскольку он является сходным до степени смешения со словесным товарным знаком "NESTEA" по свидетельству N 59134, со словесным товарным знаком "NESQUIK" по свидетельству N 59135, с общеизвестным комбинированным товарным знаком со словесным элементом "Nesquik" по свидетельству N 62 в отношении однородных товаров.

Решением Роспатента от 12.04.2008 N 2000724702/50 (924547) в удовлетворении возражения Компании "Сосьете де Продюи Нестле" отказано, регистрация словесного товарного знака "НЕСТИК" по свидетельству N 225604 оставлена в силе.

Не согласившись с данным решением, заявитель обратился в арбитражный суд.

Суд апелляционной инстанции, с учетом установленных в ходе рассмотрения дела фактических обстоятельств, считает выводы суда первой инстанции о применении норм права правильными и основанными на материалах дела.

В соответствии с п.1 ст.7 Закона РФ "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени их смешения с товарными знаками, раннее зарегистрированными или заявленными на регистрацию в Российской Федерации на имя другого лица в отношении однородных товаров.

Правилами составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания (регистрация в Минюсте России 08.12.95 г) установлено, что сходство обозначений может быть звуковым, графическим, смысловым.

Рассматривая возражения против предоставления правовой охраны товарного знака "НЕСТИК" (225604), зарегистрированного 25.10.2002, в оспариваемом решении Роспатент не принял во внимание, что правовая охрана общеизвестного товарного знака распространяется также на товары, неоднородные с теми, в отношении которых товарный знак признан общеизвестным, и если использование его другим лицом будет ассоциироваться у потребителей с обладателем исключительного права на общеизвестный товарный знак и может ущемить законные интересы правообладателя.

По результатам исследования совокупности доказательств, учитывая известность обозначения "Nesquik" суд первой инстанции пришел к правильному выводу о том, что использование товарного знака "НЕСТИК" 225604 на товарах 32 класса МКТУ (пиво, минеральные и газированные воды и прочие безалкогольные напитки; фруктовые воды, фруктовые соки, сиропы и прочие составы для изготовления напитков), приведет к ущемлению законных интересов заявителя.

Для установления наличия либо отсутствия угрозы смешения схожих товарных знаков необходима оценка однородности товаров с учетом того, что согласно ст.2 "Ниццкого соглашения о Международной классификации товаров не имеет влияния на оценку однородности товаров.

Указанные товары 32 класса МКТУ (товарный знак N 225604) являются однородными с товарами 32 класса МКТУ (пиво, минеральные воды и другие безалкогольные напитки, сиропы, экстракты и эссенции для приготовления безалкогольных напитков) по свидетельству N 59135 на основе восприятия этих товарных знаков в целом (общего впечатления) и с учетом установленных признаков сходства, суд первой инстанции обоснованно пришел к выводу том, что имеется опасность смешения указанных товарных знаков в глазах потребителя. Суд указал на то, при наличии общеизвестного товарного знака N 62 "Nesquik", зарегистрированного в отношении товара "напитки шоколадные" 30 класса МКТУ, такая опасность трансформируется в возможность реальной угрозы ассоциации у потребителей в отношении обозначений "НЕСТИК", "Nesquik" и смешения.

Таким образом, в указанной части требования заявителя удовлетворены судом первой инстанции правомерно.

Заявление о неправомерном оставлении в силе правовой охраны товарного знака "НЕСТИК" N 225604 в отношении товаров 05 классов МКТУ (диетические вещества для медицинских целей; детское питание) суд признал необоснованным, поскольку указанные товары по функциональному назначению, виду, кругу потребителей не являются однородными товарами, в отношении которых зарегистрирован товарный знак N 59135 "NESQUIK".

Не представлено доказательств, подтверждающих, что обозначение указанных товаров 05 класса МКТУ (товарный знак N 225604), несмотря на неоднородность товаров, вызывает у потребителей ассоциацию с обладателем исключительного права на общеизвестный товарный знак N 62 в отношении товаров 30 класса МКТУ.

Доводы заявителя о сходстве обозначений "НЕСТИК" (товарный знак N 225604) с обозначением "NESTEA" (товарный знак N 59134) и не могут быть признаны обоснованными, поскольку указанные обозначения по звуковому, графическому и семантическому признакам не являются сходными в силу п.14.4.2.2 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания в отношении однородных товаров 32 класса МКТУ.

Согласно п.3 ст.2 Федерального закона от 11.12.2002 N 266-ФЗ к обозначениям, заявленным на регистрацию до даты вступления в силу настоящего закона, применяются требования предусмотренные законодательством, действующим на дату подачи заявки.

Суд правомерно отклонил доводы заинтересованного лица о том, что поскольку на дату 27.09.2000 подачи заявки на регистрацию товарного знака "НЕСТИК" действовал Закона о товарных знаках от 1992, в котором отсутствовало нормативное урегулирование отношений предусмотренных ст.19.1, ст.19.2 Закона о товарных знаках, вступившего в силу 27.12.2002, при оценке законности регистрации товарного знака "НЕСТИК".

Заявление о признании обозначения "Nesquik" общеизвестным товарным знаком получено Роспатентом 13.07.2005, рассмотрено в порядке ст.19.1 Закона о товарных знаках, в соответствии с которым обозначение не может быть признано общеизвестным товарным знаком, если это обозначение стало широко известно после даты приоритета сходного с ним до степени смешения товарного знака другого лица в отношении однородных товаров.

Предоставляя обозначению "Nesquik" статус общеизвестного товарного знака с 31.12.1999 по свидетельству N 62, Роспатент фактически подтвердил, что до даты подачи 27.09.2000 заявки на регистрацию товарного знака "НЕСТИК" обозначение "Nesquik" интенсивно использовалось на территории России и стало широко известным среди соответствующих потребителей товаров.

Исходя из смысла ст.ст.19.1, 19.2 Закона о товарных знаках правообладатель не лишен возможности оспорить предоставление правовой охраны товарному знаку, зарегистрированному на имя другого лица. Такое право возникает у владельца общеизвестного товарного знака с даты внесения знака в Перечень общеизвестных в российской Федерации товарных знаков, то есть с 15.03.2007.

Возражения против регистрации товарного знака "НЕСТИК" получены от заявителя 30.07.2007 и в части установления наличия или отсутствия нарушений прав на общеизвестный товарный знак должны быть рассмотрены с учетом требований действующего Закона о товарных знаках, вступившего в законную силу 27.12.2002.

Таким образом, решение суда первой инстанции является законным и обоснованным, соответствует материалам дела и действующему законодательству, в связи с чем отмене не подлежит. Нормы материального и процессуального права применены судом правильно.

С учетом изложенного, руководствуясь ст.ст.266, 268, 269, 271 АПК РФ, арбитражный суд

ПОСТАНОВИЛ

Решение Арбитражного суда г.Москвы от 09.02.2009 по делу N А40-42616/08-26-326 оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления постановления в полном объеме в Федеральном арбитражном суде Московского округа.

Председательствующий судья:

Б.С. Веклич

Судьи

Э.В. Якутов Л.А. Москвина