Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 31 июля 2009 г. N 09АП-11266/2009

Город Москва

31 июля 2009 г.

Дело N А40-89382/08-27-870

Резолютивная часть постановления объявлена 27 июля 2009 года.

Полный текст постановления изготовлен 31 июля 2009 года

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

Председательствующего судьи Захарова С.Л.,

Судей Якутова Э.В., Веклича Б.С.

при ведении протокола судебного заседания Коваленко В.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу

Индивидуального предпринимателя Самородского Игоря Адьевича

на решение Арбитражного суда г. Москвы от 29.04.2009

по делу N А40-89382/08-27-870, принятое судьей Хатыповой Р.А.,

по заявлению Индивидуальный предприниматель Самородский И.А.

к 1) ФГУ "Палата по патентным спорам Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам", 2) Федеральной службе по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам,

третье лицо: ООО "Трейдинвент"

о признании решения незаконным

при участии в судебном заседании:

от заявителя - Батищев В.А. паспорт 20 04 392630 по дов. от 04.12.2008,

от заинтересованного лица - Шеманини Я.А. уд.N 315-30 по дов. от 25.11.2008,

Медведева Н.Ю. паспорт 45 07 369857 по дов. от 24.06.2009,

от третьего лица - Кисенков А.Г. паспорт 45 99 947732 протокол N 1 от 05.10.2006

УСТАНОВИЛ:

Индивидуальный предприниматель Самородский И.А. (далее - заявитель) обратился в Арбитражный суд г. Москвы с заявлением о признании незаконным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 29.10.2008 N 2001708873(908837), восстановлении регистрации товарного знака "ДОБРОГА", зарегистрированного 16.12.2002 (свидетельство N 231579).

Решением Арбитражного суда г. Москвы от 29.04.2009 в удовлетворении заявленных требований отказано. При этом суд исходил из законности оспариваемого решения и недоказанности использования заявителем товарного знака "ДОБРОГА" по свидетельству N 231579 в отношении товаров 01-34 и услуг 35-42 классов МКТУ.

Не согласившись с принятым по делу судебным актом, заявитель подал апелляционную жалобу, в которой просит его отменить и принять по делу новый судебный акт об удовлетворении заявленных требований, указывая на неправильное применение судом норм материального права и несоответствие выводов суда обстоятельствам дела.

В обоснование этого указывается, что заявитель не был надлежащим образом уведомлено о проведении заседания коллегии Палаты по патентным спорам, в связи с чем, не имело возможности предоставить доказательства использования товарного знака.

Также заявитель указывает, что представленные им в материалы дела доказательства свидетельствуют об использовании товарного знака "ДОБРОГА" по свидетельству N 231579 в отношении товаров 06 и услуг 35 и 39 классов МКТУ.

Представитель Общества в судебном заседании поддержал доводы апелляционной жалобы, просил решение суда первой инстанции отменить, принять по делу новый судебный акт об удовлетворении требований заявителя. Считает, что представленные в суд первой инстанции доказательства подтверждают факт использования спорного товарного знака в отношении товаров 06 (металлические строительные материалы) и услуг 35 (реклама) и 39 классов МКТУ (транспорт, упаковка).

Представитель ППС, Роспатента в судебном заседании поддержал решение суда первой инстанции, с доводами апелляционной жалобы не согласился, считает ее необоснованной, просил решение суда оставить без изменения, а в удовлетворении апелляционной жалобы - отказать. Считает, что оспариваемое решение соответствует действующему законодательству, поскольку правообладателем не было представлено доказательств использования товарного знака в отношении зарегистрированных товаров и услуг. При этом правообладатель товарного знака уведомлялся о рассмотрении заявления о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по имеющемуся в Роспатенте адресу. Считает, что дополнительно представленные в суд первой инстанции доказательства не подтверждают факт использования спорного товарного знака в отношении зарегистрированных товаров и услуг.

Представитель 3-го лица поддержал позицию ответчиков.

Законность и обоснованность решения проверены в соответствии со ст.ст.266 и 268 АПК РФ. Апелляционная инстанция, выслушав участвующих в деле лиц, исследовав и оценив имеющиеся в материалах дела доказательства, приходит к следующим выводам.

Как следует из материалов дела, регистрация товарного знака "ДОБРОГА" по заявке N 2001708873/50 с приоритетом от 26.03.2001 по свидетельству N 231579 произведена 16.12.2002 в отношении товаров 01-34 и услуг 35-42 классов МКТУ, указанных в перечне, на имя Самородского И.А.

28.12.2007 ООО "Трейдинвент" подало заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака "ДОБРОГА" по свидетельству N 231579 по причине неиспользования товарного знака непрерывно в течение пяти лет, предшествующих дате подаче заявления.

Решением Палаты от 08.10.2008, утвержденным 29.10.2008 руководителем Роспатента, удовлетворено заявление от 28.12.2007 и досрочно полностью прекращена правовая охрана товарного знака по свидетельству N 231579.

Вопреки утверждениям в апелляционной жалобе, решение суда первой инстанции об отказе в удовлетворении заявленных требований основано на полной и всесторонней оценке представленных сторонами доказательств, правильном определении имеющих значение обстоятельств дела и правильном применении норм материального права.

Автор апелляционной жалобы указывает, что заявитель не был надлежащим образом уведомлен о проведении коллегии Палаты по патентным спорам, в связи с чем, не имел возможности предоставить доказательства использования товарного знака.

Вместе с тем, при рассмотрении заявления от 28.12.2007 Палата могла руководствоваться только той информацией о правообладателе, которая имеется в регистрации N 231579 и в материалах заявки N 2001708873/50. На дату рассмотрения ППС заявления - 28.12.2007 адресом правообладателя значился - 394073, г.Воронеж, ул. Туполева, 31б, кв.94.

Судом установлено, что уведомление о рассмотрении заявления ООО "Трейдинвент" в соответствии с п. 4.3 Правил подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам (утв.приказом Роспатента от 02.04.03 N 56), направлено по адресу правообладателя Самородского И.А., указанному в заявке - 394073, г.Воронеж, ул. Туполева, 31б, кв.94. Уведомления возвращены с отметкой "адресат выбыл".

Направив в адрес правообладателя, указанного в заявке, соответствующее уведомление, Палата исчерпала свои возможности по его извещению, вопреки доводам автора апелляционной жалобы об обратном.

Довод заявителя о том, что Закон о товарных знаках не обязывает правообладателя сообщать исполнительному органу по интеллектуальной собственности изменение своего юридического адреса, а напротив указанная обязанность Законом о товарных знаках возложена на лицо, обратившиеся с заявлением о досрочном прекращении действия товарного знака и на Палату по патентным спорам, следует признать несостоятельным, поскольку не он основан на нормах действующего законодательства.

Кроме того, в силу статьи 1505 ГК РФ, действовавшей на момент направления уведомления, именно правообладатель был обязан уведомлять Роспатент о любых изменениях, относящихся к государственной регистрации товарного знака, к которым, в соответствии с абзацем 2 ч. 1 ст. 1503 ГК РФ, относятся сведения о правообладателе.

Как установлено судом первой инстанции, после регистрации товарного знака правообладатель сменил адрес регистрации, однако не известил Роспатент о смене адреса.

Более того, указанное обстоятельство не повлекло нарушение прав и законных интересов заявителя, поскольку вопрос использования спорного товарного знака полно и всесторонне исследован судом первой инстанции в рамках настоящего дела с учетом представленных заявителем доказательств.

В соответствии с пунктом 3 статьи 22 Закона "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" (в редакции, действовавшей на момент регистрации товарного знака, далее - Закон о товарных знаках) действие товарного знака может быть прекращено досрочно полностью или частично по заявлению любого лица, в связи с неиспользованием товарного знака непрерывно в течение пяти лет с даты регистрации или пяти лет, предшествующих подаче такого заявления. Доказательства использования знака обслуживания представляются правообладателем.

Согласно пункту 1 статьи 22 Закона использованием товарного знака считается применение его на товарах, для которых товарный знак зарегистрирован, и (или) их упаковке правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено на основе лицензионного договора в соответствии со ст. 26 Закона.

Использованием может быть также признано применение товарного знака в рекламе, печатных изданиях, на официальных бланках, на вывесках, при демонстрации экспонатов на выставках и ярмарках, проводимых в Российской Федерации, при наличии уважительных причин неприменения товарного знака на товарах (или) их упаковке.

В силу п.3 ст.22 Закона правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно полностью или частично по заявлению любого лица, в связи с не использованием товарного знака непрерывно в течение пяти лет с даты регистрации или пяти лет, предшествующих подаче такого заявления. При этом доказательств использования товарного знака представляются правообладателем.

Как верно установил суд первой инстанции, представленные правообладателем доказательства не могут свидетельствовать о том, что спорный товарный знак использовался правообладателем в отношении товаров 01-34 и услуг 35-42 классов МКТУ.

Правообладателем был представлен ряд документов, подтверждающих, по его мнению, факт использования товарного знака по свидетельству N 231579, а именно: договоры о поставке заявителем продукции в адрес ООО ТД "1000 мелочей" N 25 от 03.05.2005, ЗАО ПК "Ангстрем" от 01.07.2003, ОАО ХК "Мебель Черноземья" от 14.01.2003 N 1, договор купли-продажи продукции ИП С.И. Баженову N 5/с от 01.04.2005; товарные накладные, счета, акты приема-сдачи работ; рекламные материалы и сведения с сайта www.dobroga.ru.

Оценив представленные правообладателем доказательства, суд первой инстанции пришел к выводу о том, что они не могут свидетельствовать об использовании правообладателем товарного знака "ДОБРОГА" по свидетельству N 231579.

В суде апелляционной инстанции заявитель пояснил, что им осуществлялась деятельность по приобретению различных строительных материалов у сторонних организаций, которые заявитель упаковывал и транспортировал с применением спорного товарного знака на товаре и его упаковке, а также использовал товарный знак "ДОБРОГА" в рекламе.

При этом заявитель полагает, что указанные обстоятельства свидетельствуют об использовании им товарного знака "ДОБРОГА" по свидетельству N 231579 в отношении товаров 06 (металлические строительные материалы) и услуг 35 (реклама) и 39 классов МКТУ (транспорт, упаковка). Факт неиспользования товарного знака "ДОБРОГА" по свидетельству N 231579 в отношении товаров и услуг остальных классов МКТУ и соответствующий вывод суда первой инстанции заявителем не оспаривается.

Вместе с тем, суд апелляционной инстанции отклоняет доводы заявителя об использовании им товарного знака "ДОБРОГА" по свидетельству N 231579 в отношении товаров 06 и услуг 35, 39 классов МКТУ как несостоятельные.

Из толкования ст. 1 Закона о товарных знаках следует, что товарный знак служит для индивидуализации товаров определенного лица.

В рассматриваемом случае, правообладатель не отрицает, что он не является производителем товаров - металлических строительных материалов, в отношении которого произведена регистрация товарного знака.

Следует признать, что покупаемая и реализуемая заявителем продукция представляла собой товар (металлические крепежные материалы), предполагающий неопределенное количество распространителей.

Таким образом, правообладатель, продавая товары разных производителей, используя товарный знак "ДОБРОГА", индивидуализировал себя как продавца товаров, что не может быть расценено как использование товарного знака в отношении товаров 06 класса МКТУ. Фактически спорный товарный знак использовался правообладателем для услуг, связанных со сбытом (реализацией) товаров.

Относительно использования оспариваемого товарного знака в отношении услуг "реклама" 35 класса МКТУ и в отношении услуг "транспорт (перевозки); упаковка и хранение товаров" 39 класса МКТУ, суд апелляционной инстанции полагает необходимым отметить следующее.

Представленные заявителем договоры, акты приема-сдачи работ, счета, рекламные материалы свидетельствуют о продаже и оказании сторонними фирмами рекламных услуг в отношении заявителя, то есть заказчиком таких услуг является сам заявитель, который заказывал товары и услуги для собственных нужд, что не может быть расценено как использование товарного знака в отношении услуг 35 класса МКТУ.

Также следует отметить, что в соответствии с Международной классификацией товаров в 8-й редакции, вступившей в силу с 1 января 2002 г., в пояснениях к 35 классу указано, что к данному классу не относятся деятельность предприятий, основной задачей которых является сбыт товаров.

Использованием товарного знака для услуг 39 класса МКТУ следует рассматривать во взаимосвязи с понятием возмездного оказания услуг, содержащимся в главе 39 Гражданского кодекса РФ.

Так, согласно ст. 779 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору возмездного оказания услуг исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать услуги (совершить определенные действия или осуществить определенную деятельность), а заказчик обязуется оплатить эти услуги.

Следовательно, под услугой, связанной с транспортировкой и упаковкой товаров, следует понимать транспортировку и упаковку товаров, принадлежащих заказчику.

Однако, представленные правообладателем товарного знака доказательства подтверждают только продажу товаров принадлежащих самому правообладателю товарного знака, т.е. не оказание услуги по транспортировке и упаковке (хранению) товара, а деятельность по сбыту собственного товара (товара, приобретенного у третьих лиц).

При таких обстоятельствах суд апелляционной инстанции приходит к выводу, что деятельность правообладателя спорного товарного знака по реализации российским потребителям товаров, принадлежащих самому правообладателю, не может быть квалифицирована как использование товарного знака в отношении услуг 39 класса МКТУ.

Как было отмечено выше, представленные заявителем доказательства фактически свидетельствуют об использовании спорного товарного знака для оказания услуг, связанных со сбытом (реализацией) товаров. Данный вид услуги подпадает под 42 класс МКТУ, поскольку в данном классе регистрируются услуги, которые не могут быть отнесены к другим классам.

Между тем, заявителем зарегистрирован товарный знак в отношении определенных услуг 42 класса, в перечне которых такой вид услуги как сбыт (реализация) товаров отсутствует.

Таким образом, представленные правообладателем доказательства не являются достаточными для вывода об использовании спорного товарного знака на территории Российской Федерации в отношении именно зарегистрированных товаров и услуг, и соответственно, не препятствовали досрочному прекращению действия регистрации товарного знака.

При таких обстоятельствах судебная коллегия соглашается с выводом суда первой инстанции о том, что оспариваемое решении Палаты по патентным спорам о досрочном прекращении правовой охраны спорного знака является по существу правильным, вопреки доводам апелляционной жалобы об обратном.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.266, 268, 269 и 271 АПК РФ суд

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда г. Москвы от 29.04.2009 по делу N А40-89382/08-27-870 оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления постановления в полном объеме в Федеральном арбитражном суде Московского округа.

Председательствующий судья

С.Л. Захаров

Судьи

Б.С. Веклич Э.В. Якутов