Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 3 августа 2009 г. N 09АП-10473/2009

Город Москва

3 августа 2009 г.

Дело N А40-46037/08-93-122

Резолютивная часть постановления объявлена 28 июля 2009 года.

Полный текст постановления изготовлен 03 августа 2009 года

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

Председательствующего судьи Захарова С.Л.,

Судей Якутова Э.В., Гончарова В.Я.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем Коваленко В.В.

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу

Семинвест Инвестментс Б.В. (SEMINVEST INVESTMENTS B.V.)

на решение Арбитражного суда г. Москвы от 27.04.2009

по делу N А40-46037/08-93-122, принятое судьей Осиповой М.В.,

по заявлению Семинвест Инвестментс Б.В. (SEMINVEST INVESTMENTS B.V.)

к 1) Федеральной службе по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (Роспатент); 2) ФГУ "Палата по патентным спорам Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам" (ППС)

о признании незаконным решения

третье лицо - ООО "Элтаунт"

при участии в судебном заседании:

от заявителя - Озолина И.Г. паспорт 45 08 097610 по дов. от 09.06.2009, Беднова Е.С. паспорт

45 08 933785 по дов. от 09.06.2009г.;

от заинтересованных лиц - Пронина С.В. уд. N 316-30 по дов. от 05.02.2009, Кольцова Т.В. уд.N 318-30 по дов. от 05.02.2009г., 2) Пронина С.В. уд. N 316-30 по дов. от 25.11.2008, Кольцова Т.В. уд.N 318-30 по дов. от 25.11.2008N ;

от третьего лица -Назимкина О.В. паспорт 89 02 471492, решение N 25 от 29.12.2007.

УСТАНОВИЛ:

Семинвест Инвестментс Б.В. (SEMINVEST INVESTMENTS B.V.) (далее - заявитель, Компания) обратилась в Арбитражный суд г. Москвы с заявлением к Федеральной службе по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (Роспатент), ФГУ "Палата по патентным спорам Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам" (ППС) о признании недействительным решения ППС, утвержденного Руководителем Роспатента от 25.04.2008 в отношении прекращения правовой охраны международной регистрации N 537987 товарного знака "ICEBERG" в части товаров "очки" и "ювелирные изделия".

Решением Арбитражного суда г. Москвы от 27.04.2009 в удовлетворении заявленных требований отказано. При этом суд исходил из того, что решение Палаты по патентным спорам о прекращении правовой охраны международной регистрации N 537987 товарного знака "ICEBERG" в части товаров "очки" и "ювелирные изделия" в связи с его неиспользованием полностью соответствует законодательству и не нарушает прав и законных интересов заявителя.

Не согласившись с принятым по делу судебным актом Компания, подала апелляционную жалобу, в которой просит его отменить и принять по делу новый судебный акт об удовлетворении заявленных требований.

В обоснование этого указывается, что судом неправомерно применен Закон о товарных знаках, поскольку следовало руководствоваться нормами части 4 Гражданского кодекса РФ В связи с этим указывает, что в нарушение статьи 1486 Гражданского кодекса РФ обществом с ограниченной ответственностью "ЭЛТАУНТ" (далее - Общество) не доказано, что оно является заинтересованным лицом. Кроме того, полагает, что имеющиеся в деле доказательства свидетельствуют об использовании товарного знака.

В судебном заседании представитель заявителя доводы апелляционной жалобы поддержал в полном объеме, изложил свою позицию, указанную в апелляционной жалобе, просил отменить решение суда первой инстанции, поскольку считает его незаконным и необоснованным, и принять по делу новый судебный акт об удовлетворении заявленных требований. Дополнительно представил доказательства, свидетельствующие, по его мнению, об использовании спорного товарного знака в отношении товара - солнцезащитные очки. Считает, что при оценке представленных лицензионных соглашений судом не применены положения статьи 1209 Гражданского кодекса РФ.

В судебном заседании представитель ответчиков поддержал решение суда первой инстанции, с доводами апелляционной жалобы не согласен, считает ее необоснованной, просил решение суда первой инстанции оставить без изменения, а в удовлетворении апелляционной жалобы - отказать, изложил свои доводы. Считает, что представленные правообладателем документы не доказывают факта надлежащего использования товарного знака "ICEBERG" по международной регистрации N 537987 на территории РФ в отношении части товаров 09 класса МКТУ и части товаров 14 класса МКТУ для маркировки которых зарегистрирован данный товарный знак.

В судебном заседании представитель третьего лица поддержал решение суда первой инстанции, с доводами апелляционной жалобы не согласен, считает ее необоснованной, просил решение суда первой инстанции оставить без изменения, а в удовлетворении апелляционной жалобы - отказать, изложил свои доводы. Полностью поддержал правовую позицию ответчиков.

Законность и обоснованность решения проверены в соответствии со ст.ст.266 и 268 АПК РФ. Суд апелляционной инстанции, исследовав доводы апелляционной жалобы и оценив имеющиеся в материалах дела доказательства, приходит к следующим выводам.

Как следует из материалов дела, международная регистрация комбинированного товарного знака со словесным элементом"ICEBERG" произведена за N 537987 в отношении товаров 09 и 14 классов МКТУ, перечисленных в перечне, на имя GILMAR S.P.A, Италия.

Впоследствии, 21.09.2000 указанный товарный знак уступлен Компании Семинвест Инвестмент Б.В., Нидерланды.

18.05.2007 в ППС поступило заявление ООО "ЭЛТАУНТ" о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака "ICEBERG" пo международной регистрации N 537987 в отношении всех товаров на территории Российской Федерации в связи с его не использованием непрерывно в течение пяти лет.

Решением ППС, утвержденным Руководителем Роспатента 25.04.2008 названное заявление удовлетворено, действие правовой охраны товарного знака "ICEBERG" пo международной регистрации N 537987 на территории РФ досрочно прекращено.

Компания полагая, что оспариваемое решение ППС нарушает ее права и законные интересы, обратилась в суд.

В соответствии с пунктом 3 статьи 22 Закона РФ "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" от 23.09.1992 N 3520-1 (далее - Закон о товарных знаках) действие регистрации товарного знака может быть прекращено полностью или частично по заявлению любого лица в связи с неиспользованием товарного знака непрерывно в течение пяти лет с даты регистрации или пяти лет, предшествующих подаче такого заявления. Доказательства использования товарного знака представляются правообладателем.

В соответствии с пунктом 1 статьи 22 Закона о товарных знаках использованием товарного знака считается применение его на товарах, для которых товарный знак зарегистрирован, и (или) их упаковке владельцем товарного знака или лицом, которому такое право предоставлено на основе лицензионного договора.

Использованием может быть признано также применение товарного знака в рекламе, печатных изданиях, на официальных бланках, на вывесках, при демонстрации экспонатов на выставках и ярмарках, проводимых в Российской Федерации, при наличии уважительных причин неприменения товарного знака на товарах и (или) их упаковке.

Заявление о досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака подано Обществом 18.05.2007.

Таким образом, период времени, в течение которого должно быть подтверждено использование товарного знака "ICEBERG" правообладателем, составляет пять лет, предшествующих дате подачи заявления, то есть с 18.05.2002 по 17.05.2007.

Как следует из обстоятельств дела, на территории Российской Федерации правовая охрана товарного знака по международной регистрации N 537987 предоставлена в отношении части товаров 09 класса МКТУ (очки, солнцезащитные очки и оправы для них) и части товаров 14 класса МКТУ (ювелирные изделия, бижутерия).

Правообладателем к заседанию коллегии ППС представлен ряд документов, подтверждающих, по его мнению, факт использования оспариваемого товарного знака на территории Российской Федерации.

Оценив представленные правообладателем документы, ППС пришла к выводу о том, что они не доказывают факта надлежащего использования товарного знака "ICEBERG" пo международной регистрации N 537987 на территории Российской Федерации в отношении части товаров 09 класса МКТУ (очки, солнцезащитные очки и оправы для них) и части товаров 14 класса МКТУ (ювелирные изделия, бижутерия) для маркировки которых зарегистрирован данный товарный знак.

Суд первой инстанции, в соответствии с положениями ст.71 АПК РФ, исследовал представленные заявителем в материалы дела доказательства и признал обоснованной их оценку, данную ППС.

Из материалов дела усматривается, что для подтверждения использования товарного знака "ICEBERG" пo международной регистрации N 537987 в отношении части товаров 09 и 14 классов МКТУ правообладателем "SEMINVEST INVESTMENTS В. V." представлен лицензионный договор между указанным лицом и компанией "GILMAR S.P.A." о предоставлении права на использование товарного знака "ICEBERG" в отношении товаров 09 и 14 классов МКТУ; счета, выставленные компанией "GILMAR S.P.A", а также документы, подтверждающие оплату отдельных счетов, а также таможенные декларации Европейского Сообщества, счета и письма компании Allison S.P.A.

Заявитель, указывает что правообладатель зарегистрирован на территории Нидерландов, а компания "GILMAR S.P.A" на территории Италии, к их правоотношениям должно применяться в силу ст. 1209 ГК РФ нидерландское или итальянское законодательство, которые не только не содержат обязанности регистрировать лицензионный договор между, владельцем товарного знака и лицензиатом, но и вообще заключать его. По законодательству указанных государств поставщики правообладателя становятся лицензиатами в силу самого факта поставки товаров от правообладателя.

Вместе с тем, в соответствии со ст. 22 Закона о товарных знаках - использование товарного знака третьими лицами возможно только на основании лицензионного договора, и в соответствии со ст. 27 лицензионный договор считается действительным лишь только в том случае, если он зарегистрирован в Федеральной службе по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам Российской Федерации.

Ссылка заявителя на положения ст.1209 ГК РФ, в соответствии с которой форма сделки подчиняется праву места ее совершения, судебной коллегией не принимается, поскольку независимо от действительности заключенных лицензионных договоров на территории иностранных государств, специальными положениями Закона о товарных знаках в Российской Федерации установлена возможность использования товарного знака третьим лицом только на основании лицензионного договора, прошедшего регистрацию в Роспатенте.

Что касается представленного правообладателем лицензионного договора между указанным лицом и компанией "GILMAR S.P.A." о предоставлении права на использование товарного знака "ICEBERG" в отношении товаров 09 и 14 классов МКТУ, зарегистрированный Роспатентом 21.06.2006, а также счетов выставленные компанией "GILMAR S.P.A" с документами, подтверждающими их оплату, и таможенные декларации Европейского сообщества, то судебная коллегия исходит из следующего.

В связи с тем, что указанный лицензионный договор зарегистрирован Роспатентом 21.06.2006, а представленные правообладателем счета компании "GILMAR S.P.A" относятся к более раннему периоду, то данные материалы не позволяют сделать вывод о том, что компания "GILMAR S.P.A" действовала в качестве лицензиата правообладателя, то есть не подтверждают использование ею в указанный в данных документах период времени именно оспариваемого знака.

Представленные правообладателем таможенные декларации Европейского Сообщества не свидетельствуют о ввозе указанных в них товаров на территорию Российской Федерации. Российские таможенные декларации правообладателем не представлены.

Что касается представленных правообладателем счетов и письма компании Allison S.P.A., которые, по мнению заявителя, являются надлежащим доказательством использования товарного знака, то ввиду отсутствия зарегистрированного в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности лицензионного договора, стороной которого была бы данная компания (компании Allison S.P.A. не является лицензиатом правообладателя), эти сведения не подтверждают использования спорного товарного знака на территории Российской Федерации.

Имеющиеся в материалах дела письма различных компаний не могут служить объективными доказательствами использования оспариваемого товарного знака, так как являются декларативными заявлениями указанных лиц и не подтверждены какими-либо документами.

Заявитель считает, что безусловным доказательством использования товарного знака "ICEBERG JEANS" являются аффидевиты компаний ЭлСиБи Компании с.р.л. Эллисон С.П.А.

Вместе с тем, согласно Большому юридическому словарю аффидевит - в Великобритании и США письменное показание или заявление, даваемое под присягой и удостоверенное нотариусом или другим уполномоченным на это должностным лицом при невозможности (затруднительности) явки свидетеля.

Таким образом, аффидевит является процессуальным документом, подтверждающим показания свидетелей в Великобритании, США, также в других государствах.

Российское законодательство не предусматривает указанного процессуального документа, следовательно, принятие такого документа в качестве доказательства не соответствует требованию статьи 68 Арбитражного процессуального кодекса РФ о допустимости доказательств.

Таким образом, аффидевиты не являются допустимыми доказательствами использования товарного знака, вопреки доводам заявителя об обратном.

Представленные правообладателем публикации в российских журналах в отношении товаров маркированных обозначением "ICEBERG", в числе которых очки, солнцезащитные очки и предметы бижутерии, а также товары, не входящие в перечень товаров, в отношении которых зарегистрирован товарный знак (кожаное портмоне, купальники, сумки, кардиган, ремень, пояс, комбинезон), являются рекламными материалами и могут являться доказательством использования товарного знака при наличии уважительных причин неприменения товарного знака на товаре или упаковке товара (абзац 2 пункта 1 статьи 22 Закона), либо при наличии других документов, подтверждающих использование товарного знака, а также, безусловно, при наличии указания на зарегистрированный товарный знак и его правообладателя.

Кроме того, данные публикации также не позволяют соотнести указанную в них информацию с правообладателем, или лицом, которому предоставлено право использования данного товарного знака на условиях указанного лицензионного договора.

Представленный правообладателем каталог продукции, с содержанием информации о предложении к продаже 09 класса МКТУ (очки, солнцезащитные очки и оправы для них) и части товаров 14 класса МКТУ (ювелирные изделия, бижутерия), носит рекламный характер и не является доказательством использования спорного товарного знака на территории Российской Федерации.

Относительно представленной правообладателем информации специализированного государственного учреждения "Главный научно-информационный вычислительный центр ФТС России" о ввозе товаров на территорию Российской Федерации компанией GILMAR S.P.A. необходимо отметить, что при отсутствии документов, свидетельствующих о введении товаров, маркированных оспариваемым товарным знаком в гражданский оборот на территории Российской Федерации, данный документ не может свидетельствовать о надлежащем использовании оспариваемого товарного знака в отношении 09 класса МКТУ (очки, солнцезащитные очки и оправы для них) и части товаров 14 класса МКТУ (ювелирные изделия, бижутерия). Более того, заявителем не обоснованы правовые основания выдачи данного документа, а также сфера применения изложенных в нем сведений применительно к полномочиям органа его выдавшего.

Представленные правообладателем сертификаты соответствия продукции не могут являться надлежащим доказательством использования оспариваемого товарного знака в соответствии с требованиями статьи 22 Закона о товарных знаках в связи со следующим.

Сертификат соответствия - документ, выдаваемый в Российской Федерации в установленном порядке уполномоченным на это органом по стандартизации, метрологии и сертификации для подтверждения безопасности товаров определенной номенклатуры, ввозимых на территорию РФ юридическими и физическими лицами по внешнеторговым договорам купли-продажи или мены (бартера).

Таким образом, представленное заключение свидетельствует лишь о том, что правообладатель имеет право ввозить на территорию РФ определенные виды продукции, но не свидетельствует о реальном ввозе товара.

Дополнительно представленные заявителем в суд апелляционной инстанции фотографии с места продажи солнцезащитных очков и кассовые чеки, не являются надлежащим доказательством использования спорного товарного знака, поскольку дата осуществления съемки представленных фотографий и дата выдачи ЗАО "Мастер оптик" кассовых чеков выходит за пределы срока, в течение которого правообладателю необходимо доказать использование товарного знака (с 18 мая 2002 года по 17 мая 2007 года).

Кроме того, в своем ответе от 24.07.2009 ЗАО "Мастер оптик" отказался подтверждать дату поступления оправы, маркированной товарным знаком "ICEBERG" в ЗАО "Мастер оптик", в связи с отсутствием официального подтверждения того, что дистрибьютор, у которого приобретался товар, официально уполномочен владельцем товарного знака.

Таким образом, из всех указанных документов не следует что товар, маркированный оспариваемым товарным знаком "ICEBERG", ввозился на территорию Российской Федерации и вводился в гражданский оборот в рассматриваемый период. Следовательно, у ППС отсутствовали основания для оставления в силе на территории Российской Федерации товарного знака по международной регистрации N 537987, вопреки выводам суда первой инстанции об обратном.

Следовательно, вывод суда об отсутствии оснований для удовлетворения требований заявителя по настоящему делу является верным.

Что касается довода автора апелляционной жалобы о том, что при вынесении оспариваемого решения ППС должна была руководствоваться положениями части IV Гражданского кодекса РФ, а не Законом Российской Федерации от 23.09.1992 N 3520-1 "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" с изменениями и дополнениями от 11 декабря 2002 года N 166-ФЗ, то судебная коллегия исходит из следующего.

В соответствии со статьей 5 Федерального закона "О введении в действие части четвертой гражданского кодекса Российской Федерации" от 18 декабря 2006 года N 231-ФЗ (далее - ФЗ О введении в действие IV части ГК РФ) часть IV Кодекса применяется к правоотношениям, возникшим после введения ее в действие.

Заявление ООО "Элтаунт" о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по международной регистрации N 537987 поступило в ППС 18.05.2007, то есть в период действия Закона.

Период, в течение которого правообладателю необходимо было доказать использование товарного знака по международной регистрации N 537987 (с 18.05.2002 по 17.05.2007) также полностью подпадает под период действия Закона.

При рассмотрении соответствующих возражений и заявлений Палата по патентным спорам руководствуется Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22 апреля 2003 года N 56, зарегистрированными в Министерстве юстиции РФ 08 мая 2003 года за N 4520 (далее - Правила ППС).

В соответствии с пунктом 3.1 Правил ППС в случае, если поступившее в Палату по патентным спорам возражение или заявление отвечает условиям его подачи, лицу, подавшему возражение или заявление, не позднее одного месяца с даты его поступления в Палату по патентным спорам направляется уведомление о принятии возражения или заявления к рассмотрению, в котором указывается дата проведения заседания коллегии Палаты по патентным спорам по рассмотрению возражения или заявления.

В соответствии с пунктом 3.2 Правил ППС в случае, если поступившее в Палату по патентным спорам возражение или заявление не удовлетворяет условиям его подачи, предусмотренным разделом II настоящих Правил, лицу, подавшему возражение или заявление, в месячный срок с даты их поступления в Палату по патентным спорам направляется уведомление о том, что возражение или заявление не принимаются к рассмотрению.

В необходимых случаях Палата по патентным спорам может в месячный срок с даты поступления возражения или заявления направить лицу, его подавшему, запрос с предложением в течение трех месяцев с даты его получения представить сведения, необходимые для рассмотрения возражения или заявления.

В случае своевременного представления запрошенных сведений возражение или заявление считается поступившим на дату фактического поступления, при этом в месячный срок с даты поступления в Палату по патентным спорам указанных сведений лицу, подавшему возражение или заявление, направляется уведомление о принятии или об отказе в принятии возражения или заявления к рассмотрению.

Таким образом, исходя из положений Правил ППС, Палата по патентным спорам проверяет правильность подачи заявления на дату его фактического поступления.

На дату фактического поступления заявления ООО "Элткунт" в Палату по патентным спорам (18.05.2007), обязанность доказывания заинтересованности у лица, подавшего заявление, отсутствовала. В этой связи Палата по патентным спорам и после введения в действие части IV Гражданского кодекса РФ не должна была проверять заинтересованность лица, подавшего заявление.

Таким образом, применение в отношении оспариваемого товарного знака положений статьи 22 Закона, допускающих подачу заявления о неиспользовании товарного знака любым лицом, а не статьи 1486 Гражданского кодекса РФ соответствует законодательству, вопреки доводам апелляционной жалобы об обратном.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.266, 268, 269 и 271 АПК РФ суд

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда г. Москвы от 27.04.2009 по делу N А40-46037/08-93-122 оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления постановления в полном объеме в Федеральном арбитражном суде Московского округа.

Председательствующий судья

С.Л. Захаров

Судьи

В.Э. Якутов В.Я. Гончаров