Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 14 сентября 2009 г. N 09АП-7778/2009

г. Москва

Дело N А40-49390/08-26-395

14 сентября 2009 г.

N 09АП-7778/2009-ГК

Резолютивная часть постановления объявлена 07 сентября 2009 года.

Мотивированное постановление изготовлено 14 сентября 2009 года

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Попова В.В.,

судей: Солоповой А.А., Левченко Н.И.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем Салахетдиновым Р.Т.,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу Индивидуального предпринимателя Кузнецова С.В. на решение Арбитражного суда города Москвы от 16.03.2009 г. по делу N А40-49390/08-26-395, принятое судьей Осиповой М.В., и дело N А40-49390/08-26-395 по иску Индивидуального предпринимателя Кузнецова С.В. к ООО "Крона"

3 лицо: ООО "Трек"

о прекращении нарушения прав на товарный знак,

при участии представителей:

истца - Старинский В.В. по доверенности от 04.08.2008 г.;

ответчика - извещен, представитель не явился.

третьего лица - не явился, извещен.

УСТАНОВИЛ:

Индивидуальный предприниматель Кузнецов С.В. обратился в Арбитражный суд города Москвы с иском к ООО "ЭкоТехноПродукт" о прекращении нарушения прав на товарный знак.

Определением Арбитражного суда г. Москвы от 03.02.2009 г. произведена процессуальная замена ответчика ООО "ЭкоТехноПродукт" его правопреемником - ООО "Крона".

Иск мотивирован тем, что ответчик нарушает исключительные имущественные права истца на товарный знак по свидетельству N 339737 путем изготовления, фасовку и последующую реализацию семян подсолнечника в упаковке, на которой изображено обозначение, сходное до степени смешения с товарным знаком.

Решением Арбитражного суда города Москвы от 16.03.2009 в удовлетворении иска отказано.

Судебный акт мотивирован тем, что ответчиком представлен договор подряда от 03.07.2008 г., заключенный между ООО "ЭкоТехноПродукт" и ООО "Трек", согласно которому ответчик выполнял работы по упаковке семян подсолнечника для ООО "Трек".

С этим решением не согласился истец, подав апелляционную жалобу.

Заявитель апелляционной жалобы полагает, что судом неполно выяснены обстоятельства дела, оспаривает представленный ответчиком договор подряда, считает, что он не исполнялся, на упаковке в качестве производителя продукции указан ответчик.

Определением Девятого арбитражного апелляционного суда от 29.06.2009 г. суд апелляционной инстанции перешел к рассмотрению настоящего дела по правилам, установленным Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации для рассмотрения дела в суде первой инстанции и привлечено к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, ООО "Трек"

Представитель истца в судебном заседании поддержал доводы апелляционной жалобы и иска.

Представитель ответчика в судебное заседание не явился, извещен надлежащим образом, представил письменный отзыв на апелляционную жалобу и иск, просит рассмотреть дело в отсутствие представителя.

Представитель третьего лица в судебное заседание не явился, извещен надлежащим образом, представил письменный отзыв на апелляционную жалобу и иск.

Изучив материалы дела, исследовав имеющиеся в деле доказательства, выслушав представителя истца, проверив все доводы апелляционной жалобы и иска, Девятый арбитражный апелляционный суд считает, что иск подлежит частичному удовлетворению, а решение суда первой инстанции отмене по следующим основаниям.

Исковые требования заявлены о запрете выпуска, изъятии из оборота и уничтожении контрафактных этикеток семян подсолнечника.

Так, разрешив спор по существу, суд первой инстанции установил в мотивировочной части судебного акта лицо, производителя предположительно контрафактной продукции, указав в качестве такового ООО "Трек", отказав в иске на том основании, что ответчик осуществлял выполнение работы по договору подряда для ООО "Трек".

Между тем, данное лицо не было привлечено к участию в деле.

Таким образом, в порядке пункта 29 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 28.05.2009 N 36 "О применении Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел в арбитражном суде апелляционной инстанции" суд апелляционной инстанции перешел к рассмотрению дела по правилам, установленным Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации для рассмотрения дела в суде первой инстанции, поскольку выводы суда первой инстанции, изложенные в мотивировочной части решения касаются прав и обязанностей не привлеченных к участию в деле лиц, а решение суда первой инстанции подлежит отмене.

Как установлено в судебном заседании и следует из материалов дела, истец является правообладателем товарного знака N 339737 с приоритетом с 26.10.2006 г. в отношении товаров и услуг 29 и 30 классов МКТУ, в том числе семечек обжаренных (семян подсолнечника обработанных), орехов, зерновых продуктов, в том числе семян подсолнечника.

Товарный знак N 339737 представляет собою комбинированное обозначение со словесным элементом "С.Кузнецов".

Истец осуществляет выпуск товаров "семена подсолнечника" с использованием на упаковке товарного знака N 339737.

Ответчик также осуществляет выпуск товаров "семена подсолнечника" с использованием на упаковке с использованием обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком истца.

Данное обстоятельство подтверждается упаковкой товара, на которой указан производитель ООО "ЭкоТехноПродукт", удостоверением о качестве и безопасности (л.д.16-17, 22-23 т.2), сертификатом соответствия (л.д.18-19, 24-25 т.2), товарным чеком N 14 от 07.08.2008 г., кассовым чеком от 07.08.2008 г., и не оспаривается сторонами.

Возражения ответчика о том, что истцом представлены дополнительные доказательства, которые не были представлены в суд первой инстанции, не принимается, т.к. настоящее дело рассматривается судом апелляционной инстанции по правилам суда первой инстанции.

Выводы суда первой инстанции и возражения ответчика о том, что из товарного чека не видно, какой товар истца или ответчика был реализован, не принимается, т.к. в товарном чеке (л.д.40, т.1) указано наименование товара - "семечки Е.Кузнецов". В совокупности с представленной упаковкой товара ответчика с аналогичными данными следует вывод о реализации 07.08.2008 г. именно продукции, произведенной ответчиком.

Наличие договора подряда от 03.07.2008 г. N 1 между ООО "ЭкоТехноПродукт" и ООО "Трек", в котором (пункты 2.3, 2.4, 2.5 договора) заказчик несет ответственность за нарушение прав на товарный знак третьих лиц, и акта о прекращении выпуска семян подсолнечника от 30.07.2008 г. (л.д.116, т.1), при отсутствии транспортных, отгрузочных документов, а также документов бухгалтерского учета, не означает, что ответчик не является фактическим производителем данного контрафактного товара, что подтверждается, представленными доказательствами, в которых ООО "Трек" не упоминается.

На упаковке товаров "семена подсолнечника", в удостоверениях о качестве и безопасности и сертификате соответствия в качестве производителя данной продукции указано ООО "ЭкоТехноПродукт".

Кроме того, прекращение выпуска продукции в конкретной упаковке, не исключает в будущем нарушение ответчиком прав истца на товарный знак, поэтому исковые требования в части обязания ответчика прекратить выпуск семян подсолнечника, расфасованных в упаковки, на которых размещены изображения, сходные до степени смешения с товарным знаком N 339737, подлежат удовлетворению.

В соответствии со статьей 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности, если настоящим Кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными настоящим Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную настоящим Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается настоящим Кодексом.

Согласно ст.1484 ГК России лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 настоящего Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 данной статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

Исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака:

1) на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации;

2) при выполнении работ, оказании услуг;

3) на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот;

4) в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе;

5) в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

В данном случае такого согласия ответчиком у истца как у правообладателя товарного знака не было получено.

В соответствии со ст. 1515 ГК России правообладатель вправе требовать изъятия из оборота и уничтожения за счет нарушителя контрафактных товаров, этикеток, упаковок товаров, на которых размещены незаконно используемый товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение. В тех случаях, когда введение таких товаров в оборот необходимо в общественных интересах, правообладатель вправе требовать удаления за счет нарушителя с контрафактных товаров, этикеток, упаковок товаров незаконно используемого товарного знака или сходного с ним до степени смешения обозначения. Лицо, нарушившее исключительное право на товарный знак при выполнении работ или оказании услуг, обязано удалить товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение с материалов, которыми сопровождается выполнение таких работ или оказание услуг, в том числе с документации, рекламы, вывесок.

Однако, истцом не представлены доказательства наличия у ответчика или иных лиц контрафактного товара с упаковками и этикетками, содержащими обозначение, сходное до степени смешения с товарным знаком N 339737, поэтому в этой части исковые требования не подлежат удовлетворению.

Возражения третьего лица о том, что им не используется обозначение, сходное до степени смешения с товарным знаком истца, т.к. на упаковке товара указано "Е.Кузнецов", а не "С.Кузнецов" как на товарном знаке, используется другое цветовое сочетание, шрифт и дополнительные словесные и изобразительные элементы, не принимается.

Общее восприятие товарного знака истца и обозначение, используемое ответчиком для производства упаковки товара "семена подсолнечника" позволяет сделать вывод о их семантическом, графическом и фонетическом сходстве до степени смешения, несмотря на незначительные различия данных обозначений.

Расходы по госпошлине по иску и апелляционной жалобе относятся согласно ст.110 АПК России на истца и ответчика пропорционально удовлетворенным требованиям (по 50 %).

Руководствуясь ст. ст. 110,176, 266-268, п.2 269, ч. 5 270, 271 АПК РФ, суд

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда г. Москвы от 16.03.2009 г. по делу N А40-49390/08-26-395 отменить.

Обязать ООО "Крона" прекратить выпуск семян подсолнечника, расфасованных в упаковки, на которых размещены изображения, сходные до степени смешения с товарным знаком N 339737.

В остальной части иска отказать.

Взыскать с ООО "Крона" в пользу Индивидуального предпринимателя Кузнецова Сергея Владимировича расходы по госпошлине в размере 1500 руб.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления постановления в полном объеме в Федеральном арбитражном суде Московского округа.

Председательствующий

В.В. Попов

Судьи

А.А.Солопова Н.И.Левченко