Постановление Десятого арбитражного апелляционного суда от 21 октября 2008 г. N 10АП-3244/2008

г. Москва

21 октября 2008 г.

Дело N А41-К1-19839/07

Резолютивная часть постановления объявлена 13 октября 2008 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 21 октября 2008 года

Десятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Мизяк В.П.,

судей Быкова В.П., Кручининой Н.А.,

при ведении протокола судебного заседания: Чернявской Д.А.,

при участии в заседании:

от истца: Родионов М.Ю., доверенность от 20.08.2008г.,

от ответчиков: от ООО "АльтерВЕСТ ХХI век" - Тактаев И.А., доверенность от 13.10.2008г.; от ЗАО "АльтерВЕСТ Трейд" - Кудинов А.Ф., доверенность от 01.10.2008г.; от ООО "Метелица" - представитель не явился, извещен надлежащим образом,

присутствует без полномочий Денисов В.В., паспорт 45 08 593 181 выдан 23.06.2006г.,

рассмотрев в судебном заседании апелляционную жалобу общества с ограниченной ответственностью "АльтерВЕСТ ХХI век" на решение Арбитражного суда Московской области от 01 сентября по делу N А41-К1-19839/07, принятое судьей Кондратенко Н.Н., по иску закрытого акционерного общества "Талосто" к обществу с ограниченной ответственностью "АльтерВЕСТ XXI век", закрытому акционерному обществу "АльтерВЕСТ Трейд", обществу с ограниченной ответственностью "Метелица" о запрещении незаконного использования обозначения и взыскании 5 500 000 руб.,

УСТАНОВИЛ:

Закрытое акционерное общество "Талосто" (далее ЗАО "Талосто") обратилось в Арбитражный суд Московской области с иском к обществу с ограниченной ответственностью "АльтерВЕСТ XXI век" (далее ООО "АльтерВЕСТ ХХI век") , закрытому акционерному обществу "АльтерВЕСТ Трейд" (далее ЗАО "АльтерВЕСТ Трейд"), обществу с ограниченной ответственностью "Метелица" (далее ООО "Метелица"), с учетом уточнения заявленных требований, просит запретить ООО "АльтерВЕСТ ХХI век" использовать комбинированное обозначение "Ля Мур", сходное до степени смешения с комбинированным товарным знаком истца, взыскать с ООО "АльтерВЕСТ ХХI век" компенсацию за нарушение исключительных прав на комбинированный товарный знак в размере 4 000 000 руб., взыскать с ЗАО "АльтерВЕСТ Трейд" компенсацию за нарушение исключительных прав на комбинированный товарный знак в размере 500 000 руб., взыскать с ООО "Метелица" компенсацию за нарушение исключительных прав на комбинированный товарный знак в размере 1 000 000 руб.

Решением Арбитражного суда Московской области от 01 августа 2008 года исковые требования удовлетворены частично: запрещено ООО "АльтерВЕСТ ХХI век" использовать комбинированное обозначение "Ля Мур", сходное до степени смешения с комбинированным товарным знаком "Ля Фам" в отношении товаров 30 класса Международной классификации товаров и услуг; взыскана с ООО "АльтерВЕСТ ХХI век" в пользу ЗАО "Талосто" компенсация за нарушение исключительных прав на комбинированный товарный знак, зарегистрированный на территории Российской Федерации по свидетельству N 295605, в размере 500 000 руб., расходы по госпошлине в сумме 13 500 руб.; взыскана с ЗАО "АльтерВЕСТ Трейд" в пользу ЗАО "Талосто" компенсация за нарушение исключительных прав на комбинированный товарный знак, зарегистрированный на территории Российской Федерации по свидетельству N 295605, в размере 100 000 руб., расходы по госпошлине в сумме 3 500 руб.; взыскана с ООО "Метелица" в пользу ЗАО "Талосто" компенсация за нарушение исключительных прав на комбинированный товарный знак, зарегистрированный на территории Российской Федерации по свидетельству N 295605, в размере 250 000 руб., расходы по госпошлине в сумме 6 500 руб. В остальной части исковых требований отказано(том 3, л.д.27-30).

Не согласившись с данным решением, ООО "АльтерВЕСТ ХХI" подало апелляционную жалобу, в которой просит решение суда отменить полностью и принять по делу новый судебный акт, в иске отказать (том 3, л.д.36-42).

Законность и обоснованность решения Арбитражного суда Московской области проверены Десятым арбитражным апелляционным судом (ст. ст. 258, 268 АПК РФ).

Дело рассмотрено в соответствии со ст.ст. 123,156 АПК РФ в отсутствие представителя ООО "Метелица", извещенного надлежащим образом о дате, времени и месте разбирательства дела.

Представитель заявителя апелляционной жалобы в судебном заседании поддержал доводы, изложенные в апелляционной жалобе. Просил решение суда отменить.

Представитель истца в судебном заседании возражал против апелляционной жалобы. Решение суда считает законным и обоснованным.

Представитель ЗАО "АльтерВЕСТ Трейд" в судебном заседании поддержал апелляционную жалобу. Просил апелляционную жалобу удовлетворить.

Рассмотрев материалы дела, обсудив доводы апелляционной жалобы, заслушав представителей лиц, явившихся в судебное заседание апелляционный суд не находит оснований для отмены решения суда первой инстанции.

Как усматривается из материалов дела (том 1, л.д.20), ЗАО "Талосто" является правообладателем комбинированного товарного знака "ЛяФам", зарегистрированного на территории Российской Федерации по свидетельству N 295605, в том числе по 30 классу МКТУ для маркировки мороженого. Указанный комбинированный товарный знак содержит в себе изобразительную составляющую в виде шоколадного мороженного, и словесную - в виде обозначения "ЛяФам".

Как стало известно ЗАО "Талосто", ответчики, действуя по соглашению, на основании трехстороннего договора N 869 от 10.01.2007г., изготавливали, хранили и продавали мороженое, маркированное обозначением "ЛяМур", сходным с его товарным знаком до степени смешения (том 1, л.д. 77-82).

Истец, полагая, что изготовление ответчиком ООО "АльтерВЕСТ XXI век", продажа ответчиком ООО "Метелица" и хранение ответчиком ООО "АльтерВест Трейд" товара, маркированного обозначением "ЛяМур", нарушает исключительное право истца на товарный знак, зарегистрированный на территории Российской Федерации по свидетельству N 295605, поскольку данное обозначение сходно до степени смешения с зарегистрированным знаком истца.

Обратившись с исковым заявлением, с учетом уточнения исковых требований, истец просил запретить ООО "АльтерВЕСТ ХХI век" использовать комбинированное обозначение "Ля Мур", сходное до степени смешения с комбинированным товарным знаком истца, взыскать с ООО "АльтерВЕСТ ХХI век" компенсацию за нарушение исключительных прав на комбинированный товарный знак в размере 4 000 000 руб., взыскать с ЗАО "АльтерВЕСТ Трейд" компенсацию за нарушение исключительных прав на комбинированный товарный знак в размере 500 000 руб., взыскать с ООО "Метелица" компенсацию за нарушение исключительных прав на комбинированный товарный знак в размере 1 000 000 руб.

В обоснование исковых требований истец ссылается на ст.ст.4, 46 Закона "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименования мест происхождения", Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, ст. 12 Гражданского кодекса РФ.

Исследовав обстоятельства дела, апелляционный суд считает решение суда первой инстанции законным и обоснованным.

Как следует из материалов дела, ответчики, действуя на основании трехстороннего договора N 869 от 10.01.2007г., изготавливали, хранили и продавали мороженое, маркированное обозначением "ЛяМур" (том 1, л.д. 77-82).

Судом были исследованы образцы мороженого "ЛяФам" (т. 1 л.д. 20, 76).

В соответствии с п.2 ст. 4 Закона "О товарных знаках", нарушением исключительного права правообладателя на товарный знак (незаконным использованием товарного знака признается использование без его разрешения в гражданском обороте на территории Российской Федерации товарного знака или сходного с ним до степени смешения обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, в том числе размещение товарного знака или сходного с ним до степени смешения обозначения: на товарах, на этикетках, упаковках этих товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся и (или) перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации.

Вывод суда первой инстанции о сходстве до степени смешения обозначения "ЛяМур" с товарным знаком истца основан на применении п. 14.4.2 "Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания" (утв. Приказом Роспатента от 5 марта 2003 г. N 32, далее - "Правила").

Товарный знак истца является комбинированным товарным знаком, поскольку содержит в себе изобразительную и словесную составляющую (абз. 5 п.2.2. Правил). Комбинированные обозначения, в соответствии с п. 14.4.2.4. Правил должны сравниваться по признакам, предусмотренным для определения сходства до степени смешения как между словесными, так и между изобразительными обозначениями.

В соответствии с п. 14.4.2.2. Правил, сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим).

Апелляционный суд согласен с выводом суда первой инстанции о том, что словесная составляющая обозначения "ЛяМур" и словесная составляющая товарного знака истца "ЛяФам" имеют совпадающие слоги "Ля", расположение которых также совпадает, что делает их созвучными. Таким образом, налицо фонетическое сходство словесной составляющей обозначения "ЛяМур" со словесной составляющей товарного знака истца "ЛяФам".

Словесная составляющая обозначения "Ля Мур" и словесная составляющая товарного знака истца "ЛяФам" написаны общим шрифтом, буквами русского алфавита, со схожим графическим написанием, поскольку первый и второй слоги написаны с заглавных букв. Таким образом, усматривается графическое сходство рассматриваемых словесных составляющих.

Изобразительная составляющая комбинированного товарного знака ЗАО "Талосто"- "ЛяФам" представляет из себя стилизованное объёмное изображение шоколадного мороженого в шоколадной глазури в форме шара, заключённого в вафельный рожок конусообразной формы коричневого цвета. Указанное изображение мороженого размещено на жёлтом фоне под уклоном около 45 градусов по горизонтали.

Изобразительная составляющая обозначения "Ля Мур" также содержит изображение шоколадного мороженого в шоколадной глазури в форме шара, заключённого в вафельный рожок конусообразной формы коричневого цвета, что позволяет говорить о сходстве внешней формы рассматриваемых изобразительных составляющих. Принимая во внимание общую симметричность, общее смысловое значение, стилизованность, присущую рассматриваемым обозначениям, а также, то, что фоном им служит желтый цвет, очевидно, что рассматриваемые изобразительные составляющие обозначения "ЛяМур" и комбинированного товарного знака истца "ЛяФам" сходны до степени смешения.

Поскольку вышеприведенный анализ выявил, что как словесная, так и изобразительная составляющая обозначения "ЛяМур" сходны до степени смешения со словесной и изобразительной составляющей комбинированного товарного знака истца- "ЛяФам", представляется, что в полном соответствии с положениями Правил о порядке определения сходства до степени смешения комбинированных обозначений, обозначение "ЛяМур" является сходным до степени смешения с комбинированным товарным знаком "ЛяФам".

Согласно п. 13 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации N 122 от 13.12.2007г., вопрос о сходстве до степени смешения обозначений, применяемых на товарах истца и ответчика, может быть разрешен судом с позиции рядового потребителя и специальных знаний не требует.

Принимая во внимание явное внешнее сходство в целом всех элементов упаковки мороженого "ЛяМур" и товарного знака истца N 295605, несущественные отличия данных обозначений, на которые указывают ответчики, не могут исключить возникновение вероятности смешения товаров истца и ответчика с учетом их размещения на товаре одного и того же вида - мороженого.

Исходя из сравниваемых объектов, суд пришел к выводу о том, что одновременное использование истцом зарегистрированного товарного знака и выпуск продукции с изображением на упаковке, используемой ответчиками, свидетельствуют о возможности смешения конкурирующих обозначений и введения потребителей в заблуждение в отношении производителя и качества самой продукции.

Ни в материалы дела, ни апелляционному суду не представлены доказательства того, что истец дал согласие ответчикам на использование товарного знака. Таким образом, ООО "АльтерВЕСТ XXI век" совершило правонарушение, предусмотренное ст. 4 Закона РФ "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименование мест происхождения товаров", а именно производство товара с размещением обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком, зарегистрированным истцом, а также продавал указанный товар ответчику ООО "Метелица" на основании договора N 869 от 10.01.2007г.

Факт получения упаковки от другого лица, а также ссылка заявителя апелляционной жалобы на условия пункта 1.4 договора 869 ( том 1, л.д.77), не исключает ответственности ООО ""АльтерВЕСТ XXI век" за нарушение исключительных прав истца, поскольку в соответствии со ст.4 Закона "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров", размещение обозначения на самом товаре представляет собой самостоятельное правонарушение наряду с размещением обозначения на этикетке товара.

Поскольку в данном случае придание товару товарного вида, а именно размещение на товаре упаковки (этикетки), содержащей обозначение, сходного до степени смешения с товарным знаком осуществлялось именно ООО "АльтерВЕСТ XXI век", последний так же несет ответственность за нарушение исключительных прав истца на товарный знак.

Как усматривается из материалов дела, по условиям договора N 869 от 10.01.2007г. (п. 4.4.), между ответчиками, ООО "АльтерВЕСТ XXI век" осуществляло поставку мороженого, упакованного в этикетку, содержащую обозначение, сходного с товарным знаком истца ответчику ООО "Метелица", то есть вводило товар в гражданский оборот.

ЗАО "АльтерВЕСТ Трейд" осуществляло хранение мороженого "ЛяМур", являющегося продукцией, что подтверждается Договором N 869 от 10.01.2007г.

Таким образом, данный ответчик совершил правонарушение, предусмотренное ст.4 Закона РФ "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров", а именно хранение товаров, с использованием товарного знака, принадлежащего истцу.

ООО "Метелица" в соответствии с пунктом 1.3. договора N 869 от 10.01.2007г. производство, хранение и поставку мороженого, предоставило ООО "АльтерВЕСТ ХХI век" этикетки, маркированные обозначением "ЛяМур", сходным с товарным знаком истца, что дополнительно подтверждается товарной накладной N 39 от 26.04.2007г. (т. 1 л.д. 103).

Таким образом, ООО "Метелица", выступая в соответствии с договором 10.01.2007г. на производство, хранение и поставку мороженого заказчиком товара мороженого "ЛяМур", участвовало в изготовлении продукции, посредством предоставления первому ответчику упаковки (этикеток), содержащих комбинированное обозначение "ЛяМур", сходным до степени смешения с товарным знаком истца.

Действия ООО "Метелица" были непосредственно направлены на размещение обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком истца, на товаре - мороженом, поскольку, передавая ООО "АльтерВЕСТ XXI век" упаковку с обозначением "Ля Мур", ООО "Метелица" знало о том, что указанная упаковка будет использована при изготовлении мороженого, как это следует из п. 1.3. заключенного между ответчиками договора.

Кроме того, ООО "Метелица" подтвердило свое участие в изготовлении продукции, что подтверждается протоколом судебного заседания от 20.12.2007г. (том 1, л.д. 112).

В соответствии с п. 4 ст. 46 Закона "О товарных знаках" за незаконное использование товарного знака предусмотрена ответственность в виде взыскания с нарушителя компенсации в размере от 1 000 до 50 000 минимальных размеров оплаты труда.

В материалы дела не представлена информация о точных объёмах производства, хранения и распространения ответчиками продукции, однако очевидно, что производство данной продукции носит промышленный характер.

В отзыве на исковое заявление ООО "АльтерВЕСТ XXI век" указало, что всего им было произведено не менее 60 тонн мороженого "Ля Мур", ООО "Метелица" пояснило, что было реализовано лишь 20 тонн мороженого.

Оценив представленные в материалы дела доказательства, суд первой инстанции правомерно пришел к выводу о длящемся характере правонарушения, о согласованном характере действий ответчиков, а также факте неоценимого уменьшения продаж истцом мороженого "Ля Фам", исходя из принципа разумности, и взыскал компенсацию за незаконное использование товарного знака:

- в сумме 500 000 руб. с ООО "АльтерВЕСТ XXI век";

- в сумме 100 000 руб. с ЗАО "АльтерВЕСТ Трейд";

- в сумме 250 000 руб. с ООО "Метелица",

а также запретил ООО "АльтерВЕСТ XXI век" использовать комбинированное обозначение "Ля Мур", сходное до степени смешения с комбинированным товарным знаком истца в отношении товаров 30 класса Международной классификации товаров и услуг.

Судом первой инстанции обоснованно определен размер денежной компенсации, взысканной в пользу истца с учетом противоправных действий каждого из трех ответчиков. Оснований для перераспределения размера компенсации апелляционным судом не установлено.

Выводы суда первой инстанции о частичном удовлетворении исковых требований являются законным и обоснованным материалами дела.

Доводы ответчика, изложенные в апелляционной жалобе, арбитражным апелляционным судом отклонены как несоответствующие материалам дела и действующему законодательству.

При указанных обстоятельствах оснований для удовлетворения апелляционной жалобы не имеется.

Руководствуясь ст. ст. 266, 268, п.1 ст.269, 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда Московской области от 1 августа 2008 года по делу N А41-К1-19839/07 оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Председательствующий

В.П. Мизяк

Судьи

В.П. Быков Н.А. Кручинина