Постановление Десятого арбитражного апелляционного суда от 29 января 2009 г. N 10АП-3683/2008

г. Москва

29 января 2009 г.

Дело N А41-5983/08

Резолютивная часть постановления объявлена 27 января 2009 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 29 января 2009 года

Десятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Куденеевой Г.А.,

судей Кручининой Н.А., Мальцева С.В.

при ведении протокола судебного заседания: Маршаули А.А.,

при участии в заседании:

от истца: Ширяева А.В., представителя (доверенность от 14.03.2008 г.), Гордеева Е.А., представителя (доверенность от 10.06.2008 г.),

от ответчика: Захарова Р.А., представителя (доверенность от 03.03.2008 г.),

рассмотрев в судебном заседании апелляционную жалобу Общества с ограниченной ответственностью "Синергия капитал" на решение Арбитражного суда Московской области от 22 сентября 2008 года по делу N А41-5983/08, принятое судьей

Гарькушовой Г.А.,

по иску Открытого акционерного общества "Синергия капитал" к Обществу с ограниченной ответственностью "Русь-Алко" о прекращении нарушения исключительного права, возложении обязанностей по уничтожению продукции, публикации судебного акта и взыскании компенсации в сумме 3 000 000 руб.,

УСТАНОВИЛ:

Открытое акционерное общество "Синергия капитал" г. Москвы (далее - ОАО "Синергия Капитал) обратилось в Арбитражный суд Московской области с иском к Обществу с ограниченной ответственностью "Русь-Алко" г. Кашира, Московской области (далее - ООО "Русь-Алко") с требованиями о прекращении нарушения исключительного права, возложении обязанностей по уничтожению продукции, публикации судебного акта и взыскании компенсации в сумме 3 000 000 руб.

Иск подан в соответствии со статьями 1248, 1484, 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации и мотивирован тем, что ответчиком производится водка под названием "ЦАРЬ ВСЕЯ РУСИ", сходным до степени смешения с зарегистрированным за истцом товарным знаком "ЦАРЬ"; эта водка реализуется в торговле.

Решением Арбитражного суда Московской области от 22 сентября 2008 года в удовлетворении иска отказано (том 3, л.д. 24-26). При вынесении решения суд, сославшись на статьи 1229, 1233, 1484, 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации, исходил из заключения экспертного учреждения - Независимого экспертно-консультационного центра "КАКОНЪ" об отсутствии на этикетке водки "ЦАРЬ ВСЕЯ РУСИ" производства ООО "Русь-Алко" обозначения, сходного до степени смешения в товарным знаком "ЦАРЬ" по свидетельству N 118888, зарегистрированному за ОАО "Синергия капитал". С учетом этого заключения судом сделан вывод об отсутствия нарушения ответчиком исключительных прав истца.

Не согласившись с решением суда, ОАО "Синергия Капитал" подало апелляционную жалобу, в которой просило решение суда отменить, принять новый судебный акт об удовлетворении иска, с учетом изменения им оснований иска, с дополнением о нарушении ответчиком не только исключительных прав истца по свидетельству N 118888, но и по свидетельству N 192865.

Заявитель апелляционной жалобы полагает, что заключение эксперта является недостоверным доказательством, поскольку экспертиза назначена судом с нарушением норм процессуального законодательства. Кроме того, он не согласен с выводами эксперта. Считает, что вопрос о восприятии обозначения продукции с позиции рядового потребителя не требует специальных познаний, может быть рассмотрен без назначения экспертизы.

Законность и обоснованность решения проверены Десятым арбитражным апелляционным судом в порядке, установленном статьями 257, 258, 266 и 268 АПК РФ.

В судебном заседании представитель истца поддержал доводы, изложенные в апелляционной жалобе, решение суда просил отменить.

Представитель ответчика просил оставить решение суда без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Исследовав и оценив в совокупности все имеющиеся в материалах дела письменные доказательства, заслушав представителей истца и ответчика, изучив доводы апелляционной жалобы, арбитражный апелляционный суд пришел к выводу, что обжалуемый судебный акт является законным и обоснованным, апелляционная жалоба удовлетворению не подлежит.

Согласно статье 1477 Гражданского кодекса Российской Федерации на товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак (статья 1481 Гражданского кодекса Российской Федерации).

В соответствии со статьей 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 названного Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 названной статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

Исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака:

1) на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации;

2) при выполнении работ, оказании услуг;

3) на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот;

4) в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе;

5) в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации не допускается регистрация в качестве товарных знаков или их элементов обозначений, являющихся похожими или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

К таким обозначениям, в соответствии с пунктом 2.5 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

Истец, считая название "ЦАРЬ ВСЕЯ РУСИ" на этикетках алкогольной продукции, производимой ООО "Русь-Алко", сходным до степени смешения с обозначением товарного знака "ЦАРЬ", правообладателем которого является ОАО "Синергия капитал", обратился в арбитражный суд с иском о защите исключительных прав.

В предмет доказывания в рамках заявленных по настоящему делу исковых требований входит установление следующих обстоятельств: во-первых, обладает ли истец исключительными правами на товарный знак; во-вторых, используется ли товарный знак; в-третьих, является ли обозначение, используемое ответчиком, сходным до степени смешения с зарегистрированным товарным знаком; в-четвертых, используется ли обозначение для продвижения тех товаров и услуг, которые включены в область охраны товарного знака, т.е. однородных товаров и услуг.

Факт обладания истцом товарным знаком "ЦАРЬ" с 09 июня 2005 года подтверждается материалами дела.

Судом установлено, что правообладателем товарного знака "ЦАРЬ" по свидетельству N 118888 от 08 августа 1994 г., с приоритетом от 15 декабря 1992 г. в отношении товаров и услуг 33 класса Международной классификации товаров и услуг (спиртные напитки, за исключением пива), является акционерное общество производителей спирта и ликеро-водочной продукции "РОСАЛКО" (том 1, л.д. 37-38). Свидетельство действительно с 15 декабря 1992 г. по 15 декабря 2002 г., срок действия товарного знака продлен до 15 декабря 2012 г.

Согласно приложению N 1 к свидетельству на товарный знак N 118888, зарегистрированному в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 08 августа 1994 г., был зарегистрирован договор N РД0000667 от 08.06.2005 г. об уступке товарного знака. Новым правообладателем является ОАО "Синергия капитал". Запись внесена в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 09 июня 2005 года (том 1,

л.д. 39).

В материалах дела имеются документы о том, что по свидетельству N 314526 от 10 ноября 2002 года зарегистрирован товарный знак "ЦАРЬ ВСЕЯ РУСИ", правообладателем которого являлось Общество с ограниченной ответственностью "Постнофф и Ко". Приоритет товарного знака установлен 25 апреля 2001 г. Запись в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации о выдаче свидетельства сделана 05 октября 2006 г.; срок действия регистрации истекает 25 апреля 2011 года.

Свидетельство выдано в отношении товаров и услуг Международной классификации товаров и услуг 32 класса (хмелевые экстракты для изготовления пива, пиво) и 33 класса (алкогольные напитки, за исключением пива) (том 2, л.д. 30-31).

Согласно приложению к свидетельству на товарный знак N 314526, на основании лицензионного договора N РД0034785, заключенному между ООО "Постнофф и Ко" и ООО "Русь-Алко", к последнему перешли права на товарный знак "ЦАРЬ ВСЕЯ РУСИ" в отношении товаров 33 класса (алкогольные напитки, за исключением пива).

Запись внесена в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 07 апреля 2008 года (том 2, л.д. 33).

Суд первой инстанции сделал вывод о том, что при использовании ООО "Русь-Алко" товарного знака не применяются обозначения, сходные до степени смешения с зарегистрированным товарным знаком ОАО "Синергия капитал".

При этом суд сослался на патентоведческое заключение Независимого экспертно-консультационного центра "КАНОНЪ", сделанное во исполнение определения суда от 14 июля 2007 г. (том 2, л.д. 45-46, 86-99).

Суд апелляционной инстанции считает, что данное заключение не может иметь силы экспертного заключения, поскольку назначение экспертизы произведено судом с нарушением норм процессуального права.

Согласно разъяснениям, данным в постановлении Пленума Высшего Арбитражного суда Российской Федерации от 20.12.2006 N 66 "О некоторых вопросах практики применения арбитражного законодательства об экспертизе", при вынесении определения о назначении экспертизы суд должен руководствоваться как требованиями Федерального закона от 31.05.2001 N 73-ФЗ "О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации", так и положениями Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации об обеспечении процессуальных прав лиц, участвующих в деле.

Экспертиза может проводиться как в государственном судебно-экспертном учреждении, так и в негосударственной экспертной организации, либо к экспертизе могут привлекаться лица, обладающие специальными знаниями.

В соответствии с положениями части 4 статьи 82, части 2 статьи 107 Арбитражного процессуального кодекса РФ в определении о назначении экспертизы в негосударственной экспертной организации и при поручении ее проведения лицу, не являющемуся государственным судебным экспертом, в определении о назначении экспертизы указываются фамилия, имя, отчество эксперта, сведения об его образовании, специальности, стаже работы и занимаемой должности и наименование негосударственной экспертной организации, а также должны быть решены вопросы о сроке ее проведения, о размере вознаграждения эксперту (экспертному учреждению, организации), определяемом судом по согласованию с участвующими в деле лицами и по соглашению с экспертом (экспертным учреждением, организацией), указаны фамилия, имя, отчество эксперта.

Из содержания протокола судебного заседания от 14 июля 2008 г. и определения суда первой инстанции от 14 июля 2008 г. следует, что предложенная ответчиком кандидатура для проведения судебной экспертизы (проректора Российского государственного института интеллектуальной собственности) отклонена судом первой инстанции. Возможность реализовать предоставленные частью 3 статьи 82 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации права лицам, участвующим в деле, судом не была предоставлена.

По своему усмотрению суд первой инстанции назначил экспертное учреждение, поручив проведение судебной экспертизы по делу негосударственной экспертной организации - Независимому экспертно-консультационному центру "КАНОНЪ", не обсудив с лицами, участвующими в деле, вопрос о кандидатурах экспертов, которым может быть поручено проведение экспертизы, не выяснив у сторон мнение о наличии отводов кандидатурам экспертов (статья 23 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации). В определении о назначении патентоведческой экспертизы не указаны фамилия, имя, отчество экспертов, которым может быть поручено проведение судебной экспертизы, сведения об их образовании, специальности, стаже работы и занимаемой должности.

Как следует из содержания экспертного заключения N 249/08 от 19.08.2008 г., оно подписано патентным поверенным Аленовым В.К., что подтверждается свидетельством от 25.03.2005 г. N 999 (том 2, л.д. 86-100). Сведения об Аленове В.К. как лице, которому может быть поручено проведение судебной экспертизе, в определении суда от 14 июля 2008 г. отсутствуют. В материалах дела отсутствуют также доказательства привлечения его экспертным учреждением к проведению экспертизы. Сведения о том, какое должностное положение по отношению к Независимому экспертно-консультационному центру "КАНОНЪ" занимает патентный поверенный Аленове В.К., в деле отсутствуют.

Таким образом, при назначении судебной экспертизы судом первой инстанции допущены нормы процессуального права: нарушены права сторон на отвод эксперта, (согласно статье 23 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации), стороны были лишены права заявить ходатайство о привлечении в качестве экспертов указанных ими лиц (согласно части 3 статьи 82 этого же Кодекса).

Патентный поверенный Аленов В.К., допрошенный судом апелляционной инстанции в качестве эксперта, пояснил, что он сотрудничает с Роспатентом, штатным сотрудником Независимого экспертно-консультационного центра "КАНОНЪ" не является, был привлечен для производства экспертизы.

При таких обстоятельствах суд апелляционной инстанции приходит к выводу о том, что заключение эксперта, подписанное патентным поверенным Аленовым В.К., не может признаваться экспертным заключением по рассматриваемому делу, так как оно не соответствует требованиям статей 82, 86 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. Такое заключение признается судом апелляционной инстанции иным документом, допускаемым в качестве доказательства в соответствии со статьей 89 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

В суде апелляционной инстанции представителем истца заявлено ходатайство о проведении дополнительной экспертизы, поскольку заключение эксперта Аленова В.К. является неполным (том 4, л.д. 31-32).

Представитель ответчика заявил ходатайство о проведении новой экспертизы в связи с приобщением в суде апелляционной инстанции образец продукции ответчика, представленный истцом в качестве доказательства приобретения его в 2007 году.

Судом апелляционной инстанции ходатайства отклонены.

Согласно разъяснениям, данным в пункте 13 Информационного письма от 13.12.2007 N 12 Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации "Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности" вопрос о сходстве до степени смешения обозначений является вопросом факта и по общему правилу может быть разрешен судом без назначения экспертизы. Экспертиза в силу части 1 статьи 82 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации назначается лишь в случае, когда для сравнения обозначений требуются специальные знания.

Вопрос о сходстве до степени смешения двух словесных обозначений, являющихся товарным знаком истца и применяемых на этикетках продукции ответчика, может быть разрешен судом с позиции рядового потребителя и специальных знаний не требует.

В подпункте 14.4.2 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных приказом Российского агентства по патентам и товарным знакам от 05.03.2003 N 32, установлено, что обозначение считается тождественным с другим обозначением, если оно совпадает с ним во всех элементах; в случае если одно обозначение ассоциируется с другим обозначением в целом, несмотря на их отдельные отличия, они считаются сходными до степени смешения.

В соответствии с требованиями статей 71, 75 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств, с учетом их относимости, допустимости, достоверности, а также достаточности и взаимосвязанности.

Суд апелляционной инстанции считает, что для рассмотрения настоящего спора существенное значение имеет не только установление сходства до степени смешения словесного обозначения товарного знака истца "ЦАРЬ" со словесным обозначением товарного знака ответчика "ЦАРЬ ВСЕЯ РУСИ" с точки зрения их графического, сематического и визуального написания, но и восприятие всего товарного знака (а не только его отдельных элементов), которое может сложиться у потребителей товаров.

Апелляционный суд оценил представленные сторонами доказательства, самостоятельно провел сравнительный анализ представленных обозначений и на основании подпункта 14.4.2 Правил пришел к выводу об отсутствии тождества обозначений и отсутствии их сходства до степени смешения.

При этом судом учитывалось, что словесное обозначение товарного знака "ЦАРЬ", правообладателем которого является ОАО "Синергия Капитал", выполнено буквами стандартного шрифта черного цвета одинакового размера, не содержит каких-либо иных элементов.

На этикетках водки производства ООО "Русь-Алко" имеется словесный элемент "ЦАРЬ ВСЕЯ РУСИ", при этом слово "ЦАРЬ" находится сверху, а слова "ВСЕЯ РУСИ" расположены под ним. Слово "ЦАРЬ" выполнено крупными заглавными буквами русского алфавита, стандартным жирным шрифтом в черном цвете, с внутренним контуром белого цвета. Слова "ВСЕЯ РУСИ" выполнены заглавными буквами, стандартным жирным шрифтом меньшего размера, чем слово "ЦАРЬ".

Следовательно, словесное обозначение товарного знака "ЦАРЬ" отличается от комбинированного обозначения этикетки "ЦАРЬ ВСЕЯ РУСИ", содержащего словесные и изобразительные элементы.

Отличается также фонетический и семантический состав этих обозначений. При этом словесный элемент "ЦАРЬ" фонетически входит в состав обозначения "ЦАРЬ ВСЕЯ РУСИ". Обозначение "ЦАРЬ" состоит из существительного "царь", которое является общим понятием, обозначающим любых царей, государей, правителей народа или государства (не только российских, но и иностранных, в том числе сказочных персонажей). Словосочетание "ЦАРЬ ВСЕЯ РУСИ" имеет более реальный смысл, обозначает верховный титул правителя Российского государства.

Доводы апелляционной жалобы о том, что обозначения на этикетке отличаются графически от товарного знака, не имеют существенного значения для решения вопроса о сходстве до степени смешения товарного знака истца и обозначения, используемого на этикетках продукции ответчика, поскольку сравнительный анализ их на тождество и сходство показал, что они фонетически и графически отличаются друг от друга.

Кроме того, исследование судом графического сходства обозначений, порядок определения которого указан в пункте 14.4.2.2 Правил, показало, что в обоих случаях были использованы стандартные шрифты, печатные заглавные буквы, одинаковая черная цветовая гамма.

Таким образом, товарный знак, правообладателем которого является истец, не является сходным до степени смешения с обозначениями, используемыми ответчиком на этикетках производимой им водки. Отсутствие между ними такого сходства не могло привести к смешению их в сознании потребителей и ввести в заблуждение относительно производителя продукции и ее качества.

Кроме того, судом апелляционной инстанции учитывается, что истец товарный знак "ЦАРЬ" не использует.

По лицензионному договору N 38/1 от 24.10.2003 г. ООО "Символ" предоставило ОАО "Алвиз" г. Элиста Колмыкии на срок действия договора (2 года) неисключительную лицензию на использование товарных знаков ООО "Символ", зарегистрированных для товаров 42 класса Международной классификации товаров и услуг, в том числе "ЦАРЬ ВОДКА" (свидетельство N 192865) (том 2, л.д. 7-9).

По лицензионному договору N 337/07 от 15 мая 2007 года ОАО "Синергия Капитал" предоставило ОАО "Архангельский ликеро-водочный завод" на срок действия договора (до 31.12.2011 г.) неисключительную лицензию на использование товарных знаков ОАО "Синергия Капитал", зарегистрированных для товаров 33 класса Международной классификации товаров и услуг, в том числе "ЦАРЬ водка" (свидетельство N 192865 с приоритетом от 12.01.1999 г.) (том 2, л.д. 2-6).

В материалах дела имеются товарно-транспортные накладные, свидетельствующие о том, что водка под названием "ЦАРЬ-Водка" реализовывалась в Архангельской области (том 2, л.д. 10-14). Эти сведения подтвердил в судебном заседании апелляционной инстанции представитель истца.

Доказательства продажи водки с названием "ЦАРЬ" истцом не представлены.

Кроме того, из представленных истцом кассовых чеков видно, что водка с этикеткой "ЦАРЬ ВСЕЯ РУСИ" продавалась в г. Москве и Московской области. Доказательства продажи ее в Архангельской области отсутствуют.

Эти обстоятельства дополнительно свидетельствуют об отсутствии у потребителей водки "ЦАРЬ ВСЕЯ РУСИ" возможности смешения ее с водкой "ЦАРЬ" по производителю и качеству.

На основании изложенного апелляционный суд счел, что вывод суда первой инстанции об отсутствии фактов незаконного использования товарного знака, принадлежащего истцу, является правомерным. Отсутствие нарушения исключает возможность привлечения ответчика к ответственности, предусмотренной в статье 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации, поэтому суд обоснованно отказал в удовлетворении исковых требований.

Руководствуясь статьями 266, 268, пунктом 1 статьи 269, статьей 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда Московской области от 22 сентября 2008 года по делу N А41-5983/08 оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Председательствующий

Г.А. Куденеева

Судьи

Н.А. Кручинина С.В. Мальцев