Постановление Седьмого арбитражного апелляционного суда от 19 мая 2008 г. N 07АП-1684/08

г. Томск

Дело N 07АП-1684/08

"19 " мая 2008 г.

Резолютивная часть объявлена 14 мая 2008 г.

В полном объеме изготовлено 19 мая 2008 г.

Седьмой арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего - судьи Кудряшевой Е.В.,

судей: Емашовой Л.Н., Логачева К.Д.,

при ведении протокола судебного заседания судьей Емашовой Л.Н.,

при участии:

от истца: представитель Энтин В.Л. по доверенности от 12.09.2005 г., Шехавцова А.Ф. по доверенности от 12.09.2005 г.,

от ответчика: Мухина М.А., доверенность от 27.02.2008 г., Зиновьев Г.Д., доверенность от 02.05.2008 г.,

рассмотрев в судебном заседании дело N А45-9990/2006-15/254

по иску Клада Венчурс Лимитед, Кипр, Никосия, Перистерона

к Обществу с ограниченной ответственностью "МедСибФармация", г. Новосибирск

с апелляционной жалобой Клада Венчурс Лимитед

на решение Арбитражного суда Новосибирской области от 06.02.2008 г. (судья Хорошева Л.П.),

УСТАНОВИЛ

Клада Венчурс Лимитед обратилась в Арбитражный суд Новосибирской области с иском (уточненным в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса РФ) к Обществу с ограниченной ответственностью "МедСибФармация" об обязании прекратить неправомерное использование товарного знака истца, удалив его с внешнего оформления обозначения "36.6", с нагрудных знаков продавцов и обслуживающего персонала и взыскать с ответчика денежную компенсацию в размере 5000000 руб. за неправомерное использование обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком истца за весь период деятельности аптек ответчика.

Решением Арбитражного суда Новосибирской области от 25.01.2007 г., оставленным без изменения постановлением апелляционной инстанции от 23.04.2007 г., Клада Венчурс Лимитед в иске отказано.

Постановлением Федерального арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 23.08.2007 г. решение от 25.01.2007 г. и постановление апелляционной инстанции Арбитражного суда Новосибирской области от 23.04.2007 г. отменены, дело передано на новое рассмотрение в первую инстанцию.

Решением Арбитражного суда Новосибирской области от 06.02.2008 г. в удовлетворении исковых требований Клада Венчурс Лимитед отказано.

Клада Венчурс Лимитед обратилась с апелляционной жалобой, в которой просит Решение Арбитражного суда Новосибирской области от 06.02.2008 года отменить и принять по данному делу новое решение об удовлетворении требований истца в полном объеме.

Из апелляционной жалобы следует, что решение суда первой инстанции не основано на фактических обстоятельствах, подтверждённых материалами дела, не соответствует действующему законодательству Российской Федерации, противоречит обязательным для суда указаниям кассационной инстанции.

По мнению заявителя апелляционной жалобы, Арбитражным судом Новосибирской области не дана правовая оценка представленному истцом заключению, где сравнивается товарный знак истца и обозначение, используемое ответчиком, проигнорировано требование кассационной инстанции об обязательности такого сравнения.

Также, заявитель апелляционной жалобы считает, что суд первой инстанции не применил нормативные документы ФИПС Роспатент и ВОИС, раскрывающие содержание термина "розничная торговля" применительно к МКТУ в восьмой редакции, неправильно применил 8-ю редакцию МКТУ, исключив из сферы ее действия "розничную торговлю" и, проигнорировав обязательные разъяснения Всемирной Организации Интеллектуальной Собственности (ВОИС) относительно правил применения МКТУ восьмой редакции, сделал противоречащий Гражданскому кодексу РФ вывод, что исключительное право истца в отношении надлежаще зарегистрированных им в России товарных знаков носит ущербный характер и не распространяется на "розничную торговлю".

Из апелляционной жалобы следует, что судом первой инстанции неправильно истолковано положение статьи 4 Закона РФ "О товарных знаках", согласно которому государственная регистрация товарного знака предоставляет охрану на территории Российской Федерации, и не принято во внимание то обстоятельство, что свидетельства на товарные знаки N N 167111, 248329, 258211, 275241, 272824 предоставляют исключительное право Истцу на их использование на территории всей Российской Федерации.

По мнению заявителя апелляционной жалобы, суд первой инстанции нарушил нормы процессуального права, указав на преюдициальное значение для настоящего дела решения Арбитражного суда г. Москвы от 05.04.2002 г. об отказе в удовлетворении требований истца.

В судебном заседании представители истца поддержали апелляционную жалобу по изложенным в ней основаниям.

Представители ответчика возражали против доводов апелляционной жалобы по основаниям, изложенным в отзыве, просили оставить решение суда первой инстанции без изменения, а апелляционную жалобу без удовлетворения.

Выслушав участвующих в деле лиц, изучив доводы апелляционной жалобы, отзыва на нее, исследовав материалы дела, проверив законность и обоснованность принятого судебного акта в порядке статей 266, 268 Арбитражного процессуального кодекса РФ, Седьмой арбитражный апелляционный суд приходит к выводу, что оснований для удовлетворения апелляционной жалобы и изменения или отмены решения суда первой инстанции не имеется, исходя из следующего.

Как следует из материалов дела Клада Венчурс Лимитед является правообладателем товарных знаков: N 167111, N 248329, N 258211, N 275241, N 272824 (т.5 л.д.36-65).

Товарный знак Истца N 167111, в центре которого расположен элемент "36|6", по заявке N 98704710 выдан ЗАО Фармацевтическая торговая компания "Время" с приоритетом от 30.03.1998 г. (т.2 л.д. 68-70). По договору уступки от 14.03.2000 г. товарный знак был приобретен Клада Венчурс Лимитед, которая 31.03.2000 г. продала лицензию ЗАО "Аптеки "36,6" (г. Москва).

Товарный знак N 248329, в центре которого расположен элемент "36|6", зарегистрирован на имя истца, с приоритетом от 26.12.2001 года. Лицензия на данный товарный знак продана истцом ЗАО Управляющая компания "Аптечная сеть 36.6", которая продала сублицензию ООО "Аптечный торговый дом" 14.08.2006 года.

На товарные знаки N 258211, состоящий из элемента "36|6", N 275241, в центре которого расположен элемент "36|6", с приоритетом от 13.01.2003 года каждый, имеются зарегистрированные сублицензионные договоры (т.1 л.д.56-58, т.3 л.д.116-119). Лицензионных договоров на данные товарные знаки не зарегистрировано.

Товарный знак N 272824, состоящий из элемента "36|6", зарегистрирован на имя истца, с приоритетом от 13.01.2003 года.

Ответчик по зарегистрированным лицензионным договорам от 05.09.2007 г. использует товарные знаки по свидетельствам N 189971 и N 296933, правообладателем которых является ООО "Сибфарммед" (149-163, 182-188 т.4).

Основанием для обращения Клада Венчурс Лимитед с иском в суд, явился факт использования Обществом с ограниченной ответственностью "МедСибФармация" (далее - ООО "МедСибФармация") в наружном оформлении своих аптек обозначения "36,6", сходного с товарным знаком Клада Венчурс Лимитед.

Суд первой инстанции отказал Клада Венчурс Лимитед в удовлетворении исковых требований об обязании ООО "МедСибФармация" прекратить неправомерное использование товарного знака и взыскании 5000000 рублей денежной компенсации за неправомерное использование обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком истца, на основании того, что истец не представил доказательств использования ответчиком спорного обозначения в отношении деятельности и услуг, однородных, указанным в свидетельствах на товарные знаки, в том виде, в котором знак зарегистрирован.

Сравнив спорные обозначения, проверив, воспроизводится ли в обозначениях, используемых для индивидуализации принадлежащих ответчику аптек товарный знак истца в измененном виде в качестве доминирующего элемента, суд первой инстанции правомерно установил, что они различаются по внешней форме, по симметрии, сочетанию цветов, и пришел к обоснованному выводу, что спорное обозначение, используемое ответчиком, не тождественно товарным знакам истца.

Суд апелляционной инстанции соглашается с выводами суда первой инстанции, исходя из следующего.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2. Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденного Комитетом РФ по патентам и товарным знакам 29.11.1995 г. (далее - Правила регистрации товарного знака), словесные обозначения сравниваются по фонетическим, визуальным и семантическим сходствам.

Графическое (визуальное) сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание.

Смысловое (семантическое) сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей, в частности совпадение значения обозначений в разных языках; совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение.

Судом первой инстанции установлено и подтверждено материалами дела, что товарные знаки заявлены Клада Венчурс Лимитед как изобразительные и не содержат словесных элементов.

В соответствии с п. 14.4.2.3 Правил регистрации товарного знака исследование изобразительных товарных знаков на сходство по фонетическому и семантическому признакам не производится. В этой связи суд первой инстанции пришел к выводу, что провести сравнение на сходство спорного обозначения на вывесках Ответчика с товарными знаками Истца по фонетическому и семантическому признакам невозможно.

Суд апелляционной инстанции, давая оценку представленному истцом суду первой инстанции заключению по вопросу степени сходства используемых обозначений с охраняемыми товарными знаками, поддерживает данный вывод суда на основании следующего.

Согласно пункта 4.1. названного заключения, в композиции товарных знаков N N 167111, 248329, 258211, 275241 входят словесные элементы, представленные арабскими цифрами, но имеющими фонетически-словесный характер "36 6", на которые распространяется правовая охрана.

Данное заключение не может быть принято в качестве доказательства в подтверждение доводов истца, поскольку изложенные в нем выводы противоречат положениям, закрепленным в Правилах регистрации товарного знака, из пункта 2.2 которых следует, что к словесным обозначениям относятся слова, сочетания букв, имеющие словесный характер, словосочетания, предложения, другие единицы языка, а также их сочетания. Согласно пункту 2.3.1. Правил регистрации товарного знака, цифры, не имеющие характерного графического исполнения, не относятся к обозначениям, обладающим различительной способностью.

Пункт 14.4.2.3 Правил регистрации товарного знака определяет признаки, на основании которых определяется сходства изобразительных обозначений.

При сравнении спорного обозначения на вывесках аптек Ответчика и товарных знаков Истца, суд первой инстанции пришел к обоснованному выводу, что они различаются по внешней форме, по симметрии, сочетание цветов также совершенно различно. Спорное обозначение не тождественно товарным знакам Истца. Сходство до степени смешения этих изображений также отсутствует. Единственным сходным элементом являются цифры "3", "6", "6", выполненные ответчиком обычным, не оригинальным шрифтом. Цифры являются общепринятыми символами и являются неохраняемыми элементами, что также нашло отражение в свидетельстве на товарный знак N 266933.

Правила регистрации товарного знака к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относит в частности: обозначения, представляющие собой отдельные буквы, цифры, не имеющие характерного графического исполнения, сочетания букв, не имеющие словесного характера; линии, простые геометрические фигуры, а также их сочетания, не образующие композиций, дающих качественно иной уровень восприятия, отличный от восприятия отдельных входящих в них элементов; общепринятые наименования (пункт 2.3.1), являющихся общепринятыми символами и терминами (подпункт 2.3.2.2).

Пункт 1 ст. 6 Закона о товарных знаках также не допускает регистрацию обозначений, состоящих только из элементов: являющихся общепринятыми символами и терминами.

К общепринятым символам относятся, как правило, обозначения, символизирующие отрасль хозяйства или область деятельности, к которым относятся товары, содержащиеся в перечне товаров, для которых испрашивается регистрация товарного знака; условные обозначения, применяемые в науке и технике.

К общепринятым терминам относятся лексические единицы, характерные для конкретных областей науки и техники;

Элементы, указанные в подпунктах 2.3.2.1, 2.3.2.2, 2.3.2.3 и 2.3.2.4 Правил регистрации товарного знака, могут быть включены как неохраняемые элементы в товарный знак, если они не занимают в нем доминирующего положения. Такие элементы товарного знака признаются неохраняемыми.

Суд апелляционной инстанции не может согласиться с выводом, изложенным в заключении, что в составе товарных знаков и обозначении 1 (используемых аптеками ответчика), элемент "36 6" занимает доминирующее положение. Так, в товарном знаке N 189971 цифры "36" "6", являются продолжением фразы "забота о Вашем здоровье на _", в товарном знаке N 266933 цифры "36" "6", не занимают доминирующего положения. Используемые в наружном оформлении аптек элементы товарного знака, соответствуют товарному знаку, используемому ответчиком.

В статье 6 Закона РФ от 23.09.1992 г. N 3520-1 "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименования мест происхождения товаров" (далее - Закон о товарных знаках), действовавшим до 01.01.2008 г., указано, что не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, являющихся общепринятыми символами. В соответствии с п.2.3 Правил регистрации не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой отдельные цифры, не имеющие характерного графического исполнения.

В соответствии со статьей 22 Закона о товарных знаках использованием товарного знака считается применение его на товарах, для которых знак зарегистрирован, и (или) упаковке правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено на основе лицензионного договора. Использованием может быть признано также применение товарного знака в рекламе, печатных изданиях, на официальных бланках, на вывесках при демонстрации экспонатов на выставках и ярмарках, проводимых в РФ, при наличии уважительных причин неприменения товарного знака на товарах и (или) их упаковке. Факт уступки прав на товарный знак и/или продажи лицензии не является использованием товарного знака.

Доводы апелляционной жалобы о том, что внешнее оформление фирменного целлофанового пакета, используемого ответчиком при упаковке реализованного товара, содержит неправомерно размещённый в рекламных целях основной (доминирующий) элемент товарных знаков истца, а именно "36 6", с указанием на место расположение аптек, принадлежащих ответчику, является необоснованным. На пакете крупным планом выполнен фрагмент товарных знаков N 189971, N 266933, а именно цифры "36" , "6", разделенные шкалой градусником.

В соответствии с пунктом 2 статьи 4 Закона о товарных знаках нарушением исключительного права правообладателя (незаконным использованием товарного знака) признается использование без его разрешения в гражданском обороте на территории Российской Федерации товарного знака или сходного с ним до степени смешения обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, в том числе размещение товарного знака или сходного с ним до степени смешения обозначения: на этикетках, упаковках этих товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся и (или) перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ; оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях к продаже товаров; в сети Интернет, в частности в доменном имени и при других способах адресации.

По мнению суда апелляционной инстанции, конкретизация услуг имеет существенное значение для оценки того, являются ли заявленные услуги однородными услугам по противопоставляемым товарным знакам, поскольку в соответствии с п. 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материалов, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Объём правовой охраны товарного знака определяется в свидетельстве. В перечень товаров и услуг товарных знаков истца N 248329, N 258211, N275241 не входит розничная торговля.

В официальном издании Роспатента "Международная классификация товаров и услуг" (восьмая редакция) приведен перечень классов товаров и услуг к классу 35, из пояснений к которому следует, что к 35 классу не относится деятельность предприятий, основной задачей которых является сбыт товара, то есть так называемых торговых предприятий.

Круг потребителей в "розничной торговле" и круг потребителей в "продвижении товара (для третьих лиц)", а также при оказании "снабженческих услуг для третьих лиц [закупка товаров и услуги предприятиям]" (товарные знаки N N 258211, 275241), "стимулировании сбыта (для третьих лиц)" (товарный знак N 248379), различны. Таким образом, услуги "розничной торговли" неоднородны по кругу потребителей вышеназванным услугам истца, на которые распространяется правовая охрана.

Довод апелляционной жалобы об однородности таких услуг как "розничная торговля" и "продвижение товаров [для третьих лиц]" является неправомерным. Продвижение товаров для третьих лиц принципиально изменяет круг потребителей этой услуги и означает, что услуга "продвижение товаров" является деятельностью, связанной с оказанием услуг (в том числе рекламных) для третьих лиц, а не с деятельностью по реализации своих товаров в розницу непосредственному потребителю товара.

Согласно статье 17 Закона Российской Федерации "О лицензировании отдельных видов деятельности" N 128-ФЗ от 08.08.2001 г. для осуществления фармацевтической деятельности необходима лицензия. Данное требование также распространяется на иностранные компании, занимающиеся фармацевтической деятельностью. Таким образом, для введения товарного знака в гражданский оборот необходимо наличие прав на определенный товарный знак и лицензии на право заниматься фармацевтической деятельностью.

Истец - организация "Клада Венчурс Лимитед" имеет право использовать все зарегистрированные на свое имя товарные знаки в этой сфере только при наличии лицензии на занятие фармацевтической деятельностью.

Из представленных в материалах дела документов следует, что Клада Венчурс Лимитед не имеет лицензии на занятие фармацевтической деятельностью, в том числе не имеет права заниматься розничной торговлей лекарственными средствами через аптеки, что, в частности, подтверждается ответом Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития от 30.08.7007 г. N 04-16590/07 (л.д.201 т.4).

В свою очередь, ООО "МедСибФармация" осуществляет свою деятельность на основании лицензии, выданной управлением фармацевтической деятельности Администрации Новосибирской области 20.01.2000 г. (т.2 л.д.38).

Из материалов дела следует, что все лицензионные и сублицензионные договоры были проданы Истцом - "Клада Венчурс Лимитед" организациям, имеющим право заниматься фармацевтической деятельностью, только на товарный знак N 248329 в 2006 - 2007 гг. (т.2 л.д. 120-134). Владельцем знака N 248329 - "Клада Венчурс Лимитед" была продана 23.03.2006 г. лицензия на товарный знак N 248329 предприятию ЗАО "Управляющая Компания "Аптечная сеть 36,6". Данная Управляющая компания также не имеет лицензии на занятие фармацевтической деятельностью. 14.08.2006 года ЗАО "Управляющая Компания "Аптечная сеть 36,6" продала сублицензию ООО "Аптечный Торговый Дом" г.Новосибирск. Таким образом, товарный знак N 248329 начал использоваться Сублицензиатом - ООО "Аптечный Торговый Дом" г.Новосибирск, в сфере фармацевтической деятельности только с 14.08.2006 г.

Суд первой инстанции установил, что ответчик ввел спорное обозначение в сфере фармацевтической деятельности в гражданский оборот и начал использовать спорное обозначение раньше сублицензиата истца и ранее приоритета товарного знака истца N 248329 от 26.12.2001 г., а также, что использование ответчиком спорного обозначения началось и стало известным в обороте до даты использования товарного знака N 167111 в сфере фармацевтической деятельности.

Суд апелляционной инстанции соглашается с выводом суда первой инстанции, что такое использование не может быть признано нарушением исключительных прав на товарный знак.

Кроме того, пункт 1 ст. 7 Закона о товарных знаках содержит положение о невозможности регистрации обозначений, тождественных или сходных до степени смешения с товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию или охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет. Законодатель допустил регистрацию обозначений, сходных до степени смешения со знаками однородных товаров, лишь с согласия правообладателей.

Истец не оспорил в установленном законом порядке правомерность регистрации товарных знаков, используемых ответчиком.

В правовой охране товарных знаков понятие приоритета имеет также важное правоустанавливающее значение и используется: для установления факта правовой охраны товарного знака (ст. 3 Закона о товарных знаках); для определения срока начала охраны; для защиты заявленного для регистрации обозначения от регистрации сходных или тождественных обозначений (ст. 7 Закона о товарных знаках), поскольку новизна товарного знака определяется по дате приоритета, первенства в заявлении о регистрации; для определения выставочного и конвенционного приоритета (ст. 9 Закона о товарных знаках); для определения оснований для пересмотра регистрации товарного знака (ст. 12 Закона о товарных знаках); для признания общеизвестными товарных знаков (ст. 19.1 Закона о товарных знаках); для отсчета процессуальных сроков.

Факт регистрации товарных знаков используемых ответчиком, наряду с зарегистрированными товарными знаками, используемыми истцом, свидетельствует об отсутствии оснований для защиты товарных знаков, используемых истцом.

Таким образом, суд первой инстанции полно и всесторонне исследовал имеющиеся в материалах дела доказательства, дал им правильную оценку и установил обстоятельства, имеющие значение для дела.

Довод апелляционной жалобы о том, что суд первой инстанции указал на преюдициальное значение решения суда города Москвы от 05.04.2002 г., являются несостоятельными и не соответствуют тексту обжалуемого судебного акта, из которого следует, что ссылка на указанное решение приведена как обоснование ответчиком своей позиции.

Оснований для отмены решения Арбитражного суда Новосибирской области от 06.02.2008 г., принятого без нарушения норм материального и процессуального права, не имеется, поэтому вышеназванный судебный акт подлежит оставлению без изменения, а апелляционная жалоба - без удовлетворения.

На основании изложенного и руководствуясь статьями 110, 258, 268, пунктом 1 статьи 269, статьей 271 Арбитражного процессуального кодекса РФ, Седьмой арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ

Решение Арбитражного суда Новосибирской области от 06.02.2008 г. по делу N А45-9990/2006-15/254 оставить без изменения, а апелляционную жалобу Клада Венчурс Лимитед - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в Федеральный арбитражный суд Западно-Сибирского округа.

Председательствующий

Е.В.Кудряшева

Судьи

Л.Н.Емашова К.Д.Логачев