Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 9 марта 2011 г. N 09АП-1397/2011.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 9 марта 2011 г. N 09АП-1397/2011

г. Москва

Дело N А40-32143/09-93-365

09 марта 2011 г.

N 09АП-1397/2011

Резолютивная часть постановления объявлена 01 марта 2011 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 09 марта 2011 года

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи В.В. Попов

судей М.И. Суслопарова, А.И. Трубицын

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Салахетдиновым Р.Т.

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу

Компании "Филдпоинт Б.В. "

на решение Арбитражного суда г. Москвы от "18" ноября 2010 г. по делу N А40-32143/09-93-365, принятое судьей Григорьевой И.Ю., с участием арбитражных заседателей Серпковой Н.А., Вильдянова Ф.А.,

по иску Компании "Филдпоинт Б.В. "

к Компании "Orbit Handels GmbH", ООО "Орбит Ханделс ГмбХ"

об обязании прекратить действия, нарушающие исключительные права на товарный знак, взыскании компенсации в размере 2 000 000 руб., судебных издержек

при участии в судебном заседании:

от истца Степанова Н.И. по доверенности от 27.01.2011 г.

от ответчиков

Компании "Orbit Handels GmbH" - не явился, извещен;

ООО "Орбит Ханделс ГмбХ" - Птицын В.И. по доверенности от 01.06.2010 г. N 028.

УСТАНОВИЛ

Компания "Филдпоинт Б.В." обратилась в Арбитражный суд г. Москвы с иском к Компании "Orbit Handels GmbH" и ООО "Орбит Ханделс ГмбХ" об обязании прекратить действия, нарушающие исключительные права на товарный знак, взыскании компенсации в размере 2 000 000 руб., судебных издержек.

Определением Арбитражного суда г. Москвы от 25.10.2010 г. производство по делу по иску к Компании "Orbit Handels GmbH" прекращено, в связи с отказом истца от иска в этой части.

Решением Арбитражного суда г. Москвы от 18.11.2010 г. в удовлетворении иска отказано полностью.

Не согласившись с принятым решением, Компания "Филдпоинт Б.В." подала апелляционную жалобу, в которой просит решение Арбитражного суда г. Москвы отменить, иск удовлетворить полностью по основаниям, изложенным в апелляционной жалобе.

Представитель истца в судебном заседании поддержал доводы апелляционной жалобы.

Представитель ответчика в судебном заседании возражал против доводов апелляционной жалобы, представил письменные пояснения на апелляционную жалобу.

Представитель Компании "Orbit Handels GmbH" в судебное заседание не явился, извещен надлежащим образом, письменный отзыв на апелляционную жалобу не представил.

Изучив материалы дела, исследовав имеющиеся в деле доказательства, выслушав представителей истца и ответчика, проверив все доводы апелляционной жалобы и возражений на нее, арбитражный апелляционный суд считает, что апелляционная жалоба подлежит удовлетворению, а решение суда первой инстанции отмене по следующим основаниям.

Как следует из материалов дела, согласно свидетельству N 355022 товарный знак "Biophotone" зарегистрирован на имя компании "Fieldpoint B.V." в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 15 июля 2008 года с приоритетом от 07 ноября 2006 года в отношении товаров следующих товаров и услуг 06, 09,10, 21,30, 44 классов МКТУ.

Иск основан на том, что ответчик незаконно использует обозначение "Biophotone" , которое сходно до степени смешения с товарным знаком истца, путем его размещения на товарах, которые рекламируются и предлагаются к продаже на территории Российской Федерации через разветвленную сеть филиалов и представительств.

Материалами дела подтверждается и не оспаривается сторонами, что ответчик использует обозначение "Biophotone" путем его размещения на товарах, которые рекламируются и предлагаются к продаже на территории Российской Федерации через разветвленную сеть филиалов и представительств.

Материалами дела подтверждено и сторонами не оспаривается однородность услуг.

В соответствии со статьей 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности, если настоящим Кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными настоящим Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную настоящим Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается настоящим Кодексом.

Согласно ст.1484 ГК России лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 настоящего Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 данной статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

Исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака:

1) на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации;

2) при выполнении работ, оказании услуг;

3) на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот;

4) в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе;

5) в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Арбитражный суд г. Москвы, проведя сопоставления обозначения ответчика и установив отсутствие сходства до степени смешения товарного знака истца и изображения, используемого ответчиком, отказал в удовлетворении исковых требований.

Данные выводы суда первой инстанции нельзя признать обоснованными и законными по следующим основаниям.

Согласно разъяснениям, данным в пункте 13 Информационного письма от 13.12.2007 N 122 Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации "Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности" вопрос о сходстве до степени смешения обозначений является вопросом факта и по общему правилу может быть разрешен судом без назначения экспертизы. Экспертиза в силу части 1 статьи 82 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации назначается лишь в случае, когда для сравнения обозначений требуются специальные знания.

Вопрос о сходстве до степени смешения двух словесных обозначений, являющихся товарным знаком истца и применяемых на товаре ответчика, может быть разрешен судом с позиции рядового потребителя и специальных знаний не требует.

В подпункте 14.4.2 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных приказом Российского агентства по патентам и товарным знакам от 05.03.2003 N 32, установлено, что обозначение считается тождественным с другим обозначением, если оно совпадает с ним во всех элементах; в случае если одно обозначение ассоциируется с другим обозначением в целом, несмотря на их отдельные отличия, они считаются сходными до степени смешения.

Исследовав вопрос графической (визуальной), звуковой (фонетической), смысловой (семантической) схожести до степени смешения обозначения, используемого ответчиком с товарным знаком истца, суд апелляционной инстанции приходит к выводу об их схожести до степени смешения.

Выводы суда первой инстанции о различии фонетически, графически и семантически данных обозначений является необоснованным.

При этом судом первой инстанции было указано, что словесное обозначение товарного знака "Biophotone", правообладателем которого является истец, выполнено буквами латинского алфавита стандартного шрифта черного цвета с заглавной первой буквой и остальными буквами одинакового размера, не содержит каких-либо иных элементов. На товаре, предлагаемом к продаже ответчиком, имеется комбинированное обозначение в виде круглого элемента с надписью в середине круга "biophotone", выполненной иными буквами латинского алфавита и другого шрифта с маленькой первой буквой, чем словесное обозначение товарного знака истца.

Однако, написание данных обозначений различным шрифтом и разным размером, различной цветовой гаммой, не влияет на общую оценку тождественности словесных обозначений и сходности до степени смешения их графического изображения.

Наличие дополнительных слов на обозначении: в верхней части круга "Biotechnology Inside", а в нижней части - "Made in Germany", не имеет правового значения для оценки данных обозначений, поскольку указывает на особенности производства товара и место его происхождения.

Вывод суда первой инстанции о том, что материалами дела не подтверждается факт того, что ответчиком используется спорное обозначение для продвижения тех товаров и услуг, которые включены в область охраны товарного знака по свидетельству N 355022, то есть однородных товаров и услуг, не соответствует материалам дела.

Суд первой инстанции осуществлял сравнение однородности товаров, производимых истцом, и товаров ответчика, что является необоснованным. Сравнению подлежит товары, указанные в свидетельстве N 355022 и товаров ответчика.

В свидетельстве N 355022 указаны чипы, в особенности алюминиевые чипы для мобильных телефонов для защиты от излучения и электромагнитных полей (09 класс МКТУ).

Ответчик рекламирует, предлагает к продаже и продает изделия, в том числе чипы для защиты мобильных телефонов, на которых размещен товарный знак "Biophotone".

Согласно ст. 1515 ГК РФ правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения.

Согласно разъяснению, данному в пункте 43.3 Постановления Пленума Верховного Суда РФ N 5, Пленума ВАС РФ N 29 от 26.03.2009 г., рассматривая дела о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, суд определяет сумму компенсации в указанных законом пределах по своему усмотрению, но не выше заявленного истцом требования. При этом суд не лишен права взыскать сумму компенсации в меньшем размере по сравнению с заявленным требованием, но не ниже низшего предела, установленного ГК РФ. Размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован. При определении размера компенсации суд, учитывая, в частности, характер допущенного нарушения, срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности, степень вины нарушителя, наличие ранее совершенных лицом нарушений исключительного права данного правообладателя, вероятные убытки правообладателя, принимает решение, исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

Истец заявил требование о взыскании денежной компенсации, предусмотренной ч.1 ст. 1515 ГК РФ, в размере 2 000 000 руб.

Суд апелляционной инстанции определяет компенсацию в сумме 100 000 руб. с учетом длительности и характера допущенного нарушения, степень вины нарушителя и другие обстоятельства настоящего дела.

При таких обстоятельствах Девятый арбитражный апелляционный суд апелляционная жалоба и исковые требования подлежат удовлетворению, а решение суда первой инстанции отмене.

Расходы по госпошлине относятся согласно ст.110 АПК России на стороны пропорционально удовлетворенным требованиям.

Руководствуясь ст. ст. 110, 176, 266-268, п.2 269, п.1 ч.1 270, 271 АПК РФ, суд

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда г. Москвы от 18.11.2010 г. по делу N А40-32143/09-93-365 отменить.

Обязать ООО "Орбит Ханделс ГмбХ" прекратить рекламировать, предлагать к продаже и продавать изделия, на которых размещен товарный знак "Biophotone".

Взыскать с ООО "Орбит Ханделс ГмбХ" в пользу Компании "Филдпоинт Б.В." компенсацию в размере 100 000 руб. и расходы по госпошлине в размере 1 375 руб.

В остальной части иска отказать.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления постановления в полном объеме в Федеральном арбитражном суде Московского округа.

Председательствующий судья:

В.В. Попов

Судьи

М.И. Суслопарова А.И. Трубицын