Постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 3 июня 2009 г. N 17АП-6239/08

г. Пермь

03 июня 2009 г.

Дело N А60-8812/2008

Резолютивная часть постановления объявлена 03 июня 2009 года.

Постановление в полном объеме изготовлено 03 июня 2009 года.

Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в составе: председательствующего Снегура А. А.

судей Казаковцевой Т.В., Булкиной А.Н.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Савельевой А.В.,

при участии:

от истца, общества с ограниченной ответственностью "Научно-внедренческий центр "Катализ", не явились;

от ответчика, общества с ограниченной ответственностью "Техметалл-2002", не явились;

лица, участвующие в деле, о времени и месте рассмотрения апелляционной жалобы извещены надлежащим образом, в том числе публично, путем размещения информации о времени и месте судебного заседания на сайте Семнадцатого арбитражного апелляционного суда,

рассмотрел в открытом судебном заседании апелляционную жалобу

ответчика, общества с ограниченной ответственностью "Техметалл-2002",

на решение Арбитражного суда Свердловской области от 02 апреля 2009 года,

по делу N А60-8812/2008,

принятое судьей Краснобаевой И.А.,

по иску общества с ограниченной ответственностью "Научно-внедренческий центр "Катализ"

к обществу с ограниченной ответственностью "Техметалл-2002"

о взыскании задолженности по договору коммерческой концессии,

по встречному иску общества с ограниченной ответственностью "Техметалл-2002

к обществу с ограниченной ответственностью "Научно-внедренческий центр "Катализ"

о признании договора недействительным,

установил:

Общество с ограниченной ответственностью "Научно-внедренческий центр "Катализ" (далее - ООО "НВЦ "Катализ") обратилось в Арбитражный суд Свердловской области с иском к обществу с ограниченной ответственностью "Техметалл-2002" (далее - ООО "Техметалл-2002") о взыскании задолженности по договору коммерческой концессии N 1К-2006 от 23.03.2006 года в размере минимально гарантированных платежей 260 000 руб. за 5 месяцев, на общую сумму 1 300 000 руб., пени за просрочку оплаты за период с 11.12.2007 года по 11.04.2008 года в размере 201 610 руб. 16 коп.

Решением Арбитражного суда Свердловской области от 17.07.2008 года исковые требования удовлетворены, с ООО "Техметалл-2002" в пользу ООО "НВЦ "Катализ" взыскано 1 501 610 руб. 16 коп., в том числе долг в размере 1 300 000 руб., пени в размере 201 610 руб. 16 коп., а также расходы по уплате государственной пошлины за подачу искового заявления в размере 19 008 руб. 05 коп.

Постановлением Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 13.09.2008 года решение Арбитражного суда Свердловской области от 17.07.2008 года оставлено без изменения, апелляционная жалоба без удовлетворения (т. 1 л.д. 107-121).

Постановлением Федерального арбитражного суда Уральского округа от 25.11.2008 года решение Арбитражного суда Свердловской области от 17.07.2008 года и постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 15.09.2008 года отменены, дело направлено на новое рассмотрение в Арбитражный суд Свердловской области (т. 2 л.д. 87-90), с указанием на нарушение судами норм процессуального права в виду отсутствия доказательств надлежащего уведомления ответчика о времени и месте рассмотрения дела.

Судом кассационной инстанции указано на устранение допущенных процессуальных нарушений, а также необходимость исследования вопроса о заключенности договора коммерческой концессии, рассмотрения спора в соответствии с нормами материального и процессуального права.

Определением Арбитражного суда Свердловской области от 12.12.2008 года исковое заявление ООО "НВЦ "Катализ" принято к производству суда (т. 3 л.д. 2-4).

ООО "Техметалл-2002" при новом рассмотрении дела обратился в Арбитражный суд Свердловской области с встречным исковым заявлением к ООО "НВЦ "Катализ" о признании договора коммерческой концессии N 1К-2006 от 23.03.2006 года недействительным в силу его ничтожности, на основании статей 166, 1028 Гражданского кодекса Российской Федерации (т. 3 л.д. 14).

На основании статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации ООО "Техметалл-2002" уточнил основание заявленного встречного иска, просил признать договор коммерческой концессии N 1К-2006 от 23.03.2006 года недействительным в силу отсутствия его государственной регистрации (т. 4 л.д. 47-49).

Решением Арбитражного суда Свердловской области от 02.04.2009 года в удовлетворении встречного иска о признании недействительным договора коммерческой концессии (франчайзинг) N 1К-2006 от 23.03.2006 года отказано. С ООО "Техметалл-2002" в пользу ООО "НВЦ "Катализ" взыскан основной долг в размере 1 300 000 руб., пени в размере 100 805 руб., а также в возмещение расходов по уплате государственной пошлины в размере 19 0008 руб. 05 коп.

Ответчик, не согласившись с принятым судебным актом, обратился с апелляционной жалобой, в которой просит решение суда отменить, в удовлетворении исковых требований ООО "НВЦ "Катализ" отказать.

Полагает, что судом первой инстанции неправильно истолкована статья 1232 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Ссылается на то, что договор коммерческой концессии был заключен до заключения лицензионного договора, в связи с чем именно он подлежит государственной регистрации.

По мнению апеллятора, судом первой инстанции неправомерно была применена преюдиция судебных актов по делам, в которых не давалась оценка обстоятельствам заключенности и ничтожности спорного договора.

Считает, что судом первой инстанции неправильно определен момент оплаты по спорному договору.

Указывает, что размер платежей по договору должен определяться в размере 3 % от объема продаж, произведенной пользователем продукции с использованием Ноу-Хау технологии и изобретения правообладателя с нанесенным на нее товарным знаком правообладателя, данные о которых истцом не представлены.

ООО "НВЦ "Катализ" письменный отзыв на апелляционную жалобу не представлен.

Стороны, извещенные надлежащим образом о времени и месте рассмотрения апелляционной жалобы, в судебное заседание представителей не направили, что в силу части 3 статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не является препятствием для рассмотрения дела в их отсутствие.

От ООО "НВЦ "Катализ" поступило ходатайство о рассмотрении апелляционной жалобы в отсутствие представителя. Кроме того, в указанном ходатайстве истец просит апелляционную жалобу оставить без удовлетворения.

От ООО "Техметалл-2002" поступило ходатайство о приостановлении производства по делу до рассмотрения в Федеральном арбитражном суде Уральского округа кассационной жалобы по делу N А60-19663/2008, в которой ставится вопрос о недействительности спорного договора.

Арбитражный апелляционный суд, рассмотрев заявленное ходатайство, полагает, что оно подлежит отклонению в виду отсутствия оснований для приостановления производства по делу.

В судебном заседании объявлялся перерыв до 12 часов 00 минут 03.06.2009 года.

После объявления перерыва судебное заседание продолжено, стороны в судебное заседание не явились.

Законность и обоснованность обжалуемого судебного акта проверены арбитражным судом апелляционной инстанции в порядке, предусмотренном статьями 266, 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Как следует из материалов дела, 23.03.2006 года между ООО "Техметалл-2002" (Пользователь) и ООО "НВЦ "Катализ" (Правообладатель) заключен договор коммерческой концессии (франчайзинг) N 1К-2006, по условиям которого Правообладатель обязуется предоставить Пользователю за вознаграждение на срок действия договора право использовать в предпринимательской деятельности Пользователя комплекс принадлежащих истцу исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности, а именно: права на объекты авторского права (их части), на охраняемую в режиме Ноу-Хау коммерческую информацию, деловую репутацию, право (а) на товарный (е) знак (и), право (а) на изобретение (я) и на иные результаты интеллектуальной деятельности, перечисленные в Приложении N 1 к договору, являющемуся его неотъемлемой частью (пункт 1 договора).

За право пользования комплексом исключительных прав Пользователь выплачивает Правообладателю вознаграждение в форме текущих ежемесячных платежей (роялти), размер которых составляет 3,0 % (с учетом НДС) от объема продаж Пользователя, определяемого как произведение цены единицы продукции франко-нетто-завод-изготовитель на объем реализованной со склада продукции, но не менее минимально гарантированного платежа в размере 260 000 руб. (с учетом НДС) в следующие сроки: не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным месяцем (пункт 4.1 договора).

Договор действует с момента его регистрации в ИФНС по Верх-Исетскому району г. Екатеринбурга в течение 7 лет. По обязательствам, касающимся пунктов 3.1.2, 3.1.3, договор действует с даты регистрации лицензионного договора в федеральном органе исполнительной власти в области интеллектуальной собственности (Роспатенте). При досрочном расторжении договор также подлежит регистрации Правообладателем (пункт 5.1 договора).

Согласно приложению N 1 к договору, использованию подлежат следующие объекты интеллектуальной собственности: НОУ-ХАУ - "Описание сущности производства катализатора марки СВС на основе белой сажи и принципиальная технологическая схема производства"; Изобретение - "Способ регенерации ванадиевого катализатора конверсии SO2 в SO3" по патенту N 2059429 в целях использования в действующем производстве ванадиевых сернокислотных катализаторов; Товарный знак по свидетельству N 176877 на комбинированное обозначение в отношении товара "катализатор" для маркировки выпускаемой продукции - ванадиевые сернокислотные катализаторы (т. 1 л.д. 15).

Регистрация лицензионного договора от 18.04.2006 года о предоставлении исключительного права на использование товарного знака по свидетельству N 176877 осуществлена 23.01.2007 года, номер регистрации РД0016940, что подтверждается приложением к свидетельству на товарный знак (знак обслуживания) N 176877 (т. 1 л.д. 51).

Регистрация договора о предоставлении исключительного права на использование изобретения по Патенту N 2059429 от 18.04.2006 года осуществлена 25.05.2007 года, что подтверждается Приложением к патенту на изобретение N 2059429 (т. 1 л.д. 83)..

25.06.2007 года между ООО "НВЦ "Катализ" (Лицензиар) и ООО "Техметалл-2002" (Лицензиат) подписано дополнительное соглашение к лицензионному договору N РД0016940 от 23.01.2007 года о предоставлении исключительного права на использование товарного знака N 176877, согласно которому продлен срок действия лицензионного договора с 22.07.2007 года до 31.12.2008 года (л.д. 56).

Истцом были выставлены счета-фактуры на оплату N 14 от 30.11.2007 года, N 15 от 28.12.2007 года, N 1 от 31.01.2008 года, N 2 от 29.02.2008 года, N 3 от 31.03.2008 года, на общую сумму 1 300 000 руб. (л.д. 19-23).

Поскольку ответчиком не была произведена оплата по указанным счетам, ООО "НВЦ "Катализ" обратилось в арбитражный суд с настоящим иском.

Ответчик во встречном исковом заявлении просил признать договор коммерческой концессии от 23.03.2006 года N 1К-206 недействительным на основании отсутствия его государственной регистрации (часть 2 статьи 1028 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Отказывая в удовлетворении встречного иска и удовлетворяя первоначально поданный иск о взыскании долга и пени, арбитражный суд первой инстанции исходил из того, что заключенный договор не является договором коммерческой концессии, но является договором, не поименованным в гражданском кодексе, регистрация которого не предусмотрена, в связи с чем отсутствуют основания для признания договора недействительным; фактического исполнение условий договора истцом; отсутствия доказательств оплаты предоставленных прав ответчиком; правомерного начисления пени: наличия оснований для уменьшения размера неустойки.

Изучив материалы дела, рассмотрев доводы апелляционной жалобы, арбитражный апелляционный суд не усматривает оснований для отмены (изменения) принятого судебного акта.

На основании части 1 статьи 1027 Гражданского кодекса Российской Федерации (в редакции, действовавшей на момент заключения спорного договора) по договору коммерческой концессии одна сторона (правообладатель) обязуется предоставить другой стороне (пользователю) за вознаграждение на срок или без указания срока право использовать в предпринимательской деятельности пользователя комплекс исключительных прав, принадлежащих правообладателю, в том числе право на фирменное наименование и (или) коммерческое обозначение правообладателя, на охраняемую коммерческую информацию, а также на другие предусмотренные договором объекты исключительных прав - товарный знак, знак обслуживания и т.д.

В соответствии с частью 2 названной статьи договор коммерческой концессии предусматривает использование комплекса исключительных прав, деловой репутации и коммерческого опыта правообладателя в определенном объеме (в частности, с установлением минимального и (или) максимального объема использования), с указанием или без указания территории использования применительно к определенной сфере предпринимательской деятельности (продаже товаров, полученных от правообладателя или произведенных пользователем, осуществлению иной торговой деятельности, выполнению работ, оказанию услуг).

Таким образом, предметом договора коммерческой концессии является комплекс прав (то есть правообладатель обязан передать пользователю правомочия на использование как минимум трех объектов, в отношении которых он обладает исключительными правами), причем данный комплекс прав в обязательном порядке должен включать в себя:

1) право на фирменное наименование и (или) коммерческое обозначение (под коммерческим обозначением понимается незарегистрированное, общеизвестное наименование, применяемое предпринимателем в своей деятельности);

2) право на охраняемую коммерческую информацию - ноу-хау (если есть), а также как минимум одно из следующих исключительных прав: права, вытекающие из патентов на изобретения; права, вытекающие из патентов на промышленные образцы; права, вытекающие из патентов на селекционные достижения; права, вытекающие из свидетельств на полезные модели; права, вытекающие из свидетельств на товарные знаки; права на принадлежащие правообладателю объекты авторского права, программы для ЭВМ и базы данных; права на принадлежащие правообладателю топологии интегральных микросхем и т.п.

На основании части 2 статьи 1028 Гражданского кодекса Российской Федерации договор коммерческой концессии регистрируется органом, осуществившим регистрацию юридического лица или индивидуального предпринимателя, выступающего по договору в качестве правообладателя.

Договор коммерческой концессии на использование объекта, охраняемого в соответствии с патентным законодательством, подлежит регистрации также в федеральном органе исполнительной власти в области патентов и товарных знаков. При несоблюдении этого требования договор считается ничтожным.

Заключенный сторонами договор нельзя отнести к договору коммерческой концессии и он, соответственно, не подлежит государственной регистрации в качестве такового в связи с тем, что предмет договора не содержит комплекс обязательных условий, предусмотренный частью 1 статьи 1027 Гражданского кодекса Российской Федерации, поскольку правообладатель не передавал ответчику права на свое фирменное наименование и (или) коммерческое обозначение.

В силу части 1 статьи 425 Гражданского кодекса Российской Федерации договор вступает в силу и становится обязательным для сторон с момента его заключения.

В спорном договоре сторонами согласованы условия, касающиеся предмета договора, размера и порядка оплаты, объема использования прав, срок действия договора, обязательств сторон. Договор составлен в письменной форме, подписан уполномоченными лицами, подписи удостоверены печатями сторон.

С учетом изложенного, правомерным является вывод суда первой инстанции, что применительно к спорному договору не определены обязательные требования, предусмотренные Гражданским кодексом Российской Федерации, влекущие его обязательную государственную регистрацию.

Во исполнение условий спорного договора между сторонами 18.04.2006 года были заключены лицензионные договоры:

- о предоставлении исключительного права на использование товарного знака, по условиям которого ООО "НВЦ "Катализ" передает ООО "Техметалл-20022 на срок действия договора по свидетельству N 176877 в отношении товаров 01 класса МКТУ - "катализатор" для обозначения ООО "Техметалл-2002" изготавливаемых им ванадиевых катализаторов для производства серной кислоты на территории Российской Федерации, а ООО "Техметалл-2002" выплачивает ООО "НВЦ "Катализ" вознаграждение за предоставленные права в соответствии с условиями настоящего договора.

- о предоставлении исключительного права на использование изобретения по Патенту N 2059429, по условиям которого ООО "НВЦ "Катализ" предоставляет ООО "Техметалл-2002" исключительную лицензию на использование изобретения, охраняемого патентом, а ООО "Техметалл-2002" обязуется выплачивать ООО "НВЦ "Катализ" вознаграждение на условиях настоящего договора.

Согласно пункту 7.1 лицензионного договора о предоставлении исключительного права на использование товарного знака, пункту 14.1 лицензионного договора о предоставлении исключительного права на использование изобретения по патенту N 2059429, договоры вступают в силу с даты их регистрации в установленном законом порядке в Федеральной службе по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам.

На основании статьи 27 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 N 3520-1 "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров", статьи 13 Патентного закона Российской Федерации от 23.09.1992 года N 3518-1 лицензионные договоры на использование товарного знака и использование запатентованного изобретения, полезной модели или промышленного образца подлежат регистрации в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности. Без указанной регистрации лицензионные договоры считаются недействительными.

Судом первой инстанции установлено и подтверждается материалами дела, что лицензионный договор о предоставлении исключительного права на использование товарного знака прошел государственную регистрацию 23.01.2007 года, а лицензионный договор о предоставлении исключительного права на использование изобретения по патенту N 2059429 зарегистрирован 25.05.2007 года.

С учетом изложенного, основания для признания спорного договора недействительным (ничтожным) отсутствуют.

Довод заявителя апелляционной жалобы о необоснованном придании преюдициальной силы судебным актам по делам N А60-7901/2007, А60-14390/2007, А60-33210/2007, А60-16477/2008 судом апелляционной инстанции отклоняется.

В соответствии с частью 2 статьи 69 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обстоятельства, установленные вступившим в законную силу судебным актом арбитражного суда по ранее рассмотренному делу, не доказываются вновь при рассмотрении арбитражным судом другого дела, в котором участвуют те же лица.

Рассмотрение дел N А60-7901/2007, А60-14390/2007, А60-33210/2007, А60-16477/2008 происходило с участием тех же лиц - ООО "НВЦ "Катализ" и ООО "Техметалл-2002", при этом суды исходили из действительности и заключенности оспариваемого договора, возникновения у сторон обязательств по нему, судебные акты вступили в законную силу.

На основании пункта 4.5 договора коммерческой концессии N 1К-2006 от 23.03.2006 года, обязанность по уплате вознаграждения возникает с даты регистрации лицензионных договоров по пунктам 3.1.2 и 3.1.3 настоящего договора.

Поскольку с момента регистрации лицензионных договоров, к ответчику перешли права на использование товарного знака и изобретения, у ответчика возникла обязанность по уплате вознаграждения, предусмотренного пунктом 4.1 договора коммерческой концессии.

Учитывая, что обязанности, предусмотренные спорным договором, истцом выполнены, а ответчиком не была представлена информация об объемах продаж, в связи с отсутствием доказательств оплаты со стороны ООО "Техметалл-2002", судом правомерно взыскан долг в размере 1 300 000 руб.

Кроме того, из материалов дела следует, что 01.03.2006 года между ООО "Техметалл-2002" (Заказчик) и ООО "НВЦ "Катализ" (Исполнитель) заключен договор на передачу научно-технической продукции, по условиям которого Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя выполнение следующих работ "Отработка в модельных и полупромышленных условиях технологии производства катализаторов - аналогов марок СВС на основе носителя - белой сажи", а Заказчик обязуется принять и оплатить работы на условиях настоящего договора (т. 1 л.д. 57-60)

В соответствии с актами сдачи-приемки работ от 30.09.2006 года, от 29.12.2006 года, работы выполнены в срок, в полном объеме и с надлежащим качеством (т. 1 л.д. 63-64).

Таким образом, вывод суда первой инстанции о том, что ООО "НВЦ "Катализ" в полном объеме были выполнены обязательства, влекущие в свою очередь со стороны ООО "Техметалл-2002" исполнение обязательств по оплате, является правильным.

Кроме того, договором предусмотрено, что в случае просрочки платежа Правообладатель вправе взыскать с Пользователя неустойку в размере 0,1 % от невыплаченной суммы платежа за каждый день просрочки (пункт 4.2 договора).

На основании статьи 330 Гражданского кодекса Российской Федерации неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков.

Поскольку вознаграждение по договору должно быть выплачено не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным (пункт 4.1 договора), истцом правомерно заявлено требование о взыскании пени за период с 11.12.12007 года по 11.04.2008 года в сумме 201 610 руб. 16 коп.

На основании статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации если подлежащая неустойка явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства, суд вправе уменьшить неустойку.

Аналогичная позиция содержится в пункте 42 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 01.07.1996 N 6/8 "О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации".

Проверив расчет неустойки и обоснованно признав его правильным, суд первой инстанции в порядке статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации, учитывая явную несоразмерность подлежащей взысканию неустойки последствиям нарушения обязательств, правомерно уменьшил размер неустойки на 50% - до 100 805 руб. 08 коп.

С учетом изложенного, решение суда следует оставить без изменения, а апелляционную жалобу - без удовлетворения.

В силу статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации государственная пошлина за подачу апелляционной жалобы относится на ее заявителя.

На основании изложенного и руководствуясь статьями 110, 258, 268, 269, 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Семнадцатый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 02 апреля 2009 года по делу N А60-8812/2008 оставить без изменения, а апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Постановление может быть обжаловано в порядке кассационного производства в Федеральный арбитражный суд Уральского округа в течение двух месяцев со дня его принятия через Арбитражный суд Свердловской области.

Информацию о времени, месте и результатах рассмотрения кассационной жалобы можно получить на интернет-сайте Федерального арбитражного суда Уральского округа www.fasuo.arbitr.ru.

Председательствующий

А. А. Снегур

Судьи

Т.В. Казаковцева А.Н. Булкина