Постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 3 июля 2009 г. N 17АП-4869/09

г. Пермь

03 июля 2009 г.

Дело N А60-41256/08

Резолютивная часть постановления объявлена 29 июня 2009 года.

Постановление в полном объеме изготовлено 03 июля 2009 года.

Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в составе: председательствующего Казаковцевой Т. В.,

судей Булкиной А.Н., Жуковой Т.М.

при ведении протокола судебного заседания секретарём Спиридоновой Т.Н.

при участии:

от истца ООО "ТПК Маслодел"-Хворостухина О.Е., доверенность от 25.04.2009г., Ягуфаров С.С., доверенность N 142 от 11.01.2009г.;

от ответчика ООО "Молочный кит",

от третьего лица ООО Торговый дом "Ультрафлекс" - не явились, извещены.

Лица, участвующие в деле, о времени и месте рассмотрения апелляционной жалобы извещены надлежащим образом, в том числе публично, путем размещения информации о времени и месте судебного заседания на сайте Семнадцатого Арбитражного апелляционного суда.

рассмотрел в судебном заседании апелляционную жалобу

ответчика ООО "Молочный кит"

на решение Арбитражного суда Свердловской области от 21 апреля 2009 года

по делу N А60-41256/08, принятое судьёй Бикмухаметовой Е.А.

по иску ООО "ТПК Маслодел"

к ООО "Молочный кит",

третье лицо ООО Торговый дом "Ультрафлекс",

об изъятии из оборота (или конфискации) и уничтожении за счет ответчика контрафактных видов масла, выпускаемого ООО "Молочный кит" с указанием на использование обозначений, сходных до степени смешения с товарным знаками ООО "ТПК Маслодел", а также оборудования главным образом используемое или предназначенное для совершения нарушения исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности,

установил:

ООО "ТПК Маслодел" обратилось в суд с иском к ООО "Молочный кит", третье лицо ООО Торговый дом "Ультрафлекс" об изъятии из оборота (или конфискации) и уничтожении за счет ответчика контрафактных видов масла, выпускаемого ООО "Молочный кит" с указанием на использование обозначений, сходных до степени смешения с товарным знаками ООО "ТПК "Маслодел", а также оборудования главным образом используемое или предназначенное для совершения нарушения исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности. (т.1, л.д.7-9).

06.02.2009г. истцом было заявлено ходатайство об уточнении исковых требований в порядке ст. 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее-АПК РФ), в соответствии с которым истец просит: Обязать ответчика прекратить нарушение исключительных прав истца на товарные знаки; изъять оборудование и прочие устройства и материалы, главным образом используемое или предназначенное для совершения исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности; взыскать с ответчика за незаконное использование товарных знаков истца компенсацию в размере 5 000 000 руб. Заявленное ходатайство принято судом в соответствии со ст. 49 АПК РФ (т.1, л.д.66-70).

26.02.2009г. истцом было заявлено об изменении предмета иска на основании ст. 49 АПК РФ. Ходатайство истца удовлетворено судом в части. (т.2, л.д.89-96).

В судебном заседании 14.04.2009г. истец заявил ходатайство об изменении предмета иска. Согласно данному ходатайству истец просит: изъять из оборота и уничтожить за счет ответчика упаковку масла, использованную ответчиком для упаковки масла и, находящегося на складе ответчика в следующем количестве: "Масло сладко-сливочное "Масловар" (жир. 72,5%), 180гр., в фольге - 1122 (количество подлежащих уничтожению упаковок (количество упаковочных пачек); "Масло сладко-сливочное "Масловар" (жир. 72,5%), 180 гр., в пергаменте-1518 количество подлежащих уничтожению упаковок (количество упаковочных пачек); "Масло сладко-сливочное несоленое (жир. 82,5%), 200гр., в фольге- 672 (количество подлежащих уничтожению упаковок (количество упаковочных пачек); "Масло сладко-сливочное крестьянское несоленое (жир. 72,5%) в пергаменте, масса 200гр.-1724 (количество подлежащих уничтожению упаковок (количество упаковочных пачек); "Масло сладко-сливочное крестьянское несоленое (жир. 72,5%) в пергаменте, масса 180гр.-2800 (количество подлежащих уничтожению упаковок (количество упаковочных пачек); "Масло сладко-сливочное крестьянское несоленое (жир. 72,5%) в фольге, масса 100гр.-207 (количество подлежащих уничтожению упаковок (количество упаковочных пачек); Итого- 7836 (количество подлежащих уничтожению упаковок (количество упаковочных пачек). Изъять из оборота и уничтожить за счет ответчика упаковку масла, не использованную ответчиком для упаковки масла, и находящуюся на складе ответчика в следующем количестве: "Масло сладко-сливочное "Масловар" (жир. 72,5%), 180гр., фольга-91,41 кг.; "Масло сладко-сливочное "Масловар" (жир. 72,5%), 180гр., пергамент-30,1 кг.; "Масло сладко-сливочное несоленое (жир. 82,5%), 200гр., фольга-153,41 кг.; "Масло сладко-сливочное крестьянское несоленое (жир. 72,5%) , 200гр., пергамент- 89,9 кг.; "Масло сладко-сливочное крестьянское несоленое (жир. 72,5%) , 180гр., пергамент-87,8 кг.; "Масло сладко-сливочное крестьянское несоленое (жир. 72,5%), 100гр., фольга-61,95 кг. Итого-620,81 кг. (т.4, л.д.70-71).

Ходатайство истца судом рассмотрено и в соответствии со ст. 49 АПК РФ удовлетворено.

Решением суда от 21.04.2009г. исковые требования удовлетворены.(т.4, л.д. 84-99).

Не согласившись с решением суда, ответчик подал апелляционную жалобу, в которой просит решение суда отменить, принять новый судебный акт - об отказе в удовлетворении исковых требований.

В апелляционной жалобе заявитель указывает, что вывод, сделанный судом о том, что оба обозначения сходны до степени смешения, является ошибочным, поскольку оба продукта являются маслом и имеют право содержать в своём наименовании слово "масло". Следовательно, поскольку в данном случае ключевой является вторая часть словесного обозначения "вар" и "дар", то очевидно их смысловое значение различно.

Также заявитель считает, что имеется семантическое различие.

Кроме того, указывает, что в случае ООО "ТПК Маслодел" изобразительный элемент выполнен в виде двух прямоугольных треугольников, расположенных друг другу острыми углами, на одной линии, между гипотенузами треугольников расположена стилизованная капля.

Изображение, размещённое на упаковке ООО "Молочный Кит" представляет собой оригинальную графическую композицию, образованную сочетанием трёх равнобедренных треугольников в виде буквы "М". По мнению заявителя, изображение ООО "ТПК Маслодел" ассоциируется у потребителей как "корона", ООО "Молочный Кит" напротив в своём изображении использует стилизацию сочетания первых букв наименования компании-производителя -"М"-Молочный и "К"-Кит. На этом основании заявителем сделан вывод об отсутствии сходства до степени смешения товарного знака истца и графического изображения, используемого ответчиком.

Указывает, что на упаковке масла имеется чёткое указание на его производителя.

Полагает, что судом не были исследованы упаковки в цветовом варианте.

На основании изложенного, ответчик считает, что решение является незаконным и подлежит отмене, ввиду неполного выяснения судом обстоятельств, имеющих значение для дела.

ООО ТПК "Маслодел" в отзыве просит решение суда оставить без изменения, апелляционную жалобу без удовлетворения.

В судебном заседании истец с доводами, изложенными в апелляционной жалобе не согласен, просит решение суда оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Законность и обоснованность обжалуемого судебного акта проверены арбитражным судом апелляционной инстанции в порядке, предусмотренном статьями 266, 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Как следует из материалов дела, истец-ООО "ТПК Маслодел" является обладателем исключительных прав на товарные знаки по свидетельству N 321621 и свидетельству N 342245 в отношении товаров 29 класса Международной классификации товаров и услуг (МКТУ), в том числе для продукции: жиры пищевые, маргарин, масло сливочное; в отношении товаров 35 класса: демонстрация товаров; представление презентация) товаров в средствах связи с целью розничной продажи; продвижение товаров (для третьих лиц), включённых в 29 класс; услуги снабженческие для третьих лиц (закупка и обеспечение предпринимателей товарами). (т.1, л.д.29, 30)

Товарный знак по Свидетельству N 342245 представляет собой словесное обозначение "Маслодар", выполнено в кириллице заглавными/прописными буквами стандартного шрифта без цветового исполнения. (т.1, л.д.29).

Товарный знак по Свидетельству N 321621 представляет собой изобразительное обозначение, выполненное в виде сложной геометрической фигуры, составленной из горизонтально ориентированного прямоугольника, расположенными над ним симметрично отображенными равнобедренными треугольниками, между которыми расположено вертикально ориентированное изображение, напоминающее каплю. Изображение выполнено в оранжево-желтом исполнении. Приоритет товарного знака- 27.01.2006г., зарегистрирован в государственном реестре Товарных знаков и знаков обслуживания 22.02.2007г. (т.1, л.д.30).

17-19.12.2008г. представителем истца в торговых точках ООО "Лев" и ООО "Негоциант+" было приобретено масло сливочное, производства ООО "Молочный кит", содержащее на упаковке обозначения, сходные до степени смешения с товарными знаками истца.

Факт введения в гражданский оборот масла сливочного, производства ООО "Молочный кит" ответчиком не оспаривается и подтверждается кассовыми чеками, актами проверочной закупки, произведенной сотрудниками ОБППР Кировского РУВД, а также сведениями о поставке спорной продукции в соответствующие торговые сети, представленными самим ответчиком, в том числе: договорами на поставку продукции, расходными накладными, которые имеются в материалах дела.

Также в материалы дела представлены упаковки истца и ответчика, выполненные в цветовом варианте.

Как установлено судом первой инстанции и следует из материалов дела истец оспаривает свои права в отношении следующих видов масла: "Масло сладко-сливочное "Масловар" (жир. 72,5%) в фольге; "Масло сладко-сливочное "Масловар" (жир. 72,5%) в пергаменте; "Масло сладко-сливочное несоленое (жир. 82,5%) в фольге; "Масло сладко-сливочное крестьянское несоленое (жир. 72,5%) в пергаменте, масса 200гр.; "Масло сладко-сливочное крестьянское несоленое (жир. 72,5%) в пергаменте, масса 180гр.; "Масло сладко-сливочное крестьянское несоленое (жир. 72,5%) в фольге, масса 100гр.

Упаковка (этикетки) для масла были изготовлены для ответчика ООО Торговый дом "Ультрафлекс" на основании договора поставки от 25.11.2008г.

Готовая продукция была поставлена ответчику 08.12.2008г., что подтверждается представленной ответчиком товарной накладной N 346. Кроме того, ответчику по данной накладной было передано и клише.

Арбитражный суд первой инстанции провёл сравнительный анализ словесного обозначения "МАСЛОДАР" и словесного обозначения "МАСЛОВАР", используемого ответчиком на упаковке выпускаемого им сливочного масла и установил тождественность по звуковым и смысловым характеристикам словесного элемента, которая делает оба обозначения сходными до степени смешения. Также пришёл к выводу о сходности до степени смешения изобразительного обозначения.

Из п.2 ст. 1481 ГК РФ следует, что выданный правообладателю охранный документ на товарный знак подтверждает само исключительное право, приоритет и перечень товаров и услуг, в отношении которых действует это исключительное право.

В п.2 ст. 1484 ГК РФ предусмотрено, что никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если результата такого использования возникает вероятность смешения.

Основное предназначение товарного знака обеспечение потенциальному покупателю возможности отличить маркированный товар одного производителя среди аналогичных товаров другого производителя.

В соответствии с п.п.1 ст. 1483 ГК РФ не допускается регистрация в качестве товарных знаков или их элементов обозначений, являющихся похожими или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара его изготовителя.

В п.3 ст. 1484 ГК РФ предусмотрено, что никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

По смыслу названной нормы предусмотренная законом ответственность может наступить в случае, если действия нарушителя могут повлечь возможность неправильного субъективного восприятия в сознании покупателя в отношении информации об изготовителе продукции или товаре.

К таким обозначениям в соответствии с п. 2.5 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные Приказом Роспатента от 05.03.2003 N 32 (далее - Правила), относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определённом качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

В соответствии с требованиями ст.ст. 71, 75 АПК РФ суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на полном объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств, с учётом их относимости, допустимости, достоверности, а также достаточности и взаимосвязанности.

Вопрос о сходстве до степени смешения двух словесных и изобразительных обозначений, являющихся товарными знаками истца и применяемых на упаковке, используемой ответчиком, может быть разрешён судом с позиции рядового потребителя и специальных знаний не требует.

Суд апелляционной инстанции считает, что в данном конкретном случае для рассмотрения настоящего спора существенное значение имеется не только установление сходности до степени смешения словесного обозначения товарного знака "Маслодар" со словесным обозначением "Масловар", а также сопоставление изобразительного обозначения истца и ответчика, воспроизведённые на упаковке, с точки зрения их графического, семантического и визуального сходства, но и основное правило, согласно которому вывод о нарушении исключительных прав истца на товарный знак делается на основе восприятия не отдельных элементов, а общего впечатления, которое может сложиться у потребителей соответствующих товаров и услуг.

В п.п. 14.4.2 Правил установлено, что обозначение считается тождественным с другим обозначением, если оно совпадает с ним во всех элементах; в случае если одно обозначение ассоциируется с другим обозначением в целом, несмотря на их отдельные отличия, они считаются сходными до степени смешения.

При определении сходства обозначений исследуются звуковое (фонетическое), графические (визуальное) и смысловое (семантическое) сходство обозначений, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в обозначении.

Ответчик для упаковки готовой продукции, использует упаковку, содержащую в себе, как графическое и словесное обозначение, так и изобразительное.

Суд первой инстанции обоснованно пришёл к выводу о наличии тождества по звуковым и смысловым характеристикам, словесному элементу, а именно: оба слова ""МАСЛОВАР" и "МАСЛОДАР" состоят из восьми букв, трёх слогов, при этом ударение падает на третий слог, имеется сходство начальных частей сложных слов-"Масло", а также сходство звучания конечных частей- "дар" и вар", содержат одинаковый состав гласных. Гласные звуки имеют одинаковое расположение относительно согласных звуков.

Отличие, на которое ссылается заявитель в апелляционной жалобе, состоит лишь в согласном звуке, который образует вторую части сложного слова каждого из словесных обозначений. Между тем, данное различие не является значительным, поскольку носит невыразительный характер.

Из анализа графического сравнения следует, что оба обозначения выполнены в кириллице, печатными заглавными буквами, которые расположены на плотном одинаковом расстоянии.

Имеются различия лишь в использовании разного шрифта. Товарный знак, зарегистрированный за истцом, представляет собой словесное обозначение "МАСЛОДАР"", выполненное в кириллице заглавными/прописными буквами стандартного шрифта, без цветового исполнения, а спорное обозначение-"МАСЛОВАР" выполнено оригинальным шрифтом заглавными/прописными буквами старославянского шрифта красного цвета и в разных цветах.

При этом в силу п.2 ст. 1486 ГК РФ использованием товарного знака признаётся его использование с изменением его отдельных элементов, не влияющих на его различительную способность и не ограничивающим охрану, представленную товарному знаку.

При сравнении по семантическим признакам между обозначениями, используемых истцом и ответчиком, имеется незначительное различие в значении второй части слов, которое не играет существенной роли, при том, что первая часть слова-"Масло" имеет основную смысловую нагрузку, является доминирующим элементом.

При этом обозначения ""МАСЛОВАР" и "МАСЛОДАР" являются сложными словами, имеют вымышленное происхождение, основная смысловая нагрузка падает на первое слово.

Указанные выше сходства и крайне незначительные различия свидетельствуют о наличии фонетического сходства и не позволяют потребителю чётко различить словесное обозначение "Масловар" и товарный знак "Маслодар".

Подлежат отклонению доводы ответчика, изложенные в апелляционной жалобе относительно отсутствия сходства до степени смешения товарного знака истца и изобразительного обозначения, которое использует ответчик.

Методические рекомендации, утверждённые Приказом Роспатента от 27.03.1997г. N 26 -далее Рекомендации в пункте 6.3 содержат положение о том, что изобразительный элемент комбинированного обозначения также может играть существенную роль в индивидуализации товара наряду со словесным элементом. Степень важности изобразительного элемента в комбинированном обозначении зависит от того, насколько этот элемент оригинален, каковы его размеры и пространственное положение относительно словесного элемента. Перечисленные факторы могут учитываться как в отдельности, так и в совокупности.

Согласно п.14.4.2.3 Правил сходство изобразительных обозначений определяется на основании следующих признаков: внешняя форма, наличие или отсутствие симметрии, смысловое значение, вид и характер изображений, сочетание цветов и тонов.

Из анализа изобразительного элемента на упаковках истца и ответчика следует, что графические изображения состоят из одинакового количества геометрических фигур (за исключением одной фигуры в центре товарного знака-изображение в виде капли, в центре изобразительного обозначения-равносторонний треугольник), присутствует одинаковое наличие симметрии и идентичная цветовая гамма. (т.1, л.д.33).

Кроме того, необходимо учитывать, что товарный знак и изобразительное обозначение ответчика могут иметь несколько смысловых значений, одно из которых ассоциация с буквой "М"-словом -"Масло".

В соответствии с п. 14.4.2 Правил при проверке на тождество и сходство определяется также однородность товаров, для которых зарегистрирован товарный знак. Для установления однородности товаров принимается во внимание следующие признаков: род (вид) товаров, назначение товаров, вид материала, из которого изготовлены товары.

Как установлено из материалов дела и не оспаривается ответчиком, оба словесных и изобразительных обозначения и используются на упаковках масла. Данные товары являются продуктами питания, предназначены для удовлетворения потребности людей в пище, продаются в одних и тех же магазинах, имеют один круг потребителей, являются товарами широкого потребления.

В соответствии с п. 14.4.3 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителя.

В свою очередь продукты питания относятся к товарам краткосрочного пользования и относительно дешёвых, в отношении которых степени внимательности покупателей значительно снижается, а опасность смешения соответственно увеличивается (п.3.1.6 Методических рекомендаций, утверждённых Приказом Роспатента от 27.03.1997г. N 26).

На основании изложенного, суд апелляционной инстанции считает, что в сравниваемые словесные обозначения: "Маслодар" и "Масловар", влекут смешение обозначений, поскольку визуальные (графические) сходства охраняемого словесного элемента на упаковке масла и дополнительные изобразительные элементы сравниваемых объектов позволяют ассоциировать один с другим и сделать вывод об их сходстве до степени смешения.

Упаковки масла, используемые истцом и ответчиком, представленные в цветовом варианте, выполнены с использованием одних и тех же цветов, содержат одинаковые дополнительные слова "сладко-сливочное несолёное", с использованием орнаментов с одинаковым способом размещения, обозначения ответчика повторяет зарегистрированные особенности написания словесного элемента товарного знака истца, не имеет особого стиля изображения, и не воспринимается по другому, что не исключает опасность смешения двух обозначений и вводит потребителей в заблуждение относительно производителя оригинальных видов масла-ООО "ТПК-Маслодел".

В соответствии с п.1 ст. 1252 ГК РФ защита исключительных прав на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления требования о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, - к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним.

Согласно п. 1 ст. 1515 ГК РФ товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно размещены товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение, являются контрафактными.

Правообладатель вправе требовать изъятия из оборота и уничтожения за счет нарушителя контрафактных товаров, этикеток, упаковок товаров, на которых размещены незаконно используемый товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение. В тех случаях, когда введение таких товаров в оборот необходимо в общественных интересах, правообладатель вправе требовать удаления за счет нарушителя с контрафактных товаров, этикеток, упаковок товаров незаконно используемого товарного знака или сходного с ним до степени смешения обозначения.

Наличие установленного несанкционированного использования товарных знаков истца, то есть факта нарушения влечёт удовлетворение заявленного требования об изъятии и уничтожении контрафактной упаковки масла, находящуюся на складе в заявленном количестве, используемую, а также неиспользуемую ответчиком, в полном объёме.

При таких обстоятельствах решение суда, которым установлено использование ответчиком без согласия истца словесного и изобразительного обозначения, сходных до степени смешения с зарегистрированными товарными знаками N 343345, N 321621, является законным и обоснованным, отмене либо изменению, по основаниям, предусмотренным ст. 270 АПК РФ не подлежит. Оснований для удовлетворения апелляционной жалобы ответчика не имеется.

Судебные расходы по оплате госпошлины за подачу апелляционной жалобы относятся на ответчика в соответствии со ст. 110 АПК РФ.

Руководствуясь статьями 258, 266, 268, 269, 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Семнадцатый Арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 21 апреля 2009 г. по делу N А60-41256/2008 оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Постановление может быть обжаловано в порядке кассационного производства в Федеральный Арбитражный суд Уральского округа в течение двух месяцев со дня его принятия через Арбитражный суд Свердловской области.

Информацию о времени, месте и результатах рассмотрения кассационной жалобы можно получить на интернет-сайте Федерального Арбитражного суда Уральского округа www.fasuo.arbitr.ru.

Председательствующий

Казаковцева Т.В.

Судьи

Булкина А.Н. Жукова Т.М.