Постановление Второго арбитражного апелляционного суда от 11 сентября 2008 г. N 02АП-3326/2008

11 сентября 2008 г.

Дело N А17-3849/7-2007

(объявлена резолютивная часть).

11 сентября 2008 года

(изготовлен полный текст)

Второй арбитражный апелляционный суд в составе

председательствующего Тетервака А.В.,

судей Губиной Л.В., Поляковой С.Г.

при ведении протокола судебного заседания судьей Тетерваком А.В.,

без участия представителей сторон,

рассмотрев в судебном заседании апелляционную жалобу истца индивидуального предпринимателя Шмелёва Андрея Леонидовича

на решение Арбитражного суда Ивановской области от 19.06.2008 по делу N А17-3849/7-2007, принятое судом в составе судьи Д.К. Пичевой,

по иску индивидуального предпринимателя Шмелёва Андрея Леонидовича

к обществу с ограниченной ответственностью "Савинская ткацкая фабрика "Солидарность",

третье лицо: индивидуальный предприниматель Мамакин Павел Валентинович -

об обязании прекратить нарушение патентов,

установил:

индивидуальный предприниматель Шмелёв Андрей Леонидович (далее - Шмелёв А.Л., истец) обратился в Арбитражный суд Ивановской области с иском к обществу с ограниченной ответственностью "Савинская ткацкая фабрика "Солидарность" (далее - ООО "Солидарность", ответчик). Уточнив требования в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, истец просит:

1) обязать ответчика прекратить нарушения патентов N 38171 и N 45397, то есть прекратить незаконное изготовление и продажу ткани, образованной полотняным переплетением основных и уточных нитей, уточные нити которой выполнены из полиэфирной текстурированной нити 16-18,5 текс, а основные нити представляют собой хлопчатобумажную пряжу 16,7-20 текс в количестве 228-246 нитей на 10 сантиметров с поверхностной плотностью 58-81,5 г/кв.м.; а также ткани поверхностной плотностью 56...81,5 г/кв.м., образованной полотняным переплетением основных и уточных нитей, уточные нити которой выполнены из полиэфирной текстурированной некрученой нити 16...18,5 текс, а основные нити - из хлопчатобумажной пряжи 16,7...20 текс, при этом количество основных нитей составляет 180...227 нитей на 10 см);

2) взыскать 10000 рублей компенсации морального вреда;

3) опубликовать решение суда в бюллетене федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности ФГУ "Федеральный институт промышленной собственности" "Изобретения. Полезные модели". Шмелев А.Л. считает, что, выпуская и реализовывая ткань артикула ХП-145 (внутренний артикул 4С1-СВ), ООО "Солидарность" допускает нарушения выданных Шмелеву А.Л. патентов на полезные модели N 38171 и N 45397.

Решением Арбитражного суда Ивановской области в удовлетворении исковых требований отказано в виду недоказанности истцом нарушения ответчиком патентных прав Шмелёва А.Л. Судом первой инстанции установлено, что выпускаемая ответчиком ткань артикула ХП-145, зарегистрированная ответчиком 18.11.2004 (характеристики изложены в техническом описании ТО 17-00320236-001-04 к ТУ 8218-001-00320236-2004, патент полезной модели N 68514, правообладатель ООО "СТФ "Солидарность") не идентична "Тканой основе для производства столовой клеенки и искусственной кожи" (патент Шмелева А.Л. на полезную модель N 38171 от 22.01.2004) и "Тканой основе для полимерного покрытия" (патент Шмелева А.Л. на полезную модель N 45397 от 14.12.2004). Несмотря на то, что ткани, производимые на основании патентов сторон на полезные модели, содержат ряд одинаковых характеристик, они различны.

Не согласившись с принятым решением, Шмелёв А.Л. обратился во Второй арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой, в которой просит решение Арбитражного суда Ивановской области отменить, принять по делу новый судебный акт: взыскать с ООО "Солидарность" 10000 рублей компенсации морального вреда и опубликовать решение суда в официальном бюллетене федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности ФГУ "Федеральный институт промышленной собственности" "Изобретения. Полезные модели".

Заявитель апелляционной жалобы указывает, что судом не полно выяснены обстоятельства, имеющие значение для дела; не доказаны обстоятельства, которые суд посчитал установленными.

Истец считает, что суд разрешил вопрос, требующий специальных познаний, с нарушением норм процессуального права: без назначения патентоведческой экспертизы.

Шмелёв А.Л. считает, что вывод суда о недоказанности нарушения ответчиком патентов истца не основан на доказательствах, представленных в дело.

Также истец указывает, что судом не рассмотрен вопрос о факте нарушения ответчиком патентов N 38171 и N 45397 до даты получения патента N 68514.

ООО "Солидарность" в отзыве на апелляционную жалобу считает вынесенное решение не подлежащим отмене и указывает, что основания для удовлетворения апелляционной жалобы отсутствуют.

В судебном заседании суда 8 сентября 2008 г. был объявлен перерыв до 8 час. 45 мин. 11 сентября 2008 г. в связи с отсутствием доказательств извещения Шмелёва А.Л. и Мамакина П.В. О перерыве в судебном заседании указанным гражданам были направлены телеграммы, на сайте суда размещено соответствующее объявление.

К судебному заседанию 11 сентября 2008 г. все стороны надлежащим образом были извещены.

Законность решения Арбитражного суда Ивановской области проверена Вторым арбитражным апелляционным судом в порядке, установленном в статьях 258, 266, 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Исследовав представленные доказательства, арбитражный суд апелляционной инстанции считает, что апелляционная жалоба удовлетворению не подлежит в силу следующего.

Как следует из материалов дела, 10 января 2003 года предприниматель Мамакин П.В.(заказчик) и Шмелев А.Л. (исполнитель) заключили договор подряда на выполнение опытно-конструкторской работы N 1, предметом которого является обязанность исполнителя производить обусловленные техническими заданиями заказчика работы по разработке конструкций образцов технических тканей, используемых в качестве основы для искусственных покрытий (клеенки, искусственной кожи и др.) и внедрению их в серийное производство и обязанность заказчика принять и оплатить следующие работы: -патентно-информационный поиск технических решений; -разработку конструкции экспериментальных образцов тканей и их апробация как на производстве, так и в дальнейшей переработке; -анализ технико-экономических показателей; -выбор конструкции ткани для серийного производства; -проверка на патентную чистоту, общеизвестность по открытой информации; -авторский надзор за серийным производством и доводка технических решений.

При этом в пункте 2.2. договора подряда заказчик (предприниматель Мамакин П.В.) обязался предоставить все необходимые для выполнения работы материальные ресурсы для создания экспериментальных образцов, услуги материальной базы для изготовления экспериментальных образцов, анализ технических параметров (дессинаторской лаборатории).

В рамках исполнения сторонами указанного договора подряда от 10.01.2003, с использованием финансовых и материальных ресурсов предпринимателя Мамакина П.В, Шмелев А.Л. создал и запатентовал ряд полезных моделей, в том числе полезные модели, защищенные патентами N 28171 и N 45397.

Шмелев А.Л. имеет патент N 38171 на полезную модель "Тканая основа для производства столовой клеенки и искусственной кожи" с приоритетом с 22.01.2004 (дата подачи заявки) с формулой полезной модели, приведенной в патенте: тканая основа для производства столовой клеенки и искусственной кожи, образованная полотняным переплетением основных и уточных нитей, уточные нити которой выполнены из полиэфирной текстурированной нити 16-18,5 текс, отличающаяся тем, что основные нити представляют собой хлопчатобумажную пряжу 16,7-20 текс в количестве 228-246 нитей на 10 см, при этом поверхностная плотность ткани составляет 58-81,5 г/кв.м.

Приложением N 1 к патенту на полезную модель N 38171 является зарегистрированный договор исключительной лицензии N РД007481 от 23.03.2006 сроком до 16.07.2008, лицензиат - предприниматель Мамакин П.В.

Шмелев А.Л. имеет патент N 45397 на полезную модель "Тканая основа для полимерного покрытия" с приоритетом с 14.12.2004 с формулой полезной модели, приведенной в патенте: тканая основа для полимерного покрытия, поверхностной плотностью 56...81,5 н/кв.м, образованная полотняным переплетением основных и уточных нитей, уточные нити которой выполнены из полиэфирной текстурированной некрученой нити 16...18,5 текс, а основные нити из хлопчатобумажной пряжи 16,7...20 текс, отличающаяся тем, что количество основных нитей составляет 180...227 нитей на 10 см.

Приложением N 1 к патенту на полезную модель N 45397 является зарегистрированный в установленном порядке договор исключительной лицензии N РД0007481 от 23.03.2006, лицензиат - предприниматель Мамакин П.В.

Согласно пункту 2.1. статьи 2 "Предмет договора" лицензионного договора об использовании полезной модели, заключенного Шмелевым А.Л. (лицензиар) и предпринимателем Мамакиным П.В. (лицензиат), зарегистрированного 23.03.2006, лицензиар предоставляет лицензиату на срок действия договора и за вознаграждение, уплачиваемое лицензиатом, исключительную лицензию на использование полезных моделей, охраняемых патентом (в том числе - патенты на полезную модель N 38171 и N 45397) и "ноу-хау". При этом лицензиату предоставляется право на изготовление, предложение к продаже и продажу продукции по лицензии (ткань техническая) на территории Российской Федерации.

В пункте 5.3. лицензионного договора лицензиар (Шмелев АЛ.) обязался осуществлять авторский надзор при производстве ткани технической, а лицензиат обязуется предоставить лицензиару возможность для осуществления этого надзора.

Согласно пункту 12 статьи 12 срок действия договора установлен до 16.07.2008 и вступает в силу с даты его регистрации в установленном порядке в Роспатенте. Такая регистрация произведена 23.03.2006.

В декабре 2004 года предприниматель Мамакин П.В. узнал, что 12.11.2004 ООО "Солидарность" зарегистрированы в ФГУ "Ивановское ЦСМ" технические условия на ткань артикула ХП-145 (внутреннее наименование 4С1-СВ), по мнению предпринимателя Мамакина П.В., аналогичную ткани, на полезную модель которой Шмелевым А.Л. получен патент 22.01.2004. Кроме того, предпринимателю Мамакину П.В. стало известно, что ООО "Солидарность" производит выпуск ткани артикула ХП-145. О регистрации технических условий на ткань артикула ХП-145 и ее производстве предприниматель Мамакин П.В. сообщил Шмелеву А.Л.

19 мая 2005 года Шмелев А.Л. направил в адрес ООО "Солидарность" письмо, в котором уведомил о ставших ему известными фактах нарушения ряда патентов, в том числе патентов на полезную модель N 38171 и N 45397. Письмом от 16.06.2005 N376 ООО "Солидарность" сообщило Шмелеву А.Л. об отсутствии фактов нарушения его патентов на полезные модели и наличии у ООО "Солидарность" документации, сопутствующей разработке и изготовлению вырабатываемой обществом продукции.

Шмелёв А.Л. обратился в арбитражный суд с рассматриваемыми требованиями, указав на нарушение принадлежащих ему патентов на полезную модель N 38171 и N 45397.

Истец в обоснование заявленных требований ссылается на "Заключение по результатам исследования" от 12.05.2007, составленное экспертом ФГУ "Федеральный институт промышленной собственности Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам" и полученное судом из материалов проверки N 98/93 от 06.02.2007 ОРЧ УБЭП УВД Ивановской области (по обращению Шмелева А.Л. по факту нарушения его патентных прав ООО "Солидарность"). Для исследования ФГУ ФИПС представлены техническое описание ТО 17-00320236-001-04 к ТУ 8218-001-00320236-2004 и патенты на полезную модель N 38171 и N 45397 для проведения исследования технической документации ткани артикул ХП-145 на предмет попадания ТО под действующие патенты на полезную модель N 38171 и N 45397

В разделе 7 заключения, указано:

1. Сопоставительный анализ признаков, содержащихся в предоставленных для исследования объектах, показал, что в них использован каждый признак охраняемых патентом N 45391 полезной модели, следовательно, патент на полезную модель 45397 использован в предоставленной для исследования технической документации.

2. Сопоставительный анализ признаков, содержащихся в предоставленных для исследования объектах, показал, что в них использован каждый признак охраняемой патентом N 38171 полезной модели, либо признак, эквивалентный ему и известный в качестве такового в данной области техники, следовательно, патент на полезную модель N 38171 использован в предоставленной для исследования технической документации.

В ходе рассмотрения настоящего дела судом направлен запрос в ФГУ ФИПС о предоставлении сведений о правомерности и основаниях проведения исследования, по результатам которого 12.05.2007 оформлено заключение, подписанного экспертом Гавриковым М.Д., а также направлении копии поручения руководителя на проведения исследования и надлежащим образом оформленного заключения от 12.05.2007.

На судебный запрос 30.11.2007 поступило письмо N 41-3611-12, в котором указано, что ФГУ ФИПС не является государственным судебно-экспертным учреждением и подготовка заключений судебной экспертизы не относится к его уставной деятельности и не входит в круг служебных обязанностей его работников, поэтому руководитель ФГУ ФИПС не вправе давать им соответствующее поручение. В рассматриваемом случае также не было поручения руководителя ФГУ ФИПС на проведение соответствующего исследования. Заключение по результатам исследования, подготовленное 12.05.2007 оформлено работником ФГУ ФИПС, как специалистом, привлеченным следователем для дачи заключения по вопросам, разрешение которых требует специальных знаний. В письме также указано, что заключение эксперта от 12.05.2007 не является заключением ФГУ ФИПС, подготовлено от имени эксперта и он несет за него личную ответственность.

После поступления рассматриваемого дела в адрес арбитражного суда ООО "Солидарность" 27.09.2007 обратилось в Областное государственное унитарное предприятие "Ивановская контрольная производственная текстильная лаборатория" с заявкой о проведении исследования выпускаемой обществом ткани ХП-145 (Арт 4С1-СВ) на предмет определения идентичности с тканью "Тканая основа для производства столовой клеенки и искусственной кожи", выпускаемой по патенту на полезную модель N 38171 с указанием отличительных особенностей. К заявке приложен образец ткани ХП-145, техническое описание ТО 17-003200236-001-04 и копия патента N 381 71.

По результатам исследования, ОГУП "Ивановская контрольно-производственная текстильная лаборатория" подготовлен акт экспертизы N 22 от 27.09.2007 в котором отмечено, что испытание проведено в соответствии с требованиями ГОСТ 29104.3-91. В разделе акта экспертизы "Вывод" указано, что в исследованном образце число нитей по основе составило 220 нитей па 10 см, что полностью соответствует разработанному ООО "Солидарность" ТО 17-003200236-001-04, представленный на испытание и идентификацию образец суровой ткани Арт 4С1-СВ по показателю - число нитей по основе на 10 см отличается от "Тканой основы для производства столовой клеенки искусственной кожи", обозначенной в патенте N 3817! и не является идентичной. Приложением к акту экспертизы N 22 является выданное ФГУ "Ивановский центр стандартизации, метрологии и сертификации" аттестационной свидетельство N 14 от 31.12.2003 (действительно до 31.12.2008) которым удостоверяется наличие в ОГУП "Ивановская контрольно-производственная текстильная лаборатория" условий, необходимых для выполнения измерений и достоверного контроля объектов по показателям в закрепленной за лабораторией области деятельности.

17.09.2007 ООО "Солидарность" направило в Федеральную службу по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам заявку входящий номер 037899, регистрационный номер 2007134701 на полезную модель "Основа тканая для полимерных покрытий", автор Ковалев И.Г. По результатам рассмотрения заявки, 27.11.2007 обществу с ограниченной ответственностью "Савинская ткацкая фабрика "Солидарность" (патентообладатель) выдан патент N 68514 на полезную модель "Основа тканая для полимерных покрытий" с приоритетом 17.09.2007 и сроком действия патента 17.09.2012 со следующей формулой полезной модели: Основа тканая для полимерных покрытий, поверхностной плотностью 63 г/кв.м., образованная полотняным переплетением основных и уточных нитей, основные нити которой выполнены из пряжи хлопчатобумажной 18,5 текс в количестве 220 нитей на 10 см, отличающейся тем, что в качестве уточных нитей применяются полиэфирные текстурированные некрученые нити линейной плотностью 18,5 текс в количестве 105 нитей.

Предприниматель Шмелев А.Л. полагая, что полезная модель, относительно которой выдан патент N 68514, не соответствует условиям патентоспособности, установленным Патентным законом Российской Федерации N 3517-1 от 23.09.1992, направил 30.11.2007 в Федеральное государственное учреждение "Палата по патентным спорам" возражения против выдачи указанного патента на полезную модель (возражения получены 07.12.2007) в которой просит отменить решение от 09.10.2007 о выдаче патента на полезную модель по заявке N 2007134701/22 и отказать ООО "СТФ "Солидарность" в выдаче патента на полезную модель. В возражениях предприниматель Шмелев А.Л. указывает, что полезная модель, на которую выдан патент N 68514, не соответствует условию новизны, совокупность ее существенных признаков известна из уровня техники, на аналогичную по существенным признакам полезную модель Шмелевым А.Л. получены патенты N 38171 и N 45397.

Указанные возражения индивидуального предпринимателя Шмелева А.Л. рассмотрены 05.06.2008 - суду представлена копия протокола заседания коллегии Палаты по патентным спорам, Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и патентным знакам по рассмотрению возражений N 2207134701/22, в пункте 7 протокола, именуемом "Резолютивная часть решения коллегии" содержится решение: отказать в удовлетворении возражения и патент Российской Федерации на полезную модель N 68514 оставить в силе.

Арбитражный суд апелляционной инстанции считает, что в результате исследования представленных сторонами в материалы дела письменных доказательств арбитражный суд правомерно и обоснованно пришёл к выводу об отказе предпринимателю Шмелеву А.Л. в удовлетворении заявленных исковых требований к ООО "Солидарность".

Согласно Федеральному закону Российской Федерации "О введении в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" часть четвёртая Гражданского кодекса, включая нормы 72 главы "Патентное право", введена в действие с 01.01.2008. С 01 января 2008 года признан утратившим силу Патентный закон Российской Федерации от 23 сентября 1992 года N 3517-1.

Статьёй 5 Федерального закона Российской Федерации "О введении в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" установлено, что часть четвертая Кодекса применяется к правоотношениям, возникшим после введения ее в действие. По правоотношениям, возникшим до введения в действие части четвертой Кодекса, она применяется к тем правам и обязанностям, которые возникнут после введения ее в действие.

Поскольку истец ссылается на нарушения патентных прав, возникшие до 01.01.2008, арбитражным судом правомерно применены положения Патентного закона Российской Федерации от 23.09.1992 N 3518-1.

Согласно части 1 статьи 10 раздела 4 Патентного закона Российской Федерации патентообладателю принадлежит исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец. Никто не вправе использовать запатентованную полезную модель без разрешения патентообладателя, в том числе совершать следующие действия: изготовление, применение, предложение о продаже, продажу, иное введение в гражданский оборот или хранение для этих целей продукта, в котором использованы запатентованная полезная модель.

Согласно части I статьи 13 Патентного закона Российской Федерации, любое лицо, не являющееся патентообладателем, вправе использовать запатентованную полезную модель лишь с разрешения патентообладателя на основании лицензионного договора. Обладая патентами на полезные модели N 38171 и N 45397, предприниматель Шмелев А.Л. заключил лицензионный договор только с предпринимателем Мамакиным П.В. (лицензионный договор от 23.03.2006), поэтому вправе запрещать иным лицам использование охраняемых патентами полезных моделей.

ООО "Солидарность" получен собственный патент за N 68514 на полезную модель "Основа тканая для полимерных покрытий" с приоритетом 17.09.2007 и сроком действия патента 17.09.2012, фактически эта полезная модель соответствует характеристикам ткани (формула полезной модели) артикула ХП-145 (внутреннее наименование Арт. 4С1-СВ).

В соответствии с частью 1 статьи 29 Патентного закона Российской Федерации патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец в течение всего срока его действия может быть признан недействительным полностью или частично в случае несоответствия запатентованных изобретения, полезной модели или промышленного образца условиям патентоспособности, установленным Патентным законом Российской Федерации.

Предприниматель Шмелев А.Л. подал возражения против выдачи ООО "СТФ "Солидарность" патента на полезную модель N 68514 в которых просит отменить решение от о выдаче патента в связи с тем, что полезная модель, на которую выдан патент N 68514, не соответствует условию новизны, совокупность ее существенных признаков известна из уровня техники, на аналогичную по существенным признакам полезную модель ранее Шмелевым А.Л. получены патенты N 38171 и N 45397.

Возражения предпринимателя Шмелева А.Л. рассмотрены 05.06.2008 на заседании коллегии Палаты по патентным спорам Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и патентным знакам, в удовлетворении возражений предпринимателю Шмелеву А.Л. отказано, выданный ООО "СТФ "Солидарность" патент Российской Федерации на полезную модель N 68514 оставлен в силе.

Пунктом 1 статьи 5 Патентного закона "Российской Федерации установлено, что полезная модель признается соответствующей условиям патентоспособности, если она является новой и промышленно применимой.

Таким образом, наличие у ответчика патента на полезную модель N 68514 "Основа тканая для полимерных покрытий" (ткань артикула ХП-145) свидетельствует о наличии существенных отличий от иных полезных моделей, поскольку выдача патента свидетельствует о новизне полезной модели.

Право использования полезной модели принадлежит её правообладателю.

При таких условиях, при наличии у ответчика патента на выпускаемую им ткань, не требуется представление иных доказательств об отсутствии сходства выпускаемой ответчиком ткани и ткани, отвечающей требованиям полезных моделей N 38171 от 22.01.2004 и N 45397 от 14.12.2004, на которые получены патенты истцом.

С учётом изложенного арбитражным судом обоснованно сделан вывод о том, что патент на полезную модель N 68514 (патентообладатель - ООО "Солидарность") соответствующий условиям патентоспособности, не нарушает выданных ранее патентов Шмелева А.Л. на полезную модель N 38171 и N 45397.

Доводы заявителя апелляционной жалобы о нарушении ответчиком патентных прав Шмелёва А.Л. до получения собственного патента отклоняются судом апелляционной инстанции, поскольку получение патента на полезную модель в будущем свидетельствует также о новизне признаков полезной модели и до получения патента на неё.

Арбитражным судом первой инстанции при вынесении решения не допущено нарушения или неправильного применения норм материального и процессуального права; обстоятельства, имеющие значение для дела, установлены судом с учётом представленных сторонами доказательств.

Основания для отмены решения Арбитражного суда Ивановской области и удовлетворения апелляционной жалобы отсутствуют.

На основании статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации государственная пошлина, уплаченная заявителем при обращении с апелляционной жалобой, возмещению не подлежит.

Руководствуясь статьями 258, 268, пунктом 1 статьи 269, статьёй 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Второй арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ

решение Арбитражного суда Ивановской области от 19.06.2008 по делу N А17-3849/7-2007 оставить без изменения, апелляционную жалобу индивидуального предпринимателя Шмелёва Андрея Леонидовича - без удовлетворения.

Постановление вступает в силу со дня его принятия.

Постановление может быть обжаловано в Федеральный арбитражный суд Волго-Вятского округа в двухмесячный срок со дня вступления его в законную силу.

Председательствующий

А.В. Тетервак

Судьи

Л.В. Губина С.Г. Полякова