Постановление Второго арбитражного апелляционного суда от 11 сентября 2008 г. N 02АП-3351/2008

11 сентября 2008 г.

Дело N А31-272/2008-22

(дата объявления резолютивной части постановления).

11 сентября 2008 года

(дата изготовления постановления в полном объеме)

Второй арбитражный апелляционный суд в составе

председательствующего судьи Губиной Л.В.,

судей Тетервака А.В., Поляковой С.Г.,

при ведении протокола судебного заседания судьей Губиной Л.В.,

при участии в заседании:

от истца: Меркушина Т.В. по доверенности 29.08.2008года, удостоверению адвоката N 5949 от 22.04.2003 года,

от ответчиков ООО "Технопарк", ЗАО "Аксон Холдинг", ООО "Свирель" - Рябиков Д.А. по доверенностям N 1 от 20.05.2008 года, N 7 от 20.05.2008 года, N 5 от 01.09.2008 года, соответственно,

рассмотрев в судебном заседании апелляционные жалобы заявителей - индивидуального предпринимателя Борисовой Натальи Евгеньевны,

общества с ограниченной ответственностью "Технопарк",

общества с ограниченной ответственностью "Свирель"

на решение Арбитражного суда Костромской области от 04.07.2008 года по делу N А31-272/2008-22, принятое судом в составе судьи Семенова А.И.,

по иску общества с ограниченной ответственностью "Электрофлот"

к закрытому акционерному обществу "Аскон Холдинг",

индивидуальному предпринимателю Борисовой Наталье Евгеньевне,

обществу с ограниченной ответственностью "Технопарк",

обществу с ограниченной ответственностью "Свирель",

обществу с ограниченной ответственностью "Аскон"

о запрете незаконного использования товарного знака и взыскании 1 000 000 рублей,

установил:

Общество с ограниченной ответственностью "Электрофлот" (далее - истец, ООО "Электрофлот") обратилось в Арбитражный суд Костромской области с иском к закрытому акционерному обществу "Аксон Холдинг" (далее - ответчик, ЗАО "Аксон Холдинг"), к обществу с ограниченной ответственностью "Свирель" (далее - ответчик, ООО "Свирель", заявитель), к индивидуальному предпринимателю Борисовой Наталье Евгеньевне (далее - ответчик, ИП Борисова Н.Е., заявитель), к обществу с ограниченной ответственностью "Аксон" (далее - ответчик, ООО "Аксон"), к обществу с ограниченной ответственностью "Технопарк" (далее - ответчик, ООО "Технопарк", заявитель) о запрете незаконного использования товарного знака "ТЕХНОПАРК" и взыскании солидарно с ответчиков компенсации в сумме 1000000 руб.

В суде первой инстанции истец в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации уточнил исковые требования, просил запретить ответчикам незаконное использование товарного знака "Технопарк", и взыскать с ответчиков компенсацию в размере 1 000 000 руб. в долях, определяемых судом исходя из характера нарушения каждого ответчика.

Судом первой инстанции уточнение исковых требований не принято, в виду несоответствия их статье 125 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Исковые требования основаны на статьях 4, 45, 46 Закона Российской Федерации "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров", статьях 1479, 1484, 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации, положениях Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных приказом Роспатента N 32 от 05.03.2003 года, и мотивированы тем, что ответчики не законно используют товарный знак "ТЕХНОПАРК".

В суде первой инстанции ответчики иск не признали.

Решением суда первой инстанции по данному делу от 04.07.2008 года исковые требования удовлетворены частично: обществу с ограниченной ответственностью "Свирель", индивидуальному предпринимателю Борисовой Наталье Евгеньевне и обществу с ограниченной ответственностью "Технопарк" запрещено незаконное использование товарного знака "ТЕХНОПАРК", в удовлетворении остальной части иска отказано.

Суд первой инстанции при принятии решения руководствовался статьями 1225, 1229, 1484, 1515, 322 Гражданского кодекса Российской Федерации, и исходил из того, что доказательствами подтверждено незаконное использование товарного знака "ТЕХНОПАРК" только тремя ответчиками - ИП Борисовой Н.Е., ООО "Свирель", ООО "Технопарк". Отказывая в удовлетворении иска к другим ответчикам и в части взыскания компенсации, суд первой инстанции исходил из того, что доказательства использования предмета спора ответчиками ООО "Аксон" и ЗАО "Аксон Холдинг" отсутствуют, а нормы гражданского законодательства об ответственности за незаконное использование товарного знака не предусматривают солидарной ответственности нарушителей.

Не согласившись с принятым по делу судебным актом, ответчики ООО "Свирель", ООО "Технопарк", ИП Борисова Н.Е. обратились во Второй арбитражный апелляционный суд с апелляционными жалобами, в которых просят отменить решение суда первой инстанции и принять новое решение об отказе в удовлетворении заявленных истцом требований в полном объеме.

Заявители ИП Борисова Н.Е., ООО "Свирель", ООО "Технопарк" с вынесенным решением суда первой инстанции не согласны, считают, что судом первой инстанции неправильно истолкованы нормы материального права.

Так, заявители ИП Борисова Н.Е., ООО "Свирель" в обоснование доводов жалобы указали, на неоднородность оказываемых ими услуг по розничной торговле товарному знаку "ТЕХНОПАРК" в отношении 35 класса МКТУ.

По мнению ООО "Технопарк" услуги 35 класса МКТУ и услуги по розничной торговле тождественными не являются, полагает, что суд первой инстанции неправомерно отклонил ссылку на пояснения Роспатента о том, что к 35 классу МКТУ не относится деятельность торговых предприятий, кроме того, считает, что истцом не представлено надлежащих доказательств относимости данных услуг.

В письменных пояснениях, представленных в порядке статьи 81 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, истец просит решение суда первой инстанции оставить без изменения, а жалобы ответчиков без удовлетворения.

Дело рассмотрено с объявлением перерыва в судебном заседании в порядке статьи 163 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации до 16 часов 11 сентября 2008 года.

Ответчик ИП Борисова Н.Е., ООО "Аксон", надлежащим образом извещенные о дате, времени и месте рассмотрения апелляционной жалобы, явку своих представителей в судебное заседание не обеспечили.

В соответствии с пунктом 1 статьи 266, пунктом 1 статьи 123, пунктами 1, 3 статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации апелляционная жалоба заявителя рассмотрена в отсутствии не явившихся ответчиков.

Законность вынесенного решения Арбитражного суда Костромской области от 04.07.2008 года по настоящему делу проверена Вторым арбитражным апелляционным судом в порядке, установленном статьями 258, 266, 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Фактически ответчики ООО "Свирель", ИП Борисова Н.Е., ООО "Технопарк" обжалуют решение суда в части удовлетворения исковых требований.

В силу пункта 5 статьи 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в случае, если в порядке апелляционного производства обжалуется только часть решения, арбитражный суд апелляционной инстанции проверяет законность и обоснованность решения только в обжалуемой части, если при этом лица, участвующие в деле, не заявят возражений.

Истец с решением суда первой инстанции согласен, в части отказа суда первой инстанции в удовлетворении иска по взысканию компенсации решение не обжалует, возражений не высказывает.

Учитывая, что со стороны истца и ответчиков возражений в силу требований вышеуказанной нормы Закона не поступило, апелляционный суд рассматривает апелляционную жалобу только в обжалуемой заявителями части.

Исследовав представленные доказательства, изучив доводы жалоб, заслушав объяснения сторон, арбитражный суд апелляционной инстанции пришел к следующему.

Как установлено судом первой инстанции и следует из материалов дела, 05.03.2004 года ЗАО "Эксперт-Ретейл" подала в Роспатент заявку N 2004704577 на регистрацию товарного знака "ТЕХНОПАРК" в отношении услуг 35 класса МКТУ.

16.02.2005 года Роспатент под N 282427 зарегистрировал на имя ЗАО "Эксперт - Ретейл" товарный знак "ТЕХНОПАРК" по вышеуказанной заявке, приоритет 05.03.2004г.

09.12. 2005 года ООО "Электрофлот" на основании договора уступки стало правообладателем товарного знака "ТЕХНОПАРК" N 282427, номер записи регистрационного действия РД004773.

ООО "Электрофлот" является правообладателем серии товарных знаков, объединенных словесным элементом "ТЕХНОПАРК".

Стороны не оспаривают того, что ООО "Электрофлот" является правообладателем по свидетельству 282427, зарегистрированного Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам, с приоритетом от 05.03.2004 года, в виде словесного обозначения "ТЕХНОПАРК", в отношении 35-го класса МКТУ, включающего в себя, рекламу; менеджмент в сфере бизнеса; административную деятельность в сфере бизнеса; офисную службу, продвижение товаров (для третьих лиц).

Правообладателем данного товарного знака истец стал на основании договора об уступке товарного знака N 2-Т от 15.11.2005 года, зарегистрированном в установленном законом порядке.

Истец указывает, что ООО "Свирель", индивидуальный предприниматель Борисова Н.Е. и ООО "Технопарк" осуществляют деятельность по розничной реализации товаров, оказывая услуги 35 класса Международной классификации товаров и услуг (далее - МКТУ) - продвижение товаров для третьих лиц.

Свою деятельность ООО "Свирель", ИП Борисова Н.Е. и ООО "Технопарк" осуществляют через магазин, расположенный по адресу: г. Кострома, ул. И.Сусанина, 29, на вывеске которого воспроизводится словесное обозначение "ТЕХНОПАРК".

Согласно свидетельству о государственной регистрации прав на недвижимое имущество, ООО "Аксон" является собственником данного помещения.

В материалы дела ООО "Электрофлот" представлены копии товарных чеков, фотографии вывески с использованием тремя ответчиками товарного знака истца.

Так, согласно свидетельству на товарный знак N 282427 ООО "Электрофлот" является правообладателем товарного знака в виде словесного обозначения "ТЕХНОПАРК" в отношении 35 класса услуг, включающего в себя, рекламу, менеджмент в сфере бизнеса, административную деятельность в сфере бизнеса, офисную службу, продвижение товаров (для третьих лиц).

Из материалов дела также следует, что использование фирменного наименования ответчиком началось и стало известным в обороте после даты приоритета товарного знака истца 005.03.2004 года, поскольку как правильно указал суд первой инстанции государственная регистрация ООО "Технопарк" осуществлена 26.05.2004 года.

Анализируя и оценивая представленные доказательства в их совокупности, апелляционный суд приходит к следующему.

В силу требований статьи 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации заинтересованное лицо вправе обратиться в арбитражный суд за защитой своих нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов в порядке, установленном данным Кодексом.

В силу статьи 1225 Гражданского кодекса Российской Федерации результатами интеллектуальной деятельности и приравненными к ним средствами индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которым предоставляется правовая охрана (интеллектуальной собственностью), являются, в том числе, товарные знаки и знаки обслуживания. Интеллектуальная собственность охраняется законом.

Согласно статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации, гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если настоящим Кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом.

Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными настоящим Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную настоящим Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается настоящим Кодексом.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1477 Гражданского кодекса Российской Федерации на товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак.

В силу статьи 1481 Гражданского кодекса Российской Федерации свидетельство на товарный знак удостоверяет приоритет товарного знака и исключительное право на товарный знак в отношении товаров, указанных в свидетельстве.

Согласно статьи 1478 Гражданского кодекса Российской Федерации обладателем исключительного права на товарный знак может быть юридическое лицо или индивидуальный предприниматель.

В соответствии со статьей 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 настоящего Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 настоящей статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

Исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Согласно статьи 1487 Гражданского кодекса Российской Федерации не является нарушением исключительного права на товарный знак использование этого товарного знака другими лицами в отношении товаров, которые были введены в гражданский оборот на территории Российской Федерации непосредственно правообладателем или с его согласия.

Статьей 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации установлена ответственность за незаконное использование товарного знака. Согласно данной норме лицо, нарушившее исключительное право на товарный знак при выполнении работ или оказании услуг, обязано удалить товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение с материалов, которыми сопровождается выполнение таких работ или оказание услуг, в том числе с документации, рекламы, вывесок.

На основании Международной классификации товаров и услуг в девятой редакции к услугам относится класс 35, а именно реклама; менеджмент в сфере бизнеса; административная деятельность в сфере бизнеса; офисная служба, продвижение товаров (для третьих лиц).

К данному классу 35 имеются пояснения Роспатента, где указано, что к классу 35 относятся, в частности, сбор для третьих лиц различных товаров (не подразумевая их транспортировку) и размещение товаров для удобства изучения и приобретения потребителями; эти услуги могут осуществляться через розничные и оптовые магазины, почтовые каталоги продаж, электронные средства.

В силу пункта 3.1. Приказа Российского Агентства по патентам и товарным знакам от 27 марта 1997 г. N 26 "О методических рекомендациях по отдельным вопросам заявок на регистрацию товарных знаков" при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю. Для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия реализации товаров, круг потребителей и другие признаки.

Согласно пункта 3.4. данных рекомендаций степень однородности товаров тесно связана со степенью сходства обозначений, предназначенных для их маркировки. Чем сильнее сходство, тем выше опасность смешения и, следовательно, шире диапазон товаров, которые должны рассматриваться как однородные.

Правообладателем товарного знака "ТЕХНОПАРК" является ООО "Электрофлот". Материалами дела подтверждается и не оспаривается ответчиками ООО "Технопарк", ИП Борисова Н.Е., ООО "Свирель", что ими осуществляется розничная торговля товаров, кроме того, на магазине, на товарных чеках, гарантийных талонах используется обозначение "ТЕХНОПАРК".

Так как исключительным правом на товарный знак обладает правообладатель, и никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения, то ответчики, реализуя товар, обязаны были убедиться в законности использования такого обозначения.

Фактически доводы апелляционных жалоб сводятся лишь к доводу о том, что к 35 классу МКТУ не относится деятельность торговых предприятий -розничная торговля, что исключает удовлетворение исковых требований.

Проверив доводы апелляционных жалоб, апелляционный суд считает их несостоятельными в полном объеме в силу следующего.

С 01.01.2007 года вступила в действие девятая редакция МКТУ.

Постановлением от 16.06.2004 года N 299 Правительства Российской Федерации утверждено положение о Федеральной службе по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам, в соответствии с которым Роспатент осуществляет информационно-методическое обеспечение деятельности органов исполнительной власти, осуществляющих правоприменительные функции в сфере гражданского оборота объектов интеллектуальной собственности.

Девятая редакция МКТУ подготовлена в соответствии с их непосредственными полномочиями и ими даны разъяснения, в частности, и по 35 классу.

Доказательств, подтверждающих неправомерность применения судом первой инстанции МКТУ в последней редакции к рассматриваемым правоотношениям сторон, в материалах дела не имеется.

Данная редакция в установленном законом порядке не оспорена, недействительной не признана, пояснения, содержащиеся в МКТУ, по отнесению к услугам 35 класса деятельности торговых предприятий даны компетентным органом.

Стороны не оспаривают того факта, что заявители оказывают услуги по розничной реализации товаров.

Апелляционный суд считает, что фактически данные ответчики осуществляют деятельность по продвижению товаров для третьих лиц, и как правильно указал суд первой инстанции, проведя анализ услуг, оказываемых заявителями и услуг, в отношении которых зарегистрирован товарный знак истца, данные услуги являются однородными.

Поскольку товарный знак регистрируется в отношении определенных объектов, сгруппированных по классам МКТУ, то наличие различительной способности знака оценивается по отношению к конкретным объектам. Различительная способность обозначения может иметь два источника: с одной стороны, обозначение может быть различительным само по себе, с другой стороны, может приобрести различительную способность в результате его использования для маркировки объекта, для которого оно используется.

Наличие или приобретение различительной способности в результате использования обозначения является вопросом факта, который относится к компетенции суда, рассматривающего спор по существу.

Апелляционный суд согласился с выводами суда первой инстанции о том, что обозначение "Технопарк" не имеет различительной способности.

Установление однородности услуг проведено судом первой инстанции с учетом положений пункта 14.4.3. "Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания", утвержденного Приказом Роспатента от 05.03.2003 года N 32.

Также необходимо отметить, что оказываемые ответчиками услуги и используемые ими словесные обозначения сами по себе не просто сходные до степени смешения, а имеют тожественные обозначения.

Суд первой инстанции действительно сослался в своем решении на то, что выводы суда также подтверждаются письмом ФГУ "Федеральный институт промышленности Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам" от 23.12.2005 года и письмом Торгово-промышленной палаты Костромской области от 01.07.2008 года.

Заявители считают ссылку на данные письма недопустимыми в силу требований статьи 67, 68 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Проверив доводы апелляционных жалоб, апелляционный суд отмечает, что суд первой инстанции, при принятии оспариваемого решения, руководствовался нормами действующего законодательства, поэтому ссылка на вышеуказанные письма на исход дела не влияет.

К тому же, оснований считать данные письма ненадлежащими доказательствами в отсутствие доказательств, опровергающих их содержание, у суда второй инстанции не имеется, так как в данном случае выводы суда первой инстанции совпадают с мнением юридических лиц, подписавших вышеуказанные письма.

При таких обстоятельствах, доводы заявителей, изложенные в апелляционных жалобах, судом апелляционной инстанции отклоняются как необоснованные.

Анализируя и оценивая представленные доказательства в их совокупности, апелляционный суд считает, что судом первой инстанции правомерно удовлетворены требования о запрете ООО "Свирель", ИП Борисовой Н.Е. и ООО "Технопарк" незаконного использования товарного знака "ТЕХНОПАРК".

На основании вышеизложенного, Второй арбитражный апелляционный суд считает, что обжалуемое решение суда является законным и обоснованным, вынесенным с учетом норм действующего законодательства, и не усматривает правовых оснований для его отмены, в связи с чем, апелляционная жалоба удовлетворению не подлежит.

Нарушений норм процессуального права, являющихся в силу части 4 статьи 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, безусловным основанием для отмены судебного акта, судом первой инстанции не допущено.

В соответствии со статьями 110, 112 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации расходы по апелляционной жалобе относятся на заявителей.

Заявителями ООО "Технопарк", ИП Борисовой Н.Е., ООО "Свирель" при подаче апелляционных жалоб государственная пошлина оплачена в сумме 1 000 рублей каждым, в связи с чем, взыскание государственной пошлины не производится.

Руководствуясь статьями 258, 268 - 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Второй арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ

Решение Арбитражного суда Костромской области от 04.07.2008 года по делу N А31-272/2008-22 оставить без изменения, апелляционные жалобы индивидуального предпринимателя Борисовой Натальи Евгеньевны, общества с ограниченной ответственностью "Технопарк", общества с ограниченной ответственностью "Свирель" - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия.

Постановление может быть обжаловано в Федеральный арбитражный суд Волго-Вятского округа в установленном порядке.

Председательствующий судья

Л.В. Губина

Судьи

А.В. Тетервак С.Г. Полякова