Постановление Третьего арбитражного апелляционного суда от 27 августа 2009 г. N 03АП-3124/2009

г. Красноярск

"27" августа 2009 г.

Дело N А33-3478/2009-03АП-3124/2009

Резолютивная часть постановления объявлена "20" августа 2009 года.

Полный текст постановления изготовлен "27" августа 2009 года.

Третий арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего Бабенко А.Н.,

судей: Кирилловой Н.А., Магда О.В.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем Ахметшиной Г.Н.,

при участии:

от ООО "Чебоксарская макаронно-кондитерская фабрика "Вавилон" (истца): Прохоровой Т.В. - представителя по доверенности от 20.07.2009;

от ЗАО "Кондитерско-макаронная фабрика "Краскон" (ответчика): Мазуровой Г.И. - представителя по доверенности от 12.01.2009; Ермаковой О.Ю. - представителя по доверенности от 11.08.2009;

рассмотрев в судебном заседании апелляционную жалобу истца - общества с ограниченной ответственностью "Чебоксарская макаронно-кондитерская фабрика "Вавилон"

на решение Арбитражного суда Красноярского края

от "17" июня 2009 года по делу N А33-3478/2009, принятое судьей Рудовой Л.А.,

установил:

общество с ограниченной ответственностью "Чебоксарская макаронно-кондитерская фабрика "Вавилон" обратилось в Арбитражный суд Красноярского края с иском к закрытому акционерному обществу "Кондитерско-макаронная фабрика "Краскон" о прекращении незаконного использования товарного знака "Башмачок", взыскании 500 000 руб. компенсации за незаконное использование товарного знака "Башмачок", о взыскании 5 500 руб. расходов, связанных с проведением письменного осмотра доказательства, 61 200 руб. 30 коп. расходов, связанных с явкой представителя в судебное заседание.

Решением Арбитражного суда Красноярского края от 17 июня 2009 года в иске отказано.

Не согласившись с данным решением, истец обратился с апелляционной жалобой, в которой истец просит отменить обжалуемое решение и удовлетворить исковые требования по следующим основаниям:

- при оформлении протокола осмотра письменного доказательства нотариусом Гильфановой Н.А., нотариусу не было известно о том, кто является администратором домена www.kraskon.ru, в связи с этим ЗАО "Краскон" не был извещен о дате и времени осмотра письменного доказательства. Кроме того, приглашение к нотариусу для осмотра письменного доказательства может повлечь немедленное удаление информации с сайта. Требования к протоколу осмотра нотариусом доказательства действующим законодательством не установлены. Вывод суда о том, что истец не представил суду доказательства получения заявления нотариусом и совершения им действий на основании данного заявления не соответствует действительности, так как истцом суду была представлена копия заявления с подписью и печатью нотариуса города Казани Гильфановой Н.А.;

- обозначение "Башмачок" имеет звуковое, смысловое, графическое сходство до степени смешения с товарным знаком "Башмачок";

- наличие свидетельства на товарный знак "Башмачок" означает, что данное обозначение не является вошедшим во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида;

- судом не дана оценка фотографиям рекламных буклетов, размещенных в фирменном магазине ответчика.

В отзыве на апелляционную жалобу ответчик просит оставить обжалуемое решение без изменения, указав следующие возражения против апелляционной жалобы:

- протокол осмотра сайта нотариусом Гильфановой Н.А. не соответствует законодательству, так как в нем не указаны заинтересованные лица;

- слово "Башмачок" на упаковках ответчика не направлено на индивидуализацию товара, вероятность смешения упаковок отсутствует, указывает лишь на характеристики товара и размещается на товаре наряду с номером ГОСТ, штрих-кодом и датой изготовления;

- обозначение "Башмачок" используется несколькими макаронными фабриками для указания на форму товара;

- представленный истцом чек подтверждает, что приобретенные им макаронные изделия с указанием на упаковке на форму "башмачок" реализуются в торговле под наименованием "Краскон";

- фотографии, представленные истцом, не могут быть приняты в качестве доказательств, так как из их осмотра невозможно установить, когда они были сделаны, где и что именно на них изображено;

- действия истца по регистрации обозначения "Башмачок" являются злоупотреблением правом, так как данное обозначение использовалось рядом фабрик;

- длительное использование обозначения до даты приоритета товарного знака обеспечивает обозначению слабую различительную способность, известность обозначения и должно учитываться данному делу;

- не соответствует действительности утверждение истца о том, что ответчик продолжает использовать обозначение "Башмачок" после получения иска.

В судебном заседании представители лиц, участвующих в деле, поддержали доводы, изложенные в апелляционной жалобе и отзыве на нее.

В соответствии со статьей 163 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в судебном заседании апелляционной инстанции объявлялся перерыв с 17 августа 2009 года до 16 час. 30 мин. 20 августа 2009 года.

После перерыва судебное заседание продолжено в отсутствие представителя истца, извещенного надлежащим образом под расписку, а также путем размещения публичного объявления на сайте Третьего арбитражного апелляционного суда.

Апелляционная жалоба рассматривается в порядке, установленном главой 34 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

При рассмотрении дела установлены следующие, имеющие значение для рассмотрения спора, обстоятельства.

Общество с ограниченной ответственностью "Чебоксарская макаронно-кондитерская фабрика "Вавилон" является правообладателем зарегистрированного товарного знака "Башмачок", что подтверждается свидетельством N 364917, сроком действия до 06.08.2017. В государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ товарный знак зарегистрирован 14.11.2008, приоритет товарного знака установлен с 06.08.2007 (по дате подачи заявки). Зарегистрированный товарный знак "Башмачок" представляет собой надпись, выполненную черным цветом, первая буква заглавная, остальные буквы строчные, предназначен для индивидуализации макаронных изделий, вермишели, лапши.

В судебном заседании апелляционной инстанции произведен осмотр пяти упаковок макаронных изделий, выпускаемых ЗАО "Краскон". На лицевой стороне упаковок под графическим элементом овальной формы с написанием слова "КОРОНА" содержится надпись "БАШМАЧОК" и ниже "МАКАРОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ". Надпись "БАШМАЧОК" коричневого цвета, выполнена заглавными буквами. Слева в нижней части оборотной стороны упаковок, над штрихкодом выполнена надпись "Башмачок" черного цвета, первая буква заглавная, остальные буквы строчные.

Ссылаясь на то что, осуществляя реализацию макаронных изделий "Башмачок" ответчик нарушил принадлежащее истцу право на использование товарного знака "Башмачок", используя для обозначения собственной продукции обозначение, сходное до степени смешения с товарным знаком, правообладатем которого является истец, истец обратился в арбитражный суд с настоящим иском.

В качестве доказательств использования ответчиком товарного знака "Башмачок" истец представил:

- протокол от 18.02.2009 осмотра письменного доказательства нотариусом города Казани Республики Татарстан Гильфановой Н.А. (копия), как доказательство использования товарного знака в сети "Интернет" на страницах сайта www.kraskon.ru,

- распечатку "WHOIS Сервис" (http://www.whois-service.ru/); ответ Российского НИИ Развития Общественных сетей и ответ АНО "Региональный сетевой информационный центр" исх. N RU/358 от 27.05.2009 как доказательства принадлежности сайта www.kraskon.ru ответчику;

- упаковки макаронных изделий "КОРОНА" с размещением товарного знака "Башмачок" в двух местах (по одному на каждой стороне упаковки) от 25.12.2008, 10.02.2009, 18.02.2009, производителем которых является ответчик как доказательства использования ответчиком товарного знака при реализации товара;

- фотографии рекламных буклетов макаронных изделий "КОРОНА" обозначенных как "Башмачок", прикрепленных к стеклу витрины фирменного магазина "Краскон" (магазин "Лакомка") как доказательства использования ответчиком товарного знака при реализации товара до настоящего времени.

Исследовав представленные доказательства, заслушав и оценив доводы лиц, участвующих в деле, суд апелляционной инстанции пришел к следующим выводам.

В соответствии со статьей 1225 Гражданского кодекса Российской Федерации правовая охрана предоставляется результатам интеллектуальной деятельности и приравненным к ним средствам индивидуализации (интеллектуальная собственность), в том числе, товарным знакам. Интеллектуальные права защищаются способами, предусмотренными Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом существа нарушенного права и последствий нарушения этого права (ст. 1250 Гражданского кодекса Российской Федерации).

В соответствии со статьей 1477 Гражданского кодекса Российской Федерации на товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак.

Согласно статье 1481 Гражданского кодекса Российской Федерации на товарный знак, зарегистрированный в Государственном реестре товарных знаков, выдается свидетельство на товарный знак. Свидетельство на товарный знак удостоверяет приоритет товарного знака и исключительное право на товарный знак в отношении товаров, указанных в свидетельстве.

В соответствии со статьей 1482 Гражданского кодекса Российской Федерации в качестве товарных знаков могут быть зарегистрированы словесные, изобразительные, объемные и другие обозначения или их комбинации. Товарный знак может быть зарегистрирован в любом цвете или цветовом сочетании.

Согласно статье 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака, любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак). Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак. Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения. Исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака:

1) на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации;

2) при выполнении работ, оказании услуг;

3) на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот;

4) в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе;

5) в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Представленным в материалы дела свидетельством N 364917 подтверждается факт регистрации за истцом товарного знака "Башмачок", представляющего собой словесное обозначение из букв русского алфавита шрифтом черного цвета, первая буква заглавная, остальные буквы строчные.

В обоснование доводов об использовании ответчиком путем размещения рекламы в сети Интернет указанного товарного знака истцом представлен протокол осмотра письменного доказательства нотариусом Гильфановой Н.А.

Довод ответчика, сводящийся к применению истцом ненадлежащего способа обеспечения доказательств по делу и использованию истцом для защиты своего нарушенного права доказательств, полученных не в порядке, предусмотренном нормами статьи 64 Арбитражного процессуального кодекса РФ, суд апелляционной инстанции считает несостоятельным.

Согласно части 2 статьи 50 Конституции РФ при осуществлении правосудия не допускается использование доказательств, полученных с нарушением федерального закона. Этот конституционный принцип полностью воспроизведен в части 3 статьи 64 Арбитражного процессуального кодекса РФ.

Представленные истцом в материалы дела документы (доказательства по делу) получены в соответствии с требованиями "Основ законодательства РФ о нотариате".

В соответствии со статьей 102 "Основ законодательства РФ о нотариате" по просьбе заинтересованных лиц нотариус обеспечивает доказательства, необходимые в случае возникновения дела в суде или административном органе, если имеются основания полагать, что представление доказательств впоследствии станет невозможным или затруднительным. Для обеспечения доказательств необходимо обосновать нотариусу, что имеются основания полагать, что представление доказательств впоследствии станет невозможным или затруднительным. Главным для обеспечения доказательств является предполагаемая возможность утраты ими доказательственного значения в будущем судебном процессе.

Статьей 103 Основ законодательства РФ предусмотрено, что одним из видов обеспечения доказательств является допрос нотариусом свидетелей, осмотр письменных и вещественных доказательств, назначение экспертизы.

Нотариальное обеспечение доказательств путем проведения осмотра вещественных доказательств, а именно установление факта нахождения спорных изображений на указанном выше Интернет-сайте ответчика, не противоречит действующему законодательству и соответствует ст. 102, 103 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате.

При таких обстоятельствах, представленный истцом протокол осмотра письменного доказательства принимается судом апелляционной инстанции.

Как следует из указанного протокола и приложений к нему (л.д. 11-23, том 1) 18.02.2009 на страницах сайта ответчика (принадлежность подтверждается распечаткой "WHOIS Сервис" (http://www.whois-service.ru/) размещена реклама кондитерского изделия "Башмачок" (по списку N 1).

Таким образом, нарушение исключительного права истца путем размещения без его разрешения обозначения "Башмачок" в сети Интернет имела место.

В результате проведения визуального осмотра упаковок макаронных изделий, выпускаемых ответчиком, арбитражный суд установил, что на лицевой стороне упаковок под графическим элементом овальной формы с написанием слова "КОРОНА" содержится надпись "БАШМАЧОК" и ниже "МАКАРОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ". Надпись "БАШМАЧОК" коричневого цвета, выполнена заглавными буквами. Слева в нижней части оборотной стороны упаковок, над штрихкодом выполнена надпись "Башмачок" черного цвета, первая буква заглавная, остальные буквы строчные.

В подпункте 14.4.2 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных приказом Российского агентства по патентам и товарным знакам от 05.03.2003 N 32 установлено, что обозначение считается тождественным с другим обозначением, если оно совпадает с ним во всех элементах; в случае если одно обозначение ассоциируется с другим обозначением в целом, несмотря на их отдельные отличия, они считаются сходными до степени смешения.

В соответствии с пунктом 13 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 N 122 "Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности" вопрос о сходстве до степени смешения обозначений является вопросом факта и по общему правилу может быть разрешен судом без назначения экспертизы.

На оборотной стороне упаковки ответчик использует обозначение "Башмачок" (шрифт черного цвета, первая буква заглавная), которое является тождественным с товарным знаком истца "Башмачок", так как совпадает с ним во всех элементах.

На лицевой стороне упаковки, по мнению суда апелляционной инстанции, также имеется очевидное сходство, несмотря на то, что обозначение "Башмачок" выполнено коричневым шрифтом и заглавными буквами.

Довод ответчика о том, что слово "Башмачок" использовалось в целях обозначения формы макаронных изделий, не подтвержден доказательствами. Ни из рекламы макаронных изделий "Башмачок" на сайте ответчика, ни из упаковки, представленной в материалы дела, не следует, что слово "Башмачок" использовалось в целях обозначения формы макаронных изделий. Следовательно, данное утверждение ответчика не соответствует материалам дела.

Учитывая, что слово "Башмачок" на лицевой стороне упаковке выполнено коричневым цветом, отличным от всех иных элементов, изображенных на упаковке, то есть с целью его выделения и обращения внимания потенциального покупателя на данное обозначение, арбитражный суд апелляционной инстанции полагает, что вероятность смешения упаковок макаронных изделий ответчика с товарным знаком, принадлежащем истцу, имеет место.

На основании изложенного, арбитражный суд пришел к выводу, что установленный пунктом 2 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации признак осуществления исключительного права - использование соответствующего товарного знака для индивидуализации товара в рассматриваемом случае имеет место.

Не подтвержден довод ответчика о распространенном использовании слова "башмачок" или "башмачки" для обозначения формы выпускаемых разными производителями макаронных изделий. Более того, истец предъявил ряд исков к различным фабрикам на территории России, распространяющим производимые ими макаронные изделия с использованием обозначения формы "Башмачок", что свидетельствует о намерении ответчика прекратить незаконное использование товарного знака "Башмачок".

Довод ответчика об использовании им слова "башмачок" до установления приоритета товарного знака отклоняется, поскольку истец как правообладатель вправе обратиться за защитой в любое время, так как законодательство о товарных знаках не устанавливает защиты для преждепользователя.

Истцом заявлено требование о взыскании компенсации в размере 500 000 руб. на основании статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации.

В соответствии со статьей 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации правообладатель вправе требовать изъятия из оборота и уничтожения за счет нарушителя контрафактных товаров, этикеток, упаковок товаров, на которых размещены незаконно используемый товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение. Лицо, нарушившее исключительное право на товарный знак при выполнении работ или оказании услуг, обязано удалить товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение с материалов, которыми сопровождается выполнение таких работ или оказание услуг, в том числе с документации, рекламы, вывесок. Правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации: 1) в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения; 2) в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

С учетом всех обстоятельств дела арбитражный суд апелляционной инстанции полагает соразмерным размер компенсации в сумме 30 000 рублей.

Истец также заявил требование о взыскании 5 500 руб. расходов, связанных с проведением письменного осмотра доказательства, 61 200 руб. 30 коп. расходов, связанных с явкой представителя в судебное заседание.

Статьей 101 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации установлено, что судебные расходы состоят из государственной пошлины и судебных издержек, связанных с рассмотрением дела арбитражным судом. Согласно статье 106 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, к судебным издержкам, связанным с рассмотрением дела в арбитражном суде, относятся денежные суммы, подлежащие выплате экспертам, свидетелям, переводчикам, расходы, связанные с проведением осмотра доказательств на месте, расходы на оплату услуг адвокатов и иных лиц, оказывающих юридическую помощь (представителей), и другие расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в связи с рассмотрением дела в арбитражном суде.

Таким образом, требования истца о взыскании расходов, связанных с проведением письменного осмотра доказательства, и расходов, связанных с явкой представителя в суд, являются требованиями о возмещении судебных расходов.

В подтверждение расходов истцом представлены документы, выданные на имя Прохоровой Т.В. - представителя истца:

- копия справки нотариуса Гильфановой Н.А. от 18.02.2009 о получении ею за заявление и протокол осмотра письменного доказательства 5500 рублей от ООО "Чебоксарская макаронно-кондитерская фабрика "Вавилон";

- копии двух железнодорожных билетов по маршруту Чебоксары - Москва - Чебоксары в период с 6 по 9 апреля 2009 года на общую сумму 4 806 руб. 30 коп.;

- копия квитанции об уплате разных сборов от 06.04.2009 на сумму 200 руб.;

- копии двух авиабилетов в период с 7 по 9 апреля 2009 года по маршруту Москва - Красноярск - Москва на общую сумму 9 230 руб.;

- копии двух квитанций разных сборов от 04.04.2009 на общую сумму 400 руб.;

- копия железнодорожного билета от 08.05.2009 по маршруту Москва - Чебоксары на сумму 3316 руб. 20 коп.;

- копии двух авиабилетов в период с 6 по 8 мая 2009 года по маршруту Москва - Красноярск - Москва на общую сумму 10 730 руб.;

- копия квитанции разных сборов от 23.04.2009 на сумму 600 руб.;

- копии двух железнодорожных билетов по маршруту Чебоксары - Москва - Чебоксары в период с 2 по 5 июня 2009 года на общую сумму 6 007 руб. 20 коп.;

- копии двух авиабилетов в период с 3 по 5 июня 2009 года по маршруту Москва - Красноярск - Москва на общую сумму 10 230 руб.;

- копия квитанции об уплате разных сборов от 18.05.2009 на сумму 400 руб.;

- копия железнодорожного билета от 10.06.2009 по маршруту Москва - Чебоксары на сумму 3003 руб. 60 коп.;

- копии двух электронных авиабилетов в период с 5 по 8 июня 2009 года по маршруту Москва - Красноярск - Москва на общую сумму 10 230 руб.

Всего проездных документов на сумму 61200 руб. 30 коп.

Участие представителя истца Прохоровой Т.В. в судебных заседаниях суда первой инстанции подтверждено судебными актами - определениями Арбитражного суда Красноярского края от 08.04.2009, от 07.05.2009, протоколом судебного заседания от 04-09.06.2009.

Расходы, связанные с явкой представителя истца в судебные заседания первой инстанции подтверждены документально, поэтому подлежат взысканию с ответчика в пользу истца.

В соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, статьей 333.21 Налогового кодекса Российской Федерации расходы по оплате государственной пошлины за рассмотрение искового заявления и апелляционной жалобы относятся на сторон пропорционально удовлетворенным исковым требованиям.

Руководствуясь статьями 268, 269, 270, 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Третий арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда Красноярского края от "17" июня 2009 года по делу N А33-3478/2009 отменить. Принять новый судебный акт.

Исковые требования удовлетворить частично. Запретить закрытому акционерному обществу "Кондитерско-макаронная фабрика "Краскон" использовать обозначение "Башмачок", сходное до степени смешения с товарным знаком истца "Башмачок" согласно свидетельства N 364917.

Взыскать с закрытого акционерного общества "Кондитерско-макаронная фабрика "Краскон" в пользу общества с ограниченной ответственностью "Чебоксарская макаронно-кондитерская фабрика "Вавилон" 30000 рублей в качестве компенсации за незаконное использование товарного знака, а также судебные расходы на представителя в размере 61200 рублей 30 копеек, 750 рублей расходов по уплате государственной пошлины за рассмотрение искового заявления и апелляционной жалобы.

В остальной части иска отказать.

Взыскать с закрытого акционерного общества "Кондитерско-макаронная фабрика "Краскон" в доход федерального бюджета 2000 рублей государственной пошлины за рассмотрение искового заявления.

Настоящее постановление вступает в законную силу с момента его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев в Федеральный арбитражный суд Восточно-Сибирского округа через суд, принявший решение.

Председательствующий

А.Н. Бабенко

Судьи

Н.А. Кириллова О.В. Магда