Постановление Восьмого арбитражного апелляционного суда от 17 апреля 2009 г. N 08АП-4830/2008

город Омск

17 апреля 2009 г.

Дело N А70-4166/23-2008

Резолютивная часть постановления объявлена 14 апреля 2009 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 17 апреля 2009 года

Восьмой арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Зиновьевой Т.А.,

судей Гладышевой Е.В., Литвинцевой Л.Р.,

при ведении протокола судебного заседания: секретарем судебного заседания Кичигиной З.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу (регистрационный номер 08АП-4830/2008) общества с ограниченной ответственностью "Командор Тюмень" на решение Арбитражного суда Тюменской области от 18 августа 2008 года, принятое по делу N А70-4166/23-2008 (судья Демидова Е.Ю.) по иску общества с ограниченной ответственностью "КОМАНДОР-ТЮМЕНЬ" к обществу с ограниченной ответственностью "Командор Тюмень" о запрете использования фирменного наименования,

при участии в судебном заседании представителей:

от общества с ограниченной ответственностью "Командор Тюмень" - Королев А.А., по доверенности от 09.07.2008, сроком на один год;

от общества с ограниченной ответственностью "КОМАНДОР-ТЮМЕНЬ" - не явился, извещено,

установил:

Общество с ограниченной ответственностью "КОМАНДОР-ТЮМЕНЬ" (далее - ООО "КОМАНДОР-ТЮМЕНЬ", истец) обратилось в Арбитражный суд Тюменской области с иском к обществу с ограниченной ответственностью "Командор Тюмень" (далее - ООО "Командор Тюмень", ответчик) о запрете ООО "Командор Тюмень" использовать сходное до степени смешения фирменное наименование ООО "КОМАНДОР-ТЮМЕНЬ".

Исковое заявление со ссылками на статьи 8, 10.bis Парижской конвенции, статью 15 Конституции Российской Федерации, пункт 1 статьи 2, абзац 2 пункта 4 статьи 54, статьи 128, 138, пункт 3 статьи 1474 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), пункт 1 статьи 5 Федерального закона "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей", приложение 2 к Правилам ведения Единого государственного реестра юридических лиц, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 19 июня 2002 года N 438, Постановление Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2004 года N 110 "О совершенствовании процедур государственной регистрации и постановки на учет юридических лиц и индивидуальных предпринимателей", пункты 10, 11 Положения о фирме, утвержденного постановлением ЦИК и СНК СССР от 22 июня 1927 года, мотивировано тем, что ответчик незаконно использует фирменное наименование истца, пользуется его положительной репутацией, чем вводит в заблуждение клиентов ООО "КОМАНДОР-ТЮМЕНЬ" и может причинить истцу убытки.

Определением Арбитражного суда Тюменской области от 24 июля 2008 года истцу отказано в удовлетворении заявлений об уточнении исковых требований и о привлечении к участию в деле в качестве третьего лица МИФНС России N 14 по Тюменской области.

Решением Арбитражного суда Тюменской области от 18 августа 2008 года по делу N А70-4166/23-2008 исковые требования удовлетворены в полном объеме. ООО "Командор Тюмень" запрещено использовать сходное до степени смешения фирменное наименование ООО "КОМАНДОР-ТЮМЕНЬ". С ответчика также взыскано 2000 руб. расходов по оплате государственной пошлины.

Не согласившись с принятым судебным актом, ООО "Командор Тюмень" обратилось с апелляционной жалобой, в которой просит решение суда первой инстанции отменить и принять по делу новый судебный акт об отказе в удовлетворении заявленных требований. В обоснование апелляционной жалобы ответчик указывает, что согласно части 4 статьи 1474 ГК РФ правообладатель вправе заявить лишь требование о прекращении использования фирменного наименования, тождественного фирменному наименованию правообладателя или сходного с ним до степени смешения, в отношении видов деятельности, аналогичных видам деятельности, осуществляемым правообладателем. Запрещение ответчику использовать сходное до степени смешения фирменное наименование истца без учета конкретных видов деятельности действующим законодательством не предусмотрено. Ответчик полагает, что судом неправомерно вынесено решение о понуждении ответчика к изменению фирменного наименования.

Определением Восьмого арбитражного апелляционного суда от 20.11.2008 производство по делу N А70-4166/23-2008 было приостановлено до вступления в законную силу решения Арбитражного суда Тюменской области от 01.11.2008 по делу N А70-5284/12-2008.

Постановлением Федерального арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 05.03.2009 N Ф04-659/2009 (68-А70-21) определение суда апелляционной инстанции отменено.

Суд кассационной инстанции пришел к выводу, что обстоятельства по делу N А70-4166/23-2008 касаются выяснения и оценки тождественности и вероятности смешения фирменных наименований, тогда как в деле N А70-5284/12-2008 рассматривается вопрос об исключительном праве на словесный элемент "Командор" и его использование.

В письменном отзыве на апелляционную жалобу ООО "КОМАНДОР-ТЮМЕНЬ" указывает на законность и обоснованность обжалуемого решения, с доводами апелляционной жалобы не согласно.

В заседание суда апелляционной инстанции представитель ООО "КОМАНДОР-ТЮМЕНЬ" не явился, о месте и времени судебного разбирательства извещен надлежащим образом в соответствии со статьей 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ).

На основании статей 156, 266 АПК РФ апелляционная жалоба рассмотрена в отсутствие неявившегося истца.

Рассмотрев материалы дела, апелляционную жалобу и отзыв на нее, выслушав представителя ответчика, проверив в порядке статей 266, 270 АПК РФ законность обжалуемого судебного акта, а также правильность применения норм материального и процессуального права, суд апелляционной инстанции не находит оснований для отмены или изменения принятого судом первой инстанции решения и удовлетворения апелляционной жалобы.

Как следует из материалов дела и установлено судом первой инстанции, 02 марта 2004 года в единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о создании юридического лица - ООО "КОМАНДОР-ТЮМЕНЬ", что подтверждается свидетельством о государственной регистрации юридического лица серия 72 N 000745244 (л.д. 9).

Согласно пунктам 2.1, 2.2 устава ООО "КОМАНДОР-ТЮМЕНЬ", утвержденного общим собранием участников общества 04.02.2004 при его создании, в целях извлечения прибыли основными направлениями деятельности ООО "КОМАНДОР-ТЮМЕНЬ" являются оказание услуг населению по изготовлению мебели и иные виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством Российской Федерации.

Как следует из редакции пункта 2.2 устава ООО "КОМАНДОР-ТЮМЕНЬ", утвержденной общим собранием участников 01.08.2008, основными направлениями деятельности общества являются: производство мебели для офисов и предприятий торговли, производство кухонной мебели, производство прочей мебели, деятельность агентов по оптовой торговле бытовой мебелью, оптовая торговля бытовой мебелью, оптовая торговля офисной мебелью, розничная торговля мебелью, розничная торговля офисной мебелью, прочая оптовая торговля, специализированная розничная торговля прочими непродовольственными товарами, не включенными в другие группировки, иные виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством РФ.

17 августа 2007 года в единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о создании юридического лица - ООО "Командор Тюмень", что подтверждается свидетельством о государственной регистрации юридического лица серия 72 N 001542009 (л.д. 56).

Согласно пунктам 2.1, 2.2 устава ООО "Командор Тюмень" создано в целях извлечения прибыли, основными направлениями деятельности ООО "Командор Тюмень" являются оптовая торговля, розничная торговля, торгово-закупочная деятельность, оказание бытовых услуг, производство и реализация продукции, производство и продажа мебели, транспортно-перевозочная деятельность, внешнеэкономическая деятельность, осуществление других видов хозяйственной деятельности, не противоречащих законодательству России (л.д. 60).

Из обстоятельств дела видно, что предметом иска является защита прав истца на фирменное наименование.

В соответствии с положениями статьи 8 Конвенции по охране промышленной собственности от 20.03.1883 (ратифицирована СССР 19.09.1968, далее - Конвенция) фирменное наименование охраняется во всех странах Союза без обязательной подачи заявки или регистрации и независимо от того, является ли оно частью товарного знака.

На основании статьи 10.bis Конвенции подлежат запрету все действия, способные каким бы то ни было способом вызвать смешение в отношении предприятия, продуктов или промышленной или торговой деятельности конкурента.

Исходя из части 1 статьи 1225 ГК РФ фирменные наименования относятся к интеллектуальной собственности и охраняются законом.

В соответствии с частью 1 статьи 1229 ГК РФ правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

По смыслу части 2 статьи 1229 ГК РФ исключительное право на фирменное наименование может принадлежать только одному лицу.

Согласно части 1 статьи 1474 ГК РФ юридическому лицу принадлежит исключительное право использования своего фирменного наименования в качестве средства индивидуализации любым не противоречащим закону способом (исключительное право на фирменное наименование).

Не допускается использование юридическим лицом фирменного наименования, тождественного фирменному наименованию другого юридического лица или сходного с ним до степени смешения, если указанные юридические лица осуществляют аналогичную деятельность и фирменное наименование второго юридического лица было включено в единый государственный реестр юридических лиц ранее, чем фирменное наименование первого юридического лица (часть 3 статьи 1474 ГК РФ).

В соответствии с частью 4 статьи 1474 ГК РФ юридическое лицо, нарушившее правила пункта 3 настоящей статьи, обязано по требованию правообладателя прекратить использование фирменного наименования, тождественного фирменному наименованию правообладателя или сходного с ним до степени смешения, в отношении видов деятельности, аналогичных видам деятельности, осуществляемым правообладателем, и возместить правообладателю причиненные убытки.

С учетом основных направлений деятельности ООО "КОМАНДОР-ТЮМЕНЬ" и ООО "Командор Тюмень", суд апелляционной инстанции согласен с выводом суда первой инстанции, что истец и ответчик осуществляют коммерческую деятельность в одной и той же сфере (изготовление, реализация мебели) и на одной территории.

При этом, как правильно указал суд первой инстанции, фирменное наименование ответчика не тождественно фирменному наименованию истца.

Как разъяснил Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации в пункте 17 Информационного письма от 13.12.2007 N 122 "Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применение законодательства об интеллектуальной собственности", для индивидуализации юридического лица основное значение имеет его наименование. Именно при сходстве произвольной части фирменного наименования, как правило, возникает угроза смешения юридических лиц.

Фирменное наименование ответчика имеет абсолютное звуковое (фонетическое) сходство с фирменным наименованием истца по наличию близких и совпадающих звуков, близости звуков, расположению близких звуков и звукосочетаний по отношения друг с другом и т.д.

Графическое (визуальное) сходство определяется на основании общего зрительного впечатления, графического написания, расположения букв по отношению друг к другу.

Использование ответчиком при обозначении фирменного наименования прописных и строчных букв, в то время как фирменное наименование истца обозначено прописными буквами, а между частями такого наименования проставлен дефис, не исключает сходства между ними до степени смешения, поскольку фирменные наименования истца и ответчика складываются из одинаковых слов.

Неиспользование ответчиком в своем фирменном наименовании дефиса не является основанием для вывода о различии сравниваемых наименований и отсутствии сходства до степени смешения, поскольку слова, составляющие его фирменное наименование, совпадают со словами, составляющими фирменное наименование истца, в связи с чем способны создать у потребителя впечатление о наличии связей или особых отношений между ООО "Командор Тюмень" и законным правообладателем фирменного наименования ООО "КОМАНДОР-ТЮМЕНЬ".

В связи с чем, оценивая вероятность смешения используемого ответчиком обозначения с фирменным наименованием истца с точки зрения потребителей реализуемой продукции на основании восприятия сравниваемых обозначений, суд первой инстанции пришел к обоснованному выводу, что в силу части 4 статьи 1474 ГК РФ истец вправе требовать запретить ООО "Командор Тюмень" использовать сходное до степени смешения фирменное наименование ООО "КОМАНДОР-ТЮМЕНЬ".

Согласно части 6 статьи 1252 ГК РФ, если различные средства индивидуализации (фирменное наименование, товарный знак, знак обслуживания, коммерческое обозначение) оказываются тождественными или сходными до степени смешения и в результате такого тождества или сходства могут быть введены в заблуждение потребители и (или) контрагенты, преимущество имеет средство индивидуализации, исключительное право на которое возникло ранее.

В соответствии с частью 1 статьи 1475 ГК РФ на территории Российской Федерации действует исключительное право на фирменное наименование, включенное в единый государственный реестр юридических лиц.

Как следует из части 2 статьи 1475 ГК РФ, исключительное право на фирменное наименование возникает со дня государственной регистрации юридического лица и прекращается в момент исключения фирменного наименования из единого государственного реестра юридических лиц в связи с прекращением юридического лица либо изменением его фирменного наименования.

Таким образом, фирменное наименование не подлежит особой регистрации, независимо от регистрации юридического лица. При этом право на него возникает с момента фактического начала пользования им.

Поскольку регистрация истца осуществлена ранее регистрации ответчика, суд первой инстанции пришел к обоснованному выводу, что истец приобрел исключительное право на использование своего фирменного наименования и его защиту со 02 марта 2004 года.

Учитывая установленное судом сходство до степени смешения фирменных наименований истца и ответчика, а также более раннюю дату регистрации истца в качестве юридического лица, заявленные требования подлежали удовлетворению.

Суд апелляционной инстанции отклоняет довод апелляционной жалобы о неправомерности запрещения использовать сходное до степени смешения фирменное наименование без указания конкретных видов деятельности вследствие его необоснованности.

По смыслу статьи 1474 ГК РФ юридическое лицо имеет одно фирменное наименование, которое вносится в единый государственный реестр юридических лиц. В силу чего, ответчик не может использовать включенное в единый государственный реестр юридических лиц фирменное наименование при осуществлении одних видов деятельности и не использовать при осуществлении других.

Обратное означало бы осуществление одним юридическим лицом экономической деятельности под несколькими фирменными наименованиями, что прямо противоречит положениям гражданского законодательства.

По этой причине запретить использование фирменного наименования в отношении конкретных видов деятельности, аналогичных видам деятельности, осуществляемым правообладателем (при условии, что виды деятельности истца и ответчика совпадают), не представляется возможным, поскольку запрещение использование фирменного наименования в отношении видов деятельности, аналогичных видам деятельности, осуществляемым правообладателем, фактически означало бы запрещение лицу осуществлять отдельные виды экономической деятельности, предусмотренные его уставом.

Вместе с тем, согласно части 1 статьи 34 Конституции Российской Федерации каждый имеет право на свободное использование своих способностей и имущества для предпринимательской и иной не запрещенной законом экономической деятельности.

На основании части 3 статьи 55 Конституции Российской Федерации права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены федеральным законом только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства.

Гражданский кодекс Российской Федерации, устанавливая право требовать запрещения использования фирменного наименования, не предусматривает возможности запрещения или ограничения права лица осуществлять виды экономической деятельности, аналогичные видам деятельности, осуществляемым правообладателем.

Таким образом, исходя их положений Конституции Российской Федерации и основных начал и смысла гражданского законодательства, суд апелляционной инстанции пришел к выводу, что применение части 4 статьи 1474 ГК РФ означает запрещение лицу осуществлять деятельность, используя фирменное наименование правообладателя, в безусловном порядке.

Осуществление лицом видов деятельности, аналогичных видам деятельности правообладателя, наряду с тождественностью или сходством до степени смешения фирменных наименований, выступает только основанием для применения к отношениям сторон статьи 1474 ГК РФ.

Подобное толкование в полной мере соответствует сложившейся судебной практике (постановление Федерального арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 05.02.2009 по делу N Ф04-495/2009 (20364-А45-17), постановление Федерального арбитражного суда Северо-Западного округа от 18.07.2008 по делу N А05-11329/2007) .

Доводы ответчика о том, что он является дочерним обществом по отношению к юридическому лицу ООО "ТД Командор", которое на основании лицензионного договора имеет право использовать товарный знак "KOMANDOR" на территории России и потому имеет право на спорное фирменное наименование, обоснованно не были приняты во внимание судом первой инстанции, поскольку предметом настоящего спора является не правомочие по использованию товарного знака, а использование фирменного наименования.

То обстоятельство, что постановлением Восьмого арбитражного апелляционного суда от 19.01.2009 по делу N А70-5284/2008 ООО "КОМАНДОР-ТЮМЕНЬ" запрещено использовать в наименовании словесный элемент "КОМАНДОР", являющийся интеллектуальной собственностью KOMANDOR S.A., не принимается во внимание при рассмотрении настоящего спора.

На момент рассмотрения спора судом первой инстанции запрет истцу на использование в фирменном наименовании словесного элемента "КОМАНДОР" отсутствовал, в связи с чем ООО "КОМАНДОР-ТЮМЕНЬ" вправе было требовать судебной защиты нарушенного ответчиком права.

Между тем, данное обстоятельство не лишает ответчика возможности при наличии законных оснований обжаловать оспариваемый судебный акт в порядке главы 37 АПК РФ по вновь открывшимся обстоятельствам.

Кроме того, обстоятельства по рассматриваемому делу (N А70-4166/23-2008) касаются выяснения и оценки тождественности и вероятности смешения фирменных наименований, тогда как в деле N А70-5284/12-2008 рассматривался вопрос об исключительном праве на словесный элемент "Командор" и его использование.

Как указано в постановлении Федерального арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 05.03.2009 N Ф04-659/2009 (68-А70-21), указания которого обязательны для суда апелляционной инстанции, вновь рассматривающего данное дело, изложенное исключает преюдициальность вступившего в законную силу судебного акта по делу N А70-5284/12-2008 для рассмотрения настоящего дела.

При таких обстоятельствах апелляционная жалоба общества с ограниченной ответственностью "Командор Тюмень" оставлена без удовлетворения.

Расходы по оплате государственной пошлины по апелляционной жалобе в соответствии со статьей 110 АПК РФ относятся на ответчика.

Вместе с тем, при подаче апелляционной жалобы ООО "Командор Тюмень" излишне уплачена государственная пошлина, которая на основании подпункта 1 пункта 1 статьи 333.40 Налогового кодекса Российской Федерации подлежит возврату ему из федерального бюджета.

На основании изложенного и руководствуясь пунктом 1 статьи 269, статьями 270-271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Восьмой арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда Тюменской области от 18 августа 2008 года по делу N А70-4166/23-2008 оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Возвратить обществу с ограниченной ответственностью "Командор Тюмень" из федерального бюджета 1 000 руб. государственной пошлины по апелляционной жалобе, излишне уплаченной платежным поручением от 09.09.2008 N 792.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия, может быть обжаловано путем подачи кассационной жалобы в Федеральный арбитражный суд Западно-Сибирского округа в течение двух месяцев со дня изготовления постановления в полном объеме.

Председательствующий

Т.А. Зиновьева

Судьи

Е.В. Гладышева Л.Р. Литвинцева