Постановление Восьмого арбитражного апелляционного суда от 6 августа 2009 г. N 08АП-4408/2009

город Омск

06 августа 2009 г.

Дело N А46-6610/2009

Резолютивная часть постановления объявлена 05 августа 2009 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 06 августа 2009 года

Восьмой арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего Гергель М.В.

судей Глухих А.Н., Семеновой Т.П.

при ведении протокола судебного заседания секретарем Кичигиной З.В.

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу (регистрационный номер 08АП-4408/2009) общества с ограниченной ответственностью "Любинский завод пива и кондитерских изделий" на решение Арбитражного суда Омской области от 04.06.2009 по делу N А46-6610/2009 (судья Погосткина Е.А.), принятое по иску бюджетного учреждения культуры Омской области "Омский академический театр драмы" к обществу с ограниченной ответственностью "Любинский завод пива и кондитерских изделий" о запрещении использования товарного знака и взыскании денежной компенсации в сумме 500 000 рублей,

при участии в судебном заседании представителей:

от ООО "Любинский завод пива и кондитерских изделий" - Степанов М.А. по доверенности от 06.04.2009,

от бюджетного учреждения культуры Омской области "Омский академический театр драмы" - Артемьев К.А. по доверенности от 10.02.2009,

установил:

Бюджетное учреждение культуры Омской области "Омский академический театр драмы" (далее - БУК "Омский академический театр драмы") обратилось в Арбитражный суд Омской области с иском к обществу с ограниченной ответственностью "Любинский завод пива и кондитерских изделий" (далее - ООО "Любинский пивзавод") о запрете использовать товарный знак Омского академического театра драмы на выпускаемой продукции завода и взыскании денежной компенсации за незаконное использование товарного знака в размере 500 000 руб.

Решением Арбитражного суда Омской области от 04.06.2009 по делу N А46-6610/2009 ООО "Любинский пивзавод" запрещено использовать на выпускаемой продукции товарный знак БУК "Омский академический театр драмы". С ООО "Любинский пивзавод" в пользу БУК "Омский академический театр драмы" взыскано 100 000 руб. компенсации за использование товарного знака, а также 13 500 руб. расходов по уплате государственной пошлины. В удовлетворении остальной части иска судом отказано.

Не соглашаясь с принятым судом решением в части взыскания 100 000 руб. компенсации за использование товарного знака, а также 13 500 руб. расходов по уплате государственной пошлины, ООО "Любинский пивзавод" в апелляционной жалобе просит его отменить, ссылаясь на неполное выяснение судом обстоятельств, имеющих существенное значение для дела, неправильное применение норм материального и процессуального права.

БУК "Омский академический театр драмы" в письменном отзыве на апелляционную жалобу просит решение суда оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.

В заседании суда апелляционной инстанции представитель ООО "Любинский пивзавод" доводы апелляционной жалобы поддержал.

Представитель БУК "Омский академический театр драмы" высказался согласно письменному отзыву на апелляционную жалобу.

Рассмотрев материалы дела, апелляционную жалобу и письменный отзыв на нее, выслушав представителей сторон, суд апелляционной инстанции считает обжалуемое решение подлежащим изменению.

Как следует из материалов дела и установлено судом первой инстанции, БУК "Омский академический театр драмы" является правообладателем товарного знака (изображение здания Омского академического театра драмы). Свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) N 316444 зарегистрировано в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ 13.11.2006 до 09.09.2015 (л.д. 10-12).

Вышеуказанный товарный знак охраняется в отношении всей продукции кондитерских изделий (30 класс МКТУ).

В декабре 2008 года в кафе Омского академического театра драмы через сеть распространителей ООО "ОмскКонсервПродукт" был передан с предложением продажи мармелад "Театральный в шоколаде", производитель ООО "Любинский пивзавод", на упаковке мармелада изображено здание Омского академического театра драмы, которое совпадает с обозначением, зарегистрированным в Патентном ведомстве РФ в качестве товарного знака. Товарный знак использовался без разрешения правообладателя.

ООО "Любинский пивзавод" направлено официальное уведомление N 603/01-11 от 10.12.2008 о том, что БУК "Омский академический театр драмы" будет претендовать на выплату денежной компенсации за незаконное использование зарегистрированного обозначения и о необходимости заключения соответствующего договора на использование изображение театра на выпускаемой ответчиком продукции (л.д. 19).

Однако лицензионный договор сторонами заключен не был.

В силу пункта 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если настоящим Кодексом не предусмотрено иное. Другие лица не могут использовать соответствующие результаты интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными настоящим Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную настоящим Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается настоящим Кодексом.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 настоящего Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 настоящей статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

Согласно пункту 3 статьи 1484 ГК РФ никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Ответчиком не отрицается факт использования товарного знака БУК "Омский академический театр драмы" без разрешения правообладателя.

Правообладатель вправе требовать изъятия из оборота и уничтожения за счет нарушителя контрафактных товаров, этикеток, упаковок товаров, на которых размещены незаконно используемый товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение (пункт 2 статьи 1515 ГК РФ).

ООО "Любинский пивзавод" в апелляционной жалобе не оспаривает правомерность возложения на него запрета использовать на выпускаемой продукции товарный знак БУК "Омский академический театр драмы".

Статьей 1515 ГК РФ также предусмотрена ответственность за нарушение прав на товарный знак в виде возможности правообладателя требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения.

Учитывая доказанность факта незаконного использования ответчиком зарегистрированного товарного знака, принадлежащего истцу, но, принимая во внимание незначительную степень общественной опасности содеянного и отсутствие негативных последствий, применяя принцип соразмерности размера компенсации допущенному правонарушению в гражданско-правовой сфере, суд первой инстанции пришел к выводу об обоснованности взыскания с ООО "Любинский пивзавод" компенсации за незаконное использование товарного знака в размере 100 000 руб.

Доводы ООО "Любинский пивзавод" о том, что компенсация в размере 100 000 руб. также является несоразмерной проверен судом апелляционной инстанции.

Ответчик указывает, что при вынесении решения судом первой инстанции не в полной мере учтены обстоятельства о добровольном прекращении ООО "Любинский пивзавод" использования спорного товарного знака после официального уведомления о неправомерности его действий; об отсутствии ранее совершенных ответчиком нарушений исключительных прав истца; о том, что минимальный полученный ответчиком доход от использования спорного изображения составил 252 руб. 80 коп.; об отсутствии коммерческих целей со стороны ответчика при использовании спорного изображения; об отсутствии фактических убытков истца; об отсутствии негативных последствий.

Однако при этом ООО "Любинский пивзавод" не представило надлежащих доказательств, подтверждающих изъятие им из оборота продукции с изображением товарного знака БУК "Омский академический театр драмы" после получения уведомления N 603/01-11 от 10.12.2008 (акты изъятия и уничтожения продукции). Сам по себе приказ от 12.12.2008 директора ООО "Любинский пивзавод" о прекращении с 12.12.2008 производства кондитерской продукции под наименованием мармелад "Театральный" в шоколаде и запрещении с 12.12.2008 предлагать к продаже, продавать, хранить мармелад "Театральный" в шоколаде, а также вводить в оборот и использовать упаковки с изображением, совпадающим в зарегистрированным в Патентном ведомстве РФ в качестве товарного знака, достаточным доказательством не является.

Довод об отсутствии коммерческих целей со стороны ответчика при использовании спорного изображения является необоснованным, поскольку в соответствии с уставом целью создания ООО "Любинский пивзавод" является осуществление деятельности, направленной на извлечение прибыли, в том числе путем организации производства продукции.

Довод ответчика об отсутствии убытков БУК "Омский академический театр драмы" отклоняется, поскольку истцом заявлено требование о взыскании компенсации за использование товарного знака, а факт незаконного использования товарного знака подтвержден материалами дела.

Между тем, в пункте 43.3. Постановления Пленума ВС РФ N 5 и Пленума ВАС РФ N 29 от 26.03.2009 года "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" разъяснено, что рассматривая дела о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, суд определяет сумму компенсации в указанных законом пределах по своему усмотрению, но не выше заявленного истцом требования. При этом суд не лишен права взыскать сумму компенсации в меньшем размере по сравнению с заявленным требованием, но не ниже низшего предела, установленного абзацем вторым статьи 1301, абзацем вторым статьи 1311, подпунктом 1 пункта 4 статьи 1515 или подпунктом 1 пункта 2 статьи 1537 ГК РФ.

Размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован. При определении размера компенсации суд учитывая, в частности, характер допущенного нарушения, срок незаконного пользования результата интеллектуальной деятельности, степень вины нарушителя, наличие ранее совершенных лицом нарушений исключительного права данного правообладателя, вероятные убытки правообладателя, принимает решение, исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

Суд апелляционной инстанции считает обоснованным взыскание с ООО "Любинский пивзавод" компенсации в размере 50 000 руб., учитывая незначительный характер допущенного ответчиком нарушения, отсутствие сведений о ранее совершенных нарушениях исключительного права истца, отсутствие в деле доказательств о вероятности причинения убытков истцу.

Решение суда первой инстанции в части взыскания компенсации подлежит изменению.

Судом неверно определен размер подлежащей взысканию с ответчика государственной пошлины.

В пункте 43.1 Постановления Пленума Верховного Суда РФ N 5, Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ N 29 от 26.03.2009 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" разъяснено, что требование о взыскании компенсации носит имущественный характер.

Требование о запрете использовать товарный знак является неимущественным.

В силу части 1 статьи 333.21 Налогового кодекса РФ по делам, рассматриваемым в арбитражных судах, государственная пошлина составляет 3500 руб. плюс 2 процента суммы, превышающей 100 000 руб. при цене иска от 100 001 руб. до 500 000 руб. (пункт 1) и 2000 руб. при подаче исковых заявлений неимущественного характера (пункт 4).

В случае, если иск удовлетворен частично, судебные расходы относятся на лиц, участвующих в деле, пропорционально размеру удовлетворенных исковых требований (часть 1 статьи 110 АПК РФ).

При таких обстоятельствах, с ООО "Любинский пивзавод" в пользу БУК "Омский академический театр драмы" подлежит взысканию 3150 руб. расходов по уплате государственной пошлины по иску (1150 + 2000).

Апелляционная жалоба ООО "Любинский пивзавод" удовлетворяется частично. Расходы по апелляционной жалобе относятся на стороны пропорционально размеру удовлетворенных исковых требований. С БУК "Омский академический театр драмы" в пользу ООО "Любинский пивзавод" подлежит взысканию 500 руб. расходов по уплате государственной пошлины по апелляционной жалобе.

Суд апелляционной инстанции считает возможным зачесть сумму государственной пошлины, подлежащую взысканию с истца в пользу ответчика в уменьшение расходов по уплате государственной пошлины по иску. С ООО "Любинский пивзавод" в пользу БУК "Омский академический театр драмы" подлежит взысканию 2650 руб. государственной пошлины.

Руководствуясь пунктом 2 статьи 269, пунктом 1 части 1 статьи 270, статьей 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Восьмой арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда Омской области от 04.06.2009 по делу N А46-6610/2009 изменить. Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Любинский завод пива и кондитерских изделий" в пользу бюджетного учреждения культуры Омской области "Омский академический театр драмы" 50 000 руб. компенсации за использование товарного знака, 2650 руб. расходов по уплате государственной пошлины.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия, может быть обжаловано путем подачи кассационной жалобы в Федеральный арбитражный суд Западно-Сибирского округа в течение двух месяцев со дня изготовления постановления в полном объеме.

Председательствующий

М.В. Гергель

Судьи

А.Н. Глухих Т.П. Семенова