Постановление Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 27 апреля 2009 г. N 11АП-2381/2009

г.Самара

27 апреля 2009 г.

Дело N А65-24595/2008

Резолютивная часть постановления объявлена 23 апреля 2009 года.

Полный текст постановления изготовлен 27 апреля 2009 года

Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд в составе председательствующего судьи Карпова В.В., судей Балашевой В.Т. и Шадриной О.Е., рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу открытого акционерного общества "Валента Фармацевтика" на решение Арбитражного суда Республики Татарстан от 16 февраля 2009 года по делу N А65-24595/2008 по иску закрытого акционерного общества "Натур Продукт Интернэшнл" к обществу с ограниченной ответственностью "Ластинг" и открытому акционерному обществу "Валента Фармацевтика" об обязании прекратить производство и продажу лекарственного средства "Антигриппин ОРВИ" в контрафактной упаковке, запрете использования фирменного наименования, изъятии из оборота и уничтожении контрафактных лекарственных средств, взыскании 5010000 руб., третьи лица: закрытое акционерное общество "ПродТорг", закрытое акционерное общество "СИА Интернейшнл - Казань", общество с ограниченной ответственностью "Фирма Хелс-М", принятое судом в составе председательствующего судьи Хасаншина И.А., арбитражных заседателей: Емельянова Н.С. и Камаева С.К.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем Копункиным В.А.,

при участии в судебном заседании:

от 2-го ответчика - открытого акционерного общества "Валента Фармацевтика": Эхлас Т.В. - представитель (доверенность N 77 от 10.12.2008),

установил:

Закрытое акционерное общество "Натур Продукт Интернэшнл" (далее ЗАО "Натур Продукт Интернэшнл", истец) в связи с нарушением исключительных прав на результат интеллектуальной деятельности, руководствуясь статьями 1225, 1229, 1250, 1252, 1253 и 1301 Гражданского кодекса Российской Федерации, обратилось в Арбитражный суд Республики Татарстан с иском к обществу с ограниченной ответственностью "Ластинг" (далее ООО "Ластинг", 1-й ответчик) и открытому акционерному обществу "Валента Фармацевтика" (далее ОАО "Валента Фармацевтика", 2-й ответчик):

- о прекращении ОАО "Валента Фармацевтика" производства и продажи лекарственного средства "АНТИГРИППИН ОРВИ" в упаковке, содержащей признаки переработки произведения дизайна упаковки лекарственного средства "АНТИГРИППИН",

- о запрещении ОАО "Валента Фармацевтика" использовать до степени смешения фирменное наименование лекарственного средства "АНТИГРИППИН ОРВИ",

- о прекращении ООО "Ластинг" продажи лекарственного средства "АНТИГРИППИН ОРВИ" в упаковке, содержащей признаки переработки произведения дизайна упаковки лекарственного средства "АНТИГРИППИН", исключительное право на которое в полном объеме принадлежит истцу,

- об изъятии из оборота и уничтожении находящихся во владении ООО "Ластинг" контрафактных лекарственных средств "АНТИГРИПППИН ОРВИ" в упаковке, содержащей признаки переработки произведения дизайна упаковки лекарственного средства "АНТИГРИППИН", исключительное право на которое в полном объеме принадлежит истцу,

- об изъятии из оборота и уничтожении находящихся во владении ОАО "Валента Фармацевтика" контрафактных лекарственных средств "АНТИГРИПППИН ОРВИ" в упаковке, содержащей признаки переработки произведения дизайна упаковки лекарственного средства "АНТИГРИППИН", исключительное право на которое в полном объеме принадлежит истцу,

- о взыскании с ООО "Ластинг" компенсации в размере 10000 руб.,

- о взыскании с ОАО "Валента Фармацевтика" компенсации в размере 5000000 руб.

Определением суда от 24.11.2008 к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено закрытое акционерное общество "Натур Продукт".

Определением суда от 15.12.2008 в порядке процессуального правопреемства на основании статьи 48 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации произведена замена третьего лица - закрытого акционерного общества "Натур Продукт" - на его правопреемника - закрытое акционерное общество "ПродТорг" (далее ЗАО "ПродТорг", 1-е третье лицо).

Определением суда от 20.01.2009 к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены: закрытое акционерное общество "Интернейшнл - Казань" (название общества уточнено - "СИА Интернейшнл - Казань") (далее ЗАО "СИА Интернейшнл - Казань", 2-е третье лицо) и общество с ограниченной ответственностью "Фирма Хелс-М" (далее ООО "Фирма Хелс-М", 3-е третье лицо).

Определением от 20.01.2009 к рассмотрению дела привлечены арбитражные заседатели: Емельянов Николай Степанович и Камаев Сергей Константинович.

В судебном заседании 13.02.2009 представитель истца отказался от иска в части запрещения ОАО "Валента Фармацевтика" использовать до степени смешения фирменное наименование лекарственного средства "АНТИГРИППИН ОРВИ".

Отказ от иска в части принят судом в соответствии со статьей 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Решением суда Арбитражного суда Республики Татарстан от 13.02.2009 производство по делу в части требования о запрещении ОАО "Валента Фармацевтика" использовать до степени смешения фирменное наименование лекарственного средства "АНТИГРИППИН ОРВИ" прекращено, в остальной части исковые требования удовлетворены частично. Суд первой инстанции обязал ООО "Ластинг" и ОАО "Валента Фармацевтика" прекратить производство и продажу, изъять из оборота и уничтожить находящиеся в их владении лекарственные средства "АНТИГРИППИН ОРВИ" в упаковке, содержащей признаки переработки произведения дизайна упаковки лекарственного средства "АНТИГРИППИН", взыскал в пользу истца компенсацию с ООО "Ластинг" в размере 10000 руб., с ОАО "Валента Фармацевтика" в размере 3000000 руб. В остальной части исковые требования оставлены без удовлетворения. При этом суд первой инстанции исходил из того, что истец является обладателем исключительных прав на произведение дизайна упаковки лекарственного средства "АНТИГРИППИН", которые переданы ему закрытым акционерным обществом "Натур Продукт" (ныне ЗАО "ПродТорг") по договору N 1 от 01.02.2005. Истцом установлен факт продажи в аптеке, принадлежащей 1-му ответчику, лекарственного средства "АНТИГРИППИН ОРВИ", изготовителем которого является 2-й ответчик, из которого им сделан вывод о том, что ответчиками нарушены его исключительные права на дизайн упаковки лекарственного средства "АНТИГРИППИН", что является основанием для заявления требования о прекращении нарушений исключительных прав, изъятии и уничтожении контрафактной продукции, а также взыскании компенсации.

Суд первой инстанции, исходя из того, что согласно статье 7 Закона Российской Федерации "Об авторском праве и смежных правах", действовавшего в период заключения договора N 1 от 01.02.2005, произведения дизайна признавались объектами авторских прав и подлежали защите в гражданско-правовом порядке, отверг довод 2-го ответчика об отсутствии в упаковке лекарственного средства "АНТИГРИППИН" признаков творческого произведения ввиду ее неоригинальности. Суд пришел к выводу о том, что и упаковка лекарственного средства "АНТИГРИППИН ОРВИ", принадлежащая 2-му ответчику, и упаковка лекарственного средства "АНТИГРИППИН", принадлежащая истцу, являются произведениями дизайна.

Суд первой инстанции исходил из того, что истец является законным владельцем исключительных имущественных прав на дизайны упаковок лекарственных средств и биологически активных добавок (произведения дизайна), однако согласно заключению специалиста упаковка лекарственного средства "АНТИГРИППИН ОРВИ" содержит признаки переработки упаковки лекарственного средства "АНТИГРИППИН" и совокупность значимых элементов изображения упаковки лекарственного средства "АНТИГРИППИН", использованных в изображении упаковки лекарственного средства "АНТИГРИППИН ОРВИ", отвечает критериям, по которым современное искусствоведение определяет наличие в произведении процесса творчества. Суд первой инстанции указал, что данные выводы ответчиками в порядке статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не опровергнуты.

Применив по аналогии пункт 6 статьи 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации к спорным правоотношениям, суд первой инстанции посчитал подлежащим судебной защите авторское право на дизайн упаковки принадлежащее истцу, поскольку оно возникло ранее аналогичного права второго ответчика, а одновременное использование сторонами дизайна упаковки ввиду их сходства до степени смешения введет в заблуждение потребителей и (или) контрагентов.

Суд первой инстанции пришел к выводу о том, что дизайн упаковки лекарственных средств "АНТИГРИППИН" в силу статьи 1259 Гражданского кодекса Российской Федерации является объектом авторских прав, истцом надлежащим образом доказан приоритет в использовании произведения дизайна и его использование ответчиками является нарушением исключительных прав истца.

На основании указанных выводов суд первой инстанции признал требования истца об обязании ответчиков прекратить производство и продажу лекарственных средств "АНТИГРИППИН ОРВИ" в контрафактной упаковке, изъятии из оборота и уничтожении контрафактных лекарственных средств и взыскании денежной компенсации подлежащими удовлетворению.

2-й ответчик - ОАО "Валента Фармацевтика" - с решением суда не согласилось и подало апелляционную жалобу, в которой просит обжалуемое решение отменить, в иске отказать.

В судебном заседании представитель 2-го ответчика доводы апелляционной жалобы поддержал и просил отменить обжалуемое решение в части удовлетворения исковых требований и принять в этой части новый судебный акт об отказе в удовлетворении иска.

2-й ответчик считает обжалуемое решение незаконным и необоснованным, так как оно противоречит фактическим обстоятельствам дела, подтвержденным имеющимися в деле доказательствами, представленными как истцом, так и ответчиком. Кроме того, ответчик считает, что судом первой инстанции неправильно применен закон, а именно применен закон, не подлежащий применению (аналогия закона со ссылкой на пункт 6 статьи 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации) и не применен закон, подлежащий применению (подпункт 9 пункта 2 статьи 1270 Гражданского кодекса Российской Федерации).

2-й ответчик считает, что имеющиеся в деле доказательства не подтверждают наличие у истца исключительного авторского права на представленный истцом дизайн упаковки. При этом ответчик исходит из того, что авторское право не может возникнуть вследствие заключения договора на его отчуждение, оно может возникнуть только у автора. В материалах дела отсутствуют доказательства создания произведения дизайна "упаковка" с указанием конкретного автора (коллектива авторов), у которого (которых) возникли авторские права в силу факта создания произведения. Кроме того, в материалах дела отсутствуют доказательства передачи автором каких-либо прав на "произведение" другим лицам, в том числе закрытому акционерному обществу "Натур Продукт" (ныне ЗАО "ПродТорг"), заключившему с истцом договор на передачу исключительных прав. Без письменного договора с автором не может быть какой-либо последующей передачи исключительного права в силу отсутствия или ничтожности предыдущей сделки.

2-й ответчик считает, что в момент заключения договора от 01.02.2005 закрытое акционерное общество "Натур Продукт" не владело и не могло владеть указанными в договоре правами. Ни АОЗТ "Натур Продукт", ни закрытое акционерное общество "Натур Продукт" прав на товарный знак истцу не передавали. Согласно свидетельству N 162689 правообладателем товарного знака на упаковку лекарственного средства "АНТИГРИППИН" на 01.02.2005 являлась фирма "Натур Продукт Трейдинг" (Вашингтон США). Истец приобрел право на указанный товарный знак только 12.04.2007. При этом в свидетельстве указано, что словесный элемент "АНТИГРИППИН" не является предметом самостоятельной охраны. Охраняемыми элементами являются только слова: "Natur Produkt" и "Ваше здоровье и долголетие". В связи с этим ответчик считает, что указанный договор не может быть датирован 01.02.2005.

2-й ответчик также считает, что в деле отсутствуют доказательства творческого характера (оригинальности) произведения. Произведение, представляющее собой известный в фармацевтике термин-надпись, выполненный стандартным шрифтом "TIMES NEW ROMAN", голубым и красным цветом в белом фоне, не носит творческого характера и не является оригинальным. Имеющееся в деле заключение специалиста не является экспертным заключением в смысле, установленном Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации. Суд первой инстанции необоснованно пришел к выводу о том, что мнение данного заключения не опровергнуто ответчиком в порядке статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

2-й ответчик исходит из того, что он не использовал дизайна упаковки, на который указывает истец, и не совершал переработки данного дизайна, судом не исследовался вопрос о переработке или ее отсутствии. Истец в исковом заявлении и в требованиях не утверждает и не имеет оснований утверждать, что ответчик использовал произведение дизайна, права на которое якобы ему принадлежат, ссылается на подпункт 9 пункта 2 статьи 1270 Гражданского кодекса Российской Федерации, указывая, что ответчик выполнил переработку произведения. Вместе с тем суд первой инстанции не принял во внимание, что в отзыве на иск указано на отсутствие использования произведения и отсутствие его переработки со ссылкой на норму и комментарии специалистов, согласно которым переработка произведения это всегда создание иного произведения в другой объективной, жанровой или языковой форме. Ответчик также исходит из того, что упаковка создана им самостоятельно, стандартным шрифтом и стандартным цветовым сочетанием (работником в рамках трудовых отношений), поэтому она не является произведением в соответствии с требованиями закона. Ответчик полагает, что упаковка истца также не является произведением ввиду стандартного шрифта и стандартного сочетания цветов.

2-й ответчик считает, что суд первой инстанции необоснованно применил аналогию закона со ссылкой на пункт 6 статьи 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации и не применил закон, подлежащий применению подпункт 9 пункта 2 статьи 1270 Гражданского кодекса Российской Федерации, и перевод спора из области авторского права в область средств индивидуализации привел к принятию ошибочного и необоснованного решения.

2-й ответчик, не признавая исковые требования как таковые, считает ошибочным и необоснованным решение суда первой инстанции в части взыскания с него 3000000 руб. в качестве компенсации за нарушение права на переработку. При этом ответчик исходит из того, что истец согласно договору от 01.02.2005 приобрел права на переработку каждого из дизайнов за 117 руб. В связи с этим сумма компенсации убытков в 3000000 руб. является необоснованной.

В судебном заседании представителем 2-го ответчика заявлено ходатайство о назначении судебной экспертизы в целях определения является ли используемая истцом упаковка лекарственного средства "АНТИГРИППИН" произведением дизайна. Ходатайство оставлено без удовлетворения.

Истец в отзыве на апелляционную жалобу с доводами, изложенными в жалобе 2-го ответчика, не согласился и просил решение суда оставить без изменения, а апелляционную жалобу - без удовлетворения. Истец в судебное заседание не явился. О времени и месте судебного заседания истец извещен надлежащим образом.

1-й ответчик - ООО "Ластинг" - в судебное заседание не явилось. Определение о принятии апелляционной жалобы к производству суда и назначении судебного заседания, направленное 1-му ответчику возвращено органом связи, в связи с тем, что адресат не явился за получением заказного почтового отправления, несмотря на выписанное почтовое извещение. В соответствии со статьей 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации ответчик считается извещенным надлежащим образом.

1-е третье лицо - ЗАО "ПродТорг" - в судебное заседание не явилось. Определение о принятии апелляционной жалобы к производству суда и назначении судебного заседания, направленное по последнему известному суду месту нахождения третьего лица, возвращено органом связи, в связи с отсутствием адресата по указанному адресу. В соответствии со статьей 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации третье лицо считается извещенным надлежащим образом.

2-е третье лицо - ЗАО "СИА Интернейшнл - Казань" - отзыв на апелляционную жалобу не представило, в судебное заседание не явилось. О времени и месте судебного заседания третье лицо извещено надлежащим образом.

3-е третье лицо - ООО "Фирма Хелс-М" - в судебное заседание не явилось. Определение о принятии апелляционной жалобы к производству суда и назначении судебного заседания, направленное по последнему известному суду месту нахождения третьего лица, возвращено органом связи, в связи с отсутствием адресата по указанному адресу. В соответствии со статьей 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации третье лицо считается извещенным надлежащим образом.

Законность и обоснованность обжалуемого решения проверяется в соответствии со ст.ст.266-271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Исследовав доказательства по делу, изучив доводы, изложенные в апелляционной жалобе 2-го ответчика, отзыве истца на апелляционную жалобу, выступлении присутствующего в судебном заседании представителя 2-го ответчика, арбитражный апелляционный суд установил.

Истец реализует лекарственное средство "АНТИГРИППИН" в упаковке с изображением товарного знака по свидетельству N 162689, переданного истцу компанией с ограниченной ответственностью "Натур продукт Трейдинг" по договору, зарегистрированному 22.02.2007 под номером РД0018945. Согласно свидетельству неохраняемыми элементами являются все словесные, буквенные и цифровые обозначения, кроме: "Natur produkt" и "Ваше здоровье и долголетие", товарный знак охраняется в красном, синем, зеленом, белом и черном цветовом сочетании.

2-й ответчик производит и реализует лекарственное средство "АНТИГРИППИН" в упаковке, на которой имеется надпись "ОРВИ".

Истец считает, что упаковка, в которой им продается лекарственное средство "АНТИГРИППИН" является объектом авторского права - произведением дизайна, исключительные права на которое принадлежит ему на основании договора N 1 от 01.02.2005, заключенного с закрытым акционерным обществом "Натур Продукт" (ныне ЗАО "ПродТорг").

Согласно пункту 1.1 указанного договора закрытое акционерное общество "Натур Продукт" передало истцу все исключительные имущественные авторские права, определяемые в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (пункт 2 статьи 16 Закона Российской Федерации "Об авторском праве и смежных правах"), на дизайны упаковок лекарственных средств и биологически активных добавок, созданные (скомпилированные, переработанные) третьими лицами по заказу закрытого акционерного общества "Натур Продукт".

Истец, установив факт реализации в 2008 году в аптеках города Санкт-Петербурга, города Москвы, а также в принадлежащей 1-му ответчику - ООО "Ластинг" - аптеке, расположенной в городе Казани, производимого 2-м ответчиком - ОАО "Валента Фармацевтика" - лекарственного средства "АНТИГРИППИН ОРВИ", в упаковке, содержащей признаки незаконной переработки принадлежащего ему произведения дизайна - упаковки лекарственного средства "АНТИГРИППИН", руководствуясь статьей 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации обратился за защитой исключительного права на указанное произведение.

В соответствии со статьей 1255 Гражданского кодекса Российской Федерации интеллектуальные права на произведения науки, литературы и искусства являются авторскими правами.

Согласно статье 1259 Гражданского кодекса Российской Федерации объектами авторских прав являются произведения науки, литературы и искусства, в том числе произведения дизайна.

Статьей 1257 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что автором произведения литературы, науки и искусства признается гражданин, творческим трудом которого оно создано.

В соответствии со статьей 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации исключительное право использовать произведение в любой форме и любым не противоречащим закону способом (исключительное право на произведение), в том числе способами, указанными в пункте 2 статьи 1270 Гражданского кодекса Российской Федерации, принадлежит автору произведения или иному правообладателю. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на произведение.

Истец, обратившись в суд за защитой исключительного права на произведение дизайна - упаковку лекарственного средства "АНТИГРИППИН" - исходит из того, что он является правообладателем указанного права на основании договора N 1 от 01.02.2005, заключенного с закрытым акционерным обществом "Натур Продукт".

В соответствии со статьей 5 Федерального закона "О введении в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" часть четвертая Кодекса применяется к правоотношениям, возникшим после введения ее в действие. По правоотношениям, возникшим до введения в действие части четвертой Кодекса, она применяется к тем правам и обязанностям, которые возникнут после введения ее в действие.

Пунктом 2.2 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 N 5/29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" при рассмотрении дел о признании интеллектуальных прав (при применимом российском праве) подлежит применению российское законодательство, действовавшее на момент возникновения соответствующего права.

Согласно статьям 16 и 30 Закона Российской Федерации от 09.07.1993 N 5351-1 "Об авторском праве и смежных правах", действовавшего на дату заключения истом и закрытым акционерным обществом "Натур Продукт" договора уступки прав на произведения дизайна, исключительные права автора на использование произведения могут передаваться только по авторскому договору.

Статьей 31 указанного Закона установлено, что права, переданные по авторскому договору, могут передаваться полностью или частично другим лицам лишь в случае, если это прямо предусмотрено договором.

Истец доказательства того, что гражданин (коллектив граждан), являющийся автором упаковки лекарственного средства "АНТИГРИППИН", передал закрытому акционерному обществу "Натур Продукт" исключительное право на упаковку по авторскому договору, и в этом договоре предусмотрено, что переданные права могут передаваться полностью или частично другим лицам, суду не представил.

Принимая во внимание указанные обстоятельства, а также, учитывая разъяснения, содержащиеся в пункте 10 Обзора практики рассмотрения споров, связанных с применением Закона Российской Федерации "Об авторском праве и смежных правах", доведенного Информационным письмом Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации N 47 от 28.09.1999, закрытое акционерное общество "Натур Продукт" не вправе было передавать исключительное право на использование произведения истцу, а истец не может быть признан обладателем исключительных прав на произведение - упаковку лекарственного средства "АНТИГРИППИН" и требовать их защиты в порядке, установленном статьями 1250, 1252, 1301 Гражданского кодекса Российской Федерации. Исковые требования в этой части подлежат оставлению без удовлетворения.

На основании изложенного арбитражный апелляционный суд считает, что вывод суда о наличии оснований для удовлетворения требований истца, который не доказал факт принадлежности ему исключительных прав на произведение, не соответствует обстоятельствам дела, что в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации является основанием для отмены решения суда первой инстанции в части удовлетворения исковых требований, с принятием нового судебного акта.

В соответствии со ст.110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации расходы по государственной пошлине по иску в части требований, не подлежащих удовлетворению, и апелляционной жалобе подлежат отнесению на истца.

Руководствуясь ст.ст.110,268-271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда Республики Татарстан от 16 февраля 2009 года по делу N А65-24595/2008 в части удовлетворения требований об обязании общества с ограниченной ответственностью "Ластинг" и открытого акционерного общества "Валента Фармацевтика" прекратить производство и продажу, изъять из оборота и уничтожить находящиеся в их владении лекарственные средства "АНТИГРИППИН ОРВИ", о взыскании в пользу истца компенсации с общества с ограниченной ответственностью "Ластинг" в размере 10000 руб., и с открытого акционерного общества "Валента Фармацевтика" в размере 3000000 руб. и распределения судебных расходов отменить, апелляционную жалобу открытого акционерного общества "Валента Фармацевтика" удовлетворить.

Исковые требования оставить без удовлетворения.

Расходы по государственной пошлине по иску в части требований, в удовлетворении которых отказано, отнести на истца.

В остальной части решение оставить без изменения.

Расходы по государственной пошлине по апелляционной жалобе отнести на истца.

Взыскать с закрытого акционерного общества "Натур Продукт Интернэшнл" г.Выборг Ленинградской области в пользу открытого акционерного общества "Валента Фармацевтика" г.Щелково Московской области 1000 руб. в счет возмещения расходов по государственной пошлине по апелляционной жалобе.

Постановление может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня принятия в Федеральный арбитражный суд Поволжского округа.

Председательствующий

В.В.Карпов

Судьи

В.Т.Балашева О.Е.Шадрина