Постановление Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 29 июля 2009 г. N 11АП-5521/2009

29 июля 2009 г.

Дело N А49-1207/2009

г. Самара

Резолютивная часть постановления объявлена 23 июля 2009 г.

Постановление в полном объеме изготовлено 29 июля 2009 г.

Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Терентьева Е.А.,

судей Балашевой В.Т., Морозова В.А.,

при ведении протокола помощником судьи Агафоновой Г.В., с участием:

от истца - представитель Белокуров А.М., доверенность от 17.07.2009 г., представитель Халяпина А.С., доверенность от 16.06.2009 г.,

от ответчика - представитель Лебедева В.В., доверенность от 25.05.2009 г.,

рассмотрев в открытом судебном заседании 23 июля 2009 г. в зале N 3 помещения суда

апелляционную жалобу ответчика ОАО "Пензахолод"

на решение Арбитражного суда Пензенской области от 22 мая 2009 года по делу N А49-1207/2009, судья Мишина И.Б.

по иску общества с ограниченной ответственностью "Рязанское мороженое", г.Рязань,

к открытому акционерному обществу "Пензахолод", г.Пенза,

о защите исключительного права на товарный знак и взыскании компенсации за незаконное использование товарного знака в размере 3 000 000 руб.,

установил:

ООО "Рязанское мороженое" обратилось в Арбитражный суд Пензенской области с иском к ОАО "Пензахолод" об обязании прекратить незаконное использование словесного обозначения "Ночка", сходного до степени смешения с товарным знаком (знаком обслуживания) по свидетельству N 351009, взыскании с ответчика денежной компенсации за незаконное использование указанного выше словесного обозначения в размере 3 000 000 руб., взыскания с ответчика государственной пошлина.

В обоснование своего требования истец указал, что он является правообладателем исключительного права на товарный знак (знак обслуживания) 3351009 со словесным обозначением "НОЧКА" с приоритетом от 11.07.2006 г. Ответчиком на этикетках и упаковках своей продукции используется сходное до степени смешения словесное обозначение "Ночка". В ответе на претензию истца ответчик, как указал в иске истец, признал факт незаконности использования товарного знака, обязался прекратить его использование, однако 6.11.2008 г. и 9.02.2009 г. в магазине "Зодиак" г.Рязани было приобретено мороженное (эскимо) с словесным обозначением "Ночка".

Правовыми обоснованиями исковых требований истец указал положения статей 1229, 1479, 1484, 1494, 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации.

В отзыве на исковое заявление ОАО "Пензахолод" указало о признании незаконности использования словесного обозначения "Ночка", однако требование о взыскании денежной компенсации считает необоснованными и завышенными. Ответчик указывает, что производство и отгрузка товара с использованием словесного обозначения "Ночка" прекращена с 1.08.2008 г.

Решением Арбитражного суда Пензенской области от 22 мая 2009 года иск удовлетворен частично. ОАО "Пензахолод" запрещено использовать обозначение "Ночка", сходного до степени смешения с товарным знаком "НОЧКА" по свидетельству N 351009 в отношении однородных товаров по классу N 30 МКТУ. На ОАО "Пензахолод" возложена обязанность уничтожить за свой счет контрафактные упаковки мороженого "Ночка" в месячный срок со дня вступления решения в законную силу. С ОАО "Пензахолод" в пользу ООО "Рязанское мороженое" взыскана денежная компенсация 300 000 руб., расходы по уплате государственной пошлины 28 500 руб. и судебные расходы 15 000 руб.

Частично не соглашаясь с принятым Арбитражным судом Пензенской области судебным решением, ОАО "Пензахолод" обратилось в Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой, в которой просит обжалованное решение изменить и уменьшить размер взысканной компенсации до 50 000 руб.

В обоснование своей просьбы ответчик в апелляционной жалобе указал, что в силу пункта 43.3 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации N 29 от 26 марта 2009 года "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" суд определяет сумму компенсации в указанных законом пределах по своему усмотрению, но не выше заявленного истцом требования. При этом суд не лишен возможности взыскать сумму компенсации в меньшем размере по сравнению с заявленным требованием. Ответчик считает, что суд не учел небольшую степень вины, а также отсутствие ранее совершенных нарушений исключительного права истца. Ответчик полагает, что приобретение истцом мороженого с этикетками, нарушающими исключительное право истца, после 1.07.2008 г. связано с недобросовестностью третьих лиц - контрагентов ответчика.

Законность и обоснованность судебного решения, принятого по делу Арбитражным судом Пензенской области, проверена Одиннадцатым арбитражным апелляционным судом в соответствии с требованиями статей 268 - 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

В судебном заседании представитель заявителя апелляционной жалобы Лебедева В.В. на ее удовлетворении настаивает по основаниям, указанным в жалобе.

Представители истца Белокуров А.М. и Халяпина А.С. против удовлетворения жалобы возражают.

В соответствии с пунктом 5 статьи 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в случае, если в порядке апелляционного производства обжалуется только часть решения, арбитражный суд апелляционной инстанции проверяет законность и обоснованность решения только в обжалуемой части, если при этом лица, участвующие в деле, не заявят возражений.

Ответчиком решение суда первой инстанции оспорено только в части определения размера взысканной судом компенсации - 300 000 руб.

В силу этого, а также принимая во внимание указания Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, содержащиеся в пункте 25 постановления от 28.05.2009 г. N 36 "О применении Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел в арбитражном суде апелляционной инстанции" Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд осуществляет проверку судебного акта только в пределах, определяемых апелляционной жалобой - то есть в части определения размера взысканной судом компенсации.

Как видно из материалов дела, истец (ООО "Рязанское мороженое") является обладателем исключительного права на товарный знак (знак обслуживания) - "НОЧКА" в цветовом сочетании (белый, розовый, фиолетовый, серый, голубой, синий, темно-синий, светло-коричневый, темно-коричневый, темно-зеленый, черный цвета) в отношении класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (511) и перечня товаров и/или услуг (30, 35) - мороженое, что подтверждается свидетельством на товарный знак (знак обслуживания) N 351009 с приоритетом товарного знака от 11.07.2006 г. и сроком действия регистрации до 11.07.2016 г.

Маркетинговыми исследованиями, проведенными истцом было установлено, что на ОАО "Пензахолод" использует на этикетках и упаковках мороженого сходное до степени смешения словесное обозначение "Ночка". Данный факт ответчиком не оспаривается.

В соответствии с пунктами 1, 3 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак). Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Пунктом 14.4.2 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных Приказом Роспатента от 05.03.2003 г. N 32 (далее - Правила) установлено, что обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением только, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Согласно п. 14.4.2.2 Правил, словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями, а также с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы. Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в), названного пункта Правил. В соответствии с подпунктом "г" пункта 14.4.2.2 Правил, указанные признаки могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Словесные обозначения "НОЧКА" и "Ночка" на товарном знаке истца и знаке, используемом ответчиком, имеют фонетическое и семантическое сходство.

В этой связи суд апелляционной инстанций приходит к выводу о том, что словесное обозначение "Ночка", используемое ответчиком, ассоциируется в целом с товарным знаком истца "НОЧКА", то есть является сходным с ним до степени смещения.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации. Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными настоящим Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную Гражданским кодексом Российской Федерации.

В соответствии с пунктами 1, 2 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно размещены товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение, являются контрафактными. Правообладатель вправе требовать изъятия из оборота и уничтожения за счет нарушителя контрафактных товаров, этикеток, упаковок товаров, на которых размещены незаконно используемый товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение.

Согласно пункту 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения.

В соответствии с пунктом 43.3 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации N 5, Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации N 29 от 26 марта 2009 года, рассматривая дела о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, суд определяет сумму компенсации в указанных законом пределах по своему усмотрению, но не выше заявленного истцом требования. При этом суд не лишен права взыскать сумму компенсации в меньшем размере по сравнению с заявленным требованием, но не ниже низшего предела, установленного абзацем вторым статьи 1301, абзацем вторым статьи 1311, подпунктом 1 пункта 4 статьи 1515 или подпунктом 1 пункта 2 статьи 1537 Гражданского кодекса Российской Федерации. Размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован. При определении размера компенсации суд, учитывая, в частности, характер допущенного нарушения, срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности, степень вины нарушителя, наличие ранее совершенных лицом нарушений исключительного права данного правообладателя, вероятные убытки правообладателя, принимает решение, исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

Судом первой инстанции в обжалуемом акте дана оценка не только обоснованности искового требования истца, но и сумме компенсации, заявленной истцом в исковом заявлении. Именно с учетом характера нарушения исключительного права, срока незаконного использования, требований разумности и справедливости суд первой инстанции пришел к выводу о необходимости уменьшения размера компенсации до 300 000 руб. Дальнейшему уменьшению указанная компенсация не подлежит.

С учетом этого апелляционная жалоба удовлетворению не подлежит.

В тоже время, обжалованное решение суда подлежит изменению по следующему основанию.

В соответствии с частью 5 статьи 170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации резолютивная часть решения должна содержать выводы об удовлетворении или отказе в удовлетворении полностью или частично каждого из заявленных требований.

Удовлетворив требование истца о компенсации нарушения исключительных прав частично (в сумме 300 000 руб.) суд первой инстанции в резолютивной части обжалованного решения не указал об отказе в удовлетворении остальной части требования о компенсации нарушения исключительных прав, чем нарушил требования процессуального закона.

В остальной части решение суда подлежит оставлению без изменения.

В соответствии с требованиями статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации расходы по уплате государственной пошлины по апелляционной жалобе подлежат отнесению на заявителя жалобы.

Руководствуясь статьями 101, 110, 268-271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный апелляционный суд

постановил:

Решение Арбитражного суда Пензенской области от 22 мая 2009 года, принятое по делу N А49-1207/2009 изменить.

Дополнить резолютивную часть решения суда первой инстанции указанием об оставлении остальной части иска общества с ограниченной ответственностью "Рязанское мороженое" без удовлетворения.

В остальной части решение суда первой инстанции оставить без изменения, а апелляционную жалобу открытого акционерного общества "Пензахолод" - без удовлетворения.

Взыскать с открытого акционерного общества "Пензахолод" в доход федерального бюджета государственную пошлину по апелляционной жалобе в сумме 1000 руб.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в двухмесячный срок в Федеральный арбитражный суд Поволжского округа.

Председательствующий

Е.А.Терентьев

Судьи

В.Т.Балашева В.А.Морозов