Постановление Двадцатого арбитражного апелляционного суда от 5 марта 2009 г. N 20АП-2902/2008

г. Тула

05 марта 2009 г.

Дело N А62-4365/2007

Резолютивная часть постановления объявлена 26 февраля 2009 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 05 марта 2009 года

Двадцатый арбитражный апелляционный суд

в составе председательствующего Можеевой Е.И.,

судей Никуловой М.В., Юдиной Л.А.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Горбачевой Ю.А.,

рассмотрев апелляционную жалобу ООО "ПЕНОПЛЭКС СПб" на решение Арбитражного суда Смоленской области от 11.06.2008 по делу N А62-4365/2007 (судья Молокова Е.Г.), принятое по иску ООО "ПЕНОПЛЭКС СПб" к ООО "Локомотив", третьи лица: Михальков А.Н., Мазуренко В.В., о запрете ответчику использования обозначения "Пеноплекс" сходного до смешения с зарегистрированным товарным знаком и приводящего к сходству фирменных наименований истца и ответчика; о взыскании с ответчика в пользу истца 100 000 рублей компенсации за незаконное использование товарного знака,

при участии в заседании представителей:

от истца: Степановой Ю.В. - представителя по доверенности N 105 от 30.12.2008 года;

от ответчика: не явился, извещен надлежаще;

от третьих лиц: не явились, извещены,

установил:

ООО "ПЕНОПЛЭКС СПб" обратилось в Арбитражный суд Смоленской области с иском к ООО "Локомотив" о запрете ответчику использования обозначения "Пеноплекс", сходного до степени смешения с зарегистрированным товарным знаком и приводящего к сходству фирменных наименований истца и ответчика; о взыскании с ответчика в пользу истца 100 000 рублей компенсации за незаконное использование товарного знака.

Решением Арбитражного суда Смоленской области от 11.06.2008 в удовлетворении исковых требований отказано.

Не согласившись с судебным актом суда первой инстанции, ООО "ПЕНОПЛЭКС СПб" обратилось в Двадцатый арбитражный апелляционный суд с жалобой, в которой просит решение Арбитражного суда Смоленской области от 11.06.2008 изменить, принять новый судебный акт, исключив из мотивировочной части решения выводы об отсутствии сходства до степени смешения между обозначением "Пеноплекс" и зарегистрированными товарными знаками, а также между фирменными наименованиями истца и ответчика, и удовлетворить требование о взыскании компенсации в сумме 100000 руб.

В обоснование доводов апелляционной жалобы заявитель ссылается на то, что ООО "ПЕНОПЛЭКС СПб" зарегистрировано 27.12.2000 и является владельцем товарных знаков ПЕНОПЛЭКСR (свидетельство N 219656 классы МКТУ 01, 19, 27, 35, 37, 42), PENOPLEXR (свидетельство N 219656 классы МКТУ 01,19,27,35,37,42), ПЕНОПЛЭКС-ПЕНОПЛЭКСR (свидетельство N320079 классы МКТУ 01,17,19,27,35,37). В свою очередь, в 2006 году ответчик был зарегистрирован под наименованием ООО "Пеноплекс". В дальнейшем ответчиком было получено санитарно-эпидемиологическое заключение N 77.01.16.570.П.031709 на продукцию "плиты из экструзионного вспененного полистирола" с указанием его в качестве производителя.

Заявитель жалобы указывает на то, что фирменные наименования истца и ответчика имеют идентичную общую часть, указывающую на организационно- правовую форму, специальная часть наименований имеет сходные до степени смешения произвольные части ПЕНОПЛЭКС/Пеноплекс. При этом различие в чередующейся гласной Э/Е, написание наименования заглавными или прописные буквами, равно как и элемент "СПб", не имеют существенного различительного значения.

Заявитель жалобы также считает, что отличие обозначения "Пеноплекс" от зарегистрированного товарного знака по свидетельству N 219656 состоит в различии одной гласной буквы Э/е, что не может считаться достаточным различием. Товарные знаки по свидетельствам NN 219656, 219657 зарегистрированы в том числе по классам МКТУ 19, 27 и распространяют свою защиту на неметаллические строительные материалы и изоляционные покрытия.

По мнению заявителя жалобы, вывод суда первой инстанции о том, что отсутствие прямого указания экструзионного пенополистирола в свидетельствах на товарных знаках N N 219656, 219657, лишает истца права на судебную защиту, не основан на праве.

Определением Двадцатого арбитражного апелляционного суда от 18.11.2008 года по делу N А62-4365/2007 назначена патентоведческая экспертиза, в связи с чем производство по апелляционной жалобе было приостановлено.

26.12.2008 года в Двадцатый арбитражный апелляционный суд поступило заключение эксперта.

Определением Двадцатого арбитражного апелляционного суда от 30.12.2008 производство по делу N А62-4365/2007 возобновлено.

В судебном заседании апелляционной инстанции представитель истца поддержал доводы апелляционной жалобы.

Представители ответчика и третьи лица в судебное заседание не явились, о времени и месте его проведения извещены надлежащим образом.

Руководствуясь ст. ст. 123, 156, 266 АПК РФ, суд рассмотрел апелляционную жалобу в отсутствие неявившихся лиц.

Изучив материалы дела, оценив доводы апелляционной жалобы, заслушав представителя истца, апелляционный суд считает, что решение Арбитражного суда Смоленской области от 11.06.2008 следует отменить.

Как усматривается из материалов дела, ООО "ПЕНОПЛЭКС СПб" зарегистрировано 27.12.2000 и является владельцем товарных знаков ПЕНОПЛЭКСR (свидетельство N 219656 классы МКТУ 01, 19, 27, 35, 37, 42), PENOPLEXR (свидетельство N 219656 классы МКТУ 01,19,27,35,37,42), ПЕНОПЛЭКС-ПЕНОПЛЭКСR (свидетельство N 320079 классы МКТУ 01,17,19,27,35,37).

Ссылаясь на то, что ответчик использует в своем наименовании словесное обозначение "Пеноплекс", которое сходно до степени смешения с зарегистрированными товарными знаками, принадлежащими истцу, последний обратился с настоящим иском в арбитражный суд.

Рассмотрев данный спор, суд первой инстанции отказал в удовлетворении заявленных требований.

При этом суд первой инстанции исходил из того, что товарный знак истца и используемое ответчиком наименование, несмотря на наличие определенного (фонетического) сходства одного из элементов, в целом не воспринимаются как сходные до степени смешения. Истцом не доказан факт наличия заблуждения у потребителей в отношении данных обозначений. Пенополистирольные экструзионные плиты, указанные в свидетельстве на товарный знак (знак обслуживания) N 320079, выданном истцу, и плиты из экструдированного пенополистирола, предложенные в сети Интернет ответчиком, являются разными теплоизоляционными материалами. Кроме того, анализ сходства обозначения позволяет индивидуализировать товарные знаки и наименование ответчика, а также исключает их смешение в хозяйственном обороте в целях недобросовестной конкуренции.

Апелляционная инстанция считает данный вывод суда первой инстанции ошибочным.

Отношения, возникающие в связи с правовой охраной и использованием товарных знаков, знаков обслуживания и наименований мест происхождения товаров до введения в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации регулировались Законом Российской Федерации "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" N 3520-1 от 23.09.1992 года.

В статье 1 упомянутого Закона содержится следующее понятие товарного знака и знака обслуживания - это обозначения, служащие для индивидуализации товаров, выполняемых работ или оказываемых услуг юридических или физических лиц.

По смыслу указанной нормы права под общим понятием товарного знака понимается как собственно товарный знак, служащий для индивидуализации товаров, так и знак обслуживания, служащий для индивидуализации выполняемых работ и оказываемых услуг.

В силу статей 2 и 3 Закона правовая охрана товарного знака в Российской Федерации предоставляется на основании его государственной регистрации в порядке, установленном настоящим Законом, или в силу международных договоров Российской Федерации. На зарегистрированный товарный знак выдается свидетельство на товарный знак. Свидетельство удостоверяет приоритет товарного знака, исключительное право на товарный знак в отношении товаров, указанных в свидетельстве.

Правовая защита товарного знака имеет своей целью защиту исключительного права его правообладателя и уполномоченных им лиц по использованию товарного знака и получению в связи с этим преимуществ экономического содержания, которые невозможны без ввода в гражданский оборот товаров, идентифицированных зарегистрированным товарным знаком.

Согласно действующему законодательству товары и услуги, для которых испрашивается регистрация товарного знака, классифицируются в соответствии с классами, указанными в Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (МКТУ).

В соответствии со статьей 4 Закона никто не может использовать охраняемый в Российской Федерации товарный знак без разрешения правообладателя. Нарушением исключительного права правообладателя (незаконным использованием товарного знака) признается использование без его разрешения в гражданском обороте на территории Российской Федерации товарного знака или сходного с ним до степени смешения обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, в том числе размещение товарного знака или сходного с ним до степени смешения обозначения на товарах, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации.

Из содержания и смысла приведенной нормы следует, что под незаконным использованием товарного знака, знака обслуживания признается любое действие, нарушающее исключительные права других лиц - владельцев товарного знака: несанкционированное изготовление, применение, ввоз, предложение о продаже, продажа, иное введение в хозяйственный оборот или хранение с этой целью товарного знака или товара, обозначенного этим знаком, или обозначения, сходного с ним до степени смешения.

Исключительное право истца на товарные знаки со словесными обозначениями ПЕНОПЛЭКСR, PENOPLEXR, ПЕНОПЛЭКС-ПЕНОПЛЭКСR подтверждено свидетельствами на товарный знак N 219656, N 219656, N 320079, в том числе в отношении 01, 19, 27, 35, 37, 42 класса международного классификатора товаров и услуг.

Исходя из зарегистрированных прав на указанные объекты интеллектуальной собственности ООО "ПЕНОПЛЭКС СПб" имеет право использовать указанные товарные знаки при маркировке производимых им неметаллических строительных материалов и изоляционных покрытий.

Согласно статье 22 Закона Российской Федерации "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" использованием товарного знака считается его применение на товарах, их упаковке, а если это невозможно - в рекламе, печатных изданиях, на официальных бланках, вывесках, при демонстрации экспонатов на выставках и ярмарках.

Таким образом, незаконным использованием товарного знака следует считать любое из указанных действий, совершенное без согласия владельца товарного знака.

Как следует из материалов дела, ответчик (ООО "Пеноплекс") был зарегистрирован 08.08.2006 МИФНС N 3 по Смоленской области под ОГРН 1066727016339. Впоследствии, 02.05.2007, ООО "Пеноплекс" получило санитарно-эпидемиологическое заключение N 77.01.16.570.П.031709 на продукцию "плиты из экструзионного вспененного полистирола". Кроме того, ответчик указан в качестве изготовителя плит из "экструзивного вспененного полистирола" в удостоверении N 08-33-0.312297 о государственной гигиенической регистрации, выданном Министерством здравоохранения Республики Беларусь.

Предметом настоящего иска является требование о запрещении ответчику использовать в своем наименовании обозначение "Пеноплекс" и взыскании компенсации за незаконное использование товарного знака истца в сумме 100000 руб.

Таким образом, для определения наличия признаков нарушения прав истца на товарный знак необходимо определить, является ли обозначение, используемое ответчиком в своем наименовании, сходным до степени смешения с зарегистрированными товарными знаками истца и являются ли товары, в отношении которых охраняется зарегистрированные товарные знаки истца, однородными товарами, в отношении которых используется обозначение ответчика.

Согласно разъяснениям, содержащимся в п. 13 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 13.12.2007 N 122 "Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности", вопрос о сходстве до степени смешения обозначений является вопросом факта и по общему правилу может быть разрешен судом без назначения экспертизы.

При сопоставлении товарных знаков с точки зрения их графического и визуального сходства должно быть учтено основное правило, согласно которому вывод делается на основе восприятия не отдельных элементов, а товарных знаков в целом (общего впечатления). Для признания сходства товарных знаков достаточно уже самой опасности, а не реального смешения товарных знаков в глазах потребителей.

При установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. Для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Материалы дела свидетельствуют, что входящее в наименование ответчика слово "Пеноплекс" и словесный элемент товарных знаков истца имеют звуковое (фонетическое) сходство, состоят из одних и тех же букв. При этом различие в чередующейся гласной Э/Е, написание наименования заглавными или прописными буквами не имеют существенного различительного значения.

Таким образом, сравниваемые объекты позволяют ассоциировать один с другим и сделать вывод об их сходстве до степени смешения.

Проведенная в рамках апелляционного производства экспертиза НП "Инновационный патентно-правовой центр Воронежской области" N 181 от 25.12.2008 также дала утвердительный ответ на вопрос о наличии сходства до степени смешения между обозначением ответчика "Пенеплекс" и товарными знаками истца NN 219656, 219657, 320079.

Существенным обстоятельством является и то, что продукция истца и ответчика, а именно экструзионный пенополистирол, однородна.

В частности, указанным выше заключением эксперта установлено, что товары, называемые "Пенополистирольными экструзионными плитами" и "плитами из экструдированного пенополистирола", являются однородными товарами и даже одним и тем же товаром. А использование обозначений, приведенных в свидетельствах N N 219656, 219657, 320079, для индивидуализации плит из экструзионного вспененного полистирола является использованием товарных знаков, охраняемых этими свидетельствами.

Доказательства введения спорной продукции в оборот ранее регистрации товарного знака истца ответчиком суду не представлены и в материалах дела отсутствуют.

Таким образом, анализ полного фирменного наименования сторон, организационно-правовой формы, рода и сферы деятельности (деятельность в области производства пенополистирольных экструзионных плит), дат регистрации истца и ответчика в совокупности позволяет сделать вывод, что зарегистрированное позже истца фирменное наименование ответчика имеет сходство до степени смешения с фирменным наименованием истца.

Использование без разрешения владельца товарного знака, сходного обозначения в наименовании другого юридического лица, при том что эти лица осуществляют родственные виды деятельности, может нарушать исключительное право на использование товарного знака в гражданском обороте, поскольку может вызвать смешение разных субъектов предпринимательской деятельности и создать впечатление о наличии связей или особых отношений между истцом и ответчиком. Согласно статье 10.bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности указанные действия подлежат запрету.

Вопреки требованиям статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации ответчиком не представлены суду и доказательства, подтверждающие передачу ООО "ПЕНОПЛЭКС СПб" в установленном законом порядке своего исключительного права на использование товарного знака ООО "Пеноплекс".

Таким образом, использование ответчиком обозначения "Пеноплекс" в своем наименовании без разрешения правообладателя товарных знаков ПЕНОПЛЭКСR, PENOPLEXR, ПЕНОПЛЭКС-ПЕНОПЛЭКСR существенно нарушает право истца на указанные товарные знаки.

С учетом вышеизложенного требование истца о запрещении ответчику использовать в своем наименовании обозначение "Пеноплекс" является правомерным и подлежащим удовлетворению.

В соответствии с пунктом 4 статьи 46 Закона Российской Федерации "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" правообладатель вместо требования о взыскании причиненных убытков вправе требовать от лица, незаконно использующего товарный знак, выплаты определяемой судом денежной компенсации в размере от 1000 до 50 000 минимальных размеров оплаты труда.

Таким образом, право определения размера указанной компенсации не связано с периодом несанкционированного использования правонарушителем товарного знака и относится к исключительной компетенции суда.

Однако по своей природе названная компенсация является штрафной мерой ответственности, применяемой при наличии доказанности лишь самого факта нарушения исключительных прав и при значительной затруднительности для правообладателя определить размер причиненного ущерба (п. 13 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного суда Российской Федерации от 28.09.1999 N 47). Отсутствие обусловленности размера компенсации фактическим размером убытков (реальный ущерб и упущенная выгода) не может являться основанием, влекущим наложение на нарушителя денежного штрафа, явно несоразмерного допущенному правонарушению, что противоречило бы основополагающим принципам Гражданского кодекса Российской Федерации (ст. 1, глава 25 названного Кодекса), в частности компенсационному характеру возмещения вреда.

Учитывая, что на момент рассмотрения дела на основании решения общего собрания участников ООО "Пеноплекс" от 19.02.2008 последнеее переименовано в ООО "Локомотив", о чем 13.03.2008 внесена запись в ЕГРЮЛ, введена в действие часть четвертая Гражданского кодекса РФ, устанавливающей более низкие границы ответственности за незаконное использование товарного знака, а также руководствуясь принципом разумности и соразмерности, суд апелляционной инстанции приходит к выводу о частичном удовлетворении требования истца в отношении компенсации в сумме 20000 руб.

При таких обстоятельствах апелляционный суд считает необходимым решение Арбитражного суда Смоленской области от 11.06.2008 по делу N А62-4365/2007 отменить, запретить обществу с ограниченной ответственностью "Локомотив" использовать в наименовании обозначение "Пеноплекс", сходное до степени смешения с зарегистрированным товарным знаком и приводящее к сходству фирменных наименований истца и ответчика, взыскать с ответчика 20000 руб. компенсации за незаконное использование обозначения "Пеноплекс", в остальной части в удовлетворении исковых требований отказать.

В силу пункта 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.

Поскольку заявленные истцом требования были признаны судом апелляционной инстанции обоснованными, судебные расходы, понесенные истцом, подлежат возмещению ответчиком исходя из суммы заявленной истцом денежной компенсации, которая подлежала бы взысканию без учета ее уменьшения, в связи с чем расходы по уплате государственной пошлины по иску в сумме 5500 руб. и по апелляционной жалобе в сумме 1000 руб. суд относит на ответчика.

Согласно статье 101 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы состоят из государственной пошлины и судебных издержек, связанных с рассмотрением дела арбитражным судом.

Согласно статье 106 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к судебным издержкам, связанным с рассмотрением дела в арбитражном суде, относятся денежные средства, подлежащие выплате экспертам, свидетелям, переводчикам, расходы, связанные с проведением осмотра доказательств на месте, расходы на оплату услуг адвокатов и иных лиц, оказывающих юридическую помощь (представителей), и другие расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в связи с рассмотрением дела в арбитражном суде.

Материалы дела свидетельствуют о том, что определением Двадцатого арбитражного апелляционного суда от 18.11.2008 была назначена патентоведческая экспертиза, проведение которой поручено Некоммерческому партнерству "Инновационный патентно-правовой центр Воронежской области".

Согласно письму НП "Инновационный патентно-правовой центр Воронежской области" от 14.11.2008 N 152 стоимость экспертизы составляет 50000 руб. (том 2, л.д. 122). При этом указанная сумма была перечислена истцом на депозитный счет Двадцатого арбитражного апелляционного суда, о чем свидетельствует имеющееся в деле платежное поручение N 7369 от 14.11.2008 (том 2, л.д. 137).

Понесенные истцом на проведение экспертизы расходы относятся к судебным издержкам, которые подлежат ему возмещению за счет ответчика.

Внесенные ООО "ПЕНОПЛЭКС СПб" на депозитный счет Двадцатого арбитражного апелляционного суда денежные средства в оплату услуг эксперта в сумме 50000 руб. подлежат перечислению с депозитного счета Двадцатого арбитражного апелляционного суда Некоммерческому партнерству "Инновационный патентно-правовой центр Воронежской области", адрес: 394006, г. Воронеж, ул. 9 Января, д. 36, офис 516, по следующим реквизитам: р/с 40703810803000000068 в ФКБ "СДМ-Банк" (ОАО) в г. Воронеже, к/с 30101810500000000778, БИК 042007778, ИНН 3664056574, КПП 366401001.

Руководствуясь статьями 109, 110, 266, 268, 269, 270, 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Двадцатый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда Смоленской области от 11.06.2008 по делу N А62-4365/2007 отменить.

Запретить обществу с ограниченной ответственностью "Локомотив" использовать в наименовании обозначение "Пеноплекс", сходное до степени смешения с зарегистрированным товарным знаком и приводящее к сходству фирменных наименований истца и ответчика.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Локомотив" в пользу общества с ограниченной ответственностью "ПЕНОПЛЭКС СПб" 20000 руб. компенсации за незаконное использование обозначения "Пеноплекс", 6500 руб. в возмещение расходов по оплате госпошлины, а также 50000 руб. в возмещение расходов на оплату экспертизы.

В остальной части в удовлетворении исковых требований отказать.

Перечислить Некоммерческому партнерству "Инновационный патентно-правовой центр Воронежской области", г. Воронеж, с депозитного счета Двадцатого арбитражного апелляционного суда денежные средства в размере 50000 рублей за проведенную экспертизу.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия

Постановление может быть обжаловано в Федеральный арбитражный суд Центрального округа в течение двух месяцев со дня изготовления постановления в полном объеме.

Председательствующий

Е.И. Можеева

Судьи

М.В. Никулова Л.А. Юдина