Постановление Девятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 27 марта 2009 г. N 19АП-460/09

27 марта 2009 г.

дело N А35-7133/07-C3

г. Воронеж

Резолютивная часть постановления объявлена 26 марта 2009 г.

Постановление в полном объеме изготовлено 27 марта 2009 г.

Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Безбородова Е.А.,

судей: Федорова В.И.,

Седуновой И.Г.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем Климовой Г.С.,

при участии:

от ОАО "Дагэлектроавтомат": представитель не явился, извещен надлежаще,

от ОАО "Электроаппарат": представитель не явился, извещен надлежаще,

от ООО "Родос": представитель не явился, извещен надлежаще,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу открытого акционерного общества "Дагэлектроавтомат" на решение Арбитражного суда Курской области от 01.12.2008г. по делу N А35-7133/07-С3 (судья Масютина Н.С.) по иску открытого акционерного общества "Электроаппарат" к открытому акционерному обществу "Дагэлектроавтомат", при участии третьего лица - общества с ограниченной ответственностью "Родос", о прекращении нарушения патентных прав и взыскании убытков,

УСТАНОВИЛ:

Открытое акционерное общество "Электроаппарат", г. Курск (далее - ОАО "Электроаппарат", истец) обратилось в Арбитражный суд Курской области с иском к обществу с ограниченной ответственностью "Родос", г. Курск (далее - ООО "Родос"), открытому акционерному обществу "Дагэлектроавтомат", п. Новый Сулак, г. Кизилюрт, Республика Дагестан, (далее - ОАО "Дагэлектроавтомат", ответчик) о запрете ОАО "Дагэлектроавтомат" использовать полезную модель по патенту N 68771 путем производства, изготовления, применения, предложения к продаже, продажи, иного введения в гражданский оборот или хранения для этих целей продукта "Автоматический выключатель АП 50Б"; запрете ООО "Родос" использовать полезную модель по патенту N 68771 путем реализации автоматических выключателей АП 50Б производства ОАО "Дагэлектроавтомат"; взыскании с ОАО "Дагэлектроавтомат" в пользу истца убытков в размере 40 000 руб. 00 коп.; взыскании с ответчиков расходов на проведение экспертизы во Всероссийском обществе изобретателей и рационализаторов (ВОИР) в сумме 5 000 руб. 00 коп., взыскании с ответчиков в пользу истца расходов на оплату государственной пошлины в размере 3 889 руб. 00 коп.

В процессе рассмотрения дела судом первой инстанции истец заявил отказ от исковых требований к ООО "Родос", принятый судом, а также уточнил требования, просил запретить ОАО "Дагэлектроавтомат" использовать полезную модель по патенту N 68771 путем производства, изготовления, применения, предложения к продаже, продажи, иного введения в гражданский оборот или хранения для этих целей продукта "Автоматический выключатель АП 50Б"; взыскать с ОАО "Дагэлектроавтомат" убытки - расходы на проведение экспертизы во Всероссийском обществе изобретателей и рационализаторов (ВОИР) в сумме 5 000 руб. 00 коп., взыскать с ОАО "Дагэлектроавтомат" в пользу истца расходы на оплату государственной пошлины в размере 2 500 руб. 00 коп., взыскать с ОАО "Дагэлектроавтомат" судебные издержки в виде расходов на проведение судебной патентно-технической экспертизы в размере 30 000 руб. 00 коп.

Определением от 27.11.2008г. производство по настоящему делу в отношении ООО "Родос" прекращено.

ООО "Родос" привлечено к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора.

Решением Арбитражного суда Курской области от 01.12.2008г. исковые требования удовлетворены частично. ОАО "Дагэлектроавтомат" запрещено использовать полезную модель по патенту N 68771 путем производства, изготовления, применения, предложения к продаже, продажи, иного введения в гражданский оборот или хранения для этих целей продукта "Автоматический выключатель АП 50Б". С ОАО "Дагэлектроавтомат" в пользу ОАО "Электроаппарат" взысканы расходы на проведение судебной патентно-технической экспертизы в размере 30 000 руб. 00 коп. и расходы по уплате государственной пошлины в размере 2 000 руб. 00 коп., а всего 32 000 руб. 00 коп. В удовлетворении оставшейся части исковых требований отказано.

Не согласившись с принятым судебным актом, ОАО "Дагэлектроавтомат" обратилось в Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой на данное решение, в которой просит его отменить как незаконное и необоснованное.

В судебное заседание суда апелляционной инстанции представители лиц, участвующих в деле, не явились, извещены надлежащим образом о месте и времени судебного разбирательства. От лиц, участвующих в деле поступили ходатайства и заявление о рассмотрении жалобы в отсутствие их представителей.

На основании статей 123, 156, 266 АПК РФ апелляционная жалоба рассматривалась в отсутствие представителей лиц, участвующих в деле, надлежаще извещенных о времени и месте судебного разбирательства.

Изучив материалы дела и доводы апелляционной жалобы, арбитражный апелляционный суд не находит оснований для отмены обжалуемого судебного акта. При этом суд апелляционной инстанции исходит из следующего.

Как следует из материалов дела и установлено судом первой инстанции, ОАО "Электроаппарат" зарегистрировано в качестве юридического лица 12.04.1993г., внесено в Единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным регистрационным номером 1024600941936.

Основными видами деятельности ОАО "Электроаппарат" являются, в частности, производство и реализация низковольтной электрической аппаратуры и товаров народного потребления.

В ноябре 2007 г. истцом у ООО "Родос" были приобретены автоматические выключатели АП 50Б-3МТ 16А и АП 50Б-3МТ 25А в количестве 100 штук (счет-фактура и товарная накладная N 1 от 12.11.2007г.), производителем которых является открытое акционерное общество "Дагэлектроавтомат".

Как следует из пояснений истца, данных в суде первой инстанции, изучив внутреннюю конструкцию автоматических выключателей серии АП 50Б-3МТ производства ОАО "Дагэлектроавтомат", технические службы ОАО "Электроаппарат" выявили факт использования полезной модели по патенту N 68771, принадлежащему истцу, о чем составлен акт соответствия от 14.11.07г. На сайте http://oaodea.narod.ru/ в сети Интернет ответчиком осуществлялось предложение к продаже автоматических выключателей серии АП 50Б.

03.12.2007г. ОАО "Электроаппарат" получен патент N 68771 от 11.07.2007г. на полезную модель "Выключатель автоматический" (решение о выдаче патента по заявке N 2007126532/22(028865) - исх. N 2007126532/22(028865) от 28.08.2007г.).

Ссылаясь на то, что ОАО "Дагэлектроавтомат" без разрешения правообладателя осуществляет производство, предлагает к продаже и продает изделия (автоматические выключатели АП 50Б), изготовленные, по мнению истца, с использованием запатентованной полезной модели, что является нарушением исключительного права патентообладателя (истца) на использование охраняемой полезной модели по патенту N 68771, ОАО "Электроаппарат" обратилось в суд с вышеуказанными исковыми требованиями.

Вынося решение о частичном удовлетворении заявленных исковых требований, арбитражный суд первой инстанции правомерно исходил из следующего.

Материалами дела подтверждается, что ОАО "Электроаппарат" является правообладателем полезной модели продукта "Автоматический выключатель АП 50Б", что удостоверено патентом N 68771, выданным 03.12.2007г. Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам и действующим до 11.07.2012г. (т.1, л.д.102).

Согласно пункту 1 статьи 10 Патентного закона Российской Федерации от 23.09.1992г. N 3517-1, действовавшего на момент возникновения спорных отношений, патентообладателю принадлежит исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец. Никто не вправе использовать запатентованные изобретение, полезную модель или промышленный образец без разрешения патентообладателя, в том числе совершать следующие действия, за исключением случаев, если такие действия в соответствии с настоящим Законом не являются нарушением исключительного права патентообладателя:

- ввоз на территорию Российской Федерации, изготовление, применение, предложение о продаже, продажу, иное введение в гражданский оборот или хранение для этих целей продукта, в котором использованы запатентованные изобретение, полезная модель, или изделия, в котором использован запатентованный промышленный образец;

- совершение действий, указанных в абзаце втором настоящего пункта, в отношении продукта, полученного непосредственно запатентованным способом. При этом, если продукт, получаемый запатентованным способом, является новым, идентичный продукт считается полученным путем использования запатентованного способа при отсутствии доказательств обратного;

- совершение действий, указанных в абзаце втором настоящего пункта, в отношении устройства, при функционировании (эксплуатации) которого в соответствии с его назначением автоматически осуществляется запатентованный способ;

- осуществление способа, в котором используется запатентованное изобретение.

Факт производства ответчиком автоматических выключателей АП 50Б подтверждается наличием на упаковке продукции и на самом выключателе фирменного наименования ОАО "Дагэлектроавтомат" и указания на местонахождение общества, а также сертификатом соответствия, переданным истцу вместе с документами, подтверждающими приобретение автоматических выключателей, в котором в качестве производителя указано ОАО "Дагэлектроавтомат" (т.1, л.д.22, 23, 25-27).

Нотариально заверенными протоколами осмотра от 22.08.2007г. и 27.09.2007г. подтверждается, что на сайте ОАО "Дагэлектроавтомат" http://oaodea.narod.ru/ содержится информация о выключателях автоматических АП 50Б - основных видах продукции акционерного общества "Дагэлектроавтомат" (т.1 л.д.62, 64, 66, 68, 75, 77, 79, 81, 83).

В соответствии с пунктом 2 статьи 10 Патентного закона Российской Федерации запатентованные изобретение или полезная модель признаются использованными в продукте или способе, если продукт содержит, а в способе использован каждый признак изобретения или полезной модели, приведенный в независимом пункте формулы изобретения или полезной модели, либо признак, эквивалентный ему.

Исходя из положения вышеуказанной нормы, изделие признается изготовленным с использованием запатентованного промышленного образца, если оно содержит все его существенные признаки.

Отклоняя довод, ответчика о том, что в соответствии с сертификатом соответствия от 08.05.2007г. он производит и реализует автоматические выключатели АП 50Б - изделие совершенно иной конструкции и внешнего вида, не имеющее ничего общего с запатентованным истцом изделием, суд первой инстанции правомерно исходил из следующего.

Для определения всех признаков полезных моделей истца и ответчика были исследованы: представленное истцом экспертное заключение Общественной организации "Всероссийское общество изобретателей и рационализаторов" (ВОИР) от 16.11.2007г. и полученное в результате назначенной судом патентно-технической экспертизы заключение ведущего государственного патентного эксперта отдела металлургической промышленности и машиностроения ФГУ "Федеральный институт промышленной собственности Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам" Гвоздикова Александра Викторовича от 04.08.2008г.

Согласно экспертному заключению Общественной организации "Всероссийское общество изобретателей и рационализаторов" (ВОИР) от 16.11.2007г. автоматические выключатели АП 50Б, изготовленные ОАО "Дагэлектроавтомат", содержат каждый признак полезной модели по заявке N 2007126532 от 11.07.2007г., приведенный в формуле полезной модели, следовательно, в соответствии с пунктом 2 статьи 10 Патентного закона РФ полезная модель по заявке N 2007126532 "Автоматический выключатель", патентообладателем которой является ОАО "Электроаппарат", признается использованной в конструкции автоматических выключателей АП 50Б, изготовленных ОАО "Дагэлектроавтомат".

В соответствии с заключением ведущего государственного патентного эксперта отдела металлургической промышленности и машиностроения ФГУ "Федеральный институт промышленной собственности Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам" Гвоздикова А.В. от 04.08.2008г. в продукте "Автоматический выключатель АП 50Б" производства ОАО "Дагэлектроавтомат", приобретенном у ООО "Родос", содержится каждый признак (идентичный) полезной модели, приведенный в независимом пункте формулы полезной модели по патенту N 68771 (заявка N 2007126532 от 11.07.2007г.) (т.2, л.д.42-48).

Судом первой инстанции дана надлежащая правовая оценка и правомерно отклонены доводы ответчика о незаконности экспертизы, проведенной экспертом Гвоздиковым А.В.

В частности, ссылка на то, что в нарушение части 3 статьи 16 ФЗ от 31.05.01г. N 73-ФЗ "О государственной судебно-экспертной деятельности в РФ", статьи 83 АПК РФ эксперт Гвоздиков А.В. принял поручение о производстве экспертизы непосредственно от Арбитражного суда Курской области, минуя своего руководителя, признана судом несостоятельной.

В соответствии со статьей 83 АПК РФ экспертиза проводится государственными судебными экспертами по поручению руководителя государственного судебно-экспертного учреждения и иными экспертами из числа лиц, обладающих специальными знаниями, в соответствии с федеральным законом.

В силу положений пункта 2 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 20.12.2006г. N 66 "О некоторых вопросах практики применения арбитражными судами законодательства об экспертизе" экспертиза может проводиться как в государственном судебно-экспертном учреждении, так и в негосударственной экспертной организации, либо к экспертизе могут привлекаться лица, обладающие специальными знаниями.

При этом при поручении проведения экспертизы лицу, не являющемуся государственным судебным экспертом, судом выясняются: фамилия, имя, отчество эксперта, сведения о его образовании, специальности, стаже работы и занимаемой должности.

Судом было установлено, что Гвоздиков А.В. является ведущим государственным патентным экспертом отдела металлургической промышленности и машиностроения ФГУ "Федеральный институт промышленной собственности Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам", опыт работы в экспертной должности - более 10 лет, имеет высшее техническое образование, является сертифицированным специалистом по основам судебной экспертизы по патентам в области машиностроения, металлургии, металловедения и вооружения (рег.N 67 в соответствии с решением Совета Системы от 29.09.2006г. (протокол N 10) Российского Федерального центра судебной экспертизы (ИПК РФЦСЭ) с выдачей сертификата N 7/82(0000082) от 29.09.2006г.).

При решении вопроса о назначении экспертизы ответчик не возражал против назначения экспертизы, предложенной истцом кандидатуры Гвоздикова А.В. и поставленного на разрешение эксперта вопроса, что подтверждается протоколом судебного заседания от 29.01.2008г. (т.2, л.д.25).

Довод ответчика о том, что содержание заключения эксперта от 04.08.2008г. не соответствует требованиям статьи 25 ФЗ от 31.05.2001г. N 73-ФЗ "О государственной судебно-экспертной деятельности в РФ", статьи 86 АПК РФ, поскольку в заключении отсутствуют сведения об органе, назначившем судебную экспертизу, основание производства судебной экспертизы, запись о предупреждении эксперта об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заключения, время назначения судебной экспертизы, также обоснованно признан судом несостоятельным.

Заключение от 04.08.2008г. содержит сведения об основании производства судебной экспертизы (поручение о проведении независимой патентной экспертизы в рамках дела N А35-7133/07-С3), время и место проведения экспертизы - 04.08.2008г., город Москва, улица Байкальская, 33-1-131 (листы 1-2 экспертного заключения).

Довод ответчика о том, что эксперт не был предупрежден об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заключения, опровергается материалами дела.

Эксперт Гвоздиков А.В. был предупрежден об уголовной ответственности по статье 307 Уголовного кодекса РФ за дачу заведомо ложного заключения. Предупреждение об уголовной ответственности содержится в определении Арбитражного суда Курской области о назначении экспертизы от 29.01.2008г. Указанное определение было получено Гвоздиковым А.В. вместе с материалами дела.

Кроме того, письмом от 24.11.2008г. эксперт Гвоздиков А.В. сообщил суду, что об уголовной ответственности он предупрежден, и просил считать вышеуказанное неотъемлемой частью экспертного заключения по делу N А35-7133/07-С3 (т.2, л.д.145).

Сведения об органе, назначившем судебную экспертизу, время назначения судебной экспертизы, в силу статьи 86 АПК РФ, в экспертном заключении не указываются.

Также из материалов дела следует, что, оспаривая результаты экспертизы, ответчик не заявил ходатайства о проведении повторной экспертизы.

На основании имеющихся в материалах дела доказательств, арбитражный суд первой инстанции пришел к обоснованному выводу, о том, что в продукте "Автоматический выключатель АП 50Б" производства ОАО "Дагэлектроавтомат" содержится каждый признак полезной модели, приведенный в независимом пункте формулы полезной модели по патенту N 68771 (заявка N 2007126532 от 11.07.2007г.).

В силу пункта 1 статьи 14 Патентного закона РФ, действовавшего в спорный период, следует, что любое физическое или юридическое лицо, использующее запатентованные изобретения, полезную модель, промышленный образец с нарушением закона, считается нарушителем патента. Пунктом 2 статьи 14 Патентного закона РФ было предусмотрено, что по требованию патентообладателя нарушение патента должно быть прекращено.

В то же время Патентный закон РФ статьей 12 ограничивал права патентообладателя, закрепляя для третьих лиц право преждепользования.

Согласно статье 12 Патентного закона РФ любое физическое или юридическое лицо, которое до даты приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца добросовестно использовало на территории Российской Федерации созданное независимо от его автора тождественное решение или сделало необходимые к этому приготовления, сохраняет право на дальнейшее его безвозмездное использование без расширения объема такого использования.

Право преждепользования возникает в силу самого факта создания и использования решения, без специального его подтверждения, при наличии условий, названных в статье 12 Патентного закона, что дает лицу право использовать запатентованный объект.

Оспаривая исковые требования, ответчик сослался на то, что ОАО "Дагэлектроавтомат" производит в своем варианте и реализует изделие АП 50Б с мая 2007 г. согласно сертификату соответствия от 08.05.2007г., то есть до возникновения приоритета истца по патенту от 11.07.2007г., полученному им 03.12.2007г., а потому действия ответчика полностью согласуются с нормами статьи 12 Патентного закона Российской Федерации от 23.09.1992г. N 3517-1 (право преждепользования), действовавшего в период возникновения спорных отношений.

Оценив данные доводы в порядке статьи 71 АПК РФ в совокупности с иными имеющимися в материалах дела доказательствами, арбитражный суд области правомерно отклонил их по следующим основаниям.

Поскольку действия преждепользователя по использованию полезной модели являются нарушением прав патентообладателя, то бремя доказывания управомоченности его действий и их добросовестности возлагается на лицо, ссылающееся на наличие у него права преждепользования.

В качестве доказательства наличия у него права преждепользования ответчик сослался на то, что автоматические выключатели серии АП 50Б он начал производить с мая 2007 г., подготовительные работы производились с 2006 г.

В подтверждение данного факта ответчик представил в материалы дела приказ N 05А от 24.01.06г. (т.1, л.д.137), трудовое соглашение (т.1, л.д.138), заявка на поставку продукции (т.1, л.д.126), товарная накладная N 180 от 15.05.2007г. (т.1, л.д.127), сертификат соответствия (т.1, л.д.128), протокол сертификационных испытаний N 211 от 27.04.2007г. (т.2, л.д.78-85).

Между тем, установление более ранней даты использования тождественного решения, чем была установлена дата приоритета изобретения, не является достаточным условием для возникновения права преждепользования.

Арбитражный суд Курской области правомерно указал в обжалуемом решении, что право преждепользования в качестве основания ограничения исключительных прав и использования запатентованного объекта без санкции правообладателя возникает при одновременном соблюдении названных в статье 12 Патентного закона условий: во-первых, использование должно начаться или к нему должны быть сделаны необходимые приготовления на территории России до даты приоритета патента; во-вторых, используемое тождественное решение должно быть создано независимо от его автора.

По смыслу статьи 12 Патентного закона право преждепользования - это право безвозмездно использовать тождественное решение в определенном объеме и без расширения объема такого использования.

Права преждепользователя ограничены тем объемом применения запатентованного средства, который был им достигнут на дату приоритета, либо, если использование не было начато до этой даты, объемом, соответствующим сделанным приготовлениям. Следовательно, для установления права преждепользования существенное значение имеет вопрос об объеме использования ответчиком технического решения. Это означает, что преждепользователь не вправе использовать запатентованный объект в большем объеме по сравнению с тем, как этот объект использовался или намечался к использованию до даты приоритета заявки.

Под объемом использования понимается количество продукта, изделий, производимых с использованием запатентованного объекта или в отношении которых сделаны необходимые приготовления для их производства.

Поэтому в данном случае подлежит обязательному установлению объем использования тождественного решения, в отношении которого сохраняется право ответчика на его дальнейшее безвозмездное использование, поскольку использование сверх объема по смыслу пункта 1 статьи 14 Патентного закона является нарушением патента. При этом объем использования должен быть документально оформлен во избежание возможного расширения такого объема использования.

Кроме того, по смыслу статьи 12 Патентного закона РФ для доказательства наличия у ответчика права преждепользования ответчик должен доказать, что он разработал тождественное запатентованному техническое решение самостоятельно, то есть обладал знаниями об этом решении до даты приоритета заявки.

Патентный закон РФ содержит и еще одно требование, а именно: преждепользование до даты приоритета заявки должно быть "добросовестным", преждепользователь должен добросовестно использовать свое решение, либо добросовестно делать приготовления к такому использованию.

Таким образом, обоснован вывод суда первой инстанции о том, что преждепользователь должен сам придумать свое решение, а не заимствовать его у автора запатентованного объекта, и, кроме того, действовать добросовестно, то есть не знать о параллельной разработке, которая затем была запатентована.

При рассмотрении дела судом первой инстанции ответчик пояснял, что производственная линия по выпуску изделия АП 50Б была подготовлена на основании приказа N 05А от 24.01.2006г. с возможностью производства продукции в объеме 30 000 штук в месяц, для выявления спроса и изучения рынка в первые месяцы начала производства продукция выпускалась в небольшом количестве по 100 штук в месяц, что подтверждается справкой об объемах производства.

Однако документы, на которые сослался ответчик в обоснование наличия у него права преждепользования, обоснованно не признаны судом первой инстанции надлежащим и достаточным доказательством наличия у ответчика такого права, исходя из следующего.

В соответствии со статьей 2 ФЗ от 27.12.02г. N 184-ФЗ "О техническом регулировании", сертификат соответствия - документ, удостоверяющий соответствие объекта требованиям технических регламентов, положениям стандартов, сводов правил или условиям договоров.

Согласно пункту 1 статьи 1 указанного Федерального закона, он регулирует отношения, возникающие при разработке, принятии, применении и исполнении обязательных требований к продукции или к связанным с ними процессам проектирования (включая изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации; разработке, принятии, применении и исполнении на добровольной основе требований к продукции, процессам проектирования (включая изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, выполнению работ или оказанию услуг; оценке соответствия.

Исходя из смысла указанной статьи, сертификат соответствия подтверждает, что сертифицированная продукция соответствует обязательным требованиям, предъявляемым к продукции, процессам производства, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, и его основным предназначением является обеспечение безопасности, а не определение степени готовности производства.

Приказ N 05 "А" от 24.01.2006г. о начале подготовительных работ к освоению производства АП 50Б, а также трудовое соглашение от 16.12.2005г. нельзя признать в качестве доказательства наличия у ответчика права преждепользования, поскольку в указанных документах содержится лишь волеизъявление руководства ОАО "Дагэлектроавтомат" на освоение и начало производства автоматических выключателей серии АП 50Б.

Кроме того, указанные документы не содержат сведений, подтверждающих соблюдение условий, необходимых для наличия права преждепользования по смыслу статьи 12 Патентного закона РФ, а именно:

- отсутствует указание на то, что в соответствии с приказом N 05 "А" от 24.01.2006г. и трудовым соглашением от 16.12.2005г. осуществлялась разработка именно технического решения, тождественного полезной модели по патенту N 68771,

- отсутствует указание на то, что такая разработка конструкции автоматических выключателей серии АП 50Б осуществлялась независимо от автора полезной модели по патенту N 68771;

- не содержится указание, в каком объеме планируется выпуск выключателей, и сделаны ли все необходимые приготовления к производству.

Исходя из изложенного, арбитражный суд первой инстанции пришел к правильному выводу, что ответчик не представил доказательств того, что техническое решение, тождественное полезной модели по патенту N 68771, было создано независимо от автора полезной модели, указанной в патенте N 68771, что до даты приоритета ОАО "Дагэлектроавтомат" начало использовать разработанное им техническое решение или сделало все необходимые к этому приготовления, документально не подтвердил количество продукта, изделий, производимых с использованием запатентованного объекта или в отношении которых сделаны необходимые приготовления для их производства, а также добросовестность такого использования. Следовательно, ответчик не доказал наличие у ОАО "Дагэлектроавтомат" права преждепользования на полезную модель по патенту N 68771.

В соответствии с пунктом 2 статьи 14 Патентного Закона РФ правообладатель патента вправе требовать от нарушителя прекращения нарушения патента, а также возмещения лицом, виновным в нарушении патента, причиненных убытков в соответствии с гражданским законодательством.

В силу статьи 106 АПК РФ к судебным издержкам, связанным с рассмотрением дела в арбитражном суде, относятся денежные суммы, подлежащие выплате экспертам, свидетелям, переводчикам, расходы, связанные с проведением осмотра доказательств на месте, расходы на оплату услуг адвокатов и иных лиц, оказывающих юридическую помощь (представителей), и другие расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в связи с рассмотрением дела в арбитражном суде.

В соответствии с частью 1 статьи 110 АПК РФ судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.

Исходя из нормы данной статьи суд первой инстанции обоснованно отнес расходы на проведение судебной патентно-технической экспертизы в сумме 30 000 руб. на ответчика.

Требования истца о взыскании убытков на проведение экспертизы в ВОИР в сумме 5 000 рублей суд признал правомерно необоснованными, поскольку расходы произведены истцом в целях обеспечения своей доказательственной базы.

Кроме того, истец не предоставил доказательств, свидетельствующих о том, что он понес убытки (доказательств перечисления денежных средств в сумме 5 000 рублей), в связи с чем судом правомерно отказано в удовлетворении требований о взыскании с ответчика затрат на проведение экспертизы в ВОИР в сумме 5 000 руб. 00 коп.

Доводы заявителя апелляционной жалобы о создании ответчиком тождественного решения независимо от истца и использовании данного решения добросовестно, о том, что ответчик не нарушал прав истца ввиду имеющегося у него права преждепользования в силу статьи 12 Патентного закона РФ, о том, что заключение эксперта от 04.08.2008г. есть недопустимостимое доказательство, в связи с его несоответствием ст.25 ФЗ "О государственной судебно-экспертной деятельности в РФ" и статье 86 АПК РФ, являются несостоятельными, поскольку были известны суду первой инстанции и им дана надлежащая правовая оценка (т.2 л.д.164-169). Оснований для переоценки выводов суда первой инстанции у суда апелляционной инстанции нет. Доказательства представленные в обоснование вышеуказанных доводов ответчика получили надлежащую оценку в порядке статьи 71 АПК РФ.

Ссылка заявителя апелляционной жалобы на то, что общественная организация "Всероссийское общество изобретателей и рационализаторов" (ВОИР) не является экспертным учреждением, подлежит отклонению, поскольку заключение ВОИР от 16.11.2007г. является письменным доказательством (ст.64 АПК РФ), которое было оценено судом первой инстанции в соответствии со ст.71 АПК РФ.

Довод заявителя апелляционной жалобы о том, что в заключении ВОИР от 16.11.2007г. сравнивались каждый признак полезной модели по заявке N 2007126532 от 11.07.2007г., а не по патенту, подлежит отклонению поскольку, исходя из патента (т.1 л.д.102-104) в нем отражена формула полезной модели указанная в заявке N 2007126532 от 11.07.2007г. (т.1 л.д.34-39). Из заключения ВОИР от 16.11.2007г. следует, что также при даче заключения было использовано решение о выдаче патента на полезную модель от 28.08.2007г. (т.1 л.д.43), содержащее формулу полезной модели.

К тому же судом первой инстанции было исследовано помимо заключения ВОИР от 16.11.2007г., полученное в результате назначенной судом патентно-технической экспертизы заключение ведущего государственного патентного эксперта отдела металлургической промышленности и машиностроения ФГУ "Федеральный институт промышленной собственности Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам" Гвоздикова Александра Викторовича от 04.08.2008г.

Довод заявителя апелляционной жалобы о том, что суд первой инстанции не дал оценки представленному ответчиком экспертному исследованию в официальном экспертном учреждении МВД несостоятелен, поскольку как следует из материалов дела, такого экспертного исследования в материалы настоящего дела не представлялось и соответственно не могло быть исследовано.

При изложенных обстоятельствах, суд апелляционной инстанции считает, что обжалуемый судебный акт принят в соответствии с нормами материального и процессуального права, и основания для его отмены отсутствуют. Убедительных доводов, основанных на доказательствах и позволяющих отменить обжалуемый судебный акт, апелляционная жалоба не содержит, в связи с чем, удовлетворению не подлежит.

Нарушений норм процессуального права, являющихся в силу части 4 статьи 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации безусловным основанием для отмены принятого судебного акта, судом первой инстанции не допущено.

Руководствуясь пунктом 1 статьи 269, статьей 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ

Решение Арбитражного суда Курской области от 01.12.2008г. по делу N А35-7133/07-С3 оставить без изменения, а апелляционную жалобу открытого акционерного общества "Дагэлектроавтомат" - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Федеральный арбитражный суд Центрального округа в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления в законную силу.

Председательствующий судья

Е.А. Безбородов

Судьи

В.И. Федоров И.Г. Седунова