Постановление Двадцатого арбитражного апелляционного суда от 22 октября 2010 г. N 20АП-4261/10

г. Тула

22 октября 2010 г.

Дело N А62-1481/2009

Резолютивная часть постановления объявлена 18 октября 2010 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 22 октября 2010 года

Двадцатый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего Сентюриной И.Г.,

судей Байрамовой Н.Ю., Волковой Ю.А.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем Шмалий Т.М.,

рассмотрев апелляционную жалобу общества с ограниченной ответственностью "Бородино 2006", г.Рудня Смоленской области, на решение Арбитражного суда Смоленской области от 06 августа 2010 года по делу N А62-1481/2009 (судья Савчук Л.А.), принятое по иску закрытого акционерного общества "Лагидзе", г.Тбилиси, закрытого акционерного общества "ТЛЗ "Воды Лагидзе", г.Тихвин Ленинградской области, к обществу с ограниченной ответственностью "Бородино 2006", г.Рудня Смоленской области, обществу с ограниченной ответственностью "Рамаз Лагидзе", г.Тбилиси, о признании договора коммерческой концессии недействительным и запрете использования части товарного знака, запрете выпуска продукции с использованием товарного знака,

при участии:

от истца: Дзимистаришвили М.О. - генерального директора ЗАО "ТЛЗ "Воды Лагидзе", протокол N 1 от 16.09.2004; решение N 1/06 от 12.09.2006; от ЗАО "Лагидзе" и ЗАО "ТЛЗ "Воды Лагидзе: Вислогузова А.К. - представителя по доверенности N 47А 830692 от 11.06.2008,

от ответчиков: не явились, извещены судом надлежащим образом,

установил: закрытое акционерное общество "Лагидзе" (далее - ЗАО "Лагидзе"), закрытое акционерное общество "Тихвинский лимонадный завод "Воды Лагидзе" (далее - ЗАО ТЛЗ "Воды Лагидзе") обратились в Арбитражный суд Смоленской области с требованиями к обществу с ограниченной ответственностью "Бородино 2006" (далее - ООО "Бородино 2006"), обществу с ограниченной ответственностью "Рамаз Лагидзе" (далее - ООО "Рамаз Лагидзе") (далее совместно именуемые - ответчики) о признании недействительным закрытое акционерное общество "Лагидзе" (далее - ЗАО "Лагидзе"), закрытое акционерное общество "Тихвинский лимонадный завод "Воды Лагидзе" (далее - ЗАО ТЛЗ "Воды Лагидзе") обратились в арбитражный суд с требованиями к обществу с ограниченной ответственностью "Бородино 2006" (далее - ООО "Бородино 2006"), обществу с ограниченной ответственностью "Рамаз Лагидзе" (далее - ООО "Рамаз Лагидзе") (далее совместно именуемые - ответчики) о признании недействительным договора коммерческой концессии N 1-2006 от 22.12.2006, заключенного между ООО "Бородино 2006" и ООО "Рамаз Лагидзе", запрете ответчикам части товарного знака "Митрофан Лагидзе" запрете ответчикам выпускать продукцию с использованием товарного знака "Воды Лагидзе" концессии N 1-2006 от 22.12.2006, заключенного между ООО "Бородино 2006" и ООО "Рамаз Лагидзе", запрете ответчикам части товарного знака "Митрофан Лагидзе", запрете ответчикам выпускать продукцию с использованием товарного знака "Воды Лагидзе".

В порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации истцы уточнили исковые требования, просили признать недействительным договор коммерческой концессии N 1-2006 от 22.12.2006, запретить ООО "Бородино 2006" использовать элементы товарного знака "Митрофан Лагидзе", а именно ключевой лексической единицы "Лагидзе" при выпуске газированной безалкогольной воды; запретить ООО "Бородино 2006" использование части коммерческого обозначения "ТЛЗ "Воды Лагидзе", а именно словосочетания "Воды Лагидзе" при выпуске газированной безалкогольной воды. Уточнение было принято судом первой инстанции.

До рассмотрения спора по существу истцы, руководствуясь статьей 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, повторно уточнили исковые требования и просили суд запретить ответчикам использование товарного знака "Митрофан Лагидзе" и фирменного наименования "Воды Лагидзе" при выпуске газированной безалкогольной продукции, при этом запретить ответчикам использовать часть товарного знака все его элементы вместе или в отдельности; запретить ответчикам использовать часть фирменного наименования ЗАО "ТЛЗ "Воды Лагидзе", все его элементы вместе и в отдельности. Судебные расходы в виде оплаченной государственной пошлины и расходы на оплату услуг представителя возложить на ответчиков. Уточнение принято судом первой инстанции.

Решением Арбитражного суда Смоленской области от 06 августа 2010 года обществу с ограниченной ответственностью "Бородино 2006", обществу с ограниченной ответственностью "Рамаз Лагидзе" запрещено использовать часть товарного знака "Митрофан Лагидзе" по международной регистрации 831895 при выпуске продукции по классу 32 Международной классификации товаров и услуг, его отдельные элементы вместе или в отдельности. Также суд запретил обществу с ограниченной ответственностью "Бородино 2006" использовать фирменное наименование закрытого акционерного общества "Тихвинский лимонадный завод - "Воды Лагидзе" при выпуске продукции. В удовлетворении остальной части исковых требований суд отказал. Суд взыскал с общества с ограниченной ответственностью "Бородино 2006" и общества с ограниченной ответственностью "Рамаз Лагидзе" в равных долях судебные расходы в пользу закрытого акционерного общества "Тихвинский лимонадный завод "Воды Лагидзе" 112 000 рублей, в том числе 80 000 рублей расходов на проведение судебной экспертизы, 2 000 рублей расходов по оплате государственной пошлины, 30 000 рублей расходов на оплату услуг представителя. Также суд взыскал с общества с ограниченной ответственностью "Бородино 2006", общества с ограниченной ответственностью "Рамаз Лагидзе" в равных долях в доход федерального бюджета государственную пошлину в размере 4 000 рублей.

Не согласившись с указанным судебным актом, ООО "Бородино 2006" обратилось с апелляционной жалобой, в которой считает, что решение суда является незаконным и необоснованным.

Законность и обоснованность решения проверены в порядке ст. ст. 266, 268 АПК РФ. При этом судом апелляционной инстанции не установлены основания для его отмены, предусмотренные ст. 270 АПК РФ.

С доводами ООО "Бородино 2006", изложенными в апелляционной жалобе, суд апелляционной инстанции согласиться не может в силу следующих обстоятельств.

Изучив материалы дела, суд апелляционной инстанции установил:

В 1887 году Митрофан Лагидзе основал завод "Воды Лагидзе", Грузия по производству сиропов и напитков по уникальной технологии, созданной ученым Митрофаном Лагидзе.

Правообладателем товарного знака "Митрофан Лагидзе" в настоящее время является в ЗАО "Лагидзе", директором которого является Торнике Лагидзе (внук Митрофана Лагидзе).

Грузинская фирма ЗАО "Лагидзе" является, зарегистрированным 26 июля 2004 года в Международном бюро Всемирной Организации Интеллектуальной собственности согласно Мадридскому соглашению и протоколу N 806/275671301 (номер международной регистрации 831 895, справка о международной регистрации опубликована в Газете Международных торговых знаков Международной организации Интеллектуальной собственности N 2004/31).

Между ЗАО "Лагидзе", Грузия и ЗАО ТЛЗ "Воды Лагидзе", Россия был заключен лицензионный договор на использование товарного знака "Митрофан Лагидзе" для производства безалкогольной газированной воды "Митрофан Лагидзе" (зарегистрирован в Федеральной службе по интеллектуальной собственности патентным и товарным знакам за N 581).

19.10.2004 между ЗАО "Лагидзе" и ЗАО "Тихвинский лимонадный завод" был заключен договор N 7, согласно которому ЗАО "Лагидзе" предоставляет ЗАО "ТЛЗ" на срок действия договора исключительно право на использование товарного знака "Митрофан Лагидзе", зарегистрированного в установленном законом порядке, для обозначения ЗАО "ТЛЗ" производимых и реализуемых на территории Российской Федерации, а именно на территории Санкт- Петербурга Ленинградской области и северо-западным регионам России фруктовых и газированных вод, лимонадов и напитков согласно перечню.

05.06.2007 между ЗАО "Лагидзе" и ЗАО "Тихвинский лимонадный завод Воды Лагидзе" заключен лицензионный договор, согласно которому Лицензиар (ЗАО "Лагидзе" за вознаграждение, уплачиваемое Лицензиатом (ЗАО "ТЛЗ - Воды Лагидзе") предоставляет исключительную лицензию на товарный знак, выполненный в соответствии с международной регистрацией N 831895 на территории Северо-западного региона Российской Федерации, включая Санкт-Петербург и Ленинградскую область для использования его Лицензиатом на часть товаров 32 класса МКТУ, указанных в международной регистрации, а именно газированные воды и фруктовые напитки.

В 2008 году истцам стало известно о производстве ООО "Бородино 2006" в г. Рудня Смоленской области безалкогольной газированной воды "Воды Лагидзе". При этом перечень продукции, производимой ООО "Бородино 2006" полностью идентичен перечню продукции, производимой ЗАО "Лагидзе" и ЗАО ТЛЗ "Воды Лагидзе". Ссылаясь на указанные обстоятельства, истец обратился в арбитражный суд с настоящим иском.

Рассмотрев заявленные исковые требования, суд первой инстанции пришел к выводу о наличии частичных оснований для их удовлетворения.

Проверив в порядке апелляционного производства судебный акт, правильность применения норм материального и норм процессуального права, а также соответствие выводов Арбитражного суда Смоленской области фактическим обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам, судебная коллегия пришла к следующему.

Товарный знак и фирменное наименование являются результатами интеллектуальной деятельности и приравненными к ним средствами индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которым предоставляется правовая охрана (интеллектуальной собственностью) (Интеллектуальная собственность охраняется законом (статья 1225 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Согласно статье 1226 Гражданского кодекса Российской Федерации на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации (результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации) признаются интеллектуальные права, которые включают исключительное право, являющееся имущественным правом, а в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, также личные неимущественные права и иные права (право следования, право доступа и другие).

В силу положений статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233 ГК РФ), если указанным Кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными указанным Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную Гражданским кодексом Российской Федерации, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается указанным Кодексом.

Согласно положений статей 1477, 1481 Гражданского кодекса Российской Федерации на товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак. На товарный знак, зарегистрированный в Государственном реестре товарных знаков, выдается свидетельство на товарный знак. Свидетельство на товарный знак удостоверяет приоритет товарного знака и исключительное право на товарный знак в отношении товаров, указанных в свидетельстве.

Из представленных в материалы дела документов следует, что ЗАО "Лагидзе", Грузия является правообладателем товарного знака "Митрофан Лагидзе" по международной регистрации от 26.07.2004 N 831895 в отношении Российской Федерации, указанной в соответствии с

протоколом к Мадридскому соглашению о международной регистрации знаков, принятым в Мадриде 27.06.1989.

Согласно статье 4 Мадридского соглашения и Протокола к Мадридскому соглашению с момента регистрации, произведенной таким образом в Международном бюро в соответствии с положениями статей 3 и 3-ter, в каждой заинтересованной договаривающейся стране знаку предоставляется такая же охрана, как если бы он был заявлен там непосредственно.

При этом ранее на территории СССР товарный знак Митрофан Лагидзе был известен как товарный знак "Объединения по производству и торговле безалкогольных напитков и сиропов "Лагидзе", в настоящее время предприятие АО "Лагидзе" (л.д.30-46, т.1, л.д. 88-89, 115-116, т.2). Согласно свидетельству Государственного комитета по изобретениям им открытиям при Государственном комитете СССР по науке и технике СССР N 93518 установлен приоритет товарного знака 17.05.1990 по классу товаров: 32-минеральные и газированные воды; фруктовые соки и напитки, сиропы. Сиропы ЗАО "Лагидзе", на основе которых выпускает продукцию ЗАО "Тихвинский лимонадный завод - "Воды Лагидзе" производятся в Грузии и сертифицированы на территории РФ (л.д. 39, т. 1). В материалах дела также представлены копии грузовых таможенных деклараций (л.д. 40-51, т.2).

Права на использование товарного знака преданы по договору N 7 от 19.10.2004 ЗАО Тихвинский лимонадный завод. 05.07.2007 между ЗАО "Лагидзе" и ЗАО ТЛЗ "Воды Лагидзе" заключен лицензионный договор на использование товарного знака "Митрофан Лагидзе", зарегистрированный в Федеральной службе по интеллектуальной собственности патентным и товарным знакам за N 581 02.11.2007, о чем имеется отметка на договоре.

Согласно статье 1235 Гражданского кодекса Российской Федерации по лицензионному договору одна сторона - обладатель исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство

индивидуализации (лицензиар) предоставляет или обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) право использования такого результата или такого средства в предусмотренных договором пределах.

Лицензиат может использовать результат интеллектуальной

деятельности или средство индивидуализации только в пределах тех прав и теми способами, которые предусмотрены лицензионным договором. Право использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, прямо не указанное в лицензионном договоре, не считается предоставленным лицензиату.

Согласно предмету лицензионного договора ЗАО "Лагидзе" Грузия за вознаграждение предоставляет исключительную лицензию на товарный знак, выполненный в соответствии с международной регистрацией N 831895 на территории Северо-Западного региона Российской Федерации, включая Санкт-Петербург и Ленинградскую область для использования его на часть товаров 32 класса МКТУ, а именно газированные воды и фруктовые напитки.

В этом, исключительная лицензия предоставляет лицензиату права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации без сохранения за лицензиаром права выдачи лицензий другим лицам (статья 1236 Гражданского кодекса Российской Федерации).

В ходе рассмотрения в суде первой инстанции была назначена судебная экспертиза, производство экспертизы поручено патентному поверенному Российской Федерации Андреевой Марии Юрьевне. На разрешение эксперта поставлены вопросы:

1. Являются ли сходными до степени смешения какие-либо обозначения и элементы, размещенные на этикетках ООО "Бородино 2006",представленных на экспертизу, с товарным знаком по международной регистрации N 831895, с учетом материалов по интенсивному и продолжительному использованию товарного знака правообладателем и лицензиатом?

2. Являются ли однородными товары, маркируемые этикетками, представленными на экспертизу, товарам, указанным в международной регистрации N 831895?

3. Являются ли сходными до степени смешения какие-либо обозначения и элементы, размещенные на этикетках ООО "Бородино 2006", представленных на экспертизу, с фирменным наименованием "Тихвинский лимонадный завод - "Воды Лагидзе"?

4. Являются ли сходными до степени смешения какие-либо обозначения и элементы, размещенные на этикетках ООО "Бородино 2006", представленных на экспертизу, с сокращенным фирменным наименованием "ТЛЗ - "Воды Лагидзе"?

5. Обладает ли обозначение "Воды Лагидзе" достаточными различительными признаками для признания его коммерческим обозначением для предприятия по выпуску газированных вод?

6. Способно ли коммерческое обозначение "Воды Лагидзе" ввести в заблуждение относительно принадлежности предприятию ЗАО "Тихвинский лимонадный завод - "Воды Лагидзе", при его использовании третьим лицом для предприятия по выпуску газированной воды?

Согласно заключению экспертизы, проведенной в рамках рассмотрения настоящего дела, патентным поверенным сделаны следующие выводы.

При исследовании сходства до степени смешения обозначений и элементов, размещенные на этикетках ООО "Бородино 2006", с товарным знаком по международной регистрации N 831895 эксперт отметил, что товарный знак по международной регистрации N 831895, правообладателем которого является ЗАО "Лагидзе", Грузия представляет собой комбинированный товарный знак, в центре изображена грузинская женщина в национальном уборе, по кругу нанесена надпись МИТРОФАН ЛАГИДЗЕ на трех языках: грузинском, русском, английском. Вопросы тождества и сходства товарных знаков регламентированы в Правилах составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, зарегистрированы в Минюсте РФ 25 марта 2003 г., регистрационный N 4322 (далее по тексту - Правила), а также Методических рекомендациях по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство, утверждены приказом Роспатента от 27 марта 1997 г. N 26 (далее -Рекомендации).

В соответствии с п. 14.4.2 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением, если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смещения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Согласно п. 6.1 Рекомендация в соответствии с абзацами 1, 2, 3 пункта 14.4.2.4. Правил комбинированные обозначения сравниваются:

-с комбинированными обозначениями;

- с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

Согласно п. 6.3. Рекомендация при оценке сходства комбинированных обозначений определяется сходство как всего обозначения в целом, так и его составляющих элементов с учетом значимости положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В комбинированном обозначении, состоящем из изобразительного и словесного элементов, основным элементом является словесный элемент, поскольку он легче запоминается, чем изобразительный, и именно на нем акцентрируется внимание потребителя при восприятии обозначения.

Если при сравнении комбинированных обозначений будет установлено, что их словесные элементы тождественны или сходны до степени смешения (сходство элементов определяется в соответствии с п. 14.4.2.2. Правил), то такие комбинированные обозначения следует признать сходными до степени смешения (при различии в изобразительных элементах).

При этом, исключительная лицензия предоставляет лицензиату

права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации без сохранения за лицензиаром права выдачи лицензий другим лицам (статья 1236 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Согласно заключению экспертизы, проведенной в рамках рассмотрения настоящего дела, патентным поверенным сделаны следующие выводы.

В силу статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 указанного Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 указанной статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак. Исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Согласно части 3 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Заключение Агентства интеллектуальной собственности "Поли-Информ-патент" от 11.12.2009, представленное истцом в материалы дела подтверждает выводы, сделанные патентным поверенным в рамках судебной экспертизы относительно однородности товаров, в отношении которых зарегистрирован товарный знак по международной регистрации 831895 и товара, маркированного этикетками с использованием обозначения "Воды Лагидзе", производимых ООО "Бородино 2006", а также сходности до степени смешения обозначений по товарному знаку по международной регистрации 831895 и обозначения "Воды Лагидзе", использованного на этикетке продукции, производимой ООО "Бородино 2006".

Согласно свидетельству N 93518 Государственного комитета по изобретениям и открытиям при Государственном комитете СССР по науке и технике объединению по производству и фирменной торговле безалкогольными напитками "Лагидзе" Государственного агропромышленного комитета Грузинской ССР (правопредшественник ОАО "Лагидзе", Грузия) был установлен приоритет товарного знака 17.05.1990 на всей территории Союза ССР. Далее АО "Лагидзе" подана заявка на регистрацию товарного знака и получено свидетельство о международной регистрации товарного знака N 831895 согласно Мадридскому соглашению, протоколу.

Согласно статье 4 Соглашения о международной регистрации знаков, заключенной в Мадриде 02.10.1979, с даты регистрации, произведенной таким образом в Международном бюро в соответствии с положениями статей 3 и 3ter, в каждой заинтересованной Договаривающейся стране знаку предоставляется такая же охрана, как если бы он был заявлен там непосредственно. Классификация товаров или услуг, предусмотренная в статье 3, не связывает Договаривающиеся страны в отношении определения объема охраны знака. Любой знак, который был предметом международной регистрации, пользуется правом приоритета, установленным статьей 4 Парижской конвенции по охране промышленной собственности, без обязательного соблюдения формальных требований, предусмотренных в пункте D этой статьи.

Таким образом, правовая охрана товарному знаку по международной регистрации 831895, правообладателем которого является ЗАО "Лагидзе" предоставлена на всей территории Российской Федерации, соответственно правообладатель вправе требовать пресечения нарушения права и запрета на использования товарного знака на всей территории Российской Федерации без относительно территорий, обозначенных в лицензионном договоре от 05.06.2007.

Использование без разрешения владельца товарного знака сходного обозначения в наименовании другого юридического лица, при том, что эти лица осуществляют родственные виды деятельности, может нарушать исключительное право на использование товарного знака в гражданском обороте, поскольку может вызвать смешение разных субъектов

предпринимательской деятельности и создать впечатление о наличии связей или особых отношений между Истцами и Ответчиками. Согласно статье 10.bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности указанные действия подлежат запрету.

Также исходя из представленных в материалы дела документов установлено, что согласно Уставу ЗАО "Тихвинский лимонадный завод "Вода Лагидзе" (новая редакция), утвержденного решением N 4 от 08.08.2006 г. (л.д. 101- 122, т.1) и выписке из ЕГРЮЛ полное фирменное наименование общества на русском языке "Закрытое акционерное общество "Тихвинский лимонадный завод - "Воды Лагидзе", сокращенное фирменное наименование ЗАО "ТЛЗ -"Воды Лагидзе". Ранее 27.09.2004 общество было зарегистрировано под названием ЗАО "Тихвинский лимонадный завод" (л.д. 101,128,129, т.1). Изменение фирменного наименования зарегистрировано 10 августа 2006 г. (л.д. 130, т.1).

Согласно Уставу ЗАО ТЛЗ "Воды Лагидзе" основными для

общества видами деятельности являются, в том числе и производство, хранение и реализация безалкогольных напитков и лимонадов, розлив минеральных вод по бутылкам; торгово-закупочная деятельность (оптовая, розничная, комиссионная) товарами народного потребления,

производственного, бытового, хозяйственного назначения, в том числе пищевыми продуктами и безалкогольными напитками; торговые операции с товарами народного потребления и продуктами питания (как отечественного так и импортного производства), а также товарами и изделиями собственного производства или приобретенными непосредственно для продажи; создание сети собственных фирменных магазинов и других торговых точек в целях реализации пищевых продуктов, товаров народного потребления, иной продукции, являющейся предметом хозяйственной деятельности общества; оказание транспортных и экспедиционных услуг, в том числе осуществление грузовых перевозок всеми видами наземного транспорта.

В силу статьи 1473 Гражданского кодекса Российской Федерации юридическое лицо, являющееся коммерческой организацией, выступает в гражданском обороте под своим фирменным наименованием, которое определяется в его учредительных документах и включается в единый государственный реестр юридических лиц при государственной регистрации юридического лица.

При этом согласно статье 1474 Гражданского кодекса Российской Федерации юридическому лицу принадлежит исключительное право использования своего фирменного наименования в качестве средства индивидуализации любым не противоречащим закону способом

(исключительное право на фирменное наименование), в том числе путем его указания на вывесках, бланках, в счетах и иной документации, в объявлениях и рекламе, на товарах или их упаковках. Распоряжение исключительным правом на фирменное наименование (в том числе путем его отчуждения или предоставления другому лицу права использования фирменного

наименования) не допускается.

Не допускается использование юридическим лицом фирменного наименования, тождественного фирменному наименованию другого

юридического лица или сходного с ним до степени смешения, если указанные юридические лица осуществляют аналогичную деятельность и фирменное наименование второго юридического лица было включено в единый государственный реестр юридических лиц ранее, чем фирменное наименование первого юридического лица.

Юридическое лицо, нарушившее правила пункта 3 настоящей статьи, обязано по требованию правообладателя прекратить использование фирменного наименования, тождественного фирменному наименованию правообладателя или сходного с ним до степени смешения, в отношении видов деятельности, аналогичных видам деятельности, осуществляемым правообладателем, и возместить правообладателю причиненные убытки.

Таким образом, исходя из представленных в материалы дела документов установлено, что ЗАО "Тихвинский лимонадный завод "Воды Лагидзе" получило право на фирменное наименование в отношении производства, хранения и реализации безалкогольных напитков и лимонадов начиная с 10 августа 2006 года.

Согласно разъяснениям, изложенным в Постановлении Пленумов Верховного Суда Российской Федерации и Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации N 5/29 от 26 марта 2009 года "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой части Гражданского кодекса Российской Федерации" при рассмотрении дел о признании интеллектуальных прав (при применимом российском праве) подлежит применению российское законодательство, действовавшее на момент возникновения соответствующего права.

С учетом положений пункта 3 статьи 1473 Гражданского кодекса Российской Федерации каждое юридическое лицо, действующее в организационно-правовой форме коммерческой организации, должно иметь одно полное фирменное наименование и может иметь одно сокращенное фирменное наименование. При этом согласно пункту 1 статьи 1473, пункту 2 статьи 1475 Гражданского кодекса Российской Федерации фирменное наименование подлежит охране со дня государственной регистрации юридического лица. Какой-либо специальной регистрации фирменного наименования, указанного в учредительных документах юридического лица, ГК РФ не предполагает.

До введения в действия части четвертой Гражданского кодекса (Федеральный закон от 18.12.2006 N 231 -ФЗ) по состоянию на 10 августа 2006 года действовало Положение о фирме, утвержденном постановлением ЦИК СССР и СНК СССР от 22. 06. 27, в части, не противоречащей Гражданскому кодексу Российской Федерации. Согласно указанному Положению фирменное наименование должно включать в себя указание на организационно-правовую форму предприятия (полное товарищество, товарищество на вере, общество с дополнительной ответственностью, открытое акционерное общество, закрытое акционерное общество, общество с ограниченной ответственностью, казенное предприятие и т. д.), вид предприятия (государственное, муниципальное, частное), предмет деятельности (производственное, научное, торговое и т. д.), личность владельца (собственника предприятия) и отличительное (специальное) название (номер). При этом согласно пункту 8 Положения право на фирму состоит в праве исключительного пользования фирменным наименованием в сделках, на вывесках, в объявлениях, рекламах, на бланках, на счетах, на товарах предприятия, их упаковке и т.п. Указанное право исключительного пользования распространяется на сокращенное фирменное наименование лишь при условии включения его в полное фирменное наименование.

Согласно заключению эксперта факультативная часть "Закрытое акционерное общество "Тихвинский лимонадный завод" не является идентифицирующей частью фирменного наименования, так как обозначает организационно-правовую форму, род деятельности и не способно выполнять функцию индивидуализации отдельно от собственного наименования "Воды Лагидзе". Таким образом, в фирменном наименовании идентифицирующей юридическое лицо является оригинальная часть фирменного наименования "Воды Лагидзе". Ввиду тождественности словесного элемента "Воды Лагидзе" оригинальной части фирменного наименования Закрытое акционерное общество "Тихвинский лимонадный завод "Воды Лагидзе", указанные обозначения являются сходными до степени смешения.

Согласно части 6 статьи 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации, если различные средства индивидуализации (фирменное наименование, товарный знак, знак обслуживания, коммерческое обозначение) оказываются тождественными или сходными до степени смешения и в результате такого тождества или сходства могут быть введены в заблуждение потребители и (или) контрагенты, преимущество имеет средство индивидуализации, исключительное право на которое возникло ранее.

Как уже указывалось выше, обладатель такого исключительного права может в порядке, установленном указанным Кодексом, требовать признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку (знаку обслуживания) либо полного или частичного запрета на использование фирменного наименования или коммерческого обозначения.

Судом отклоняются доводы ООО "Бородино 2006", указанные в апелляционной жалобе относительно передачи комплекса исключительных прав на фирменное наименование правообладателя, товарный знак и охраняемую коммерческую информацию, представляющую собой

технологию и рецептуру производства безалкогольных напитков согласно договору коммерческой концессии N 1-2006 от 22.12.2006, заключенному между ООО "Рамаз Лагидзе" и ООО "Бородино 2006".

Согласно пункту 6.2. указанного договора во всем ином, не урегулированном в настоящем договоре, стороны будут руководствоваться нормами действующего законодательства Российской Федерации, Украины, Казахстана. При этом, исходя из места заключения договора, его предмета и места исполнения, в рассматриваемом случае к правоотношениям сторон должны применяться нормы права Российской Федерации.

Указанный договор зарегистрирован 27.12.2006 в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы по Смоленской области, о чем имеется отметка на договоре.

В силу части 1 статьи 1027 Гражданского кодекса Российской Федерации (в ред., действовавшей на момент заключения договора) по договору коммерческой концессии одна сторона (правообладатель) обязуется предоставить другой стороне (пользователю) за вознаграждение на срок или без указания срока право использовать в предпринимательской деятельности пользователя комплекс исключительных прав, принадлежащих

правообладателю, в том числе право на фирменное наименование и (или) коммерческое обозначение правообладателя, на охраняемую коммерческую информацию, а также на другие предусмотренные договором объекты исключительных прав - товарный знак, знак обслуживания и т.д.

На основании части 2 статьи 1028 Гражданского кодекса Российской Федерации (до вступления в силу Закона от 18.12.2008 N 321-ФЗ) договор коммерческой концессии регистрируется органом, осуществившим регистрацию юридического лица или индивидуального предпринимателя, выступающего по договору в качестве правообладателя.

Если правообладатель зарегистрирован в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя в иностранном государстве, регистрация договора коммерческой концессии осуществляется органом, осуществившим регистрацию юридического лица или индивидуального предпринимателя, являющегося пользователем.

Поскольку правообладателем по договору коммерческой концессии выступало иностранное лицо, уполномоченным органом по регистрации такого договора выступала Межрайонная инспекция ФНС России по Смоленской области (по месту нахождения Пользователя).

В связи с принятием Федерального закона от 18.12.2006 N 321-ФЗ "О введение в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" из части первой статьи 1027 Гражданского кодекса Российской Федерации исключена возможность передачи по договору коммерческой концессии права на фирменное наименование.

Согласно статье 5 Вводного закона часть четвертая Кодекса применяется к правоотношениям, возникшим после введения ее в действие. По правоотношениям, возникшим до введения в действие части четвертой Кодекса, она применяется к тем правам и обязанностям, которые возникнут после введения ее в действие.

Таким образом, с 01.01.2008 законодательством запрещена передача исключительного права на фирменное наименование.

Согласно статье 1040 Гражданского кодекса Российской Федерации, если в период действия договора коммерческой концессии истек срок действия исключительного права, пользование которым предоставлено по этому договору, либо такое право прекратилось по иному основанию, договор коммерческой концессии продолжает действовать, за исключением положений, относящихся к прекратившемуся праву, а пользователь, если иное не предусмотрено договором, вправе потребовать соразмерного уменьшения причитающегося правообладателю вознаграждения.

Относительно положений договора от 22.12.2006 о передаче товарного знака в рамках договора концессии, также необходимо отметить, что исходя из предмета договора невозможно установить право на использование какого товарного знака передано ООО "Бородино 2006". Вместе с тем, согласно свидетельству Национального центра Интеллектуальной собственности САКПАТЕНТИ, Грузия, ООО "Рамаз Лагидзе" является правообладателем товарного знака на основании заявки от 02.06.2008. Иных документов относительно наличия у ООО "Рамаз Лагидзе" прав на иной товарный знак не представлено. Кроме того, из представленных документов не усматривается, что действие товарного знака распространяется на территории Российской Федерации, Украины, Казахстана. Однако в связи с тем, что истцами не оспаривается регистрацию юридического лица или индивидуального предпринимателя, выступающего по договору в качестве правообладателя.

Поскольку, материалами дела подтверждается, что ЗАО "ТЛЗ "Воды Лагидзе", в пользу которого принят судебный акт, понес расходы, связанные с представительством и защитой интересов в судебных заседаниях по рассмотрению настоящего дела, суд первой инстанции обоснованно отнес на ответчика оплату услуг представителя в размере 30 000 руб.

Довод заявителя жалобы о том, что суд первой инстанции необоснованно отклонил ходатайство представителя ответчика об истребовании документов в порядке статьи 66 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, не принимается во внимание, поскольку в материалах дела отсутствуют данные ходатайства.

Учитывая изложенное, судебная коллегия не усматривает оснований для отмены решения арбитражного суда первой инстанции и отклоняет доводы заявителя о незаконности и необоснованности судебного акта.

Обстоятельствам дела, исследованным судом первой инстанции, и взаимоотношениям сторон дана правильная правовая квалификация.

Неправильного применения судом норм процессуального права, являющихся в соответствии с частью 4 статьи 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации безусловным основанием для отмены принятого судебного акта, судом второй инстанции не установлено.

В соответствии с пунктом 3 статьи 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в постановлении арбитражного суда апелляционной инстанции указывается на распределение судебных расходов, в том числе расходов, понесенных в связи с подачей апелляционной жалобы.

Согласно статье 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.

Таким образом, расходы по государственной пошлине за подачу апелляционной жалобы подлежат отнесению на заявителя.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 266, 267, 268, 269, 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Двадцатый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ

решение Арбитражного суда Смоленской области от 05 августа 2010 года по делу N А62-5661/09Г-17-287 оставить без изменения, а апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия.

Постановление может быть обжаловано в Федеральный арбитражный суд Центрального округа в течение двух месяцев со дня изготовления постановления в полном объеме.

Председательствующий

И.Г. Сентюрина

Судьи

Н.Ю. Байрамова Ю.А. Волкова