Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 25 сентября 2009 г. N 09АП-16937/2009

г. Москва

Дело N А40-34192/08-15-232

25 сентября 2009 г.

N 09АП-16937/2009-ГК

Резолютивная часть постановления объявлена 21 сентября 2009 года.

Мотивированное постановление изготовлено 25 сентября 2009 года

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Попова В.В.,

судей: Солоповой А.А., Левченко Н.И.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем Салахетдиновым Р.Т.,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу ООО "НАТКО"

на решение Арбитражного суда города Москвы от 15.07.2009г. по делу N А40-34192/08-15-232, принятое судьей Васильевой Т.В.,

по иску Компании "ОРИОН КОРПОРЕЙШЕН" (Республика Корея)

к ООО "Хлебный сервис", ООО "НАТКО"

третьи лица: ООО "Орион пищепром"; Подкопаев Д.В.; ООО "Орнамент-СТ"

о прекращении незаконного использования товарного знака

при участии в судебном заседании:

от истца - Дмитриев Д.А. по доверенности от 01.08.2009г., Щитков Р.В. по доверенности от 01.08.2009г.;

от ответчика ООО "НАТКО"- Золотоверхов С.В. по доверенности от 05.12.2008г..;

от 3-его лица ООО "Орион пищепром"- Каражелез А.В. по доверенности от 20.03.2009г., Иванова А.В. по доверенности от 21.12.2008г.

представители ответчика ООО "Хлебный сервис", 3-их лиц: ООО "Орнамент-СТ", Подкопаев Д.В.- не явились, извещены

УСТАНОВИЛ:

Компании "ОРИОН КОРПОРЕЙШЕН" обратилась в Арбитражный суд г. Москвы с иском к ООО "Хлебный сервис", ООО "НАТКО" ( с учетом уточнения исковых требований в порядке ст. 49 АПК РФ)

- об обязании ООО "Хлебный сервис" прекратить незаконное использование товарного знака N 333479, правообладателем которого является Компания "ОРИОН КОРПОРЕЙШЕН"

- обязании ООО "НАТКО" прекратить незаконное использование товарного знака

N 333479, правообладателем которого является Компания "ОРИОН КОРПОРЕЙШЕН";

- обязании ООО "НАТКО" удалить с товаров и упаковок продукции "Веселые грибочки" незаконно используемый товарный знак N 333479, правообладателем которого является Компания "ОРИОН КОРПОРЕЙШЕН" ;

- обязании ООО "НАТКО" изъять из оборота и уничтожить за счет ООО "Натко" товар, упаковку продукции "Веселые грибочки", рекламную продукцию, с изображением товарного знака N 333479, в том числе, расположенные по следующим адресам складов ООО "НАТКО" торговых сетей: 630500, Россия, Новосибирская область, Новосибирский район, р.п. Краснообск, д.25; 633009, Россия, НСО, г. Бердск, ул. Зеленая роща, 7/34; Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Крауля, д.83; г. Москва, м. "Коньково" павильон 10; Нижегородская обл., г. Дзержинск, пр-т, Ленина, д. 106; Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Щербакова, д.4; Свердловская обл.,г. Екатеринбург, ул. Машиностроителей, д. 18; Ставропольский край, г. Пятигорск, Лермонтовский разъезд, 2/1; Республика Татарстан, г. Казань, проспект Ибрагимова, д. 59; Приморский край, г. Владивосток, Океанский пр-кт, д.52А; Приморский край, г. Владивосток, пр-кт Красного Знамени, д.82; Хабаровский край, г. Хабаровск, пер. Донской, д.5; Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Краснореченская, д.44; Тюменская обл.. г. Тюмень, ул. Широтная, д.80; Тюменская обл., г. Тюмень, ул. Кремлевская, д.39а; Челябинская обл., г. Челябинск, Комсомольский пр-кт, д.74, г. Красноярск, Комсомольский проспект 1 Б;

- взыскании с ООО "НАТКО" компенсации за незаконное использование товарного знака

N 333479 в размере 1 810 270 рублей;

- обязании ООО "НАТКО" опубликовать судебное решение о допущенном правонарушении с указанием, что правообладателем товарного знака N 333479 является Компания "ОРИОН КОРПОРЕЙШЕН"

Решением Арбитражного суда г. Москвы от 15.07.2009г. исковые требования удовлетворены частично: суд обязал ООО "Хлебный сервис" прекратить незаконное использование обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком по свидетельству РФ N 333479, правообладателем которого является Компания "ОРИОН КОРПОРЕЙШЕН" (Республика Корея).

Обязал ООО "НАТКО" прекратить незаконное использование обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком по свидетельству РФ N 333479, правообладателем которого является ОРИОН Корпорейшн (Республика Корея), и удалить с упаковок продукции - печенья "Веселые грибочки" - обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком по свидетельству РФ N 333479.

С ООО "Хлебный сервис" с пользу Компании "ОРИОН КОРПОРЕЙШЕН" (Республика Корея) взыскано 2000 руб. расходов по оплате госпошлины.

С ООО "НАТКО" в пользу Компании "ОРИОН КОРПОРЕЙШЕН" (Республика Корея) взыскано 1 810 270 руб. компенсации, а также 24551,35 руб. расходов по оплате госпошлины.

В остальной части в удовлетворении исковых требований отказано.

Компании "ОРИОН КОРПОРЕЙШЕН" (Республика Корея) возвращено из дохода федерального бюджета 7003, 65 руб. госпошлины, излишне оплаченной по п/п N 109 от 10.03.2009г.

ООО "НАТКО" возвращено с депозитного счета Арбитражного суда г. Москвы 15000 руб., оплаченных по п/п N 2110 от 07.05.2009г.

Компании "ОРИОН КОРПОРЕЙШЕН" (Республика Корея) возвращено с депозитного счета Арбитражного суда г. Москвы 15000 руб., оплаченных по п/п N 94 от 21.11.2008г.

ООО "Орион пищепром" возвращено с депозитного счета Арбитражного суда г. Москвы 30000 руб., оплаченных по п/п N 2066 от 24.11.2008г.

Не согласившись с принятым решением суда первой инстанции , ООО "НАТКО" подало апелляционную жалобу, в которой просит решение Арбитражного суда г. Москвы отменить, в удовлетворении иска отказать по основаниям, изложенным в апелляционной жалобе.

Представитель ООО "НАТКО" в судебное заседание явился, доводы апелляционной жалобы поддержал в полном объеме.

Представители Компании "ОРИОН КОРПОРЕЙШЕН" в судебное заседание явились, с доводами апелляционной жалобы не согласны, считают решение суда первой инстанции законным и обоснованным, представили письменные объяснения на апелляционную жалобу.

Представители ООО "Орион пищепром" в судебное заседание явились, с доводами апелляционной жалобы не согласны, считают решение суда первой инстанции законным и обоснованным, представили отзыв на апелляционную жалобу.

Представители ООО "Хлебный сервис", ООО "Орнамент-СТ", Подкопаев Д.В.- в судебное заседание не явились, извещены надлежащим образом, отзывы на апелляционную жалобу не направили.

Изучив материалы дела, исследовав имеющиеся в деле доказательства, проверив все доводы апелляционной жалобы и возражения на нее, выслушав представителей истца, ответчика и третьего лица, Девятый арбитражный апелляционный суд считает, что апелляционная жалоба не подлежит удовлетворению по следующим основаниям.

Как следует из материалов дела, истец является правообладателем комбинированного товарного знака по свидетельству РФ N 333479 с приоритетом от 09.09.2006г. в цветовом сочетании: желтый, белый, красный, коричневый, синий, зеленый, голубой, лиловый, бежевый, салатный, черный в отношении товаров 30 класса МКТУ: шоколад, печенье, сухое печенье, крекеры, вафли, кондитерские изделия, хлопья из зерновых продуктов, кукурузные хлопья, хлеб, сладкие мучные изделия, пирожные, пироги круглые, пудинги, щербет, мороженое, конфеты, карамель, жевательная резинка (не для медицинских целей).

Приоритет товарного знака с 09.06.2006г., зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 05.09.2007г. Срок действия регистрации до 09.06.2016г.

Исковые требования основаны на том, что ответчик незаконно использует обозначение сходное до степени смешения с товарным знаком истца, выпуская на рынок продукцию, аналогичную продукцию Компании "ОРИОН КОРПОРЕЙШЕН".

Истец считает, что ООО "НАТКО" вводит в заблуждение потребителя путем использования при производстве своей продукции упаковки с графическим изображением, сходным до степени смешения с товарным знаком N 333479 и промышленным образцом N 45826, правообладателем которых является Компания "ОРИОН КОРПОРЕЙШЕН". Ссылается на то, что в настоящее время право на производство печенья "Чоко Бой" на территории Российской Федерации принадлежит только ООО "Орион пищепром".

Арбитражный суд г.Москвы проанализировав обозначение, используемое ответчиком и товарный знак истца, приняв во внимание заключение судебной экспертизы, сделал обоснованный вывод о сходности до степени смешения данных обозначений, используемых на коробке печенья истца.

В соответствии со статьей 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности, если настоящим Кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными настоящим Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную настоящим Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается настоящим Кодексом.

Согласно ст.1484 ГК России лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 настоящего Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 данной статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

Исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака:

1) на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации;

2) при выполнении работ, оказании услуг;

3) на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот;

4) в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе;

5) в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

В данном случае такого согласия ответчиками у истца, как у правообладателя товарного знака, не было получено.

Суд первой инстанции, руководствуясь статьями 1229, 1484 и 1515 ГК России правомерно частично удовлетворил исковые требования.

Довод заявителя апелляционной жалобы о том, что заключение эксперта Ивановой Л.А. является недопустимым доказательством и опровергается справкой Роспатента, судом не принимается.

Потребитель, при идентификации товаров, как правило, руководствуется общими впечатлениями о знаке, виденном ранее, в следствии чего, товар на прилавок выкладывается продавцом именно лицевой стороной упаковки. Следовательно, изображение именно на лицевой стороне упаковки и послужило непосредственным объектом исследования.

Факт нарушения исключительных прав в соответствии со ст. 1248 ГК РФ устанавливается судом и справка Роспатента не может рассматриваться в качестве экспертного заключения.

Довод заявителя апелляционной жалобы о том, что экспертом не были применены специальные знания и указанный метод не научен, ничем не обоснован, не подтвержден материалами дела и противоречит экспертному заключению.

Судебная коллегия считает, что заключении эксперта Ивановой Л.А. полностью соответствует требованиям ст.86 АПК РФ и не может быть признано недопустимым доказательством.

Кроме того, экспертное заключение является одним из доказательств и в соответствии со ст.71 АПК РФ подлежит оценке наряду с другими доказательствами по делу.

Описание товарного знака, упаковки контрафактной продукции и продукции, выпущенной по лицензии, фотографии, социологические опросы в совокупности с заключением судебной экспертизы, подтверждают факт нарушения ответчиками исключительных прав истца.

Ссылки заявителя апелляционной жалобы на то, что заключения специалистов-патентоведов Минаева А.А. и Инцертова А.М. являются недопустимыми доказательствами судом не принимаются, поскольку являются мнением специалистов и были оценены судом первой инстанции в совокупности с другими доказательствами по делу.

Ссылки на необоснованность выводов социологического опроса, не принимаются, так как основаны на предположениях.

Довод о том, что комбинированное значение на упаковке ООО "Натко" не является сходным до степени смешения с комбинированным товарным знаком по свидетельству N 333479, правообладателем которого является Компания "ОРИОН КОРПОРЕЙШЕН" судом не принимается .

Как следует из заключения судебной экспертизы, мнения специалистов, результатов социологического опроса, обозначение, используемое на упаковке печенья "Веселые грибочки", сходно до степени смешения с товарным знаком истца по свидетельству РФ N 333479.

Согласно ст. 71 АПК России арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств. Арбитражный суд оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности. Доказательство признается арбитражным судом достоверным, если в результате его проверки и исследования выясняется, что содержащиеся в нем сведения соответствуют действительности. Каждое доказательство подлежит оценке арбитражным судом наряду с другими доказательствами. Никакие доказательства не имеют для арбитражного суда заранее установленной силы.

Арбитражный суд г. Москвы, исследовав представленные заключение эксперта Ивановой Л.А., мнение специалистов-патентоведов Минаева А.А. и Инцертова А.М., Беликовой Н.Д., справку Роспатента, данные социологического отчета и другие материалы дела, пришел к выводу о схожести товарного знака до степени смешения.

Довод заявителя апелляционной жалобы о том, что реализация и выпуск продукции ответчика "Веселые грибочки" прекращена с 01.01.2009г. противоречит имеющимся в деле доказательствам (л.д.23 том 6).

Арбитражный суд г. Москвы полно, всесторонне и объективно установил и рассмотрел обстоятельства дела, правильно применил нормы материального и процессуального права.

При таких обстоятельствах Девятый арбитражный апелляционный суд не находит оснований для удовлетворения апелляционной жалобы ООО "Натко".

Расходы по госпошлине относятся согласно ст.110 АПК РФ на заявителя апелляционной жалобы.

Руководствуясь ст. ст. 110,176, 266-268, п.1 ст. 269, ст.271 АПК РФ, Девятый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда г. Москвы от 15.07.2009г. по делу N А40-34192/08-15-232 оставить без изменения, апелляционную жалобу ООО "НАТКО" - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в Федеральный арбитражный суд Московского округа в срок, не превышающий двух месяцев.

Председательствующий

В.В. Попов

Судьи

А.А.Солопова Н.И.Левченко