Постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 13 ноября 2009 г. N 17АП-10426/09

г. Пермь

Дело N А71-8609/2009

13 ноября 2009 г.

Резолютивная часть постановления объявлена 12 ноября 2009 года.

Постановление в полном объеме изготовлено 13 ноября 2009 года.

Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего Снегура А. А.,

судей Жуковой Т.М., Казаковцевой Т.В.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Гордеевой Н.В.,

при участии:

от истца, общества с ограниченной ответственностью "Иванмастер", не явились;

от ответчика, общества с ограниченной ответственностью "Первопечатник", Калмыкова Н.А., доверенность N 78-09/09 от 28.09.2009 года; Зиппа Н.Н., доверенность от 20.06.2009 года; Ослина А.В., директор, протокол общего собрания участников от 16.01.2009 года,

лица, участвующие в деле, о времени и месте рассмотрения апелляционной жалобы извещены надлежащим образом, в том числе публично, путем размещения информации о времени и месте судебного заседания на сайте Семнадцатого арбитражного апелляционного суда,

рассмотрел в открытом судебном заседании апелляционную жалобу ответчика, общества с ограниченной ответственностью "Первопечатник",

на решение Арбитражного суда Удмуртской Республики от 07 сентября 2009 года

по делу N А71-8609/2009, принятое судьей Сидоренко О.А.,

по иску общества с ограниченной ответственностью "Иванмастер"

к обществу с ограниченной ответственностью "Первопечатник"

о запрете использования товарного знака и взыскании компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак,

УСТАНОВИЛ:

Общество с ограниченной ответственностью "Иванмастер" (далее - ООО "Иванмастер", истец) обратилось с Арбитражный суд Удмуртской Республики с иском к обществу с ограниченной ответственностью "Иванмастер-Ижевск" о запрете использования без согласия истца товарного знака "ИВАНМАСТЕР" и сходных до степени смешения с ним иных наименований в гражданском обороте на территории Российской Федерации, в том числе в качестве элемента фирменного наименования, при осуществлении следующих видов деятельности: посредничество (предоставление агентов-посредников), услуги брокеров, дилеров, дистрибьюторов; ремонт, установка оборудования, ремонт и техническое обслуживание конторского оборудования; консультации профессиональные (не связанные с деловыми операциями): реализация товаров, включая розничную торговлю, а также о взыскании с ответчика компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак в размере 1 000 000 руб.

На основании статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации истец уменьшил заявленные исковые требовании в части размера компенсации до 300 000 руб.

Уточнение заявленных исковых требований принято арбитражным судом первой инстанции. В судебном заседании от 31.08.2009 года надлежащим ответчиком по делу в связи с изменением наименования признано общество с ограниченной ответственностью "Первопечатник" (далее - ООО "Первопечатник", ответчик).

Решением Арбитражного суда Удмуртской Республики от 07.09.2009 года ответчику запрещено использовать без согласия истца товарный знак "ИВАНМАСТЕР" и сходные до степени смешения с ним иные наименования в гражданском обороте на территории Российской Федерации, в том числе в качестве элемента фирменного наименования, при осуществлении следующих видов деятельности: посредничество (предоставление агентов-посредников), услуги брокеров, дилеров, дистрибьюторов; ремонт, установка оборудования, ремонт и техническое обслуживание конторского оборудования; консультации профессиональные (не связанные с деловыми операциями); реализация товаров, включая розничную торговлю, также с ответчика в пользу истца взыскана компенсация в размере 300 000 руб. и в возмещение расходов по уплате государственной пошлины за подачу искового заявления 9 500 руб.

Ответчик, не согласившись с принятым судебным актом, обратился с апелляционной жалобой, в которой просит решение суда отменить, принять по делу новый судебный акт об отказе в удовлетворении заявленных исковых требований.

Ссылается на то, что ответчик при заключении лицензионного договора со своей стороны действовал добросовестно, исполнил свои обязательства по подписанному сторонами лицензионному договору, а истцом не были исполнены обязательства по регистрации договора в связи с пропуском срока на устранение выявленных недостатков, в связи с чем, несмотря на формально имеющийся в действиях ответчика факт нарушения авторских прав, вина ответчика в его совершении отсутствует.

Утверждает, что уведомление истца о необходимости заключения лицензионного договора в новой редакции от 14.11.2005 года не получал, представленное почтовое уведомление не подтверждает факт доставки. Полагает, что в действиях ответчика по использованию товарного знака истца отсутствует вина как необходимый элемент наступления ответственности в виде выплаты компенсации за нарушение исключительных прав.

Обращает внимание, что на момент принятия решения ответчик прекратил использование товарного знака истца в своей деятельности.

Истцом представлен письменный отзыв на апелляционную жалобу, в котором он считает решения суда первой инстанции полностью соответствующим законодательству.

Полагает, что ответчик знал о нарушении исключительного права истца, но продолжал умышленно в течение длительного срока незаконно использовать товарный знак в своей деятельности.

Указывает, что в случае регистрации лицензионного договора истец бы получил в качестве лицензионного вознаграждения сумму денежных средств, превышающую взысканную по решению суда компенсацию.

В судебном заседании представителями ответчика поддержаны доводы, изложенные в апелляционной жалобе.

Истец, извещенный надлежащим образом о времени и месте рассмотрения апелляционной жалобы, в судебное заседание представителя не направил, что в порядке части 3 статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не является препятствием для рассмотрения дела в его отсутствие.

Как следует из материалов дела, истец является правообладателем товарного знака (знака обслуживания) "ИВАНМАСТЕР" (свидетельство N 164859), зарегистрированного в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 29.05.1998 года, приоритет товарного знака с 30.07.1997 года, срок действия регистрации истекает 30.07.2007 года (т. 1 л.д. 53).

Согласно указанному свидетельству, на имя истца зарегистрирован товарный знак со словесным обозначением "ИВАНМАСТЕР" в отношении товаров (услуг) 09, 16, 19, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42 классов Международной классификации товаров и услуг.

В соответствии с приложением к свидетельству на товарный знак (знак обслуживания) N 164859, срок действия регистрации товарного знака продлен до 30.07.2017 года (т. 1 л.д. 54).

04.03.2005 года между истцом (Правообладатель) и ответчиком (Лицензиат) заключен лицензионный договор о предоставлении права на использование товарного знака (л.д. 12-13), по условиям которого Правообладатель предоставляет Лицензиату на срок действия настоящего договора за вознаграждение, исключительную лицензию на пользование товарным знаком "ИВАНМАСТЕР", выполненным согласно прилагаемой копии свидетельства N 164858, 164859 в отношении товаров/услуг следующих классов МКТУ 35, 36, 37, 42 (пункт 1 договора).

10.03.2005 года истец обратился в отдел регистрации лицензионных договоров на товарные знаки Роспатента с заявлением о регистрации лицензионного договора (т. 1 л.д. 57).

17.10.2005 года истцом по факсу был получен из Роспатента запрос документов для регистрации договора или внесения изменений в договор (т. 1 л.д. 68).

14.11.2005 года истец обратился к ответчику с письмом о подписании откорректированного в соответствии с требованиями Роспатента лицензионного договора, которое было получено последним 24.11.2005 года (т. 1 л.д. 55 с оборотом). В связи с непредставлением запрошенных документов в регистрации лицензионного договора от 04.03.2005 года Роспатентом было отказано, что подтверждается уведомлением (т. 1 л.д. 58).

Полагая, что ответчик без разрешения правообладателя товарного знака использует обозначение, обладающее высокой степенью сходства с товарным знаком, истец 19.12.2008 года направил в адрес ответчика требование о прекращении нарушения прав, которое получено последним 23.12.2008 года (т. 1 л.д. 59 с оборотом).

Указанные обстоятельства послужили основанием для обращения ООО "Иванмастер" в арбитражный суд с настоящим иском.

Удовлетворяя заявленные исковые требования, арбитражный суд первой инстанции исходил из принадлежности истцу исключительных прав на спорный товарный знак; доказанности факта нарушения ответчиком исключительных прав истца на данный товарный знак; правомерности заявленных требований о запрете использования товарного знака и о взыскании компенсации; учета при определении размера компенсации характера и масштаба нарушения, срока незаконного использования, величины возможных убытков.

Изучив материалы дела, рассмотрев доводы апелляционной жалобы и отзыва на нее, исследовав имеющиеся в материалах дела доказательства в порядке статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный апелляционный суд не усматривает оснований для отмены (изменения) принятого судебного акта.

На основании статьи 5 Федерального закона от 18.12.2006 N 231-ФЗ "О введении в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", нормы четвертой части Гражданского кодекса Российской Федерации применяются к правоотношениям, возникшим после ее введения в действие. По правоотношениям, возникшим до введения в действие части четвертой, она применяется к тем правам и обязанностям, которые возникнут после введения ее в действие. Права на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации, охраняемые на день введения в действие части четвертой Кодекса, продолжают охраняться в соответствии с правилами части четвертой Кодекса.

Поскольку в период, когда у истца возникло исключительное право на товарный знак и началось использование спорного обозначения ответчиком, действовал Закон Российской Федерации от 23.09.1992 N 3520-1 "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товара" (далее - Закон о товарных знаках), а иск о защите исключительного права заявлен после вступления в силу части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (после 01.01.2008 года), то к рассматриваемым отношениям применению подлежат как нормы Закона о товарных знаках, так и нормы части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации.

Согласно части 2 статьи 4 Закона о товарных знаках, правообладатель вправе использовать товарный знак и запрещать использование товарного знака другими лицами, никто не может использовать охраняемый в Российской Федерации товарный знак без разрешения правообладателя, нарушением исключительного права правообладателя (незаконным использованием товарного знака) признается использование без его разрешения в гражданском обороте на территории Российской Федерации товарного знака или сходного с ним до степени смешения обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, в том числе размещение товарного знака или сходного с ним до степени смешения обозначения в сети Интернет, в частности в доменном имени и при других способах адресации.

В силу части 1 статьи 22 названного закона использованием товарного знака считается применение его на товарах, для которых товарный знак зарегистрирован, и (или) их упаковке правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено на основе лицензионного договора в соответствии со статьей 26 настоящего Закона. Использованием может быть признано также применение товарного знака в рекламе, печатных изданиях, на официальных бланках, на вывесках, при демонстрации экспонатов на выставках и ярмарках, проводимых в Российской Федерации, при наличии уважительных причин неприменения товарного знака на товарах и (или) их упаковке.

В соответствии с частью 3 указанной статьи доказательства использования товарного знака представляются правообладателем.

Исключительное право истца на товарный знак "ИВАНМАСТЕР" подтверждено надлежащим доказательством - свидетельством N 164859, удостоверяющим государственную регистрацию данного товарного знака. Наличие у истца исключительного права на данный товарный знак ответчиком не оспаривается.

Факт нарушения ответчиком исключительного права на товарный знак "ИВАНМАСТЕР", выразившийся в применении товарного знака на документах, предназначенных для продвижения на рынке своих услуг, на официальных бланках, подтверждается имеющимися в деле доказательствами, в частности, коммерческими предложениями на поставку и сопровождение оборудования для цифровой печати для ДООО "ИРЗ-Энерго" от 11.12.2008 года, для ОАО "Ижевский ГУМ" от 19.12.2008 года, визитной карточкой "Иванмастер-Ижевск", сертификатами на обслуживание оборудования XEROX (т. 1 л.д. 14-42). Довод заявителя апелляционной жалобы о том, что бездействие самого истца по надлежащей регистрации лицензионного договора способствовало нарушению его исключительного права на товарный знак судом апелляционной инстанции отклоняется на основании следующего.

Согласно статье 26 Закона о товарных знаках, право на использование товарного знака может быть предоставлено правообладателем (лицензиаром) другому юридическому лицу или осуществляющему предпринимательскую деятельность физическому лицу (лицензиату) по лицензионному договору в отношении всех или части товаров, для которых он зарегистрирован.

Лицензионный договор регистрируется в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности. Без этой регистрации указанные договоры считаются недействительными (статья 27 названного закона).

Пунктом 32 заключенного между сторонами лицензионного договора установлено, что настоящий договор вступает в силу с момента его регистрации в установленном порядке в Роспатенте.

Из запроса Роспатента усматривается, что основанием для запроса является не отсутствие каких-либо документов, а наличие неточностей в самом лицензионном договоре (в части адреса правообладателя), отсутствие в данном договоре некоторых существенных условий, которые подлежат обязательному включению в договор такого вида, отсутствие в одном из представленных экземпляров договора подписи уполномоченного лица со стороны лицензиата.

Уполномоченным органом предложено в двухмесячный срок представить откорректированные документы и представить пояснения по затронутым вопросам. Получив указанное письмо, истец направил в адрес ответчика откорректированный лицензионный договор, предложил его подписать и направить в адрес истца.

Указанное письмо оставлено ответчиком без ответа, доказательств подписания между истцом и ответчиком нового лицензионного договора в материалах дела не имеется.

Ненаправление в установленный Роспатентом срок откорректированного лицензионного договора послужило основанием для отказа в его регистрации.

При изложенных обстоятельствах, основания полагать, что отказ в регистрации договора произошел по вине истца, отсутствуют. Таким образом, использование товарного знака, исключительные права на который принадлежат истцу, осуществлялось ответчиком без законных на то оснований.

При этом, ответчик, имея информацию о наличии препятствий для регистрации лицензионного договора, а, следовательно, и об отсутствии у него законных прав на использование спорного товарного знака, продолжил неправомерное использование данного товарного знака, что свидетельствует о наличии в его действиях вины в форме умысла.

Ссылка апеллятора на отсутствие надлежащих доказательств получения им уведомления от 14.11.2005 года апелляционным судом не принимается, поскольку имеющееся в деле почтовое уведомление, удостоверяющее факт получения отправления 24.11.2005 года, относится к числу надлежащих доказательств. Факт получения спорного уведомления ответчиком не опровергнут, заявлений о фальсификации почтового уведомления им не делалось. В силу части 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации правообладатель вправе требовать от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения.

При этом закон не связывает применение предусмотренной данной правовой нормой ответственности с необходимостью доказывать факт причинения правообладателю убытков и их размер.

Судом первой инстанции при определении размера ответственности были правомерно учтены умышленный характер нарушения, срок незаконного использования (4 года), причинение возможных убытков. При этом, суд обоснованно указал на соразмерность заявленного размера компенсации возможным убыткам истца, исходя из установленного пунктом 22 лицензионного договора размера ежемесячного вознаграждения и срока использования товарного знака.

С учетом изложенного, суд апелляционной инстанции приходит к выводу, что судом первой инстанции правомерно взыскана компенсация в размере 300 000 руб. Удовлетворение требования истца о запрете ответчику использовать без согласия истца товарный знак "ИВАНМАСТЕР" и сходные до степени смешения с ним иные наименования в гражданском обороте на территории Российской Федерации соответствует действующему законодательству и не находится во взаимосвязи с прекращением или непрекращением использования ответчиком спорного товарного знака.

Кроме того, факт полного прекращения ответчиком использования спорного товарного знака не подтвержден достаточными доказательствами. По мнению суда апелляционной инстанции, разработка и продвижение ответчиком товарного знака "ПЕРВОПЕЧАТНИК" таким доказательством не является и само по себе не исключает потенциальной возможности для использования ответчиком товарного знака "ИВАНМАСТЕР" в дальнейшем. Также следует отметить, что заключая договоры на продвижение нового товарного знака, ответчик использует печать, содержащую обозначение, сходное с товарным знаком истца (в частности, договор N 608-С-216 от 13.02.2009 года, т. 1 л.д. 139-149).

Довод ответчика о том, что он не использовал спорный товарный знак в отношении товаров/услуг 35, 36, 37, 42 классов МКТУ опровергается имеющимися в деле доказательствами.

Из коммерческого предложения ответчика усматривается, что он оказывает услуги по ремонту и техническому обслуживанию офисной техники (приложение N 4 к коммерческому предложению).

Из свидетельства на товарный знак N 164859 следует, что к 37 классу относятся: установка, ремонт и техническое обслуживание конторского оборудования, установка и ремонт телефонов, факсов и офисного оборудования. При таких обстоятельствах, оснований для отмены (изменения) решения суда первой инстанции, предусмотренных статьей 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, у арбитражного апелляционного суда не имеется. Апелляционная жалоба удовлетворению не подлежит.

Государственная пошлина в силу статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации относится на заявителя апелляционной жалобы.

На основании изложенного и руководствуясь статьями 110, 258, 268, 269, 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Семнадцатый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда Удмуртской Республики от 07 сентября 2009 года по делу N А71-8609/2009 оставить без изменения, а апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Постановление может быть обжаловано в порядке кассационного производства в Федеральный арбитражный суд Уральского округа в течение двух месяцев со дня его принятия через Арбитражный суд Удмуртской Республики.

Информацию о времени, месте и результатах рассмотрения кассационной жалобы можно получить на интернет-сайте Федерального арбитражного суда Уральского округа www.fasuo.arbitr.ru.

Председательствующий

А. А. Снегур

Судьи

Т. М. Жукова Т. В. Казаковцева