Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 16 ноября 2009 г. N 09АП-21764/2009

г. Москва

N 09АП-21764/2009-ГК

16 ноября 2009 г.

Дело N А40-63561/09-93-461

Резолютивная часть постановления объявлена 11 ноября 2009 года

Мотивированное постановление изготовлено 16 ноября 2009 года.

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Попова В.В.,

судей: Солоповой А.А., Трубицына А.И.,

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Благовещенской Н.О.,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу ООО "АЛСИКО-РЕСУРС"

на решение Арбитражного суда г. Москвы от 09.09.2009 г.

по делу N А40-63561/09-93-461, принятое судьей Осиповой М.В.,

по иску Индивидуального предпринимателя Моховой Антонины Анатольевны

к ООО "АЛСИКО-РЕСУРС"

о нарушении прав на товарный знак при участии:

от истца - Мохов В.Ф. по доверенности от 22.07.2009 г., Федоряка А.А. по доверенности от 05.11.2009 г., Абрамов А.А. по доверенности от 05.11.2009 г., Коноплянникова Т.Н. по доверенности от 05.11.2009 г., Пономорева И.И. по доверенности от 05.11.2009 г.; от ответчика - не явился, извещен.

УСТАНОВИЛ:

ИП Мохова А.А. обратилась в Арбитражный суд города Москвы с иском к ООО "АЛСИКО-РЕСУРС" о признании незаконным использования ответчиком товарного знака "МУРЗИК" по свидетельствам N N 207837 и 331694; запрещении ответчику любое использование обозначения "МУРЗИК" ("Мурзик"), тождественного или сходного до степени с товарным знаком "МУРЗИК" по свидетельствам N N 207837 и 331694; обязании ответчика за свой счет удалить с контрафактных товаров, этикеток, упаковок незаконно используемый товарный знак "МУРЗИК", либо уничтожить за счет ответчикам контрафактные товары, этикетки, упаковку, в случае невозможности удаления с них незаконно используемого товарного знака; обязании ответчика изъять из оборота все издания рекламного характера с изображением своего продукта с использованием товарного знака "МУРЗИК", а также удалить предложения о продаже своего продукта с использованием товарного знака "МУРЗИК" в сети Интернет; обязании ответчика расторгнуть все имеющиеся договоры, заключенные ответчиком, с поставщиками упаковки, содержащей обозначение "МУРЗИК", и не заключать такие договоры впредь; обязании ответчика расторгнуть все имеющиеся договоры, заключенные ответчиком с рекламопроизводителями и рекламораспространителями, связанные с изготовлением, производством и размещением рекламы продукта ответчика, содержащего обозначение "МУРЗИК"; обязании ответчика расторгнуть все имеющиеся договоры, заключенные ответчиком с покупателями его продукции, имеющей обозначение "МУРЗИК"; запрещении ответчику незаконного использования товарного знака "МУРЗИК", охраняемого в соответствии со свидетельствам N N 207837 и 331694; взыскании 5 000 000 руб. компенсации.

Решением Арбитражного суда г. Москвы от 09.09.2009 г. иск удовлетворен частично: ответчику запрещено использовать обозначения "МУРЗИК" ("Мурзик"), тождественного или сходного до степени с товарным знаком "МУРЗИК" по свидетельствам N N 207837 и 331694 на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках или иным образом вводятся в гражданский оборот, предлагать к продаже, рекламировать товары: цеолиты, подстилки для животных на основе силикагеля, цеолитов, вермикулита, других адсорбентов или лигнина, туалеты для домашних животных, наполнители для туалетов домашних животных на основе силикагеля, цеолитов с использованием обозначений сходного до степени с товарным знаком "МУРЗИК" по свидетельствам N N 207837 и 331694; обязать ответчика изъять из оборота и уничтожить за свой счет контрафактные товары, на которых размещены обозначения, сходные до степени с товарным знаком "МУРЗИК" по свидетельствам N N 207837 и 331694 в течение двух месяцев с момента вступления в законную силу решения суда и взыскании 2 000 000 руб. компенсации и 38 500 руб. расходов по госпошлине. В удовлетворении остальной части иска отказано.

Не согласившись с принятым решением суда первой инстанции ООО "АЛСИКО-РЕСУРС" обратилось в Девятый арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой, в которой просит решение суда первой инстанции отменить и принять по делу новый судебный акт об отказе в удовлетворении иска по основаниям, изложенным в апелляционной жалобе.

Представитель ответчика в судебное заседание не явился, извещен надлежащим образом, заявил ходатайство о рассмотрении апелляционной жалобы в отсутствие его представителя. Представитель истца в судебном заседании возражал против доводов апелляционной жалобы, считает что решение суда первой инстанции подлежит изменению в части исключения из резолютивной части "туалетов для домашних животных", в остальной части решение не подлежит изменению, представил письменный отзыв на апелляционную жалобу.

Изучив материалы дела, исследовав имеющиеся в деле доказательства, выслушав представителей истца, проверив все доводы апелляционной жалобы, арбитражный апелляционный суд считает, что апелляционная жалоба не подлежит удовлетворению, но решение суда первой инстанции подлежит изменению по следующим основаниям.

Как следует из материалов дела, истец является правообладателем товарных знаков "МУРЗИК" по свидетельствам N N 207837 (в отношении товаров и услуг 01,16, 31, 42 классов МКТУ) и 331694 (в отношении товаров и услуг 01,05, 21, 31, 35, 44 классов МКТУ) с датой приоритета от 15.02.2000 г. и 06.03.2006 г. соответственно.

Истец выпускает продукцию, маркированную данными товарными знаками с 1998 года, что подтверждается материалами дела и не оспаривается сторонами.

Ответчик выпускает наполнители туалетов для домашних животных с использованием обозначения "Мурзик", что подтверждается рекламой в специализированных журналах "ЗООМЕТВЕТ", "300-Петербург", каталоге выставки "ЗООСФЕРА-2007", упаковке товара, товарных и кассовых чеках, пакетах с рекламой и не оспаривается ответчиком.

Кроме того, в течение 2002-2004 годов ответчик поставлял истцу сырье для изготовления наполнителей туалетов для домашних животных и заведомо знал о наличии правовой охраны обозначений истца.

В соответствии со статьей 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности, если настоящим Кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными настоящим Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную настоящим Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается настоящим Кодексом.

Согласно ст.1484 ГК России лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 настоящего Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 данной статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

Исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака:

1) на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; 2) при выполнении работ, оказании услуг;

3) на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; 4) в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе;

5) в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

В данном случае такого согласия ответчиком у истца как у правообладателя товарного знака не было получено.

Арбитражный суд г. Москвы обоснованно частично удовлетворил исковые требования частично: ответчику запрещено использовать обозначения "МУРЗИК" ("Мурзик"), тождественного или сходного до степени с товарным знаком "МУРЗИК" по свидетельствам N N 207837 и 331694 на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках или иным образом вводятся в гражданский оборот, предлагать к продаже, рекламировать товары: цеолиты, подстилки для животных на основе силикагеля, цеолитов, вермикулита, других адсорбентов или лигнина, туалеты для домашних животных, наполнители для туалетов домашних животных на основе силикагеля, цеолитов с использованием обозначений сходного до степени с товарным знаком "МУРЗИК" по свидетельствам N N 207837 и 331694; обязать ответчика изъять из оборота и уничтожить за свой счет контрафактные товары, на которых размещены обозначения, сходные до степени с товарным знаком "МУРЗИК" по свидетельствам N N 207837 и 331694 в течение двух месяцев с момента вступления в законную силу решения суда и взыскании 2 000 000 руб. компенсации и 38 500 руб. расходов по госпошлине.

В остальной части иск был отклонен как требования не предусмотренные законом или за отсутствием соответствующих доказательств.

Заявитель апелляционной жалобы считает, что цеолиты и наполнители принципиально разные товары, относятся к разным классам МКТУ. Однако, доказательств того, что данные товары не являются однородными в нарушение ст. 65 АПК России не представляет. Отнесение товаров и услуг к разным классам МКТУ само по себе не может являться доказательством отсутствия однородности товаров, т.к. их назначение (гигиеническая подстилка или наполнитель для туалетов домашних животных) является однородным.

Доводы заявителя апелляционной жалобы о наличии злоупотребления правом истцом и необходимости применения ст. 10 ГК России, не принимается, т.к. данные доводы связаны с регистрацией товарного знака N 331694 и должны быть рассмотрены в порядке, установленном ст. 1248 ГК России. Ссылка ответчика на вынесение судебного акта, затрагивающего права и законные интересы третьего лица, не привлеченного к участию в деле, не принимается, т.к. заявителем апелляционной жалобы не представлены доказательства данного довода. Суд первой инстанции, рассматривал только требования о нарушении исключительных прав истца ответчиком, но не третьих лиц.

При таких обстоятельствах Девятый арбитражный апелляционный суд не находит оснований для удовлетворения апелляционной жалобы ООО "АЛСИКО-РЕСУРС".

Однако, требования в отношении "туалетов для домашних животных" подлежат удовлетворению, т.к. у иного лица имеется свидетельство о государственной регистрации товарного знака "Мурзик" (л.д.48) в отношении данного товара, которое не оспорено в установленном ст. 1248 ГК России порядке.

Расходы по госпошлине апелляционной жалобе в соответствии со ст. 110 АПК России относятся на заявителе апелляционной жалобы. Ответчиком заявлено ходатайство о возмещении расходов на услуги представителей в размере 135 000 руб., которое подлежит удовлетворению на основании ст. 110 АПК России.

В качестве доказательств, понесенных расходов истец представил договор на оказание юридических услуг от 05.11.2009 г., платежное поручение от 06.11.2009 г. N 30, счет на оплату N 2848/ОПО от 05.11.2009 г., распечатки из Интернета о стоимости аналогичных услуг.

Руководствуясь ст. ст. 110,176, 266-268, п.2 269, п. 3 ч.1 270, 271 АПК РФ, суд

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда г. Москвы от 09.09.2009 г. по делу N А40-63561/09-93-461 изменить, исключив из резолютивной части решения слова "туалеты для домашних животных".

В остальной части решение оставить без изменения.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "АЛСИКО-РЕСУРС" в пользу Индивидуального предпринимателя Моховой Антонины Анатольевны расходы на услуги представителей в размере 135 000 руб.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления постановления в полном объеме в Федеральном арбитражном суде Московского округа.

Председательствующий

В.В. Попов

Судьи

А.И.Трубицын А.А.Солопова