Регистрация договоров коммерческой концессии (С. Смирнов, "Корпоративный юрист", N 4, апрель 2006 г.)

Регистрация договоров коммерческой концессии

Коммерческая концессия помогает избежать материальных и временных затрат при разработке механизма производства, налаживании межструктурных отношений, ведении рекламной кампании, а также способствует расширению бизнеса, поскольку при ней отсутствует необходимость открывать множество филиалов и предприятий на удаленных территориях. Однако регистрация договоров коммерческой концессии зачастую связана с трудностями, справиться с которыми поможет настоящая статья

Нормативное регулирование коммерческой концессии (зарубежный аналог - франчайзинг, далее эти понятия употребляются как идентичные) носит комплексный характер. Институт коммерческой концессии включает в себя элементы иных гражданско-правовых институтов, в том числе лицензирования, аренды, простого товарищества и др. Регулированию франчайзинга посвящены нормы международного права, касающиеся защиты объектов интеллектуальной собственности, положения гл. 54 ГК РФ, Закона РФ от 23 сентября 1992 г. "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" (далее - Закон о товарных знаках), Патентного закона РФ от 23 сентября 1992 г. (далее - Патентный закон), а также ряда подзаконных актов. Но, несмотря на внушительную нормативную базу, в практике применения этих предписаний возникают не до конца урегулированные вопросы. Определенные трудности связаны, например, с регистрацией соответствующих договоров.

Регистрация в налоговых органах

В ГК РФ дается лишь определение договора коммерческой концессии. В соответствии со ст. 1027 ГК РФ по договору коммерческой концессии правообладатель обязуется предоставить на срок или без указания срока пользователю за вознаграждение право использовать в предпринимательской деятельности пользователя комплекс исключительных прав, принадлежащих правообладателю: право на фирменное наименование и (или) коммерческое обозначение, право на охраняемую коммерческую информацию, а также на другие, предусмотренные договором, объекты исключительных прав: товарный знак, знак обслуживания и т.д.

Согласно п. 2 ст. 1028 ГК РФ, договор коммерческой концессии подлежит обязательной регистрации в органе, осуществившем регистрацию правообладателя (исключая те случаи, когда правообладатель зарегистрирован в иностранном государстве). Это положение кодекса вопросов не вызывает, стороны обязаны зарегистрировать заключенный договор в налоговых органах. Соответствующий порядок урегулирован Приказом МФ от 12 августа 2005 г. N 105н (далее - Порядок МФ). Процедура регистрации не требует затрат, за исключением оплаты госпошлины (пп. 5 п. 1 ст. 333.33 НК РФ).

Зачем регистрировать договор в Роспатенте

Статья 1028 ГК РФ также предписывает, что договор коммерческой концессии на использование объекта, охраняемого согласно патентному законодательству, подлежит регистрации также в федеральном органе исполнительной власти в области патентов и товарных знаков (далее - Роспатент). Несоблюдение этого требования влечет ничтожность договора. Надо иметь в виду, что процедура регистрации в Роспатенте весьма продолжительна, так как предусматривает проверку на соответствие законодательству, и может превысить срок договора франчайзинга, если таковой заключен на непродолжительное время. Регистрация в Роспатенте, помимо госпошлины или регистрационного сбора, также зачастую требует участия патентных поверенных и, соответственно, выплаты им вознаграждения. Правила, утвержденные Приказом Российского агентства по патентам и товарным знакам от 29 апреля 2003 г. (далее - Правила Роспатента), регламентируют порядок такой регистрации, в том числе и договоров коммерческой концессии на использование товарных знаков (абз. 5 п. 1). Просматривается явное противоречие между нормативными актами разного уровня: ГК РФ не обязывает регистрировать договоры коммерческой концессии на использование товарных знаков, а Правила Роспатента такую регистрацию предполагают. Разберемся, в чем здесь дело:

В начале настоящей статьи подчеркивался комплексный характер нормативного регулирования франчайзинговой деятельности. Также упоминался Закон о товарных знаках, регулирующий в гл. 5 предоставление лицензии на использование товарного знака. Статья 27 этого закона обязывает стороны регистрировать подобные договоры в Роспатенте.

Если договор коммерческой концессии предусматривает переход права на товарный знак, то соответствующие его положения квалифицируются как лицензионные соглашения на использование товарного знака и одновременно как составные части указанного договора*(1). Сходная передача объектов, охраняемых в соответствии с патентным законодательством (ст. 13 Патентного закона), также расценивается как составная часть договора коммерческой концессии.

Именно в связи с этим п. 1 ст. 1031 ГК РФ обязывает правообладателя выдать пользователю предусмотренные договором лицензии, обеспечив их оформление в установленном порядке.

Таким образом, передача права на товарный знак и (или) на объекты патентного законодательства в рамках договора коммерческой концессии подлежит обязательной регистрации в Роспатенте*(2). Следовательно, регистрации подлежит и договор франчайзинга в целом.

Что делать, если регистрировать договор невыгодно

Разобравшись с вопросом об обязательности регистрации договора франчайзинга в Роспатенте, зададимся следующим: каким образом можно избежать сопряженных с этим временных и материальных потерь? Он особенно актуален для предпринимателей, не планирующих заключения договора коммерческой концессии на большой срок, а также в тех случаях, когда в интересы правообладателя не входит защита передаваемых прав всеми возможными способами.

Обратим внимание на перечень исключительных прав, приведенных в п. 1 ст. 1027 ГК РФ, среди которых фирменное наименование и коммерческое обозначение правообладателя.

Защите фирменных наименований посвящены, в частности, п. 4 ст. 54 ГК РФ, а также положения Парижской конвенции об охране промышленной собственности от 20 марта 1983 г., участницей которой является Российская Федерация. Согласно ст. 8 данной Конвенции, фирменные наименования охраняются без специальной регистрации.

Вопрос о коммерческих обозначениях до сих пор остается мало изученным в российской правовой доктрине. Ясность здесь помогут внести акты международного права: Устав ВОИС 1967 г. (ст. 2), Доклад ВОИС по вопросам интеллектуальной собственности в Интернете 2001 г. и упомянутая выше Парижская конвенция. В соответствии с этими документами под коммерческим обозначением понимается наименование, принятое коммерческим предприятием (или частным предпринимателем) для выделения себя на рынке и для отличия от других предприятий. Впоследствии данное обозначение может быть зарегистрировано в качестве товарного знака или фирменного наименования (или их части) и получить самостоятельную защиту. Следовательно, одно и то же обозначение как средство индивидуализации может составлять целый комплекс прав правообладателя.

Судебная практика РФ при защите коммерческих обозначений обращает внимание на степень сходства обозначений спорящих сторон, на сферы их фактической деятельности, а также на продолжительность использования ими обозначений*(3).

Таким образом, чтобы избежать потерь, связанных с регистрацией в Роспатенте договора коммерческой концессии, предметом которого является предоставление права использования товарного знака, нужно "заменить" предмет этого договора на предоставление права использования фирменного наименования (или коммерческого обозначения) как составных частей общего комплекса прав правообладателя. Регистрировать такие договоры в Роспатенте действующее законодательство не требует. А поскольку данные объекты интеллектуальной собственности могут передаваться согласно ст. 1027 ГК РФ, то сделка является действительной. В случае возможных притязаний со стороны третьих лиц договор франчайзинга будет являться подтверждением обозначенных прав пользователя, поддержать которого может и правообладатель (истинный владелец), и коммерческого обозначения, и фирменного наименования, и товарного знака.

Что делать, если регистрировать договор выгодно

Теперь рассмотрим ситуацию, когда в интересы сторон входит заключение долгосрочного договора коммерческой концессии, вследствие чего у них возникает необходимость защиты своих прав более серьезными правовыми способами, т.е. требуется регистрация в Роспатенте. При этом возникают следующие вопросы: где регистрировать договор вначале, в Роспатенте или в налоговых органах; чьи регистрирующие штампы должны стоять на договоре при подаче в последующий регистрирующий орган? Действующее законодательство не содержит подобных норм, поэтому последовательность обращения в указанные органы не важна. Но во избежание путаницы и временных потерь более практичным видится такой порядок действий:

1. Сторонам необходимо определиться, кто из них ответствен за регистрацию (по императивному правилу п. 2 ст. 1031 ГК РФ, это обязанность правообладателя).

2. Соответствующая сторона подает документы на регистрацию в налоговые органы, перечень и порядок оформления которых предусмотрен п. 1.4, 2.1 Порядка МФ.

3. После регистрации в налоговых органах составляются выписки из договора, содержащие существенные его условия и копию регистрирующего штампа налогового органа. Выписки заверяются в установленном порядке.

4. Поскольку абз. 2 п. 6 Правил Роспатента позволяет предоставлять на регистрацию выписки, то сторона, ответственная за данную процедуру, подает необходимые для этого документы в Роспатент, в том числе не экземпляры договора, а три выписки из него.

Соблюдение приведенной последовательности, естественно, не ускорит процесс регистрации договора в Роспатенте, поскольку в таком документе могут быть найдены положения, не соответствующие законодательству (п. 15, 16 Правил Роспатента), которые нужно будет исправить. Тем не менее стороны могут начать исполнять уже заключенный договор и вносить изменения в него путем составления дополнительных соглашений, которые и будут предоставляться в Роспатент.

После того как окончательный вариант договора будет зарегистрирован в Роспатенте, потребуется регистрация соответствующих дополнительных соглашений в налоговых органах (ст. 1036 ГК РФ).

С. Смирнов,

кандидат юридических наук, юрист, налоговый консультант

"Корпоративный юрист", N 4, апрель 2006 г.

-------------------------------------------------------------------------

*(1) Постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 15.04.2003 г. по делу N 04/1572-293/А03-2003.

*(2) Постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 11.08.1999 г. по делу N Ф04/1591-202/А81-99.

*(3) Постановление Президиума ВАС РФ от 05.03.2002 г. N 4193/01.